Urteil des BPatG vom 21.11.2006

BPatG: stand der technik, treibmittel, druck, form, treibgas, patentanspruch, patentfähigkeit, nichtigkeitsgrund, vorbenutzung, erfindung

BPatG 253

08.05

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

1 Ni 15/05 (EU)

(Aktenzeichen)

URTEIL

Verkündet am

21. November 2006

…

In der Patentnichtigkeitssache

…

- 2 -

betreffend das europäische Patent 0 925 236

(DE 597 09 163)

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der

mündlichen Verhandlung vom 21. November 2006 unter Mitwirkung …

für Recht erkannt:

I. Das europäische Patent 0 925 236 wird mit Wirkung für das

Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig er-

klärt.

II. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung von

120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig voll-

streckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des u. a. für die Bundesrepublik Deutsch-

land erteilten europäischen Patents 0 925 236 (Streitpatent), das am 5. Septem-

ber 1997 unter Inanspruchnahme der deutschen Priorität 196 36 221 vom 6. Sep-

tember 1996 angemeldet worden ist. Das mit „Sprühdose“ bezeichnete Patent

wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 597 09 163

geführt. Es umfasst acht Ansprüche, die alle mit der Klage angegriffen sind und

wovon die Ansprüche 2 bis 8 unmittelbar oder mittelbar dem Anspruch 1 unterge-

ordnet sind.

- 3 -

Der Patentanspruch 1 hat in seiner erteilten Fassung folgenden Wortlaut:

„Sprühdose enthaltend einen Lack oder ein Lackiervorbereitungs-

material und ein Treibmittel, insbesondere ein Treibgas aus einem

Propan/Butan-Gemisch, das in der Sprühdose einen Druck von

4,5 bar bis 6 bar erzeugt, wodurch der Lack oder das Lackiervor-

bereitungsmaterial bei Öffnen eines Ventils versprüht werden

kann,

dadurch gekennzeichnet, dass

Breitstrahlzerstäubung derart erfolgt, dass die Ausbringmenge des

Lacks und Lackiervorbereitungsmaterials bei ununterbrochener

Ausbringung 15 g bis 35 g pro 10 Sekunden beträgt.“

Bezüglich des Wortlauts der Ansprüche 2 bis 8 wird auf die Streitpatentschrift ver-

wiesen.

Die Klägerin macht geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht so deutlich

und vollständig offenbart, dass ein Fachmann die Erfindung ausführen könne. Sie

macht außerdem den Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit geltend.

Die Klägerin verweist hierzu u. a. auf die Druckschrift

US 4 401 271 (Anlage K6)

und weist zusätzlich auf eine offenkundige Vorbenutzung hin, zu der sie Unterla-

gen vorgelegt und Zeugenbeweis angeboten hat.

Auf Grund des von ihr aufgezeigten Standes der Technik sei der Gegenstand des

Patentanspruchs 1 nahe gelegt und beruhe daher nicht auf einer erfinderischen

Tätigkeit.

- 4 -

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 0 925 236 für das Gebiet der Bundesre-

publik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise Patentanspruch 1 durch folgende Fassung zu ersetzen:

„Sprühdose enthaltend einen Lack oder ein Lackiervorbereitungs-

material und ein Treibgas aus einem Propan/Butan-Gemisch, das

in der Sprühdose einen Druck von 4,5 bar bis 6 bar erzeugt, wo-

durch der Lack oder das Lackiervorbereitungsmaterial bei Öffnen

eines Ventils versprüht werden kann,

dadurch gekennzeichnet, dass

Breitstrahlzerstäubung derart erfolgt, dass die Ausbringmenge des

Lacks und Lackiervorbereitungsmaterials bei ununterbrochener

Ausbringung 15 g bis 35 g pro 10 Sekunden beträgt.“

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klägerin in allen Punkten entgegen.

Zu weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Parteien wird auf die eingereichten

Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.

Entscheidungsgründe

Die in zulässiger Weise erhobene Klage, mit der die Nichtigkeitsgründe der fehlen-

den Patentfähigkeit und der mangelnden Ausführbarkeit (Artikel II § 6 Abs. 1 Nr. 1

und 2 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchstabe a i. V. m. Artikel 52, 56 EPÜ) geltend

gemacht werden, ist begründet.

- 5 -

Der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der mangelnden Ausführbarkeit (Artikel II

§ 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatÜG) liegt nicht vor.

Die Klägerin trägt vor, das Merkmal c sei vom Fachmann nicht zu verwirklichen.

Es fehlten insoweit Angaben zur Temperatur des Treibmittels und dazu, ob sich

der in diesem Merkmal angegebene Druckbereich auf einen Überdruck oder auf

den absoluten Druck beziehe.

Als Fachmann sieht der Senat einen Ingenieur (FH) auf dem Gebiet der chemi-

schen Verfahrenstechnik oder des Maschinenbaus an, der Kenntnisse von ge-

bräuchlichen Treibmitteln in Sprühdosen und von Ausgestaltungen üblicher Sprüh-

ventilköpfe hat und über praktische Erfahrung auf dem Gebiet der Herstellung und

Befüllung von Lacksprühdosen verfügt.

In der Beschreibung der Streitpatentschrift sind in Absatz [0012] Druckwerte ver-

schiedener Treibmittelmischungen von Propan und Butan bei einer Temperatur

von jeweils 20º C genannt. Der fachmännische Leser ordnet deshalb den in den

Ansprüchen angegebenen Druckwerten zwanglos ebenfalls eine zugehörige Tem-

peratur von 20º C zu.

Dass es sich bei den angegebenen Drücken jeweils um Werte des Überdrucks

handelt, ergibt sich schon aus der Druckangabe für das Niederdruckspritzen in Ab-

satz [0005] der Streitpatentschrift. Der Fachmann liest die Angabe „0,7 bis 1 bar“

selbstverständlich als Überdruck. Ein Absolutdruck von 0,7 bis 1 bar würde im

Spritzgerät einen Unterdruck kennzeichnen, bei dem Farbe nicht zerstäubt werden

kann.

II.

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ist nicht patentfähig.

- 6 -

Die beanspruchte Sprühdose mag neu und gewerblich anwendbar sein. Sie beruht

jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

1. Das angefochtene Patent betrifft eine Sprühdose, die einen Lack oder ein La-

ckiervorbereitungsmaterial enthält, und außerdem ein Treibmittel, wodurch der

Lack oder das Lackiervorbereitungsmaterial bei Öffnen eines Ventils versprüht

werden kann. Derartige Sprühdosen wurden und werden überwiegend im Do-it-

yourself-Bereich für die Autoreparatur-Lackierung verwendet. Im handwerklichen

Bereich oder der industriellen Serienlackierung erfolgt dagegen bislang die Be-

schichtung üblicherweise mittels Druckluft-Zerstäubung, wobei Hochdruck- oder

Niederdruck-Farbspritzgeräte, von denen die Letztgenannten unter der Bezeich-

nung HVLP (=High Volume Low Pressure) auf dem Markt sind, zum Einsatz kom-

men.

Aus dem im Patent beschriebenen Stand der Technik bekannte Sprühdosen ha-

ben gegenüber Spritzgeräten die Nachteile, dass sie entweder nur einen geringen

Auftragungswirkungsgrad aufweisen und nur eine geringe Arbeitsgeschwindigkeit

erreichen, oder dass Lackverlauf und Lackstand im Vergleich zum Spritzpistolen-

einsatz unbefriedigende Ergebnisse bringen, siehe Spalte 1, Zeile 10 bis Spalte 2,

Zeile 19.

2. Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, eine Sprühdose der eingangs genann-

ten Art so zu gestalten, dass sowohl der Auftragungswirkungsgrad und die Ar-

beitsgeschwindigkeit der Sprühdose, als auch das Ergebnis von Lackverlauf und

Lackstand dem einer HVLP-Spritzpistole vergleichbar sind, siehe Spalte 2, Zei-

len 20 bis 25 der Patentschrift.

- 7 -

3. Die Lösung sieht das Streitpatent in einer Sprühdose mit den im Anspruch 1 ge-

nannten Merkmalen. Diese Merkmale können in Anlehnung an die von der Kläge-

rin mit Anlage K3 vorgeschlagene Gliederung wie folgt gegliedert werden:

a. Sprühdose

b.1 enthaltend einen Lack oder Lackiervorbereitungsmaterial

b.2 und ein Treibmittel,

b.3 insbesondere ein Treibgas aus einem Propan/Butan-Ge-

misch;

c.1 das Treibmittel erzeugt in der Sprühdose einen Druck

c.2 von 4,5 bis 6 bar,

c.3 wodurch der Lack oder das Lackiervorbereitungsmaterial bei

Öffnen eines Ventils versprüht werden kann,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Ausbringung in Form einer Breitstrahlzerstäubung erfolgt

derart, dass die Ausbringung des Lacks bzw. Lackiervorbe-

reitungsmaterials bei ununterbrochener Ausbringung 15 g bis

35 g pro 10 Sekunden beträgt.

4. Den nächstliegenden Stand der Technik repräsentiert nach der Auffassung des

Senats die US-Patentschrift 4 401 271 (Anlage K6). Diese Veröffentlichung offen-

bart Sprühdosen (Merkmal a), die mit einer Düse („spray head“) versehen sind,

siehe Spalte 1, Zeilen 5 bis 7, womit ausdrücklich u. a. auch Lack („paint, coating“)

versprüht werden kann, siehe Spalte 7, Zeilen 20 bis 22 (Merkmal b.1). Die Mei-

nung der Beklagten, die bekannte Sprühvorrichtung sei zwar für Kleber geeignet,

nicht jedoch für Lack, wird durch die oben angegebene Stelle in der Beschreibung

der Druckschrift K6 folglich nicht gestützt.

- 8 -

Außer dem Sprühmaterial enthält die bekannte Sprühdose ein Treibmittel („pro-

pellant“, Merkmal b.2), worunter neben anderen gebräuchlichen Gasen Propan,

Isobutan oder Gemische verstanden werden, siehe Spalte 7, Zeilen 41 bis 44. Das

- überdies fakultative - Merkmal b.3 ist damit verwirklicht. Das Treibmittel erzeugt

in der Sprühdose einen Druck (Merkmal c.1), siehe Spalte 7, Zeilen 44 bis 46. Der

Druck soll unterhalb annähernd 200 psi liegen, siehe Anspruch 22, was etwa

13,8 bar entspricht. Der in der Druckschrift K6 offenbarte Druckbereich umfasst

demnach bereits den gemäß Anspruch 1 des Streitpatents vorgesehenen Bereich

von 4,5 bis 6 bar (Merkmal c.2).

In der Streitpatentschrift ist ausgeführt, dass zur Verarbeitung von Lacken und La-

ckiervorbereitungsmaterialien in Sprühdosen häufig Treibmittel aus einem Pro-

pan/Butan- Gemisch mit einem Druck von etwa 4,7 bar (bei Raumtemperatur) ver-

wendet werden, siehe Spalte 1, Zeilen 16 bis 20. Der beanspruchte Bereich liegt

somit auch nach Auffassung der Beklagten in einem für artgemäße Sprühdosen

üblichen Rahmen.

Das verbleibende Merkmal c.3 im Oberbegriff des Anspruchs 1, wonach durch den

Druck in der Sprühdose bei Öffnen eines Ventils Lack oder Lackiervorbereitungs-

material versprüht werden kann, ist nach Überzeugung des Senats eine unbeacht-

liche Wirkungsangabe und gilt davon abgesehen zweifellos für alle mit Treibgas

betriebenen üblichen Sprühdosen.

Über die im Oberbegriff des Anspruchs 1 des Streitpatents genannten Merkmale

hinausgehend offenbart die Druckschrift K6 auch das kennzeichnende Merkmal d,

wonach die Ausbringung des in der Dose enthaltenen Lacks in Form einer Breit-

strahlzerstäubung erfolgt, denn die in der Druckschrift beschriebenen Aerosol-

Sprühdosen sollen mit einem Sprühkopf ausgestattet sein, der ein fächerförmiges

Sprühbild („fan spray pattern“) erzeugt, siehe Spalte 1, Zeilen 5 und 6. Unter ei-

nem fächerförmigen Sprühbild ist gemäß Druckschrift K6 ein Muster zu verstehen,

dass im Gegensatz zu einem konventionellen, kreisförmigen Sprühmuster („circu-

lar pattern“) eine richtungsabhängige Erstreckung hat, wobei der größere „Durch-

- 9 -

messer“ wenigstens zweimal so lang ist wie der kleinere „Durchmesser“, siehe

Spalte 1, Zeilen 18 bis 22.

In dem noch verbleibenden Merkmal e im Anspruch 1, wonach die Ausbringung

derart erfolgt, dass die Ausbringmenge des Lacks oder Lackiervorbereitungsmate-

rials bei ununterbrochener Ausbringung 15 g bis 35 g pro 10 Sekunden beträgt,

sieht der Senat lediglich ein gewünschtes oder gefordertes Ergebnis, das über ei-

ne genauere Umschreibung der zu Grunde gelegten Teilaufgabe nicht hinausgeht,

wonach außer Lackverlauf und Lackstand auch der Auftragungswirkungsgrad und

die Arbeitsgeschwindigkeit der Sprühdose dem einer HVLP-Spritzpistole ver-

gleichbar sein sollen. Ein Merkmal, das geeignet ist, eine erfinderische Tätigkeit zu

begründen, kann der Senat darin nicht erkennen, denn um zu dem anspruchsge-

mäß geforderten Ergebnis zu gelangen, genügt es, sich an den von HVLP-Spritz-

pistolen ausbringbaren Lack- oder Lackiervorbereitungsmaterialmengen zu orien-

tieren, die der Fachmann den zugehörigen Datenblättern entnimmt. Die Auswahl

einer für solche Ausbringmengen geeigneten Breitstrahldüse wird vom Fachmann

ohne erfinderische Bemühungen vorgenommen. Die notwendigen Eigenschaften

einer derartigen geeigneten Breitstrahldüse sind auch im Streitpatent in das Wis-

sen des Fachmanns gestellt.

Ausgehend von bereits aus der Druckschrift K6 bekannten Sprühdosen, die mit

Lack oder Lackiervorbereitungsmaterial und einem den üblichen Betriebsdruck er-

zeugenden Treibmittel geeigneter Zusammensetzung befüllt sind, brauchte ein

Fachmann somit lediglich einfache Versuche mit üblichen Breitstrahlsprühköpfen

durchzuführen. Eine besondere Ausgestaltung beansprucht die Beklagte nicht, so

dass der Zugriff auf bereits verfügbare Ausgestaltungen und deren systematischer

Austausch genügt, bis das Ergebnis nicht nur vom Sprühbild her, sondern auch

hinsichtlich Quantität und Qualität dem nach der Aufgabenstellung geforderten, ei-

ner HVLP-Spritzpistole vergleichbaren Auftragungswirkungsgrad und der erforder-

lichen Arbeitsgeschwindigkeit bzw. dem Lackverlauf und dem Lackstand gerecht

wird. Solche Versuche werden vom Fachmann aufgrund seines handwerklichen

- 10 -

Könnens vorgesehen, durchgeführt und ausgewertet. Technische Hindernisse, die

ihn davon hätten abhalten können, stehen dem erkennbar nicht entgegen.

5. Die Patentansprüche 2 bis 8 in der erteilten Fassung bedürfen hier keiner weite-

ren Prüfung, weil die Beklagte für den Fall, dass der hauptsächlich verteidigte Pa-

tentanspruch 1 keinen Bestand hat, Patentschutz in Form ihres hilfsweise vertei-

digten Anspruchs 1 nebst den darauf rückbezüglichen Unteransprüchen beantragt

hat.

III.

Eine teilweise Nichtigerklärung des Streitpatents nach Maßgabe des Hilfsantrags

der Beklagten kommt nicht in Betracht. Das Patent hat auch in der Fassung der

Patentansprüche gemäß Hilfsantrag keinen Bestand.

1. Nach dem Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag soll die nach dem Patent ausgestalte-

te Sprühdose zwingend ein Treibgas aus einem Propan/Butan-Gemisch enthalten.

Im Übrigen bleibt der Anspruch unverändert gegenüber der Fassung gemäß

Hauptantrag. Die vorgenommene Streichung der Worte „ein Treibmittel, insbeson-

dere“ aus dem Oberbegriff des erteilten Anspruchs 1 hat somit eine zulässige Ein-

schränkung gegenüber dem Schutzbereich des erteilten Anspruchs 1 zur Folge.

2. Da - wie unter II. 4. bereits ausgeführt - die Druckschrift K6 als Treibmittel ne-

ben anderen gebräuchlichen Gasen Propan, Isobutan oder Gemische davon be-

reits benennt (siehe Spalte 7, Zeilen 41 bis 44) und außerdem Treibgase aus Pro-

pan/Butan-Gasgemischen für die Verwendung in Sprühdosen dem Fachmann

- wie von der Beklagten in der mündlichen Verhandlung eingeräumt - am Priori-

tätstag des Streitpatents bekannte und bewährte Treibmittel für die Erzeugung von

Drücken in dem im Anspruch genannten Wertebereich waren, beruht der Gegen-

stand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag aus denselben Gründen, die im Ab-

schnitt II. bezüglich des Gegenstands des erteilten Anspruchs 1 bereits ausgeführt

wurden, nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

- 11 -

3. Auch die Merkmale der Unteransprüche 2 bis 8 mit Rückbezug auf Patentan-

spruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags können die Patentfähigkeit nicht begrün-

den. Die Ansprüche 2 bis 8 sind echte Unteransprüche ohne eigenen erfinderi-

schen Gehalt. Die Beklagte hat zu diesen Ansprüchen in der mündlichen Verhand-

lung auch nichts vorgetragen. Weitere Ausführungen hierzu erübrigen sich daher.

IV.

Bei dieser Sachlage brauchte den Umständen der geltend gemachten offenkundi-

gen Vorbenutzung nicht nachgegangen zu werden.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG in Verbindung mit § 91

Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99

Abs. 1 PatG in Verbindung mit § 709 Sätze 1 und 2 ZPO.

gez.

Unterschriften