Urteil des BPatG, Az. 3 Ni 37/00

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BUNDESPATENTGERICHT
IM NAMEN DES VOLKES
3 Ni 37/00
(Aktenzeichen)
URTEIL
Zugestellt an
Verkündungs Statt am
In der Patentnichtigkeitssache
BPatG 253
9.72
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betreffend das europäische Patent 0 545 194
(DE 692 18 557)
hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche
Verhandlung vom 8. Januar 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dipl.-Ing. Hellebrand, der Richter Dipl.-Chem. Dr. Wagner, Knoll, Richterin Dipl.-
Chem. Dr. Proksch-Ledig und Richter Dipl.-Chem. Dr. Feuerlein
für Recht erkannt:
I. Das europäische Patent 0 545 194 wird dadurch mit Wirkung
für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland teilweise
für nichtig erklärt, dass Patentanspruch 1 folgende Fassung er-
hält:
Pharmazeutische Formulierung in Form einer Tablette, die 2 bis
16 mg Enalaprilsalz der Formel I
enthält.
II. Im übrigen wird die Klage abgewiesen.
III. Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgeho-
ben.
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Tatbestand
Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 23. November 1992 angemelde-
ten und ua mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland
erteilten europäischen Patents 0 545 194 (Streitpatent), für das die Priorität der
jugoslawischen Patentanmeldung 1842/91 YU vom 25. November 1991 in An-
spruch genommen wurde. Das Streitpatent, das vom Deutschen Patent-
und Markenamt unter der Nummer 692 18 557 geführt wird, betrifft eine „stabile
Zusammensetzung die ein Enalapril-Salz enthält, Verfahren zu ihrer Herstellung
und ihre Verwendung“ und umfasst für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik
Deutschland 5 Patentansprüche, von denen der Patentanspruch 1 in deutscher
Sprache wie folgt lautet:
Pharmazeutische Zusammensetzung, die Enalaprilsalz der Formel (I)
enthält.
Die Klägerin ist der Auffassung, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 weise
gegenüber dem Stand der Technik weder Neuheit noch Erfindungshöhe auf. Zur
Begründung beruft sie sich unter anderem auf folgende Druckschriften:
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ursprüngliche Anmeldungsunterlagen des Europäischen Patents
545
194
(Anlage
2)
Europäische Patentschrift 0 545 194
(Anlage 3)
Deutsche Übersetzung DE 692 18 557 der europäischen Patent-
schrift
545
194
(Anlage
3a)
Arzneimittelwirkungen, Lehrbuch der Pharmakologie und Toxiko-
logie, Dr. rer. nat. Dr. med. Ernst Mutschler, Wissenschaftliche
Verlagsgesellschaft mbH Stuttgart, 1986, S. 460
(Anlage
4)
US-PS
4,743,450
(Anlage
5)
US-PS
5,350,582
(Anlage
6)
Bescheid des Amerikanischen Patentamts vom 29.03.1993 in der
Sache mit dem Aktenzeichen 07/980,956
(Anlage 7)
Advisory action des Amerikanische Patentamts vom 07.02.1994 in
der Sache mit dem Geschäftszeichen 1502
(Anlage 8)
Repertorio Farmaceutico Italiano, 5. Aufl., 1991, S. A-519 bis
A-523
(Anlage
9)
Die Klägerin ist der Auffassung, dass eine pharmazeutische Zusammensetzung,
die Enalaprilsalz der Formel (I) enthalte, aus der Entgegenhaltung (A5) bekannt
sei. Diese betreffe pharmazeutische Präparationen, die Enalapril als Wirkstoff ent-
hielten und gegenüber Abbaureaktionen stabilisiert seien.
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Nach Auffassung der Klägerin ist Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung ge-
genüber der ursprünglichen Fassung auch unzulässig erweitert.
Die Klägerin beantragt,
das europäische Patent 0 545 194 mit Wirkung für das Hoheits-
gebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfange des Pa-
tentanspruchs 1 für nichtig zu erklären, und zwar auch in der
gemäß Hilfsantrag formulierten Fassung.
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.
Hilfsweise verteidigt die Beklagte das Patent mit Patentanspruch 1 in folgender
Fassung:
Pharmazeutische Formulierung in Form einer Tablette, die 2 bis
16 mg Enalaprilsalz der Formel I
enthält.
Die Patentinhaberin tritt dem Vorbringen der Klägerin entgegen und hält das
Streitpatent für patentfähig.
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E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e
Die zulässige Klage ist teilweise begründet.
Der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit mangels
Neuheit führt mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland
zur teilweisen Nichtigerklärung des Streitpatents im Umfang des Patentan-
spruchs 1 in der gemäß der Patentschrift formulierten Fassung (Art II § 6 Abs 1
Nr 1 IntPatÜG, Art 138 Abs 1 lit a iVm Art 52 Abs 1, Art 54 EPÜ).
Soweit die Patentinhaberin ihr Patent mit Patentanspruch 1 gemäß der im Hilfsan-
trag formulierten Fassung aufrechterhält, war die Klage abzuweisen. Denn inso-
weit konnte der Senat nicht feststellen, daß dem Patent die geltend gemachten
Nichtigkeitsgründe der fehlenden Patentfähigkeit mangels Neuheit und Erfin-
dungshöhe und der unzulässigen Erweiterung entgegenstehen (Art II § 6 Abs 1
Nr 1 und Nr 3 IntPatÜG, Art 138 Abs 1 lit a, Art 54, 56 EPÜ).
I.
1.
Dem Streitpatent liegt das technische Problem zugrunde, auf dem Gebiet
der pharmazeutischen Chemie eine stabile Zusammensetzung von Enalaprilsalz
zu finden.
Diese Aufgabe wird nach der Streitpatentschrift gemäß Patentanspruch 1 gelöst
durch eine pharmazeutische Zusammensetzung, die Enalaprilsalz der Formel (I)
enthält.
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2.
Der für die Lösung dieses Problems zuständige Fachmann ist ein in der
pharmazeutischen Industrie tätiger Apotheker oder Diplomchemiker, der über Er-
fahrungen auf dem Gebiet der industriellen Produktion von lagerstabilen Arznei-
mitteln verfügt.
II.
1.
Der Patentanspruch 1 in der B1-Fassung des Streitpatents, der auf eine
pharmazeutische Zusammensetzung, die Enalaprilsalz der Formel (I)
enthält, gerichtet ist, erweist sich als nicht bestandsfähig.
Die US-Patentschrift 4,743,450 (Anlage 5, im folgenden A5) betrifft pharmazeuti-
sche Präparationen, die Enalapril in einer pharmazeutisch annehmbaren Form als
Wirkstoff enthalten und gegenüber Abbaureaktionen stabilisiert sind (s Sp 2, Z 32,
Anspruch 2 und Anspruch 17 iVm der Überschrift). Sie nennt ua Maleinsäureaddi-
tionssalze bzw. Maleate (s Sp 3, Z 18) als geeignete Wirkstoffkomponenten. Die
angegebenen Präparationen werden zB durch Zugabe von Natriumsalzen stabili-
siert, wobei die Carbonate bevorzugt werden (s Sp 3, Z 33 und 38). Dieser Stabili-
sator kann in einer Menge von 1% bis 90% in der Präparation enthalten sein (Sp
3, Z 40 bis 42). Zur Herstellung von festen Produkten schlägt die Entgegenhaltung
A5 ein Feuchtgranulierungsverfahren (wet granulation) vor (Sp 4, Z 26 bis 28).
Aber auch halbfeste sowie flüssige Formulierungen können nach der aus Doku-
ment A5 bekannten technischen Lehre hergestellt werden (Sp 4, Z 44 und 45).
Zusammensetzungen für die Anwendung am Auge (Sp 4, Z 38 bis 41) liegen in
der Regel als wässrige Lösungen vor.
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Die Klägerin konnte zur Überzeugung des Senats darlegen, dass es im Rahmen
eines Feuchtgranulierungsverfahrens nach der aus Entgegenhaltung A5 bekann-
ten technischen Lehre „in situ“ zur Bildung des im Patentanspruch 1 angegebenen
Enalaprilnatriumsalzes kommen muss, wenn Enalaprilmaleat und Natriumcarbonat
eingesetzt werden. Diese Stoffe werden in Dokument A5 als geeignete Bestand-
teile der stabilen Zusammensetzung genannt.
Bei einer Feuchtgranulation werden die einzelnen festen Bestandteile der Zu-
sammensetzung zunächst mit Wasser oder einem anderen geeigneten Lösungs-
mittel in Kontakt gebracht. Durch die Zugabe des Lösungsmittels entsteht zumin-
dest an der Oberfläche der Feststoffkörner eine Lösung der eingesetzten Stoffe.
Es gehört zum allgemeinen Wissen des hier zuständigen Durchschnittsfach-
manns, dass in dieser gelösten Phase die Ausgangsstoffe in einem gewissen
Umfang zu dem in der Patentschrift angegebenen Enalaprilnatriumsalz reagieren
müssen, wenn wie in Beispiel 2 der Streitpatenschrift das Enalaprilmaleat und das
Natriumcarbonat als Komponenten der pharmazeutischen Zusammensetzung
nach Druckschrift (A5) ausgewählt und einer üblichen Feuchtgranulation unter-
worfen werden. Anschließend wird das Stoffgemisch durch mechanische Einwir-
kung und Wärme in Granulatkörner überführt.
Gemäß den Beispielen A und B in Entgegenhaltung A5 wird als Wirkstoff zwar
Quinaprilhydrochlorid und als Stabilisator das in Wasser relativ schwerlösliche
Magnesiumcarbonat verwendet. Unter diesen Bedingungen kann, wie die Be-
klagte zutreffend geltend macht, das Enalaprilsalz der Formel (I) auf keinen Fall
entstehen. Der Offenbarungsgehalt einer Entgegenhaltung darf jedoch nicht auf
die Beispiele beschränkt werden. Es ist vielmehr all das nicht mehr neu, was ein
Durchschnittsfachmann mit seinem Wissen der Offenbarung einer technischen
Lehre entnimmt. Wie oben aufgezeigt, kann dieser Fachmann aber durchaus das
Enalaprilmaleat und das Natriumcarbonat als geeignete Komponenten für die Her-
stellung einer stabilen pharmazeutischen Zusammensetzung gemäß der Lehre der
Entgegenhaltung A5 in Betracht ziehen. Die Auswahl dieser Bestandteile aus un-
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überschaubar großen Auflistungen von möglichen Komponenten ist hierbei nicht
notwendig. Bei Einsatz dieser Stoffe in einem üblichen Feuchtgranulierungsverfah-
ren findet nach der Überzeugung des Senats zwangsläufig - zumindest in einem
gewissen Umfang – als Ergebnis einer Säure/Basen-Reaktion die Umwandlung
der Ausgangsverbindungen in das Enalaprilsalz der Formel (I) statt. Diese chemi-
sche Reaktion könnte allenfalls durch besondere Vorsichtsmaßnahmen verhindert
werden. In der Entgegenhaltung A5 wird aber an keiner Stelle darauf hingewiesen,
dass unter besonders schonenden Bedingungen feucht granuliert werden muss.
Der Fachmann hat, wenn er die aus Entgegenhaltung A5 bekannte technische
Lehre durchführt, sogar keine Veranlassung unter außergewöhnlichen Bedingun-
gen zu arbeiten, da - wie die Streitpatentschrift belegt - ein Produkt, das mit den
üblichen Verfahrensschritten feucht granuliert wird, schon besonders stabil ist und
daher die Aufgabe löst, die sich die Erfinder der Entgegenhaltung A5 gestellt ha-
ben. Der Fachmann muss bei dieser Vorgehensweise auch nicht über die theore-
tischen Erkenntnisse aus der Streitpatentschrift verfügen, denn für die Neuheits-
prüfung ist es unbeachtlich, ob die Bildung des Natriumsalzes bewusst herbeige-
führt wird oder unbeabsichtigt erfolgt. Die Bildung eines Enalaprilsalzes der For-
mel (I) wird insbesondere auch dann stattfinden, wenn mit den Ausgangsverbin-
dungen Enalaprilmaleat und Natriumcarbonat eine flüssige Formulierung, zB Au-
gentropfen, hergestellt wird, wobei für den Fachmann ersichtlich als Augentropfen
nur wässrige Formulierungen in Frage kommen.
Die aus Entgegenhaltung (A5) bekannte pharmazeutische Zusammensetzung
enthält somit das Enalaprilsalz der Formel (I) zumindest in kleinen Mengen. Der
Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der B1-Fassung des Streitpatents, der
mangels irgendwelcher Mengenangaben auch pharmazeutische Zusammenset-
zungen umfasst, die das Enalaprilsalz der Formel (I) nur in sehr geringen Mengen
enthalten, ist daher gegenüber Druckschrift A5 nicht mehr neu und somit mangels
Neuheit nicht bestandsfähig.
2.
Hilfsweise verteidigt die Beklagte das Patent mit Patentanspruch 1 in
folgender Fassung:
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Pharmazeutische Formulierung in Form einer Tablette, die 2 bis
16 mg Enalaprilsalz der Formel I
enthält.
Dieser neue Patentanspruch basiert auf dem erteilten Patentanspruch 1 iVm der
Beschreibung der Streitpatentschrift Seite 3, Zeilen 12 bis 14. In den ursprüngli-
chen Anmeldungsunterlagen (A2) ist dieser Gegenstand auf Seite 1, 1. Absatz
iVm Seite 2, letzter Absatz offenbart. Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag ist
somit formal zulässig.
Die Klägerin konnte keine Fundstelle in den im Verfahren befindlichen Dokumen-
ten aufzeigen, die eine pharmazeutische Formulierung in Form einer Tablette
nennt, die 2 bis 16 mg Enalaprilsalz der Formel I enthält oder auf Grund des an-
gegebenen Herstellungswegs enthalten muss. Der nunmehr beanspruchte Ge-
genstand ist durch die eindeutige Gehaltsangabe seines Wirkstoffs deutlich von
den aus Entgegenhaltung A5 bekannten Zubereitungen abgegrenzt, in denen das
Natriumsalz für den Fachmann erkennbar nur in kleinsten Mengen vorhanden ist.
Der Gegenstand des hilfsweise vorgelegten Patentanspruchs 1 ist somit neu.
Den vorliegenden Entgegenhaltungen kann kein Hinweis entnommen werden,
dass der gezielte Einsatz des Enalaprilnatriumsalzes in bestimmten Mengen
pharmazeutische Formulierungen in Form einer Tablette mit besonderer Stabilität
ergibt. Der Stabilitätstest in der Streitpatentschrift zeigt jedoch deutlich, dass eine
Tablette, die als Wirkstoff das Natriumsalz in definierten Mengen enthält, wesent-
lich stabiler ist, als wenn Enalaprilmaleat und Natriumhydrogencarbonat nur mit-
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einander vermischt werden. Der Gegenstand des hilfsweise vorgelegten Patent-
anspruchs 1 beruht daher auch auf erfinderischer Tätigkeit.
Nach alledem ist der Patentanspruch 1 in der hilfsweise verteidigten Fassung be-
ständig.
3.
Die Klägerin hat in der mündlichen Verhandlung noch weitere Angriffe ge-
gen den Patentanspruch 1 in der B1-Fassung des Streitpatents vorgetragen. Der
Senat verzichtet auf ein detailliertes Eingehen hierauf, weil dem Bestreben der
Klägerin in dieser Hinsicht bereits durch die erfolgte Vernichtung dieses Patentan-
spruchs in dem über die Fassung des Hilfsantrags hinausreichenden Umfang
Rechnung getragen wurde.
III.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs 2 PatG iVm § 92 Abs 1 ZPO und
entspricht dem Maß des jeweiligen Obsiegens bzw Unterliegens der Parteien.
Hellebrand Dr.
Wagner Knoll .
Proksch-Ledig
Feuerlein
Pr