Urteil des BPatG vom 08.01.2002, 3 Ni 37/00

Entschieden
08.01.2002
Schlagworte
Bundesrepublik deutschland, Patentanspruch, Stand der technik, Zusammensetzung, Anlage, Patent, Form, Fachmann, Gegenstand, Deutschland
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BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Zugestellt an Verkündungs Statt am

3 Ni 37/00

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

BPatG 253 9.72

betreffend das europäische Patent 0 545 194

(DE 692 18 557)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche

Verhandlung vom 8. Januar 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Dipl.-Ing. Hellebrand, der Richter Dipl.-Chem. Dr. Wagner, Knoll, Richterin Dipl.-

Chem. Dr. Proksch-Ledig und Richter Dipl.-Chem. Dr. Feuerlein

für Recht erkannt:

I. Das europäische Patent 0 545 194 wird dadurch mit Wirkung

für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland teilweise

für nichtig erklärt, dass Patentanspruch 1 folgende Fassung erhält:

Pharmazeutische Formulierung in Form einer Tablette, die 2 bis

16 mg Enalaprilsalz der Formel I

enthält.

II. Im übrigen wird die Klage abgewiesen.

III. Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 23. November 1992 angemeldeten und ua mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland

erteilten europäischen Patents 0 545 194 (Streitpatent), für das die Priorität der

jugoslawischen Patentanmeldung 1842/91 YU vom 25. November 1991 in Anspruch genommen wurde. Das Streitpatent, das vom Deutschen Patentund Markenamt unter der Nummer 692 18 557 geführt wird, betrifft eine „stabile

Zusammensetzung die ein Enalapril-Salz enthält, Verfahren zu ihrer Herstellung

und ihre Verwendung“ und umfasst für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik

Deutschland 5 Patentansprüche, von denen der Patentanspruch 1 in deutscher

Sprache wie folgt lautet:

Pharmazeutische Zusammensetzung, die Enalaprilsalz der Formel (I)

enthält.

Die Klägerin ist der Auffassung, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 weise

gegenüber dem Stand der Technik weder Neuheit noch Erfindungshöhe auf. Zur

Begründung beruft sie sich unter anderem auf folgende Druckschriften:

ursprüngliche Anmeldungsunterlagen des Europäischen Patents

0 545 194 (Anlage 2)

Europäische Patentschrift 0 545 194 (Anlage 3)

Deutsche Übersetzung DE 692 18 557 der europäischen Patentschrift 0 545 194 (Anlage 3a)

Arzneimittelwirkungen, Lehrbuch der Pharmakologie und Toxikologie, Dr. rer. nat. Dr. med. Ernst Mutschler, Wissenschaftliche

Verlagsgesellschaft mbH Stuttgart, 1986, S. 460

(Anlage 4)

US-PS 4,743,450 (Anlage 5)

US-PS 5,350,582 (Anlage 6)

Bescheid des Amerikanischen Patentamts vom 29.03.1993 in der

Sache mit dem Aktenzeichen 07/980,956 (Anlage 7)

Advisory action des Amerikanische Patentamts vom 07.02.1994 in

der Sache mit dem Geschäftszeichen 1502 (Anlage 8)

Repertorio Farmaceutico Italiano, 5. Aufl., 1991, S. A-519 bis

A-523 (Anlage 9)

Die Klägerin ist der Auffassung, dass eine pharmazeutische Zusammensetzung,

die Enalaprilsalz der Formel (I) enthalte, aus der Entgegenhaltung (A5) bekannt

sei. Diese betreffe pharmazeutische Präparationen, die Enalapril als Wirkstoff enthielten und gegenüber Abbaureaktionen stabilisiert seien.

Nach Auffassung der Klägerin ist Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung gegenüber der ursprünglichen Fassung auch unzulässig erweitert.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 0 545 194 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfange des Patentanspruchs 1 für nichtig zu erklären, und zwar auch in der

gemäß Hilfsantrag formulierten Fassung.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Hilfsweise verteidigt die Beklagte das Patent mit Patentanspruch 1 in folgender

Fassung:

Pharmazeutische Formulierung in Form einer Tablette, die 2 bis

16 mg Enalaprilsalz der Formel I

enthält.

Die Patentinhaberin tritt dem Vorbringen der Klägerin entgegen und hält das

Streitpatent für patentfähig.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist teilweise begründet.

Der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit mangels

Neuheit führt mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland

zur teilweisen Nichtigerklärung des Streitpatents im Umfang des Patentanspruchs 1 in der gemäß der Patentschrift formulierten Fassung (Art II § 6 Abs 1

Nr 1 IntPatÜG, Art 138 Abs 1 lit a iVm Art 52 Abs 1, Art 54 EPÜ).

Soweit die Patentinhaberin ihr Patent mit Patentanspruch 1 gemäß der im Hilfsantrag formulierten Fassung aufrechterhält, war die Klage abzuweisen. Denn insoweit konnte der Senat nicht feststellen, daß dem Patent die geltend gemachten

Nichtigkeitsgründe der fehlenden Patentfähigkeit mangels Neuheit und Erfindungshöhe und der unzulässigen Erweiterung entgegenstehen (Art II § 6 Abs 1

Nr 1 und Nr 3 IntPatÜG, Art 138 Abs 1 lit a, Art 54, 56 EPÜ).

I.

1.Dem Streitpatent liegt das technische Problem zugrunde, auf dem Gebiet

der pharmazeutischen Chemie eine stabile Zusammensetzung von Enalaprilsalz

zu finden.

Diese Aufgabe wird nach der Streitpatentschrift gemäß Patentanspruch 1 gelöst

durch eine pharmazeutische Zusammensetzung, die Enalaprilsalz der Formel (I)

enthält.

2.Der für die Lösung dieses Problems zuständige Fachmann ist ein in der

pharmazeutischen Industrie tätiger Apotheker oder Diplomchemiker, der über Erfahrungen auf dem Gebiet der industriellen Produktion von lagerstabilen Arzneimitteln verfügt.

II.

1.Der Patentanspruch 1 in der B1-Fassung des Streitpatents, der auf eine

pharmazeutische Zusammensetzung, die Enalaprilsalz der Formel (I)

enthält, gerichtet ist, erweist sich als nicht bestandsfähig.

Die US-Patentschrift 4,743,450 (Anlage 5, im folgenden A5) betrifft pharmazeutische Präparationen, die Enalapril in einer pharmazeutisch annehmbaren Form als

Wirkstoff enthalten und gegenüber Abbaureaktionen stabilisiert sind (s Sp 2, Z 32,

Anspruch 2 und Anspruch 17 iVm der Überschrift). Sie nennt ua Maleinsäureadditionssalze bzw. Maleate (s Sp 3, Z 18) als geeignete Wirkstoffkomponenten. Die

angegebenen Präparationen werden zB durch Zugabe von Natriumsalzen stabilisiert, wobei die Carbonate bevorzugt werden (s Sp 3, Z 33 und 38). Dieser Stabilisator kann in einer Menge von 1% bis 90% in der Präparation enthalten sein (Sp

3, Z 40 bis 42). Zur Herstellung von festen Produkten schlägt die Entgegenhaltung

A5 ein Feuchtgranulierungsverfahren (wet granulation) vor (Sp 4, Z 26 bis 28).

Aber auch halbfeste sowie flüssige Formulierungen können nach der aus Dokument A5 bekannten technischen Lehre hergestellt werden (Sp 4, Z 44 und 45).

Zusammensetzungen für die Anwendung am Auge (Sp 4, Z 38 bis 41) liegen in

der Regel als wässrige Lösungen vor.

Die Klägerin konnte zur Überzeugung des Senats darlegen, dass es im Rahmen

eines Feuchtgranulierungsverfahrens nach der aus Entgegenhaltung A5 bekannten technischen Lehre „in situ“ zur Bildung des im Patentanspruch 1 angegebenen

Enalaprilnatriumsalzes kommen muss, wenn Enalaprilmaleat und Natriumcarbonat

eingesetzt werden. Diese Stoffe werden in Dokument A5 als geeignete Bestandteile der stabilen Zusammensetzung genannt.

Bei einer Feuchtgranulation werden die einzelnen festen Bestandteile der Zusammensetzung zunächst mit Wasser oder einem anderen geeigneten Lösungsmittel in Kontakt gebracht. Durch die Zugabe des Lösungsmittels entsteht zumindest an der Oberfläche der Feststoffkörner eine Lösung der eingesetzten Stoffe.

Es gehört zum allgemeinen Wissen des hier zuständigen Durchschnittsfachmanns, dass in dieser gelösten Phase die Ausgangsstoffe in einem gewissen

Umfang zu dem in der Patentschrift angegebenen Enalaprilnatriumsalz reagieren

müssen, wenn wie in Beispiel 2 der Streitpatenschrift das Enalaprilmaleat und das

Natriumcarbonat als Komponenten der pharmazeutischen Zusammensetzung

nach Druckschrift (A5) ausgewählt und einer üblichen Feuchtgranulation unterworfen werden. Anschließend wird das Stoffgemisch durch mechanische Einwirkung und Wärme in Granulatkörner überführt.

Gemäß den Beispielen A und B in Entgegenhaltung A5 wird als Wirkstoff zwar

Quinaprilhydrochlorid und als Stabilisator das in Wasser relativ schwerlösliche

Magnesiumcarbonat verwendet. Unter diesen Bedingungen kann, wie die Beklagte zutreffend geltend macht, das Enalaprilsalz der Formel (I) auf keinen Fall

entstehen. Der Offenbarungsgehalt einer Entgegenhaltung darf jedoch nicht auf

die Beispiele beschränkt werden. Es ist vielmehr all das nicht mehr neu, was ein

Durchschnittsfachmann mit seinem Wissen der Offenbarung einer technischen

Lehre entnimmt. Wie oben aufgezeigt, kann dieser Fachmann aber durchaus das

Enalaprilmaleat und das Natriumcarbonat als geeignete Komponenten für die Herstellung einer stabilen pharmazeutischen Zusammensetzung gemäß der Lehre der

Entgegenhaltung A5 in Betracht ziehen. Die Auswahl dieser Bestandteile aus un-

überschaubar großen Auflistungen von möglichen Komponenten ist hierbei nicht

notwendig. Bei Einsatz dieser Stoffe in einem üblichen Feuchtgranulierungsverfahren findet nach der Überzeugung des Senats zwangsläufig - zumindest in einem

gewissen Umfang als Ergebnis einer Säure/Basen-Reaktion die Umwandlung

der Ausgangsverbindungen in das Enalaprilsalz der Formel (I) statt. Diese chemische Reaktion könnte allenfalls durch besondere Vorsichtsmaßnahmen verhindert

werden. In der Entgegenhaltung A5 wird aber an keiner Stelle darauf hingewiesen,

dass unter besonders schonenden Bedingungen feucht granuliert werden muss.

Der Fachmann hat, wenn er die aus Entgegenhaltung A5 bekannte technische

Lehre durchführt, sogar keine Veranlassung unter außergewöhnlichen Bedingungen zu arbeiten, da - wie die Streitpatentschrift belegt - ein Produkt, das mit den

üblichen Verfahrensschritten feucht granuliert wird, schon besonders stabil ist und

daher die Aufgabe löst, die sich die Erfinder der Entgegenhaltung A5 gestellt haben. Der Fachmann muss bei dieser Vorgehensweise auch nicht über die theoretischen Erkenntnisse aus der Streitpatentschrift verfügen, denn für die Neuheitsprüfung ist es unbeachtlich, ob die Bildung des Natriumsalzes bewusst herbeigeführt wird oder unbeabsichtigt erfolgt. Die Bildung eines Enalaprilsalzes der Formel (I) wird insbesondere auch dann stattfinden, wenn mit den Ausgangsverbindungen Enalaprilmaleat und Natriumcarbonat eine flüssige Formulierung, zB Augentropfen, hergestellt wird, wobei für den Fachmann ersichtlich als Augentropfen

nur wässrige Formulierungen in Frage kommen.

Die aus Entgegenhaltung (A5) bekannte pharmazeutische Zusammensetzung

enthält somit das Enalaprilsalz der Formel (I) zumindest in kleinen Mengen. Der

Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der B1-Fassung des Streitpatents, der

mangels irgendwelcher Mengenangaben auch pharmazeutische Zusammensetzungen umfasst, die das Enalaprilsalz der Formel (I) nur in sehr geringen Mengen

enthalten, ist daher gegenüber Druckschrift A5 nicht mehr neu und somit mangels

Neuheit nicht bestandsfähig.

2.Hilfsweise verteidigt die Beklagte das Patent mit Patentanspruch 1 in

folgender Fassung:

Pharmazeutische Formulierung in Form einer Tablette, die 2 bis

16 mg Enalaprilsalz der Formel I

enthält.

Dieser neue Patentanspruch basiert auf dem erteilten Patentanspruch 1 iVm der

Beschreibung der Streitpatentschrift Seite 3, Zeilen 12 bis 14. In den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen (A2) ist dieser Gegenstand auf Seite 1, 1. Absatz

iVm Seite 2, letzter Absatz offenbart. Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag ist

somit formal zulässig.

Die Klägerin konnte keine Fundstelle in den im Verfahren befindlichen Dokumenten aufzeigen, die eine pharmazeutische Formulierung in Form einer Tablette

nennt, die 2 bis 16 mg Enalaprilsalz der Formel I enthält oder auf Grund des angegebenen Herstellungswegs enthalten muss. Der nunmehr beanspruchte Gegenstand ist durch die eindeutige Gehaltsangabe seines Wirkstoffs deutlich von

den aus Entgegenhaltung A5 bekannten Zubereitungen abgegrenzt, in denen das

Natriumsalz für den Fachmann erkennbar nur in kleinsten Mengen vorhanden ist.

Der Gegenstand des hilfsweise vorgelegten Patentanspruchs 1 ist somit neu.

Den vorliegenden Entgegenhaltungen kann kein Hinweis entnommen werden,

dass der gezielte Einsatz des Enalaprilnatriumsalzes in bestimmten Mengen

pharmazeutische Formulierungen in Form einer Tablette mit besonderer Stabilität

ergibt. Der Stabilitätstest in der Streitpatentschrift zeigt jedoch deutlich, dass eine

Tablette, die als Wirkstoff das Natriumsalz in definierten Mengen enthält, wesentlich stabiler ist, als wenn Enalaprilmaleat und Natriumhydrogencarbonat nur mit-

einander vermischt werden. Der Gegenstand des hilfsweise vorgelegten Patentanspruchs 1 beruht daher auch auf erfinderischer Tätigkeit.

Nach alledem ist der Patentanspruch 1 in der hilfsweise verteidigten Fassung beständig.

3.Die Klägerin hat in der mündlichen Verhandlung noch weitere Angriffe gegen den Patentanspruch 1 in der B1-Fassung des Streitpatents vorgetragen. Der

Senat verzichtet auf ein detailliertes Eingehen hierauf, weil dem Bestreben der

Klägerin in dieser Hinsicht bereits durch die erfolgte Vernichtung dieses Patentanspruchs in dem über die Fassung des Hilfsantrags hinausreichenden Umfang

Rechnung getragen wurde.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs 2 PatG iVm § 92 Abs 1 ZPO und

entspricht dem Maß des jeweiligen Obsiegens bzw Unterliegens der Parteien.

Hellebrand Dr. Wagner Knoll . Proksch-Ledig Feuerlein

Pr

Urteil vom 10.01.2000

9 W (pat) 55/99 vom 10.01.2000

Urteil vom 10.01.2000

9 W (pat) 23/99 vom 10.01.2000

Urteil vom 10.01.2000

14 W (pat) 63/98 vom 10.01.2000

Anmerkungen zum Urteil