Urteil des BPatG, Az. 32 W (pat) 147/03

BPatG: orange, verwechslungsgefahr, kennzeichnungskraft, verbraucher, gesamteindruck, bestandteil, begriff, ausbildung, agent, farbe
BPatG 154
6.70
BUNDESPATENTGERICHT
32 W (pat) 147/03
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
22. Juni 2005
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
- 2 -
betreffend die Marke 301 29 968
hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 22.
Juni
2005 unter Mitwirkung des Richters
Dr. Albrecht als Vorsitzenden sowie der Richter Kruppa und Merzbach
beschlossen:
Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Be-
schluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom
15. Januar 2003 aufgehoben.
Die Marke 301 29 968 ist wegen des Widerspruchs aus der
Gemeinschaftsmarke 127 837 zu löschen.
Gründe
I.
Gegen die am 14. Mai 2001 angemeldete Wortmarke 301 29 968
Bildung ist orange
die am 3. Juli 2001 für die Dienstleistungen „Erziehung; Ausbildung“ eingetragen
worden ist, hat die Widersprechende aus ihrer am 17. März 1994 angemeldeten
und am 19. April 2002 veröffentlichten Wortmarke EU 127 837
ORANGE
- 3 -
Widerspruch eingelegt. Die Widerspruchsmarke ist unter anderem für die
Klasse 41 „Erziehung, Unterricht und Ausbildung“ eingetragen.
Mit Beschluss vom 15. Januar 2003 hat die Markenstelle für Klasse 41 den Wider-
spruch zurückgewiesen. Dies ist damit begründet, die Widerspruchsmarke habe
zwar durchschnittliche Kennzeichnungskraft und begegne der angegriffenen
Marke im identischen Dienstleistungsbereich der Klasse 41, in der angegriffenen
Marke aber trete das Wort „orange“ nicht prägend hervor. Der Slogan „Bildung ist
orange“ sei eine zusammengehörige Sinneinheit, bei der der Verbraucher keine
Veranlassung habe, das Gesamtzeichen in irgendeiner Form zu reduzieren. Damit
scheide eine klangliche und schriftbildliche Verwechslungsgefahr aus.
Dieser Beschluss wurde am 20. Januar 2003 abgesendet.
Am 19. Februar 2003 hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt. Sie ist der
Auffassung, bei der bestehenden Dienstleistungsidentität hielten die Marken den
zu fordernden deutlichen Abstand nicht ein. „orange“ sei für die beanspruchten
Dienstleistungen nicht beschreibend und verfüge über eine gesteigerte Kenn-
zeichnungskraft. Eine tatsächliche Benutzung von Drittmarken, die eine Schwä-
chung der Kennzeichnungskraft zur Folge haben könnten, sei weder liquid noch
unstreitig. Viele von der Inhaberin der angegriffenen Marke herangezogene Dritt-
marken lägen nicht im Ähnlichkeitsbereich der Vergleichsmarken. Im Übrigen
habe sie hinsichtlich einiger Marken Beschränkungen des Waren- und Dienstleis-
tungsverzeichnisses oder der Benutzung vereinbart. Gegen 14 Drittmarken liefen
noch Widersprüche. Ein Betrieb sei eingestellt; drei Marken seien gelöscht; für
eine Vierte liefen Verhandlungen. Eine Marke habe sie übernommen. Den Wider-
spruch gegen eine Musikgruppe habe sie nach Zurückweisung in erster Instanz
nicht weiterverfolgt; ebenso DEN gegen eine Disco, bei der die Ausbildung keine
Rolle spiele.
Eine Verwechslungsgefahr bestehe, weil die Widerspruchsmarke in der
angegriffenen vollständig enthalten sei. Den Gesamteindruck der angegriffenen
- 4 -
Marke präge allein der Bestandteil „orange“, da das Element „Bildung ist“ be-
schreibend und nicht kennzeichnungskräftig sei. In der Gestaltung der angegriffe-
nen Marke liege eine sprachliche Hervorhebung des Zeichenelements „orange“,
die eine Dominanz innerhalb der Marke begründe. Gerade der Sinngehalt führe zu
dieser dominierenden Stellung. Entsprechend habe der 30. Senat eine Verwechs-
lungsgefahr zwischen „A
LLES
G
UTE KOMMT VON RATIO
“ und „R
ATIO
“ festgestellt.
Auch bestehe eine assoziative Verwechslungsgefahr, da die Widerspruchsmarke
gleichzeitig Firmenschlagwort sei. „ORANGE“ sei Stammbestandteil einer umfang-
reichen Zeichenserie der Widersprechenden.
Dementsprechend habe die Markenstelle am 7.
Oktober
2004 „W
ISSEN IST
ORANGE
“ mit der Widerspruchsmarke als verwechselbar beurteilt.
Die Widersprechende beantragt,
den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und
die angegriffene Marke in vollem Umfang zu löschen.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Sie bestreitet die Identität der Dienstleistungen, da die Klassifizierung hierfür nicht
ausschlaggebend sei. Sie erbringe ihre Dienstleistungen ausschließlich in ihren
drei Gewerbeakademien Freiburg, Offenburg und Schopfheim im Bereich der
überbetrieblichen Lehrlingsausbildung und Erwachsenenfortbildung.
Eine Reihe von Drittmarken der Klasse 41 zeige, dass es „orange“ an einer be-
sonderen Originalität fehle (vgl. „A
GENT
O
RANGE
,
C
OX
O
RANGE
,
D
ISCO
O
RANGE
,
M
OB
O
RANGE
,
C
LOCKWORK
O
RANGE
,
O
RANGE
B
OX
,
O
RANGE
D
ESIGN
,
O
RANGE
P
OINT
,
O
RANGEMEDIA
,
O
RANGEPOP
,
O
RANGERIE
,
P
LANET
O
RANGE
,
V
ILLA
O
RANGE
,
V
OX
O
RANGE
,
W
EST
O
RANGE
59“).
- 5 -
Es bestehe auch keine Verwechslungsgefahr, da „orange“ die angegriffene Marke
nicht präge. In „Bildung ist orange“ komme dem Wort „orange“ lediglich eine be-
schreibende Funktion zu; es charakterisiere die Aus- und Fortbildung als „frisch“,
„spritzig“ und „sprudelnd“. Kennzeichnend für die angegriffene Marke sei das Zu-
sammenspiel der Worte. Der Verbraucher nehme den Gleichklang des
zusammengehörigen Slogans auf und verkürze ihn nicht auf das Wort „orange“.
Eine Verwechslungsgefahr im Hinblick auf Serienzeichen scheitere, weil das Wort
„orange“ kennzeichnungsschwach sei und die genannte Reihe von Drittmarken
existiere, die der Widerspruchsmarke näher kämen als die angegriffene.
Die Widerspruchsführerin verwende das Wort „ORANGE“ nicht so, dass ein Wie-
dererkennungseffekt eintreten könnte. Es finde sich in den dazu herangezogenen
Marken „T
HE
F
UTURE
S BRIGHT
,
T
HE
F
UTURE IS ORANGE
,
O
RANGE
D
ATA
,
O
RANGE
P
OWER
und
„S
OFTWORK
O
RANGE
“ an verschiedenen Stellen, groß und klein ge-
schrieben, so dass sich die Marken im Aufbau, Rhythmus und im Klangbild sowie
in der Einbindung des Wortes „Orange“ ebenso deutlich wie im Gesamteindruck
unterschieden und keine einheitliche Zeichenserie bildeten.
Zur Ergänzung des Parteivorbringens wird auf die Schriftsätze der Beteiligten
nebst Anlagen Bezug genommen; wegen sonstiger Einzelheiten auf den Aktenin-
halt.
II.
1)
Die Beschwerde der Widersprechenden ist - ohne Erinnerung - gemäß
§ 165 Abs. 4 MarkenG statthaft, da sie vor dem 31. Dezember 2004 erhoben
wurde.
- 6 -
2)
Die Beschwerde hat in der Sache Erfolg; nach Auffassung des Senats be-
steht zwischen den Marken Verwechslungsgefahr gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9
Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.
Nach der für die Auslegung der in Umsetzung der Richtlinie erlassenen Vorschrift
des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG maßgeblichen Rechtsprechung des Gerichtshofs
der Europäischen Gemeinschaften zu Art. 4 Abs. 1 lit. b der MarkenRL ist die
Frage der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung der Umstände des Ein-
zelfalls umfassend zu beurteilen.
Zwischen den dafür maßgeblichen Faktoren, Ähnlichkeit der Marken und der mit
ihnen gekennzeichneten Dienstleistungen, Kennzeichnungskraft der älteren Marke
sowie Aufmerksamkeit des Publikums, besteht eine Wechselwirkung. So kann ein
höherer Grad an Ähnlichkeit der Dienstleistungen oder eine erhöhte Kennzeich-
nungskraft der älteren Marke einen geringeren Grad an Ähnlichkeit der Marken
ausgleichen und umgekehrt (EuGH GRUR Int. 2000, 899, 901 [Nr. 40] – M
ARCA
/
A
DIDAS
; BGH GRUR 2003, 332, 334 - A
BSCHLUSSSTÜCK
).
Nach diesen Grundsätzen ist vorliegend die Gefahr von Verwechslungen gege-
ben.
a)
Anhaltspunkte für eine Steigerung ihrer Kennzeichnungskraft sind nicht ersichtlich.
Eine Minderung der Kennzeichnungskraft ergibt sich im Zusammenhang mit den
vorliegend relevanten Dienstleistungen nicht daraus, dass die Widerspruchsmarke
einen Ort in Frankreich und eine Farbe bezeichnet.
aa)
Die Regelung des § 99 MarkenG, wonach geographische Angaben als
Kollektivmarken eintragbar sind, macht eine Prüfung der Kennzeichnungskraft
zwar nicht überflüssig (BGH GRUR 1996, 270 - M
ADEIRA
). Orange ist aber kein
bekannter Ort, wie etwa St.
- S
AINT
M
ORIS
/S
T
. M
ORITZ
T
OP OF THE
W
ORLD
), mit dem sich in den vorliegend maßgebli-
- 7 -
chen deutschen Publikumskreisen beschreibende Assoziationen verbinden (vgl.
BGH GRUR 1963, 482 - H
OLLYWOOD
D
UFTSCHAUMBAD
).
bb)
In Verbindung mit den vorliegenden Dienstleistungen ist „orange“ weder
eine unmittelbare Farbangabe noch ein mittelbarer Qualitätshinweis. Anders als
„B
LUE
“ (vgl. BPatG Beschluss vom 6. März 1995, Az: 30 W (pat) 273/93 - B
LUE
T
EC
/T
EC
) ist „orange“ keine Hervorhebungsform im Sinn einer Verstärkung, wie in
„B
LUE
C
HIP
“ für Aktien erster Güte o.ä.
Dagegen kann „Orange“ eine Frucht benennen, was im Zusammenhang mit den
relevanten Dienstleistungen ebenfalls durchschnittlich kennzeichnungskräftig ist.
cc)
Aus den für Dritte eingetragenen Marken, die den Bestandteil „Orange“ ent-
halten, kann vorliegend nicht auf eine Schwächung der Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke geschlossen werden. Zwar können sogar Drittzeichen, die nur
in der Zeichenrolle eingetragen sind, aber nicht benutzt werden, bei der Prüfung
bedeutsam sein, welches Maß an Kennzeichnungskraft einem Zeichen von Hause
aus zukomm
ITAPUR
). Vorliegend kann der Rollenstand
allein jedoch keine Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke begründen,
da nicht ersichtlich ist, weshalb „Orange“ sich für die angebotenen Dienstleistun-
gen einer besonderen Wertschätzung erfreuen soll. Die Inhaberin der angegriffe-
nen Marke hat lediglich einen Gegensatz zum „grauen“ Schulbetrieb hergestellt
und vorgetragen, die Farbe Orange stehe für „frisch“, „spritzig“ und „sprudelnd“.
Dies mag eine Farbassoziation beschreiben, ist aber weder als beschreibender
Begriff nachweisbar noch zwingend, wie der nicht mit positiven Assoziationen
verbundene Begriff „A
GENT
O
RANGE
zeigt.
Zum Teil handelt es sich bei den von der Inhaberin der angegriffenen Marke
herangezogenen Drittmarken um Filmtitel („C
LOCKWORK
O
RANGE
von Stanley
Kubrik), ein aus dem Vietnamkrieg berüchtigtes Gift („A
GENT
O
RANGE
“) oder eine
Apfelsorte („C
OX
O
RANGE
“) bzw. eine Anlehnung daran („V
OX
O
RANGE
“). In solchen
Begriffen verbindet sich „ORANGE“ mit den jeweiligen Zusätzen ebenso zu einer
einheitlichen Aussage wie in sprachüblichen Kombinationen aus Farbadjektiv vor
- 8 -
Hauptwort („O
RANGE
B
OX
,
O
RANGE
D
ESIGN
,
O
RANGE
P
OINT
“) und in zusammenge-
schriebenen Begriffen („O
RANGEMEDIA
,
O
RANGEPOP
,
O
RANGERIE
“). „O
RANGERIE
“ ist
zudem ein bekannter Begriff für ein feudales Gewächshaus. Alle diese Zeichen
berühren „ORANGE“ nicht in seiner Kennzeichnungskraft. Gleiches gilt für „D
ISCO
O
RANGE
“ und die Musikgruppe mit ihrer örtlich und gegenständlich begrenzten
Relevanz.
b)
gegenüber. Dass die Inhaberin der angegriffenen Marke diese nur regional be-
grenzt und nur für Lehrlingsausbildung und Erwachsenenfortbildung nutzen will,
ändert an den durch die Registerlage geschaffenen Rechten nichts.
c)
licher Markenabstand notwendig, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen.
Dieser ist vorliegend aber nicht gewahrt.
aa)
Es liegt eine Gefahr von Verwechslungen in unmittelbarer Hinsicht vor, weil
dem Bestandteil „orange“ in „Bildung ist orange“ wegen der unpassenden Zusam-
menstellung eine selbständig kennzeichnende und kollisionsbegründende Be-
deutung zukommt (vgl. BPatG Beschluss vom 20. Januar 2005, Az: 25 W (pat)
5/04 – P
ANTO
/P
ANTOGAST
).
Bei der Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist zwar grund-
sätzlich vom Gesamteindruck der Marken auszugehen (st. Rspr.; BGH GRUR
1999, 241, 243 - L
IONS
), wonach die vorliegend zu vergleichenden Marken hinrei-
chend deutlich voneinander abweichen würden.
Bei mündlicher Wiedergabe ist aber eine Verkürzung der angegriffenen Marke auf
„orange“ zu erwarten (vgl. BGH GRUR 1996, 198, 199 - S
PRINGENDE
R
AUBKATZE
;
GRUR 1996, 406 - J
UWEL
; GRUR 1999, 733, 735 - L
ION
D
RIVER
; MarkenR 2000,
20, 21 - R
AUSCH
/
E
LFI
R
AUCH
). Entsprechende vom markenrechtlichen Grundsatz
der Maßgeblichkeit der Gesamtheit aller Markenbestandteile und des sich daraus
- 9 -
ergebenden Gesamteindrucks abweichenden Sonderfälle kommen nach den Um-
ständen des Einzelfalls in Betracht (vgl. BGH GRUR 2004, 865 - M
USTANG
, mwN).
Dabei treten insbesondere beschreibende Angaben, wie hier „Bildung ist“ in den
Hintergrund.
Demgegenüber besitzt „orange“ eine ungeschmälerte Unterscheidungskraft; es ist
ein bekanntes Wort, leicht auszusprechen und gut zu behalten.
Der Senat vermag auch keinen Gleichklang festzustellen, der eine Klammer zwi-
schen den Bestandteilen „Bildung ist“ und „orange“ bilden könnte.
Zwar könnte der Gesamteindruck selbst durch kennzeichnungsschwache oder gar
schutzunfähige Elemente mitbestimmt werden (vgl. BGH GRUR 1996, 200
- I
NNOVADICLOPHLONT
/D
ICLOPHLOGONT
; BGH MarkenR 2004, 356 - N
EURO
-V
IBOLEX
/N
EURO
-F
IBRAFLEX
; S
TRÖBELE
/H
ACKER
, Markengesetz, 7. Aufl., § 9, Rdnr. 345). Die
Art der Markenbildung führt bei der angegriffenen Marke aber dazu, dass „Bildung
ist“ als Anpreisung verstanden wird. Die angegriffene Marke wirkt wie ein
Werbespruch, in dem die Angabe zum Anbieter („orange“) mit einer anpreisenden
Aussage („Bildung ist“) verknüpft wird. Aussagen, wie etwa „E
LEGANZ IST
X“, nimmt
der Verbraucher als Hinweis darauf, dass die Marke X für Eleganz steht und unter
ihr elegante Waren angeboten werden. So nimmt er die angegriffene Marke im Zu-
sammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen als qualitative Aussage
dahingehend, dass die unter der Marke „orange“ angebotene Ausbildung be-
sonders effektiv Bildung vermittelt.
Damit stehen sich die identischen Wörter „orange“ gegenüber.
Der Beurteilung der klanglichen Ähnlichkeit von Wörtern sind grundsätzlich alle
dem Sprachgefühl entsprechenden und im Bereich der Wahrscheinlichkeit liegen-
den Aussprachemöglichkeiten zugrunde zu legen. Es mag zwar sein, dass man-
che Verbraucher die Widerspruchsmarke „englisch“ aussprechen. Selbst bei ein-
deutig fremdsprachigen Markenwörtern muss jedoch grundsätzlich - selbst bei
- 10 -
Verbrauchern, denen die Herkunft des fremdsprachigen Wortes und dessen kor-
rekte Aussprache bekannt sind - auch mit einer der Schreibweise entsprechenden
„deutschen“ Aussprache gerechnet werden (vgl. S
TRÖBELE
/H
ACKER
, Markenge-
setz, 7. Aufl., § 9 Rdnrn. 200 und 202). Die Verbraucher nehmen Werbung häufig
nur flüchtig wahr und prägen sich Einzelheiten, wie die Aussprache, nicht immer
genau ein. Weil die Widerspruchsmarke zudem ein im Deutschen allgemein be-
kannter Begriff (Farbe, Frucht) ist, wird das Publikum jedenfalls in entscheidungs-
erheblichem Umfang eine „deutsche“ Aussprache - wie in der angegriffenen Marke
im Kontext mit den anderen deutschen Wörtern - wählen.
Insgesamt besteht deshalb ein solcher Ähnlichkeitsgrad der Marken, dass bei
Identität der Dienstleistungen und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke sowie Berücksichtigung allgemeiner Verkehrskreise eine
Verwechslungsgefahr besteht, zumal es grundsätzlich mehr auf die übereinstim-
menden Elemente ankommt (vgl. BGH GRUR 2004, 783, 785
- N
EURO
-V
IBOLEX
/N
EURO
-F
IBRAFLEX
; a.A. EuGH GRUR 1998, 387, 390
- S
ABÈL
/P
UMA
).
bb)
Ferner dürfte auch eine Gefahr von Verwechslungen unter dem Gesichts-
punkt, dass die beiden Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht
werden, bestehen, zumal der Widersprechenden weitere Marken gehören, welche
den Bestandteil „Orange“ aufweisen.
d)
Dieses Ergebnis erscheint angemessen, denn es kann nicht angehen, die
Marke eines Konkurrenten in einen skurrilen Zusammenhang zu stellen (vgl.
BPatG Beschluss vom 8. Oktober 1996, Az: 24 W (pat) 218/95 - C
AVIAR
/P
ERLE DE
C
AVIAR
) und damit aus dem Bereich der Verwechslungsgefahr zu kommen.
- 11 -
Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeit besteht allerdings kein Anlass (§ 71
Abs. 1 MarkenG).
Dr. Albrecht
Kruppa
Merzbach
Cl