Urteil des BPatG, Az. 27 W (pat) 96/04

BPatG: marke, verwechslungsgefahr, verkehr, kennzeichnungskraft, bestandteil, papier, veranstaltung, begriff, verpflegung, beherbergung
BPatG 152
10.99
BUNDESPATENTGERICHT
27 W (pat) 96/04
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(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Marke 300 10 883
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hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch
den Richter Dr. van Raden als Vorsitzenden, den Richter Schwarz und die Richte-
rin Prietzel-Funk am 21. Juni 2005
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Gegen die Eintragung der Marke
OTTONEN
für die Waren und Dienstleistungen
„Schlüsselanhänger aus Metall; Ton- und Bildträger, nämlich Kas-
setten, Tonbänder, Kompaktdisks, Videokassetten, alle vorgenann-
ten Waren nicht zur Verwendung in Bezug auf historische Darstel-
lungen der Liudolfingerzeit; Brillen; Brillenfassungen, Brillenetuis,
Kompasse; Uhren und Zeitmessinstrumente, Manschettenknöpfe,
Krawattennadeln, Schmuckwaren, Modeschmuck; Papier, Pappe
und Waren aus diesen Materialien, soweit nicht in anderen Klassen
enthalten; Druckereierzeugnisse; Photographien, Schreibwaren,
Lehr- und Unterrichtsmittel; alle vorgenannten Waren nicht zur Ver-
wendung in Bezug auf historische Darstellungen oder Gegenstände
aus der Liudolfingerzeit; Papierhandtücher und -servietten; Verpa-
ckungsbehälter aus Papier oder Pappe; Büroartikel; Verpackungs-
material aus Kunststoff, nämlich Hüllen, Beutel, Folien; Spielkarten;
Leder- und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse
18 enthalten; Hand-, Akten- und Einkaufstaschen, Rucksäcke, Reise-
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und Handkoffer, Regen- und Sonnenschirme, Decken, Brieftaschen,
Portemonnaies; Glaswaren, Porzellan, Steingut, soweit nicht in ande-
ren Klassen enthalten, ausgenommen Waren mit historischen Bezug
auf die Liudolfingerzeit; Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen;
Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 ent-
halten; Raucherartikel; Dienstleistungen eines Reisebüros, nämlich
Veranstaltung, Reservierung und/oder Vermittlung von Reisen, Ver-
mittlung und Reservierung der Beherbergung und Verpflegung von
Gästen, alle vorgenannten Dienstleistungen nicht in Bezug auf die
Liudolfingerzeit; Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, sportliche und
kulturelle Aktivitäten, alle vorgenannten Dienstleistungen nicht in Be-
zug auf die Liudolfingerzeit; Beherbergung und Verpflegung von
Gästen, Veranstaltung von Ausstellungen, Vermittlung und Reservie-
rung von Eintrittskarten, alle vorgenannten Dienstleistungen nicht in
Bezug auf die Liudolfingerzeit“
ist Widerspruch eingelegt worden aus der
DD 654 167
eingetragen u.a. für die Waren und Dienstleistungen
„Video-Cassetten, Tonbänder, Tonbandcassetten, Magnetaufzeich-
nungsträger, Schallplatten; Lupen; Juwelierwaren, Schmuckwaren,
Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente; Papier, Pappe (Karton);
Waren aus Papier, Pappe (Karton), nämlich Papierhandtücher, Ser-
vietten, Filterpapier, Papiertaschentücher, Toilettenpapier, Papier-
windeln, Verpackungsbehälter, Verpackungstüten; Druckereierzeug-
nisse;; Photografien; Schreibwaren; Büroartikel, nämlich nichtelektri-
sche Bürogeräte; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Appa-
rate) in Form von Druckereierzeugnissen, Spielen, Tier- und Pflan-
zenpräparaten, geologischen Modellen und Präparaten, Globen,
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Wandtafelzeichengeräten; Verpackungsmaterial aus Kunststoff,
nämlich Hüllen, Beutel und Folien; Spielkarten; Leder und Lederimi-
tationen sowie Waren daraus, nämlich Taschen und andere, nicht an
die aufzunehmenden Gegenstände angepasste Behältnisse sowie
Kleinlederwaren, insbesondere Geldbeutel, Brieftaschen, Schlüssel-
taschen; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und
Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Glas-
waren, Porzellan und Steingut für Haushalt und Küche; Bekleidungs-
stücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Spiele, Spielzeug; Turn-
und Sportgeräte; Raucherartikel, nämlich Tabakdosen, Zigarren- und
Zigarettenspitzen, Zigarren- und Zigarettenetuis, Aschenbecher,
sämtliche vorgenannten Waren nicht aus Edelmetallen, deren Legie-
rungen oder damit plattiert“
2 074 255
OTTO
eingetragen u.a. für
„Veranstaltung von Reisen“,
der gezielt gerichtet ist gegen die Dienstleistungen der angegriffenen Marke
„Dienstleistungen eines Reisebüros, nämlich Veranstaltung, Reser-
vierung und/oder Vermittlung von Reisen, Vermittlung und Reservie-
rung der Beherbergung und Verpflegung von Gästen, alle vorge-
nannten Dienstleistungen nicht in Bezug auf die Liudolfingerzeit“.
Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den
Widerspruch durch Beschluss vom 17. Dezember 2003 zurückgewiesen. Zur Be-
gründung hat sie ausgeführt, eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken,
die die Löschung der jüngeren Marke rechtfertigen könnte, sei selbst bei Zugrun-
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delegung der teilweisen Identität der beiderseits beanspruchten Waren und
Dienstleistungen nicht gegeben. Die angegriffene Marke halte bei Berücksichti-
gung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ei-
nen ausreichenden Abstand zu den Widerspruchsmarken ein. Die sich gegenü-
berstehenden Markenworte „OTTO“ und „OTTONEN“ seien vom klanglichen Ge-
samteindruck deutlich verschieden. Sie wiesen eine unterschiedliche Vokalfolge
und Silbenzahl auf. Beide Markenworte böten unterschiedliche Merkhilfen. Die an-
gegriffene Marke beschreibe das Geschlecht der Ottonen, die Widerspruchsmarke
beinhalte den männlichen Vornamen „Otto“. Eine schriftbildliche Verwechslungs-
gefahr der Markenwörter scheide wegen der gravierenden Unterschiede in der
Zeichenlänge aus. Die unterschiedlichen Begriffsinhalte schlössen zudem die
Verwechslungsgefahr auch in begrifflicher Hinsicht aus.
Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Auffas-
sung, der aufgrund der hohen Ähnlichkeit bzw. Teilidentität der beiderseitigen Wa-
renanmeldungen erforderliche Abstand der Marken sei nicht eingehalten. Sie ist
der Auffassung, die beiden Markenwörter seien klanglich hochgradig ähnlich, da
die dritte Silbe des Wortes „Ottonen“ nur eine minimale phonetische Abweichung
von „OTTO“ darstelle. Der Verkehr werde den Begriff „Ottonen“ als eine Form des
Plurals von „Otto“ im Sinne von „die Ottos“ wahrnehmen. Dies lasse sich mit ei-
nem Artikel der Zeitschrift „Manager-Magazin“ Heft 6/04 beispielhaft belegen, in
der sich ein Artikel unter der Überschrift „Der Otto-Clan“ mit der Widersprechen-
den befasst und darin einen Untertitel „Das Reich der Ottonen“ für die Darstellung
von Beteiligungsstrukturen der Widersprechenden verwendet habe. Auch schrift-
bildlich seien die Zeichen hochgradig ähnlich. Die Widersprechende beruft sich
nunmehr auf eine stark erhöhte Kennzeichnungskraft des Markenwortes „OTTO“,
wofür sie auszugsweise ihren Geschäftsbericht 2002 mit Umsatzzahlen, Zahlen
zum Werbetat 2003 und Ergebnisse einer Verkehrsbefragung aus dem Jahr 2004
vorlegt. Sie hält zudem eine mittelbare Verwechslungsgefahr für gegeben. Die
eingetragene Marke „Otto“ sei Stammbestandteil einer Serie von Marken, mit de-
nen sie ihre Angebote kennzeichne. Der Verkehr werde die angegriffene Marke
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ohne weiteres dieser Stammserie zuordnen. Zudem liege auch die Gefahr der An-
nahme einer geschäftlichen Verbindung zwischen den Beteiligten im Sinne einer
organisatorischen Einbindung in die Otto-Handelsgruppe nahe.
Die Widersprechende beantragt,
den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die angegriffene
Marken zu löschen.
Der Markeninhaber beantragt sinngemäß,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Er verteidigt den Beschluss der Markenstelle als auch unter Berücksichtigung des
Beschwerdevorbringens der Widersprechenden zutreffend und hält eine Ver-
wechslungsgefahr nicht für gegeben.
Wegen des weiteren Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt der gewech-
selten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.
II.
Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Die Markenstelle hat die Gefahr
von Verwechslungen der Vergleichsmarken i.S.d. §§ 42, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG
zutreffend verneint.
Nach den genannten Vorschriften ist eine Marke zu löschen, wenn wegen ihrer
Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeit-
rang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten
Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen
besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in
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Verbindung gebracht werden. Für die Frage der Verwechslungsgefahr ist von dem
allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen
allen in Betracht zu ziehenden Faktoren auszugehen, insbesondere der Ähnlich-
keit der zu beurteilenden Marken, der Warennähe und der Kennzeichnungskraft
der älteren Marke (st. Rspr.; vgl. BGH, GRUR 2003, 1040, 1042 - Kinder; GRUR
2003, 1044, 1045 - Kelly; GRUR 2004, 239 – DONLINE; GRUR 2005, GRUR
2004, 594, 596 – Ferrari-Pferd).
Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ist als durchschnittlich anzu-
sehen. Eine rechtlich beachtliche Stärkung der Kennzeichnungskraft dieser Mar-
ken für die hier in Betracht zu ziehenden Waren und Dienstleistungen ist den ein-
gereichten Unterlagen der Widersprechenden nicht zu entnehmen. Aus dem ein-
gereichten Geschäftsbericht 2002 der Widersprechenden ist zwar ersichtlich, dass
für ihr Unternehmen im Jahr 2003 ein Werbeetat von über 10,7 Mio. € eingestellt
worden ist, auch die eingereichte „Repräsentativbefragung 2004 über den Be-
kanntheitsgrad der Sortimentsversender & Claimbekanntheit ,OTTO find ich gut’ “
bezieht sich auf die Unternehmensbezeichnung „Otto“ als Versandhaus und be-
scheinigt dem Handelshaus der Widersprechenden eine beachtliche Bekanntheit.
Die geltend gemachte gesteigerte Kennzeichnungskraft durch Benutzung der
Marke muss sich jedoch auf die vom Warenverzeichnis umfassten und im Hinblick
auf die Verwechslungsgefahr zu berücksichtigenden Waren bzw. Dienstleistungen
beziehen, was hier nicht der Fall ist.
Selbst bei unterstellter gesteigerter Kennzeichnungskraft und festzustellender
teilweiser Identität der die durch die Vergleichsmarken jeweils geschützten Waren
und Dienstleistungen kann selbst bei Anlegung strengster Maßstäbe eine Ver-
wechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs.1 S.2 MarkenG wegen der äußerst gerin-
gen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken nicht bejaht werden.
Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Be-
deutungs- (Sinn-)gehalt ist von dem Grundsatz auszugehen, dass es auf den je-
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weiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen ankommt
(BGH GRUR 2002, 167, 169 – Bit/Bud; GRUR 2003, 712, 714 – Goldbarren;
GRUR 2004, 594, 596 – Ferrari-Pferd). Eine Verwechslungsgefahr in klanglicher
Hinsicht kommt nicht in Betracht, weil beide Vergleichszeichen, wie die Marken-
stelle zutreffend ausgeführt hat, abweichend betont werden, nämlich die Wider-
spruchsmarken auf der ersten, die angegriffene Marke dagegen auf der zweiten
Silbe, der zudem noch eine dritte, wenn auch unbetonte Silbe folgt. Selbst wenn
diese dritte Silbe „nen“ von einigen Teilen des Verkehrs nicht korrekt und deutlich
ausgesprochen werden sollte, sondern zu einem einzigen „n“ zusammengezogen
werden sollte, bleibt es dabei, dass die angegriffene Marke auch dann auf der
zweiten Silbe betont und zudem zumindest ein „n“ im Auslaut gehört wird. Unter
diesen Umständen unterscheidet sich das Wort auch dann noch deutlich hörbar
von dem Markenwort der Widersprechenden. In visueller Hinsicht kann nicht da-
von ausgegangen werden, dass ein beachtlicher Teil der angesprochenen Ver-
kehrskreise die deutlich unterschiedliche Länge der Vergleichsworte – 4 gegen 7
Buchstaben – übersieht. Daher scheidet auch diese Art der Verwechslungsgefahr
aus. Dasselbe gilt für eine Verwechslungsgefahr in begrifflicher Hinsicht. Wie die
Markenstelle bereits ausgeführt hat, erkennt der Verkehr in dem Markenwort der
Widerspruchsmarken den männlichen Vornamen „Otto“, in dem Markenwort der
angegriffenen Marke dagegen entweder die Bezeichnung für ein Adelsgeschlecht
vergangener Jahrhunderte, oder er verbindet mit dem Begriff keinen oder einen
unzutreffenden Inhalt, weil er ihm nicht bekannt ist. Allein der Anklang an den
männlichen Vornamen „Otto“ genügt nicht, um eine begriffliche Verwechslungs-
gefahr zu bejahen, weil die Endung „nen“ von dem Vornamen weit wegführt und
insoweit bei Unkenntnis der wahren Bedeutung des Begriffes „Ottonen“ vage
bleibt.
Eine mittelbare Verwechslungsgefahr in dem Sinne, dass das Publikum die Kolli-
sionszeichen im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 Halbs. 2 MarkenG gedanklich mitein-
ander in Verbindung bringt, ist ebenfalls nicht gegeben. Diese Art der Verwechs-
lungsgefahr kommt in Betracht, wenn der Verkehr zwei an sich unterschiedliche
Marken wegen eines gemeinsamen charakteristischen Bestandteils derselben be-
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trieblichen Ursprungsstätte zuordnet. Hierzu hat der Verkehr insbesondere Anlass,
wenn bereits eine Markenserie der Widersprechenden besteht, die einen be-
stimmten Bestandteil als Stammzeichen durchgängig verwendet, und in die sich
das angegriffene Zeichen aus der Sicht des angesprochenen Verkehrs aufgrund
der identischen Zeichenbildung ohne weiteres einfügt. Das kann vorliegend unge-
achtet der Tatsache, dass die Widersprechende eine Markenserie mit dem Be-
standteil „Otto“ gebildet hat, nicht festgestellt werden, weil sich die angegriffene
Marke aus der Sicht eines unbeteiligten Dritten nicht in die bereits bestehende Se-
rie einfügt. Die Marken der Widersprechenden sind nach ihrem eigenen Vorbrin-
gen regelmäßig aus dem Bestandteil „Otto“ sowie zusätzlich aus einem beschrei-
benden Bestandteil (- Versand, -OFFICE, - shop, - Apart, - Wohnen, - Extra, -
NEWS, Selection EINE WELT VOLLER IDEEN, -...find ich gut!) zusammenge-
setzt. Dieser Vorgabe folgt die angegriffene Marke nicht, denn außer „Otto“ weist
sie keinen zweiten Bestandteil auf, der beschreibend wirkt.
Auch soweit die Widersprechende eine mittelbare Verwechslungsgefahr im weite-
ren Sinne geltend macht, kann ihr nicht gefolgt werden. Ist eine Marke zugleich
Unternehmenskennzeichen, so kann eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne
zu bejahen sein, wenn der Verkehr die Unterschiede zwischen den Zeichen er-
kennt, wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung aber von wirtschaftlichen oder or-
ganisatorischen Zusammenhängen zwischen den Markeninhabern ausgeht (vgl.
EuGH, GRUR 1994, 286 - quattro/Quadra; BGH, WRP 2004, 907, 909 - Kleiner
Feigling, m.w.N.; GRUR 2004, 865ff – Mustang). So liegt der Fall hier nicht. Die
Widersprechende benutzt "Otto" zwar auch als Unternehmenskennzeichen. Die
angesprochenen Verkehrskreise werden aber bei ungezwungener Betrachtungs-
weise in der angegriffenen Marke den mit dem Unternehmenskennzeichen der
Widersprechenden identischen Wortbestandteil „Otto“ nicht ohne weiteres wieder-
erkennen. Voraussetzung hierfür wäre eine willkürliche Aufspaltung des Gesamt-
begriffs „Ottonen“ in „Otto“ und „nen“, zu der Verkehr jedoch nicht neigt. Denn er-
fahrungsgemäß nimmt er Marken regelmäßig in der Form auf, in der sie ihm ent-
gegentreten, ohne dass er sie einer analysierenden, zergliedernden, möglichen
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Bestandteilen und deren Bedeutung nachgehenden Betrachtung unterzieht (vgl.
BGH GRUR 1999, 735, 736 - MONOFLAM/POLYFLAM; GRUR 2004, 240, 241 -
MIDAS/medAS; GRUR 2004, 783, 784 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX,
m-.w.N.). Dass dies vorliegend anders sein sollte, ist nicht erkennbar. Für die An-
nahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr lässt sich auch nicht die von der
Widersprechenden vorgelegte Reportage im „MANAGER-MAGAZIN“ Ausgabe
06/05 heranziehen. Der Begriff „Ottonen“ wird dort lediglich ersichtlich fantasievoll
in Anspielung auf das historische „Reich der Ottonen“ als griffige Kurzbezeichnung
für die Wirtschaftsmacht des Unternehmens der Widersprechenden verwendet.
Zudem werden in der Reportage selbst Mitglieder der Familie Otto mit „die Ottos“
und nicht „die Ottonen“ bezeichnet.
III.
Es sind keine Gründe ersichtlich, von dem Grundsatz des § 71 Abs. 1 S. 2 Mar-
kenG abzuweichen, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt.
Dr. van Raden
Schwarz
Prietzel-Funk
Na