Urteil des BPatG vom 30.09.2004

BPatG: verwechslungsgefahr, kennzeichnungskraft, verkehr, gesamteindruck, verbraucher, aufmerksamkeit, arzneimittel, ware, unternehmen, patent

BPatG 154

6.70

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 70/03

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

30. September 2004

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Marke 399 54 915

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hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

mündlichen Verhandlung vom 30. September 2004 unter Mitwirkung des Vorsit-

zenden Richters Kliems sowie des Richters Engels und der Richterin Bayer

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

Für die am 25. Februar 2000 in das Markenregister eingetragene Bezeichnung

Desmopur

wird nach Teillöschung im Widerspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und

Markenamt noch Schutz für die Waren "Desmopressinhaltige pharmazeutische Er-

zeugnisse und Arzneimittel" beansprucht. Widerspruch erhoben hat die Inhaberin

der älteren für die Waren «Préparations et substances pharmaceutiques» in der

Bundesrepublik Deutschland Schutz genießenden Marke

IR 657 618

DESMOTABS

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch

zwei Beschlüsse, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, den Wi-

derspruch mangels bestehender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Ausge-

hend von der Registerlage und einer danach teilweise möglichen Identität der

Waren für desmopressinhaltige pharmazeutische Erzeugnisse, einer durchschnitt-

lichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und maßgeblichen allgemei-

nen Verkehrskreisen sei ein deutlicher Markenabstand zu fordern. Diesen halte

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die angegriffene Marke in jeder Hinsicht ein, da sich die Marken in klanglicher und

schriftbildlicher Hinsicht durch die Endsilben "-pur" und "-tabs" hinreichend unter-

schieden und nicht davon auszugehen sei, dass der – auch von anderen Unter-

nehmen verwendete und zudem beschreibende identische Anfangsbestand-

teil "Desmo-" allein prägend sei, zumal auch der abweichende Sinngehalt der

Endbestandteile "-pur" für "rein" und "-tabs" für "Tabletten" einer Verwechslungs-

gefahr entgegenwirke.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden mit dem Antrag,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle des DPMA aufzu-

heben und die angegriffene Marke zu löschen.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle halte die angegriffene Marke nicht den

gebotenen Abstand ein, da der Gesamteindruck beider Marken von dem identi-

schen Anfangsbestandteil "Desmo-" geprägt werde. Dieser nehme in verschiede-

nen medizinischen Fachbegriffen wie "Desmocranium", "Desmodont" "Desmoid"

usw zwar die Bedeutung von "Bindegewebe" oder "Haut" ein, unterscheide sich

von diesen Fachbegriffen aber deutlich und werde hier als Produktname aufge-

fasst, während die glatt beschreibenden Zusätze "-pur" und "-tabs" vom Verkehr

nur als Hinweis auf spezielle Verabreichungsformen gesehen würden.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat sich im Beschwerdeverfahren zur Sache nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse und

Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen.

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II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, insbesondere statthaft sowie

form- und fristgerecht eingelegt, § 66 Abs 1 Satz 1, Abs 2 MarkenG. In der Sache

hat die Beschwerde jedoch keinen Erfolg. Es besteht auch nach Auffassung des

Senats keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG. Der

Widerspruch ist deshalb von der Markenstelle zu Recht zurückgewiesen worden,

§§ 42 Abs 2 Nr 1, 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG.

Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus. Insoweit ist allerdings auch zu

berücksichtigen, dass die Widerspruchsmarke aus zwei Wortbestandteilen gebil-

det ist, welche nicht nur im Hinblick auf den in "-tabs" liegenden deutlichen Hin-

weis auf die Darreichungsform beschreibende Elemente enthält. Auch der Wortan-

fang "Desmo-" erweist sich in bezug auf die hier für die Beurteilung einer Ver-

wechslungsgefahr relevanten identischen Waren, auf welchen sich die Marken be-

gegnen können, insbesondere die für die jüngere Marke ausdrücklich beanspruch-

ten desmopressinhaltigen pharmazeutischen Erzeugnisse, gleichfalls als soge-

nannter "sprechender" Markenbestandteil. Denn er weist jedenfalls für den Fach-

mann ohne weiteres erkennbar auf die Wirkstoffbezeichnung (INN) "Desmopres-

sin" hin (vgl auch Rote Liste 2004 zu HG 50). Soweit die Widersprechende inso-

weit darauf verweist, dass "Desmo-" eine unterschiedliche Bedeutung haben kön-

ne, steht dies der vorliegenden Beurteilung nicht entgegen, da die Bedeutung ei-

nes Zeichens als betrieblicher Herkunftshinweis oder als Sachhinweis und damit

die maßgebliche Kennzeichnungskraft immer in bezug auf die konkrete Ware zu

beurteilen ist, hier mithin insbesondere in bezug auf desmopressinhaltige pharma-

zeutische Erzeugnisse, da sich die Marken insoweit auf identischen Waren begeg-

nen können. Dennoch ist auch der Senat der Auffassung, dass der Widerspruchs-

marke auch für diese Waren im Ergebnis eine noch - im unteren Bereich der

Bandbreite normaler Kennzeichnungskraft liegende - durchschnittliche Kennzeich-

nungskraft zuzubilligen ist. Denn aus der Kennzeichnungsschwäche eines Wort-

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bestandteils kann nicht ohne weiteres auf die allein maßgebende Kennzeich-

nungskraft der Gesamtbezeichnung geschlossen werden, zumal es bei pharma-

zeutischen Erzeugnissen sogar der üblichen Praxis entspricht, Marken in der Wei-

se zu bilden, dass diese als sogenannte sprechende Zeichen durch eine phanta-

sievolle Zusammenstellung jedenfalls für den Fachmann erkennbarer Wirkstoff-

und/oder Anwendungsangaben die stoffliche Beschaffenheit und /oder das Indika-

tionsgebiet kenntlich machen (vgl BGH GRUR 1998, 815, 817 - Nitrangin).

Nach der vorliegend maßgeblichen Registerlage können sich die Marken auch auf

identischen Waren, nämlich desmopressinhaltigen pharmazeutischen Erzeugnis-

se, begegnen. Hierbei sind mangels Festschreibung einer Rezeptpflicht in den

Warenverzeichnissen als angesprochene Verkehrskreise auch Laien zu berück-

sichtigen (vgl auch BGH MarkenR 2002, 49, 51 – ASTRA/ESTRA-PUREN). Inso-

weit kann allerdings nicht unberücksichtigt bleiben, dass es sich in tatsächlicher

Hinsicht bei diesen pharmazeutischen Erzeugnissen um Spezialarzneimittel han-

delt, welche nach den Eintragungen in dem Arzneimittelverzeichnis "Rote Liste"

sämtlich der Rezeptpflicht unterliegen und deshalb mit solchen Arzneimitteln nicht

vergleichbar sind, die nicht nur auf Rezept und in Apotheken unter Einschaltung

von Fachkräften erhältlich sind, sondern die vom Verbraucher zB auch in Super-

märkten frei erworben werden können. Ferner ist zu berücksichtigen, dass im übri-

gen auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Ver-

braucher abzustellen ist, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der Ware oder

Dienstleistung unterschiedlich hoch sein kann (vgl zum geänderten Verbraucher-

leitbild BGH MarkenR 2002, 124, 127 – Warsteiner III - mit weiteren Hinweisen;

EuGH MarkenR 2002, 231, 236 – Philips/Remington) und der insbesondere allem,

was mit der Gesundheit zusammenhängt eine gesteigerte Aufmerksamkeit beizu-

messen pflegt (vgl BGH GRUR 1995, 50, 53 – Indorektal / Indohexal).

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wechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG noch strenge Anforde-

rungen an den von der angegriffenen Marke einzuhaltenden Markenabstand zu

stellen sind, so hält diese auch nach Auffassung des Senats in jeder Hinsicht ei-

nen noch hinreichenden Abstand zu der Widerspruchsmarke ein.

In klanglicher Hinsicht unterscheiden sich die dreisilbigen wie "des-mo-pur" und

"des-mo-tabs" gesprochenen Markenwörter ihrem jeweiligen Gesamteindruck

noch hinreichend. Denn die auch klanglich gut überschaubaren Markenwörter wei-

sen in ihrer jeweiligen Schlusssilbe die klanglich markant abweichenden Lautbe-

standteile "-pur" und "-tabs" auf, welche auch im jeweiligen klanglichen Gesamt-

eindruck der Wörter und dem eher undeutlichen Erinnerungsbild der Verbraucher

nicht unbemerkt bleiben werden. Hierbei ist wesentlich, dass die kennzeichnende

Bedeutung der identischen Anfangsbestandteile "Desmo-" eher reduziert ist und

sich der Verkehr, sofern er den Sinngehalt dieses "sprechenden" Markenbestand-

teils erkennt oder an eine entsprechend häufige Verwendung auf dem hier maß-

geblichen Warengebiet gewöhnt ist, nicht ausschließlich oder überwiegend an die-

sem Wortbestandteil der Markenwörter orientieren wird. Aber auch wenn der Ver-

kehr die beschreibende Bedeutung von "Desmo-" nicht erkennen sollte, was im

Hinblick auf die angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise durchaus anzuneh-

men ist, kann aus Rechtsgründen einem beschreibenden Markenbestandteil nicht

ohne weiteres entscheidendes kennzeichnendes Gewicht für die Beurteilung der

Kollisionsgefahr beigemessen werden, auch wenn der Gesamteindruck selbst

durch kennzeichnungsschwache oder schutzunfähige Elemente mitbestimmt wer-

den kann oder unter besonderen Voraussetzungen eine andere Betrachtungswei-

se geboten sein mag (vgl Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 9 Rdn 331; BGH

GRUR 1996, 200 - Innovadiclophlont; BGH MarkenR 2000, 20, 21 - RAUSCH /

ELFI RAUCH; BGH MarkenR 2004, 356 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRA-

FLEX). So hat der Bundesgerichtshof auch in der Entscheidung "AntiVir/AntiVirus"

(MarkenR 2003, 388, 390) ausgeführt, dass bei der Prüfung einer Verwechslungs-

gefahr nicht entscheidend auf Übereinstimmungen allein mit der beschreibenden

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Angabe selbst abgestellt werden könne, sondern dass maßgebend vielmehr der

Eindruck der Marke in der den Schutz dieses Zeichens begründenden Gestaltung

– also der Eigenprägung und Unterscheidungskraft der Marke – sei.

Hieraus folgt, dass auch vorliegend die Übereinstimmung der Markenwörter in

dem Anfangsbestandteil "DESMO-" nur eine bereits aus Rechtsgründen einge-

schränkte kollisionsbegründende Bedeutung aufweist, auch wenn die Marken hin-

sichtlich ihrer weiteren Markenbestandteile gleichfalls aus beschreibenden Be-

standteilen gebildet sind und nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts-

hofs bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich mehr auf die gegebe-

nen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Zeichen als auf die Unterschiede

abzustellen sein soll (vgl BGH MarkenR 2004, 356, 358 – NEURO-VIBO-

LEX/NEURO-FIBRAFLEX - mwH). Hiervon ausgehend reicht nach Ansicht des

Senats trotz angemessener Berücksichtigung der übereinstimmenden Anfangsbe-

standteile "Desmo-" die Ähnlichkeit der Marken auch bei identischen Waren und

noch strengen Anforderungen an den Zeichenabstand nicht aus, um eine Ver-

wechslungsgefahr bejahen zu können, wenn es sich auch fast um einen Grenzfall

handeln mag. Die klanglich abweichenden Endsilben "-pur" und "-tabs" gewährlei-

sten unter Berücksichtigung dieser Kriterien noch eine hinreichende Differenzie-

rung des jeweiligen Gesamteindrucks der Wörter und ihr hinreichend sicheres

Auseinanderhalten auch nach dem eher undeutlichen Erinnerungsbild, wobei auch

nicht unberücksichtigt bleiben kann, dass der Sinngehalt der Markenwörter wegen

der abweichenden Endsilben "-pur" und "-tabs" auffallend unterschiedlich ist, was

einer Verwechslungsgefahr zusätzlich in nicht unerheblichem Umfang entgegen-

wirkt (vgl BGH MarkenR 2004, 253, 255 - d-c-fix/CD-FIX; BGH MarkenR 2003,

461, 465 – Kellog’s # Kelly’s - mwN). Denn die Endsilben "-pur" und "-tabs" stehen

weder in einem gedanklich assoziativen Zusammenhang noch handelt es sich bei

der Endsilbe "-pur" der angegriffenen Marke um einen typischen Abwandlungsbe-

standteil des Gesamtworts, während sich der Endbestandteil "-tabs" in der Wider-

spruchsmarke auch dem Laien unmittelbar und ohne analytische Betrachtung als

Sachhinweis auf die Darreichungsform aufdrängt und damit einen eindeutigen Be-

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griffsgehalt vermittelt, welcher in der angegriffenen Marke keine Entsprechung fin-

det.

Ebenso weisen die Marken in jeder üblichen Schreibweise im Schriftbild wegen

ihrer abweichenden Kontur der Buchstaben und bei Kleinschrift und handschriftli-

cher Wiedergabe abweichenden Unterlänge/Oberlänge in der Wortmitte noch ei-

nen hinreichenden Abstand auf. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass das

Schriftbild der Marken erfahrungsgemäß sehr viel besser eine ruhige oder auch

wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnung gestattet als das schnell verklingen-

de gesprochene Wort.

Der Senat sieht aus den vorgenannten Gründen auch keine ausreichenden An-

haltspunkte dafür, dass die Marken gedanklich in Verbindung gebracht und des-

halb verwechselt werden. Dies gilt unter dem Gesichtspunkt, dass die angegriffe-

ne Marke wegen des übereinstimmenden Bestandteils "Desmo-" als Serienzei-

chen einer Markenserie angesehen und der Widersprechenden zugeordnet wer-

den könnte. Denn dieser ist wegen seines beschreibenden Charakters kaum ge-

eignet, vom Verkehr als Unternehmenshinweis und als Stammbestandteil einer

von der Widersprechenden gebildeten Markenserie aufgefasst zu werden, zumal

die Widersprechende auch nicht behauptet, einen entsprechenden Stammbe-

standteil im Rahmen einer existierenden Markenserie zu verwenden (vgl Ströbe-

le/Hacker MarkenG, 7. Aufl, § 9 Rdn 484), der Bestandteil "Desmo-" auch von an-

deren Unternehmen für die hier maßgeblichen Arzneimittel verwendet wird (zB

RL 2004, HG 50 Nr 18 "Desmogalen") und – wie bereits erläutert – die abweichen-

den Endsilben der Markenwörter keine typischen, zugehörigen Abwandlungsbe-

standteile darstellen. Aus diesem Grund und mangels sonstiger charakteristischer

struktureller oder begrifflicher Gemeinsamkeiten bestehen keine Anhaltspunkte

dafür, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Marken aus anderen Gründen

gedanklich miteinander in Verbindung bringen und deshalb verwechseln (vgl hier-

zu BGH MarkenR

2004, 348, 352 – Zwilling/Zweibrüder - mwN; BPatG

GRUR 2002, 438, 440 – WISCHMAX/Max – mwN) wie auch bei dieser Sachlage

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keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne begründet ist (vgl

hierzu BGH MarkenR 2004, 348, 352 – Zwilling/Zweibrüder – mwN; Ströbe-

le/Hacker MarkenG, 7. Aufl, § 9 Rdn 500 ff).

Nach alledem war die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass,

§ 71 Abs 1 MarkenG.

Kliems Bayer Engels

Pü