Urteil des BPatG vom 31.07.2001, 5 W (pat) 13/00

Entschieden
31.07.2001
Schlagworte
Zustellung, Gebrauchsmuster, Gebühr, Nichtigkeit, Billigkeit, Wiederholung, Wehr, Verfahrenskosten, Rückzahlung, Mehrarbeit
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BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 13/00

_______________

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152

6.70

wegen des Gebrauchsmusters 94 20 875

(hier: Kostenentscheidung)

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts

am 31. Juli 2001 durch den Vorsitzenden Richter Goebel sowie die Richterinnen

Tronser und Friehe-Wich

beschlossen:

Die Beschwerde des Antragsgegners gegen den Beschluß des

Deutschen Patent- und Markenamtes - Gebrauchsmusterabteilung

I - vom 18. April 2000 wird zurückgewiesen.

Der Antragsgegner trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

Gründe

I.

Die Antragstellerin hat am 18. September 1996 beim Deutschen Patentamt einen

Löschungsantrag gegen das Gebrauchsmuster 94 20 875 des Antragsgegners

eingereicht. Dieser hat dem Löschungsantrag nach Zustellung am 14. Oktober 1996 fristgerecht widersprochen. Erst am 19. Februar 1997 wurde die Löschungsantragsgebühr von der Antragstellerin bezahlt. Eine erneute Zustellung

des Löschungsantrags an den Antragsgegner erfolgte nicht. Mit Beschluß vom

1. Oktober 1997 hat die Gebrauchsmusterabteilung I des Patentamtes das Gebrauchsmuster mangels Neuheit der offenbarten Lehre gelöscht. Auf die dagegen

gerichtete Beschwerde des Antragsgegners hat der Senat mit Beschluß vom

7. April 1999 (5 W (pat) 415/98) die angefochtene Entscheidung aufgehoben, die

Sache zur weiteren Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten des

Beschwerdeverfahrens - an das Patentamt zurückverwiesen und die Rückzahlung

der Beschwerdegebühr angeordnet. Er hat dies damit begründet, daß der Löschungsantrag ohne vorherige Zahlung der Löschungsantragsgebühr nicht dem

Antragsgegner als Mitteilung im Sinne des § 17 Abs 1 Satz 1 GebrMG habe zugestellt werden dürfen, da der Löschungsantrag jedenfalls zu diesem Zeitpunkt mangels Gebührenzahlung als nicht gestellt gegolten habe. Über die Löschung sei

mithin ohne Vollzug des in § 17 Abs 1 Satz 1 GebrMG vorgesehenen Verfahrens

entschieden worden, was eine Zurückverweisung der Sache und die Rückzahlung

der Beschwerdegebühr rechtfertige.

Am 10. Juni 1999 hat die Antragstellerin - wie sie dies ausdrückte - "erneut" die

Löschung des Gebrauchsmusters beim Patentamt beantragt und darauf verwiesen, daß die Löschungsantragsgebühr bereits wirksam am 19. Februar 1997 entrichtet worden sei. Dieses Schreiben hat der Antragsgegner - nach Zustellung

unwidersprochen gelassen. Das Gebrauchsmuster ist deshalb nach § 17 Abs 1

Satz 2 GebrMG am 25. Juli 1999 in der Rolle gelöscht worden.

Die Beteiligten haben daraufhin wechselseitig beantragt, dem Gegner die Verfahrenskosten aufzuerlegen.

Mit Beschluß vom 18. April 2000 hat das Patentamt Gebrauchsmusterabteilung I - dem Antragsgegner gemäß § 17 Abs 4 Satz 2 GebrMG iVm § 91 ZPO die

Kosten des Löschungsverfahrens - einschließlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens - auferlegt. Denn er habe nach erneuter Zustellung des Löschungsantrags

keinen Widerspruch erhoben und sich damit freiwillig in die Rolle des Unterlegenen begeben. Dies gelte auch für die Kosten des Beschwerdeverfahrens, obwohl der Antragsgegner dort die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses - allerdings ohne sachliche Überprüfung - erreicht habe. In solchen Fällen sei für die

Entscheidung auch über die Kosten des Rechtsmittels der endgültige Ausgang

des Verfahrens maßgebend. Unabhängig von der seitens der Beteiligten hierzu

gegensätzlich geäußerten Auffassung sei über die Kosten des gesamten Lö-

schungsverfahrens von Amts wegen zu entscheiden gewesen. Denn mit der Zustellung des Löschungsantrags vom 10. Juni 1999 sei kein neues Löschungsverfahren eingeleitet, sondern nach dem Zurückverweisungsbeschluß das bisherige

Verfahren fortgesetzt worden. Es sei auch nicht zu prüfen gewesen, ob die Verfahrenskosten nach der Zurückverweisung wegen der verspäteten Zahlung der

Löschungsantragsgebühr nicht billigerweise von der Antragsgegnerin zu tragen

seien. Denn insoweit seien kaum Kosten entstanden, da von den Verfahrensbevollmächtigten keine weitere Verfahrensgebühr beansprucht werden könne 15

Abs 1 Satz 2 BRAGO) und es zu einer weiteren mündlichen Verhandlung nicht

gekommen sei.

Hiergegen hat der Antragsgegner Beschwerde eingelegt und diese wie folgt begründet: Bei dem Löschungsantrag vom 10. Juni 1999 handele es sich nicht lediglich um eine Wiederholung des ursprünglichen Löschungsantrags vom

18. September 1996, sondern um einen eigenständigen, zweiten Löschungsantrag

mit unterschiedlichem Antragsdatum und unterschiedlicher Begründung. Ferner

sei mit dem zweiten Antrag die Antragsgebühr dem "alten" Löschungsverfahren

entzogen worden, was zur Nichtigkeit des ersten und Wirksamkeit des zweiten

Antrags führe. Soweit sich die Gebrauchsmusterabteilung auch insoweit auf

§ 97 ZPO berufe, könne die Vorschrift hier nicht angewendet werden, weil die Gebührenzahlung nach der ZPO gerade nicht Wirksamkeitsvoraussetzung für eine

Klage sei, dies aber für einen Gebrauchsmusterlöschungsantrag sehr wohl gelte.

Er wehre sich nicht gegen die Kosten des zweiten Löschungsverfahrens, das zur

Löschung des Gebrauchsmusters geführt habe, wohl aber gegen die Kosten des

ersten Löschungsverfahrens. Denn hier seien ihm zur Verteidigung seines Gebrauchsmusters Kosten entstanden, die die Antragstellerin tragen müsse, weil sie

wegen der verspäteten Gebührenzahlung die Nichtigkeit des ersten Verfahrens

verursacht habe.

Der Antragsgegner beantragt,

den Beschluß des Patentamtes vom 18. April 2000 aufzuheben

und die Kosten des mit Antrag vom 18. September 1996 eingeleiteten Löschungsverfahrens der Antragstellerin aufzuerlegen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und der Antragsgegnerin die

Beschwerdekosten aufzuerlegen.

Sie macht geltend, der am 18. September 1996 von ihr beim Patentamt eingereichte Löschungsantrag sei ab Zahlung der Löschungsantragsgebühr am 19. Februar 1997 wirksam. Sie regt die Zulassung der Rechtsbeschwerde zu der Frage

an, ob ein Löschungsantrag nicht auch dann als wirksam gestellt gelte, wenn die

Gebühr erst zu einem späteren Zeitpunkt bezahlt werde und sich die Gegenseite

gegen den Antrag wehre. Hier habe der Antragsgegner dem Löschungsantrag innerhalb der gesetzlichen Frist widersprochen und damit klar zu erkennen gegeben, daß er sich zur Wehr setzen wolle und ihn damit für wirksam halte. Wäre das

Löschungsverfahren nach seiner Zurückverweisung an das Patentamt streitig

durchgeführt worden, wäre der Antragsgegner eindeutig unterlegen.

II.

Die zulässige Beschwerde mußte in der Sache ohne Erfolg bleiben. Denn zu

Recht hat die Gebrauchsmusterabteilung die Kosten des Löschungsverfahrens

einschließlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens dem Antragsgegner auferlegt, weil er den Löschungsantrag, der ihm nach der Zurückverweisung der Sache

an das Patentamt zugestellt worden ist, unwidersprochen gelassen und sich damit

in die Rolle des Unterliegenden begeben hat. Diese Entscheidung steht im Einklang mit § 17 Abs 4 Satz 1 GebrMG iVm § 84 Abs 2 Satz 2 PatG, § 91 ZPO.

1. Dabei kann es dahinstehen, ob nach der Zurückverweisung das ursprüngliche

Löschungsverfahren fortgesetzt wurde, weil der Löschungsantrag vom 18. September 1996 jedenfalls mit der Zahlung der Löschungsantragsgebühr am 19. Februar 1997 wirksam geworden ist und es sich bei dem Löschungsantrag vom

10. Juni 1999 lediglich um eine Wiederholung des ersten Antrags handelt, oder ob

mit dem "erneuten" Löschungsantrag vom 10. Juni 1999 ein weiteres, verfahrensrechtlich ordnungsgemäßes 16 Satz 3 GebrMG) Löschungsverfahren eingeleitet worden ist. Denn auf diese verfahrensrechtliche Wertung kommt es aus

gebührenrechtlichen Gründen nicht an, weil - wie die Gebrauchsmusterabteilung

zu Recht ausgeführt hat - die Verfahrensbevollmächtigten, (unter denen sich auf

der Antragsgegnerseite auch Rechtsanwälte befinden) die ihnen zustehenden

Gebühren jedenfalls nur einmal fordern dürfen.

Dies folgt nach Auffassung des Senats zwar nicht aus § 15 Abs 1 Satz 2 BRAGO,

weil § 15 BRAGO als eine ausschließlich Verweisungen unter Gerichten betreffende Sonderregelung des § 13 BRAGO auf die Verweisung einer Sache vom

Bundespatentgericht an das Patentamt nicht anwendbar ist (a. A. Gerold/Schmidt/v. Eicken/Madert BRAGO, 14. Aufl, § 15 Rdn 3, der allerdings die

- weitere - Sonderregelung des § 15 Abs 1 Satz 2 BRAGO, als ausschließlich

"Prozeßgebühren" betreffend, auf die "Geschäftsgebühr" nach § 118 Abs 1 Nr 1

BRAGO nicht anwendet, so daß der Rechtsanwalt bei einer Verweisung in vollem

Umfang neue Gebühren erhalten soll).

Eine Beschränkung der Verfahrensbevollmächtigten darauf, nach der Zurückverweisung der Sache vom Patentgericht an das Patentamt die ihnen für ihre Tätigkeit in Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren vor dem Patentamt nach § 118

BRAGO zustehenden Gebühren nur einmal verlangen zu dürfen, ergibt sich indessen (mit demselben Ergebnis, wie es dem angefochtenen Beschluß entspricht)

aus § 13 Abs 1 in Verbindung mit Abs 2 Satz 1 BRAGO, weil der Rechtsanwalt die

Gebühren in derselben Angelegenheit nur einmal fordern kann. Bei dem vor dem

Patentamt vor und nach der Zurückverweisung betriebenen Löschungsverfahren

handelt es sich aber um dieselbe Angelegenheit im Sinne des § 13 Abs 2 Satz 1

BRAGO. Denn das Löschungsverfahren ist insoweit als Einheit zu betrachten, weil

die Zurückverweisung durch einen Verfahrensmangel der angefochtenen

Entscheidung bedingt ist und die Instanz diesen Mangel des ersten Rechtszugs

beheben soll (vgl BFH NJW 1963, 1472). Durch die erneute - nunmehr

verfahrensfehlerfrei erfolgte - Durchführung des Löschungsverfahrens vor dem

Patentamt muß der Verfahrensbevollmächtigte sich auch nicht, wie in einem ihm

erstmals übertragenen Fall, neu in den Streitstoff einarbeiten. Ergänzende und

vertiefende Ausführungen sind im gleichen Umfang geboten wie bei der Fortsetzung eines Löschungsverfahrens, das nicht durch die Einlegung eines Rechtsmittels unterbrochen war. Eine eventuell anfallende Mehrarbeit ist innerhalb des

Gebührenrahmens des § 118 BRAGO zu berücksichtigen und innerhalb des Kostenfestsetzungsverfahrens geltend zu machen.

2. Können die Verfahrensbevollmächtigten deshalb die ihnen für das Löschungsverfahren vor dem Patentamt zustehenden Gebühren nach § 118 BRAGO nur einmal verlangen und hat der Antragsgegner diese zu tragen, weil er den Löschungsantrag nach einer wirksamen Zustellung unwidersprochen gelassen hat,

erfordert es auch nicht die Billigkeit 84 Abs 2 Satz 2 PatG), den Antragsgegner

von der Besprechungsgebühr zu entlasten, die wegen der Mitwirkung der Verfahrensbevollmächtigten in der mündlichen Verhandlung vor dem Patentamt am

1. Oktober 1997 nach § 118 Abs 1 Nr 2 BRAGO angefallen ist. Zwar ist diese Gebühr Abschnitt des Löschungsverfahrens angefallen, der wegen der verspäteten

Zahlung der Löschungsantragsgebühr und der verfahrensfehlerhaften Zustellung

des Löschungsantrags vom 18. September 1996 erneut durchzuführen war. Insoweit hat aber der Antragsgegner nicht Kosten aufzuwenden, die wegen des nachlässigen Verhaltens der Antragstellerin bei der Gebührenzahlung oder der verfahrensfehlerhaften Zustellung durch das Patentamt an ihn angefallen sind. Diese

Kosten haben ihre Ursache vielmehr im Verhalten des Antragsgegners, der sich

zuerst gegen die Gründe, mit denen die Antragstellerin die Schutzfähigkeit seines

Gebrauchsmusters bestritten hat, zur Wehr gesetzt, dann aber nach Zustellung

des Löschungsantrags vom 10. Juni 1999 keinen Widerspruch eingelegt hat. Dieses Verhalten schließt es im übrigen auch aus, ihn gemäß § 93 ZPO von der -

gesamten - Kostentragung zu entlasten.

3. Zutreffend hat die Gebrauchsmusterabteilung dem Antragsgegner auch die Kosten des ersten Beschwerdeverfahrens (5 W (pat) 415/98) auferlegt (die den Verfahrensbevollmächtigten auf der Grundlage der §§ 66 Abs 2 Nr 1, 31 BRAGO zustehen). Zwar hat der Antragsgegner durch die dort ausgesprochene Aufhebung

des angefochtenen Beschlusses einen "Teilsieg" errungen. Weil aber die Sache

zur weiteren Verhandlung und Entscheidung an das Patentamt zurückverwiesen

worden ist und deshalb der endgültige Erfolg, nämlich die Zurückweisung des Löschungsantrags, vom Ausgang des Verfahrens vor dem Patentamt abhing, lag es

ebenfalls in der Entscheidungskompetenz des Patentamts, auch über die Beschwerdekosten zu befinden, wenn der endgültige Ausgang des Löschungsverfahrens feststand.

Vorliegend war es auch nicht - wie der Antragsgegner meint - aus Billigkeitsgründen geboten, der Antragstellerin die Kosten des ersten Beschwerdeverfahrens

aufzuerlegen. Zwar hat diese die Löschungsantragsgebühr verspätet gezahlt, was

mit der durch das Patentamt erfolgten Zustellung des Löschungsantrags vor Eingang der Gebühr beim Amt zu einem Verfahrensfehler geführt hat, der wiederum

zur Aufhebung des Löschungsbeschlusses der Gebrauchsmusterabteilung vom

1. Oktober 1997 Anlaß gegeben hat. Den endgültigen Erfolg seiner Beschwerde,

nämlich die Zurückweisung des Löschungsantrags, hat der Antragsgegner aber -

von vornherein, dh unabhängig von der Begründetheit des Löschungsantrags -

durch dasselbe Verhalten verhindert, das auch zur Auferlegung der Kosten des

patentamtlichen Löschungsverfahrens geführt hat. Es liegt im Unterlassen eines

Widerspruchs gegen den ihm wirksam nach § 17 Abs 1 Satz 2 GebrMG zugestell-

ten Löschungsantrag. Damit hat er sich freiwillig in die Rolle des Unterliegenden

begeben, was nach § 91 ZPO zur Kostentragung auch für das erste Beschwerdeverfahren (5 W (pat) 415/98) führen muß.

4. Der Antragsgegner hat auch die Kosten des vorliegenden Beschwerdeverfahrens gegen den Beschluß vom 18. April 2000 zu tragen, weil er das Rechtsmittel

ohne Erfolg eingelegt hat 97 Abs 1 ZPO). Auch insoweit erfordert die Billigkeit

keine andere Entscheidung.

Die von der Antragstellerin angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde kam nicht

in Betracht, weil die Entscheidung nicht auf der von ihr aufgeworfenen

Rechtsfrage beruht.

Goebel Tronser Friehe-Wich

br/Be/prö

Urteil vom 30.04.2015

2 ZA (pat) 10/14 vom 30.04.2015

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2 Ni 20/13 (EP) vom 23.07.2015

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Anmerkungen zum Urteil