Urteil des BPatG, Az. 33 W (pat) 53/08

BPatG (marke, anmeldung, kennzeichnung, unternehmen, benutzung, bezeichnung, irreführende werbung, gebrauch der marke, form, zeichen)
BPatG 154
08.05
BUNDESPATENTGERICHT
33 W (pat) 53/08
_______________
(Aktenzeichen)
An Verkündungs Statt
zugestellt am
22. September 2010
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
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betreffend die Marke 305 43 141
hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 18. Mai 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Bender, der Richterin am OLG Dr. Hoppe und des Richters Kätker
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Die Antragstellerinnen begehren die Löschung der am 19. Juli 2005 angemeldeten
Wortmarke 305 43 141 - Thermoroll, eingetragen am 13. Februar 2006 für
Klasse 6:
Markisenkonstruktionen aus Metall; Metallstäbe; Alu-
miniumhohlkammerprofile; Metallprofile für Bauzwecke und Marki-
sen, Senkrechtrollos, Markisoletten, Fallarmmarkisen, Lamellen
aus Metall; Blendschutzgewebe, Reflexionsgewebe, gitterartige
Gewebe aus Metall; Verdunkelungs-, Fassadenbeschattungs-, In-
nenbeschattungs-, Sonnen- und Blendschutzeinrichtungen aus
Metall;
Klasse 17: getönte Kunststofffolien außer für Verpackungs-
zwecke;
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Klasse 19: Markisenkonstruktionen, nicht aus Metall;
Klasse 22: Verdunkelungs-, Fassadenbeschattungs-, Innenbe-
schattungs-, Sonnen- und Blendschutzeinrichtungen aus Kunst-
stoff- oder Textilmaterial; Markisen, Markisoletten, Fallarmmarki-
sen, Lamellen aus Kunststoff oder textilem Material;
Klasse 24: Blendschutzgewebe,
Reflexionsgewebe,
Isolierge-
webe für Markisen jeder Art sowie für Verdunkelungs-, Fassaden-
beschattungs-, Innenbeschattungs-, Sonnen- und Blendschutzein-
richtungen, alle Waren aus Kunststoff- oder Textilmaterial;
Klasse 42: technische Planung und Beratung von und für Son-
nen- und Blendschutz, Verdunkelungsanlagen und Innenbeschat-
tung
wegen bösgläubiger Anmeldung (§ 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10
MarkenG).
Die Beteiligten streiten - auch vor Zivilgerichten - um die (alleinige) Berechtigung
zur Führung der Kennzeichnung "Thermoroll" für Waren aus dem Bereich Sonnen-
und Sichtschutz sowie Abdeckungen. Beide Seiten berufen sich auf Marken bzw.
Markenbenutzungen, die bis 2003/2004 durch die inzwischen insolventen
Schwesterunternehmen T…-M… GmbH in G… und C… I… GmbH in
T…, erfolgten. Gesellschafter der beiden Unternehmen waren die Eheleute
W… und I1… I…. Die Unternehmen vertrieben Waren aus dem Bereich
Sonnen-und Sichtschutz sowie Abdeckungen. Zusätzlich war die C… I…
GmbH für die Produktion von Behängen und Rollos zuständig.
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Die T…-M… GmbH war Inhaberin der seit 1987 eingetragenen und inzwi-
schen gelöschten Wortmarke 1 108 095 - "Termorol" (eingetragen für Vorhänge
aus Textil- und/oder Kunstfasergewebe und/oder aus Kunststofffolien und/oder
Folienverbund; Fassadenelemente, nämlich Gittergewebe und Drahtgeflechte).
Zur Kennzeichnung ihrer Produkte benutzten beide Unternehmen das Wort
"Thermoroll", teilweise auch mit einem Bildbestandteil. Über das Vermögen beider
Gesellschaften wurde am 1. März 2004 das Insolvenzverfahren eröffnet.
Am 19. August 2004 wurde die Antragstellerin zu 1. (C… GmbH in G…)
gegründet. Deren Geschäftsführerin ist die Antragstellerin zu 2., zugleich Tochter
der o. g. Eheleute I…. Dabei hatten die Antragstellerinnen die Absicht, das Fa-
milienunternehmen unter Verwendung der Marke "Termorol" in der Form "Thermo-
roll" fortzuführen.
Mit Übertragungserklärung des Insolvenzverwalters der T…-M… GmbH vom
28. Oktober 2004 wurde die Marke 1 108 095 - Termorol auf die Antragstellerin
zu 2. übertragen. Nachdem die Antragstellerin zu 1. die Wort-/Bildmarke
305 75 631 - Thermoroll für Waren der Klassen 17, 22, 24 (verschiedene Waren
aus den Bereichen Sonnen-, Sichtschutz und Abdeckungen) am 17. Dezem-
ber 2006 angemeldet hat und diese am 16. Februar 2006 eingetragen wurde, hat
sie die Marke 1 108 095 - Termorol durch Nichtverlängerung mit Wirkung vom
1. November 2006 erlöschen lassen.
Ebenfalls im Jahr 2004 gründeten der frühere Vertriebsleiter der C… I…
GmbH, M…A…, und die derzeitige Inhaberin der angegriffenen Marke
(M1… L…) als Mitgesellschafter die C… T…
GmbH in L1… (im folgenden: "C… T."). Die Markeninhaberin ist bzw.
war zu dieser Zeit zugleich "Abteilungsleiterin Sonnenschutz" in der L1…
GmbH in L… (im folgenden "L… GmbH"), de-
ren Gesellschafter B… und H… L… sind bzw. waren und die später
die angegriffene Marke angemeldet hat.
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Mit Kauf- und Übertragungsvertrag vom 30. April 2004 übertrug und übereignete
der Insolvenzverwalter der C… I… GmbH Vermögensgegenstände aus der
Insolvenzmasse an die C… T. (i. G.), u. a. "noch nicht angearbeitete Aufträge,
Firmen - know how, Auftragsbestand" (§ 2 (1) des Vertrags). Laut § 3 (1) sollte es
sich beim Verkauf des Kaufgegenstands um einen Umsatz "im Rahmen des § 1
Abs. 1a UStG" handeln.
In der Folgezeit vertrieb die C… T. Waren des Sonnen- und Sichtschutzbe-
reichs und verwendete hierbei die Kennzeichnung "Thermoroll®". Mit Schreiben
vom 7. Juli 2005 wurde sie von der Antragstellerin zu 1. abgemahnt. Im Abmah-
nungsschreiben wies die Antragstellerin zu 1. darauf hin, dass sie Energiesparrol-
los vertreibe und festgestellt habe, dass das abgemahnte Unternehmen Produkte
im Bereich Sonnen-/Blendschutz/Verdunkelung mit dem Zeichen "Thermoroll" und
einem nachgestellten Symbol "®" bewerbe, ohne dass ein entsprechender Mar-
kenschutz bestehe. Daher liege irreführende Werbung vor. Die Benutzung des
Zeichens "Thermoroll®" sei zu unterlassen.
Am 19. Juli 2005 meldete die L… GmbH die angegriffene Marke 305 43 141
- Thermoroll (s. o.) an und gestattete mit Urkunde vom gleichen Tag der
C… T. unter Hinweis auf die Anmeldung, die "Wortmarke Thermoroll bis auf
Weiteres zu benutzen". Die Marke wurde am 13. Februar 2006 eingetragen und
später, aufgrund des Umschreibungsantrags vom 5. Mai 2006, am 14. Au-
gust 2006 auf die Markeninhaberin und Beschwerdegegnerin umgeschrieben.
Mit ihrem Löschungsantrag machen die Antragstellerinnen geltend, die angegrif-
fene Marke sei bösgläubig i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG angemeldet worden.
Im Verfahren vor der Markenabteilung haben sie dazu vorgetragen, dass die An-
meldung in der sittenwidrigen Absicht eingereicht worden sei, die Antragstellerin-
nen in ihrem berechtigten Unterlassungsverfahren zu behindern und die Marke
zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen. Sie sei im Rahmen
eines für die Anmelderin ersichtlichen Wettbewerbsverhältnisses zwischen den
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Beteiligten trotz eines durch Vorbenutzung der Marke 1 108 095 - Termorol in der
Form "Thermoroll" erworbenen und der Anmelderin bekannten schutzwürdigen
Besitzstands der Antragstellerinnen angemeldet worden, zudem als zusätzliches
Druckmittel anlässlich einer kennzeichenrechtlichen Auseinandersetzung.
Unerheblich sei dabei, dass die Abmahnung vom 7. Juli 2005 noch ohne Hinweis
auf die Benutzung des Zeichens "Thermoroll" durch die Antragstellerin zu 1. erfolgt
sei, denn der Anmelderin und der mit ihr verflochtenen C… T. seien die Markt-
verhältnisse und damit auch die Verwendung von "Thermoroll" durch die Antrag-
stellerin zu 1. als Mitbewerberin bekannt gewesen. Ergänzend haben die Antrag-
stellerinnen auf einen Schriftsatz der Markeninhaberin vom 15. November 2005
beim Landgericht Mannheim in der Sache 2 O 241/05 verwiesen, in der diese als
Beklagte hat vortragen lassen: "… Zur klaren Abgrenzung des von der Beklagten
bedienten Marktes hat die Beklagte am 19. Juli 2005 … eine Anmeldung für die
Wortmarke "Thermoroll" eingereicht. Die Einreichung erfolgte über die Firma
L… GmbH in L…, dem Hauptgesell-
schafter der Beklagten. … Die Anmeldung erfolgte zugunsten der Beklagten.“
Die Antragstellerinnen haben weiter vorgetragen, dass die Anmeldung der Mar-
keninhaberin einen Verfahrensvorteil gegenüber den Antragstellerinnen habe ver-
schaffen sollen. Zudem sei die Anmeldung auf Initiative der C… T. über die
Anmelderin (L… GmbH) als einer Dritten zur Verschleierung des Behinderungs-
charakters der Anmeldung und zur Schaffung eines Überraschungseffekts einer
neuen Marke vorgenommen worden. Aufgrund der gemeinsamen Gesellschafter-
stellung des früheren Vertriebsleiters der C… I… GmbH, M… A…,
und seiner Mitgesellschafterin M1… L… bei der C… T. sei davon auszugehen,
dass die Markeninhaberin bzw. ihr handelndes Organ die (bösgläubigen)
Hintergründe der Anmeldung gekannt habe. Auch weitere Umstände, wie die glei-
che Adresse beider Gesellschaften und die Verlinkung im Internetauftritt der L…
GmbH auf die Homepage der C… T. sowie die Vertretung beider Gesell-
schaften durch den gleichen Anwalt bei der Anmeldung und in der Vorkorrespon-
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denz der Wettbewerbsstreitigkeiten, sprächen für die wirtschaftliche Verbunden-
heit beider Unternehmen.
Für eine bösgläubige Anmeldung sprächen auch die Begleitumstände der Anmel-
dung, nämlich die - insoweit unstreitige - Einreichung am 19. Juli 2005 kurz nach
der Abmahnung, nachdem sich der Vertreter des abgemahnten Unternehmens
zunächst einen urlaubsbedingten Fristaufschub bis zum 14. August 2005 erbeten
habe, weiter die noch am Anmeldetag erteilte Lizenz und die in mehreren Einga-
ben des Anmeldervertreters an das Patentamt zum Ausdruck kommende Eile bzw.
Bitte um baldige Eintragung.
Die Störungs- und Behinderungsabsicht zeige sich weiter darin, dass die Anmel-
derin in Kenntnis älterer Markenrechte der T…-M… GmbH auch die Wort-
marke
"Conatis"
angemeldet,
gegen
die
Wort-/Bildmarke
305 75 631
- "Thermoroll" der Antragstellerin zu 2. Widerspruch aus der hier angegriffenen
Marke erhoben und gegen die Marke 1 108 095 - Termorol einen Verfalls-
löschungsantrag eingereicht habe.
Die Markeninhaberin könne sich auch nicht auf den Kauf- und Übertragungsver-
trag zwischen dem Insolvenzverwalter und der C… T. vom 30. April 2004 be-
rufen. Die insolvente C… I… GmbH sei weder Inhaberin einer Marke
"Termorol" noch einer Marke "Thermoroll" gewesen. Zudem sei ihr die Erlaubnis
zur Nutzung des Zeichens "Thermoroll" Ende 2003 von der T…-M… GmbH
gekündigt worden. Dies müsse dem Vertragsunterzeichner auf Seiten der Erwer-
berin, Herrn M… A…, wegen seiner früheren Tätigkeit als Vertriebsleiter
der C… I… GmbH bekannt gewesen sein. Ein gutgläubiger Erwerb eines
Markenrechts sei nicht möglich. Ergänzend dazu haben die Antragstellerinnen ein
Schreiben des Insolvenzverwalters vom 18. Juli 2005 vorgelegt, in dem dieser
mitteilt, das durch ihn aus der Insolvenzmasse "keine Markenrechte an die C…
T… GmbH veräußert" worden seien.
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Die Markeninhaberin hat dem ihr am 1. Juni 2006 zugestellten Löschungsantrag
am 31. Juli 2006 widersprochen. Im Verfahren vor der Markenabteilung hat sie die
Ansicht vertreten, dass der Löschungsantrag unbegründet sei. Weder die T…-
M… GmbH noch die C… I…GmbH hätten über eine Marke "Thermo-
roll" verfügt. Die Marke 1 108 095 - "Termorol" der T…-M… GmbH sei hinge-
gen niemals benutzt worden und bei Insolvenz der o. g. Gesellschaften löschungs-
reif gewesen. Die C… I… GmbH habe bis zu ihrem Ende die Kennzeich-
nung "Thermoroll" benutzt, was aus verschiedenen von der Markeninhaberin vor-
gelegten Rechnungen und Lieferscheinen aus dem Jahr 2004 hervorgehe.
Die Antragstellerinnen setzten das Familienunternehmen nicht mit gleicher Pro-
duktpalette fort. Sie seien nicht Rechtsnachfolger der insolventen und im März
2004 aufgelösten T…-M… GmbH und C… I…GmbH. Vielmehr handele
es sich bei der Antragstellerin zu 1. um eine im August 2004 neu gegründete
Firma. Deren Unternehmensgegenstand sei zudem nur die Herstellung und der
Vertrieb rollbarer Abdeckungen und Energieeinsparelemente für Kühlmöbel, also
im Wesentlichen Wärmeschutzrollos zur Nachtabdeckung von Kühlmöbeln. Die
Beteiligten bedienten also unterschiedliche Märkte. Dass die Antragstellerin zu 1.
im Jahr 2004 die Kennzeichnung "Thermoroll" nicht für Blendschutzrollos o. Ä.
nutzte und nutzen wollte, zeige sich auch darin, dass Herr I… im April/Mai 2004
der C… T. noch alle entsprechenden Unterlagen übergeben habe. Soweit mit
einem von den Antragstellerinnen vorgelegten undatierten Warenkatalog der An-
tragstellerin zu 1. der Eindruck erweckt werden solle, dass sie unter der Kenn-
zeichnung "Thermoroll" auch Sicht- und Sonnenschutzrollos vertreibe, werde dies
mit Nichtwissen bestritten. Derartige Marktaktivitäten seien der Anmelderin zum
Anmeldezeitpunkt jedenfalls nicht bekannt gewesen. Somit könne auch keine Be-
hinderungsabsicht der Anmelderin bestehen.
Nach der Insolvenz der C… I… GmbH habe deren Insolvenzverwalter mit
Kauf- u. Übertragungsvertrag vom 30. April 2004 (also ein halbes Jahr vor Grün-
dung der Antragstellerin zu 1.) die "Assets" aus der Insolvenzmasse (u. a. Pros-
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pekte, Aufkleber mit der Aufschrift "Thermoroll®") an die C… T. veräußert und
übergeben lassen. Angesichts eines solchen, zudem mit dem Insolvenzverwalter
geschlossenen Vertrages habe die C…T. die Gegenstände, insbesondere die
Prospekte und Aufkleber, in gutem Glauben verwendet, und zwar in Fortsetzung
der Tätigkeit der insolventen C… I… GmbH, da der Auftragsbestand und
das Firmen-Know-How ausdrücklich mit übernommen worden seien.
Erst über ein Jahr später habe die Antragstellerin zu 1. die Abmahnung vom
7. Juli 2005 ausgesprochen, in der sie aber keine Rechte aus einer Marke
"Thermoroll" geltend gemacht, sondern sich nur auf irreführende Werbung wegen
Verwendung des ®-Symbols durch das abgemahnte Unternehmen gestützt habe.
Daraufhin sei dem abgemahnten Mangel durch Anmeldung der angegriffenen
Marke abgeholfen worden. Die Anmeldung habe die Benutzung des ®-Symbols
legalisieren, dem abgemahnten Mangel abhelfen und der Pflege des eigenen
Markenbestands dienen sollen. Damit lägen rechtfertigende Gründe für die An-
meldung vor.
Auch habe keine Behinderungsabsicht vorgelegen. Ein kennzeichenrechtliches
Unterlassungsverfahren habe es zum Anmeldezeitpunkt noch nicht gegeben und
sei auch nicht angekündigt worden. Erst nach der Eintragung der angegriffenen
Marke hätten die Antragstellerinnen Rechte an der Kennzeichnung "Thermoroll"
geltend gemacht, die auf die nicht durchsetzbare Marke "Termorol" gegründet
seien. Während dieser Streitigkeiten habe die Antragstellerin zu 2. am
17. Dezember 2005 selbst eine Marke "Thermoroll" (missbräuchlich zur Rettung
ihrer Ansprüche als "Kampfmarke") angemeldet (Wort-/Bildmarke 305 75 631).
Mit Beschluss vom 15. Februar 2008 hat die Markenabteilung 3.4 den Löschungs-
antrag zurückgewiesen. Nach Auffassung der Markenabteilung liege keine bös-
gläubige Anmeldung nach der Fallgruppe der Störung eines schutzwürdigen Be-
sitzstandes vor. Die Antragstellerinnen hätten nicht über einen entsprechenden
Besitzstand verfügt. Dieser liege insbesondere nicht in der älteren Marke
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1 108 095 - Termorol der Antragstellerin zu 2. Denn diese Marke sei nicht benutzt
worden. Die stattdessen verwendete Form "Thermoroll" stelle angesichts der An-
lehnung an die beschreibenden Angaben "term, thermisch" und "Rolle, Rollo, rol-
len" eine erhebliche, den kennzeichnenden Charakter i. S. d. § 26 Abs. 3 MarkenG
verändernde Abweichung mit weitaus geringerer Kennzeichnungskraft dar.
Ein Besitzstand liege auch nicht in der Benutzung der (damals) nicht eingetrage-
nen Kennzeichnung "Thermoroll". Dies würde voraussetzen, dass nur die Antrag-
stellerinnen die Bezeichnung über einen längeren Zeitraum hinweg genutzt hätten.
Jedoch sei sie jahrelang von zwei Unternehmen, der T…-M… GmbH und der
C… I… GmbH bis zu deren Insolvenzen verwendet worden. Dabei habe die
Nutzung durch die C… I… GmbH nicht auf einer Lizenz der TV-M…
GmbH beruht, denn diese sei nur Inhaberin der Marke "Termorol" gewesen. An
der hiervon erheblich abweichenden Form "Thermoroll" habe sie damit keine Li-
zenz erteilen, geschweige denn kündigen können. Abreden über die Benutzung
eines anderen, der Marke lediglich ähnlichen Zeichens könnten nach der Recht-
sprechung und Literatur nicht Gegenstand eines Lizenzvertrages sein.
Auch durch die Benutzung der (nicht eingetragenen) Bezeichnung "Thermoroll"
habe die T…-M… GmbH keinen Besitzstand erworben. Dies würde voraus-
setzen, dass sie die Bezeichnung über einen längeren Zeitraum hinweg aus-
schließlich selbst benutzt habe. Die T…-M… GmbH und die C… I…
GmbH hätten die Bezeichnung aber von Anfang an gemeinsam benutzt, so dass
sich keine der Firmen auf ältere Rechte daran berufen konnte. Vielmehr habe ein
gleichrangiger Besitzstand bestanden. "Dieses durch Benutzung begründete
Kennzeichenrecht" der C… I… GmbH (gemeint wohl: der Anteil der C…
I… GmbH am gleichrangigen Besitzstand) sei nach deren Auflösung auf die
C… T. übergegangen, was durch den Kauf- und Übereignungsvertrag hinrei-
chend belegt sei. Denn Gegenstand des Kaufvertrags sei der gesamte Geschäfts-
betrieb des insolventen Unternehmens gewesen. Hier greife zumindest analog die
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Vermutung des § 27 Abs. 2 MarkenG ein, wonach die Übertragung eines Ge-
schäftsbetriebs im Zweifel auch die Übertragung des Markenrechts erfasse.
Vor diesem Hintergrund sei ein durchaus berechtigtes Interesse der Markeninha-
berin anzuerkennen, die Bezeichnung "Thermoroll" auch formal durch Eintragung
als Marke zu schützen zu lassen. Denn die markenrechtliche Absicherung einer
selbst genutzten Kennzeichnung allein stelle sich nicht als ungerechtfertigter Ein-
griff in einen fremden Besitzstand dar. Darüber hinaus gehende Handlungen, die
einen Vorwurf der Bösgläubigkeit begründen könnten, seien nicht dargetan.
Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Antragstellerinnen. Zur
Begründung führen sie aus, dass die Markenabteilung entgegen ihrem Vorbringen
ausschließlich auf die Fallgruppe der Störung eines schutzwürdigen Besitzstands
abgestellt, die weiter geltend gemachte Bösgläubigkeit der Anmeldung unter dem
Gesichtspunkt einer sittenwidrigen Behinderung durch Benutzung der Marke als
Mittel des Wettbewerbskampfes aber unberücksichtigt gelassen habe. Weiterhin
sei die Markenabteilung zu Unrecht davon ausgegangen, dass die C… T. vor
der Markenanmeldung zur Nutzung der Bezeichnung "Thermoroll" berechtigt ge-
wesen sei. Weder habe ein durch Benutzung erworbenes Kennzeichenrecht der
C… I… GmbH existiert, noch sei ein solches Recht - seine Existenz unter-
stellt - durch den Kauf- und Übertragungsvertrag vom 30. April 2004 auf die
C… T., deren Gesellschafterin die Markeninhaberin sei, übergegangen. Zwar
habe die C… I… GmbH die Bezeichnung "Thermoroll" bis in das Jahr 2004
benutzt
dass dieses Zeichen die für den Erwerb einer Benutzungsmarke nach § 4
Nr. 2 MarkenG erforderliche Verkehrsgeltung erworben habe, sei jedoch weder
vorgetragen noch tatsächlich der Fall. Vielmehr sei ein Benutzungsrecht der
C… I… GmbH stets aus der dieser gewährten Nutzungserlaubnis durch die
T…-M… GmbH als Inhaberin der Registermarke "Termorol" hergeleitet wor-
den. Die Markenabteilung sei nicht auf das Erfordernis der Verkehrsgeltung ein-
gegangen, sondern habe lediglich das Bestehen einer Lizenz verneint. Es bleibe
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unklar, warum sie dennoch die Existenz eines Kennzeichenrechts der C…
I…GmbH angenommen habe.
Selbst wenn man ein solches Kennzeichenrecht unterstellte, so wäre es nicht
durch den Kauf- und Übertragungsvertrag auf die C… T. übergegangen. Die-
ser Vertrag habe keine Übertragung von Kennzeichenrechten geregelt. Soweit
man die Vermutungswirkung des § 27 Abs. 2 MarkenG heranziehen wollte, wo-
nach die Übertragung eines Geschäftsbetriebs im Zweifel auch die Übertragung
des Markenrechts mit erfasst, werde diese Vermutung durch die Erklärung des
Insolvenzverwalters vom 18. Juli 2005 als damaliger Verkäufer widerlegt, wonach
keine Markenrechte aus der Insolvenzmasse veräußert worden seien. Diese Er-
klärung habe die Markenabteilung unberücksichtigt gelassen.
Entgegen der Auffassung der Markenabteilung habe die Anmelderin (L…
GmbH) die angegriffene Marke auch nicht selbst genutzt, so dass sie kein berech-
tigtes Interesse an der Anmeldung gehabt habe. Denn nicht die C… T. habe
die angegriffene Marke angemeldet, sondern die L… GmbH. Diese könne je-
doch von der insolventen C… I… GmbH keine Rechte erworben haben, so
dass sie auch kein berechtigtes Interesse am formalen Markenschutz gehabt
habe. Abgesehen davon habe sie die Kennzeichnung "Thermoroll" auch nicht be-
nutzt, denn die von der Markeninhaberin vorgelegten Rechnungen und Liefer-
scheine beträfen andere Unternehmen.
Zu Unrecht habe die Markenabteilung auch die Störung eines schutzwürdigen Be-
sitzstandes verneint. Die prioritätsältere Marke 1 108 095 - Termorol sei als
schutzwürdiger Besitzstand anzusehen, da sie von den Antragstellerinnen in Form
der Bezeichnung "Thermoroll" benutzt werde. Auch nach Erlass der Entscheidung
BGH GRUR 2009, 888 - Thermoroll könnten die Antragstellerinnen einen schutz-
würdigen Besitzstand aus der Marke "Termorol" herleiten, denn die Anmelderin
habe in Kenntnis eines solchen Besitzstands ohne rechtfertigenden Grund eine
verwechselbar ähnliche Marke angemeldet. Ob eine Ähnlichkeit der Zeichen vor-
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liege, sei nach den Grundsätzen der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr zu
beurteilen. In klanglicher Hinsicht liege zwischen "Termorol" und "Thermoroll" eine
Verwechslungsgefahr vor. Der Entscheidung des Bundesgerichtshofs, wonach die
Bezeichnung "Thermoroll" den kennzeichnenden Charakter der Marke "Termorol"
verändere, lägen hingegen Feststellungen zur rechtserhaltenden Benutzung einer
Marke i. S. d. § 26 Abs. 3 MarkenG zugrunde. Eine Gleichsetzung der Beurteilung
der Verwechslungsgefahr und des kennzeichnenden Charakters sei aber nach
ständiger Rechtsprechung unzulässig.
Zudem sei die angegriffene Marke zum zweckfremden Einsatz als Mittel des
Wettbewerbskampfes angemeldet worden, wobei die Antragstellerinnen auf ihr
erstinstanzliches Vorbringen verweisen. Die angegriffene Marke sei zu einem
Zeitpunkt angemeldet worden, in dem die Antragstellerin zu 2. einen Rechtsstreit
gegen das Partnerunternehmen der Anmelderin, die C… T., wegen unberech-
tigter Verwendung des Zusatzes "®" eingeleitet habe. Dem Geschäftsführer die-
ses Unternehmens seien als früherem Vertriebsleiter der C… I… GmbH die
Existenz der Marke "Termorol" und die jahrelange Benutzung der Bezeichnung
"Thermoroll" durch die T…-M… GmbH, die C… I… GmbH sowie die
Antragstellerin zu 1. und die Wettbewerbssituation zwischen den beteiligten Un-
ternehmen bekannt gewesen. Zudem sei die angegriffene Marke nach dem eige-
nen Vortrag der C… T. "... zur klaren Abgrenzung des von der Beklagten be-
dienten Marktes" unter gezielter Einschaltung der L… GmbH angemeldet wor-
den, wobei diese im Anmeldeverfahren gegenüber der Markenstelle auf eine
kurzfristige Registrierung gedrängt habe. Damit liege es auf der Hand, dass die
angegriffene Marke allein zur wettbewerbsrechtlichen Auseinandersetzung ange-
meldet worden sei, um so auf den laufenden Wettbewerbsprozess Einfluss zu
nehmen und die Klägerin bei der Durchsetzung ihrer Rechte zu behindern.
Auch die weiteren Umstände, wie insbesondere die Nachanmeldung der weiteren
Wortmarke 305 53 425 - CONATIS am 7. September 2005 durch die gleiche An-
melderin trotz Kenntnis einer älteren Wortmarke 300 53 300 - CONATIS der T…-
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M… GmbH und in Kenntnis der Antragstellerin zu 1. als Wettbewerberin be-
lege, dass die streitgegenständliche Anmeldung als Mittel des Wettbewerbs-
kampfes eingesetzt werde.
Auch der Umstand, dass die frühere C… I… GmbH das Zeichen "Thermo-
roll" aufgrund einer Benutzungserlaubnis der damaligen Markeninhaberin benutzt
habe und die C… T. das Zeichen weiter benutzen wollte, rechtfertige nicht die
Anmeldung. Dazu verweisen die Antragstellerinnen auf die Entscheidung BPatG
GRUR 2000, 809 - SSZ, wonach selbst ein nachvertraglich eingeräumtes Weiter-
benutzungsrecht nicht zu einer eigenen Markenanmeldung berechtige.
Die Antragstellerinnen beantragen,
den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Löschung der
Marke 305 43 141 anzuordnen.
Die Markeninhaberin beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Ergänzend zu ihrem erstinstanzlichen Vorbringen, das sie in der mündlichen Ver-
handlung vertieft hat, verweist die Markeninhaberin auf die in einem wettbewerbs-
rechtlichen Verfahren zwischen den gleichen Beteiligten ergangene Entscheidung
BGH GRUR 2009, 888 - Thermoroll. Darin habe der Bundesgerichtshof festge-
stellt, dass die benutzte Kennzeichnung "Thermoroll" keine rechtserhaltende Be-
nutzung der eingetragenen Marke "Termorol" darstelle. Es bestehe daher, so trägt
die Markeninhaberin weiter vor, kein schutzwürdiger Besitzstand der Gegenseite.
Im Übrigen sei Herr A… nicht auf eine Lizenz und deren angebliche Kündi-
gung durch die T…-M… hingewiesen worden.
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Die Anmeldung habe die Verwendung des ®-Symbols rechtfertigen und den damit
verbundenen bisherigen Mangel abstellen sollen. Ansonsten habe die Markenin-
haberin bisher nur mit Verteidigungsmaßnahmen auf die Angriffe der Antragstel-
lerinnen reagiert. Dass die Anmeldung der angegriffenen Marke nicht von der
C… T., sondern von der L… GmbH
eingereicht worden sei, habe steuer- und gesellschaftstechnische Hintergründe.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
Im Anschluss an die mündliche Verhandlung vom 18. Mai 2010 haben die Betei-
ligten Vergleichsgespräche aufgenommen, die im August 2010 gescheitert sind.
II.
Die zulässige Beschwerde der Antragstellerinnen ist nicht nach § 50 Abs. 1 Mar-
kenG begründet. Es hat sich nicht feststellen lassen, dass die angegriffene Marke
bösgläubig angemeldet und damit entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG eingetra-
gen worden ist. Nach den Umständen des Falls kann eine rechtsmissbräuchliche
oder sittenwidrige Markenanmeldung nicht festgestellt werden.
Zunächst liegt keine bösgläubige Anmeldung nach der Fallgruppe der Spekula-
tionsmarke ohne Benutzungswillen vor (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz,
9. Aufl., § 8, Rdn. 531, 539 ff.), was die Antragstellerinnen auch nicht geltend ma-
chen. Denn die L… GmbH, die die Anmeldung eingereicht hat, hatte zumindest
dahingehend einen (generellen, vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., Rdn. 540) Benut-
zungswillen, als sie die Marke an ein Unternehmen lizenzieren wollte und lizen-
ziert hat, zu dem offensichtlich - wie zwischen den Beteiligten unstreitig ist - enge
personelle und wirtschaftliche Verbindungen bestehen.
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Eine bösgläubige Markenanmeldung kann auch nicht unter dem Gesichtspunkt
der Störung eines schutzwürdigen Besitzstands eines Vorbenutzers festgestellt
werden (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., Rdn. 531, 547 ff.). Bei dieser Fallgruppe
würde ein bösgläubiger Markenerwerb darin liegen, dass der Anmelder in Kennt-
nis eines schutzwürdigen Besitzstandes eines Vorbenutzers ohne rechtfertigenden
Grund die gleiche oder verwechselbar ähnliche Marke für gleiche oder ähnliche
Waren oder Dienstleistungen anmeldet mit dem Ziel der Störung des Besitzstan-
des des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den weiteren Gebrauch der
Marke zu sperren (Str./Ha., a. a. O., Rdn. 547).
Es hat sich jedoch kein schutzwürdiger Besitzstand feststellen lassen, auf den sich
die Antragstellerinnen berufen können. Soweit die Antragstellerinnen den Besitz-
stand in der zum Anmeldezeitpunkt noch nicht gelöschten Marke 1 108 095
- Termorol sehen, kommt diese als Grundlage für einen Besitzstand nicht in Be-
tracht. Denn bei dem Markenwort "Termorol" handelt es sich nicht um dasselbe
Zeichen wie das früher von den insolventen Unternehmen und später von der An-
tragstellerin zu 1. verwendete Wort "Thermoroll" bzw. die gleichlautende angegrif-
fene Marke. Insbesondere stellt "Thermoroll" keine rechtserhaltend benutzte Form
der eingetragenen Marke "Termorol" i. S. d. § 26 Abs. 3 MarkenG dar. Dies haben
nicht nur die Markenabteilung im angefochtenen Beschluss und das LG Mannheim
im Aussetzungsbeschluss vom 21. April 2006 sondern nunmehr auch der Bun-
desgerichtshof festgestellt (GRUR 2009, 888 - Thermoroll). Dieser Beurteilung
schließt sich auch der erkennende Senat an. Die Veränderung von "Termo-" zu
"Thermo" und "-rol" zu "-roll" bewirkt nicht nur ein deutlich verschiedenes Schrift-
bild und eine etwas veränderte Sprechweise, sondern auch eine begrifflich stär-
kere Annäherung an die beschreibenden Angaben "Thermo" und "Rollo", so dass
die Abwandlung aus dem schutzunfähigen Gesamtwort "Thermorollo" (Rollo mit
Bezug bzw. Wirkungen auf die Temperatur) nunmehr geringfügiger und damit
leichter erkennbar ist. Der kennzeichnende Charakter der Marke "Termorol" wird
durch die Form "Thermoroll" also verändert, und zwar in Richtung auf eine gerin-
gere Kennzeichnungskraft.
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Soweit die Antragstellerinnen hiergegen sinngemäß einwenden, dass der Ent-
scheidung des Bundesgerichtshofs nur Feststellungen zur rechtserhaltenden Be-
nutzung einer Marke i. S. d. § 26 Abs. 3 MarkenG zugrunde lägen, sich die (zwi-
schen "Termorol" und "Thermoroll" in klanglicher Hinsicht gegebene) Zeichenähn-
lichkeit aber nach den Grundsätzen der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr
richte und diese nach anerkannter Rechtsprechung nicht mit der Beurteilung der
Identität der eingetragenen Marke und deren benutzter Form i. S. d. § 26 Abs. 3
MarkenG gleichgesetzt werden dürfe, vermag dies nicht zu überzeugen. Denn die
Frage der Verwechslungsgefahr und damit der zeichenrechtlichen Ähnlichkeit zwi-
schen den Wörtern "Termorol" und "Thermoroll" würde sich vorliegend erst dann
stellen, wenn die benutzte Form "Thermoroll" mit der eingetragenen Marke "Ter-
morol" i. S. d. § 26 Abs. 3 MarkenG übereinstimmt, also nicht deren kennzeich-
nenden Charakter verändert. Da dies nicht der Fall ist (s. o.), stellt sich die Frage
der Zeichenähnlichkeit gar nicht mehr. Nach alledem kann die Marke 1 108 095
- Termorol keinen Besitzstand darstellen, der mit der Anmeldung hätte gestört
werden können. Ohne dass es darauf ankommt, deutet im Übrigen auch die
Nichtverlängerung der Marke "Termorol" durch die Antragstellerin zu 2. im Jahr
2006 daraufhin, dass sie dieser Marke offenbar keine entscheidende Rolle bei den
zu dieser Zeit bereits anhängigen Rechtsstreitigkeiten mehr zumisst.
Ein schutzwürdiger Besitzstand ergibt sich auch nicht aus der Benutzung der
Kennzeichnung "Thermoroll". Soweit die Bezeichnung "Thermoroll" als nicht ein-
getragene Kennzeichnung bis 2003/2004 von den damaligen Unternehmen
T…-M… GmbH und C… I… GmbH benutzt worden ist, vermögen die
Antragstellerinnen hieraus nichts für sich herzuleiten, selbst wenn sich das Zei-
chen für eines oder beide der Unternehmen zu einer Benutzungsmarke i. S. d. § 4
Nr. 2 MarkenG entwickelt hätte (wofür hier allerdings keine Anhaltspunkte vorlie-
gen und was angesichts der Insolvenzen eher unwahrscheinlich erscheint). Denn
abgesehen von der isolierten Übertragung der hier nicht als Besitzstand in Be-
tracht kommenden Registermarke 1 108 095 - Termorol (s. o.) durch den Insol-
venzverwalter der T…-M… GmbH an die Antragstellerin zu 2. (Übertragungs-
- 18 -
erklärung vom 28. Oktober 2004) ist keine der Antragstellerinnen in irgendeiner
Hinsicht Rechtsnachfolgerin der T…-M… GmbH oder gar der C… I…
GmbH geworden. Insbesondere liegt kein Gesamterwerb der Masse der T…-M…-
GmbH durch die Antragstellerinnen vor. Gegenteiliges ist jedenfalls auch auf
Nachfrage des Senats in der mündlichen Verhandlung nicht vorgetragen worden.
Auf die von der Markenabteilung erörterte Frage, welche Folgen die Benutzung
der Bezeichnung "Thermoroll" durch zwei Unternehmen hatte, braucht daher nicht
eingegangen zu werden.
Selbst wenn die Antragstellerin zu 1. die Bezeichnung "Thermoroll" selbst benutzt
haben sollte, was hinsichtlich des Umfangs des Produktsortiments streitig ist, kann
sie hieraus keinen schutzwürdigen Besitzstand für sich herleiten. Schon die kurze
Zeit zwischen dem von ihr vorgetragenen Beginn der Benutzung (seit Anfang
2005, vgl. Schriftsatz vom 6. August 2007, Ziff. 2.7) bis zur Anmeldung der ange-
griffenen Marke im Juli 2005 spricht deutlich gegen das Entstehen eines schutz-
würdigen Besitzstands, für den eine hinreichende Bekanntheit der Kennzeichnung
im Inland erforderlich wäre (dazu näher Ströbele/Hacker, a. a. O., Rdn. 552), wo-
bei eine solche Bekanntheit hier gerade auf der Tätigkeit der Antragstellerin selbst,
nicht hingegen auf der früheren Tätigkeit der T…-M… GmbH und/oder
C… I… GmbH beruhen müsste. Hierzu ist auch nichts vorgetragen worden.
Mangels eines entsprechenden Besitzstandes der Antragstellerinnen kann damit
keine böswillige Anmeldung unter dem Gesichtspunkt des Eingriffs in einen
schutzwürdigen Besitzstand festgestellt werden. Auf die o. g. weiteren Vorausset-
zungen für die Annahme einer bösgläubigen Anmeldung nach dieser Fallgruppe
kommt es daher nicht mehr an.
Auch für eine böswillige Anmeldung zum zweckfremden Einsatz als Mittel des
Wettbewerbskampfes lassen sich keine zureichenden Anhaltspunkte finden. Da
sowohl die Sperrwirkung einer Marke wie auch der Wettbewerbskampf zum Begriff
der Marke als Ausschließlichkeitsrecht gehören, kann das für die Annahme einer
Bösgläubigkeit maßgebliche Kriterium nur im zweckfremden Einsatz der Marke
- 19 -
liegen. Dabei muss das Verhalten des Markenanmelders bei objektiver Würdigung
aller Umstände in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Ent-
faltung des Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbes
gerichtet sein, wobei eine Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalls erfor-
derlich ist (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., Rdn. 558 ff.).
Zwar bestand zum Anmeldezeitpunkt zwischen den Beteiligten eine Wettbewerbs-
situation, wobei der Senat zugunsten der Antragstellerinnen von ihrem Vortrag
ausgeht, dass die Antragstellerin zu 1. zum Zeitpunkt der Anmeldung der ange-
griffenen Marke nicht nur Kühlmöbelabdeckungen sondern auch Sonnen- und
Sichtschutzwaren sowie sonstige Abdeckungen hergestellt hat. Weiter geht der
Senat davon aus, dass zu dieser Zeit sowohl die C… T. als auch die Anmelde-
rin selbst (L… GmbH) Kenntnis von ihrem Wettbewerbsverhältnis zueinander
hatten. Dies liegt nach Erhalt der an die C… T. gerichteten Abmahnung vom
7. Juli 2007 und angesichts der engen Beziehungen dieses Unternehmens zur
Anmelderin auch nahe und ist weitgehend unstreitig.
Jedoch lässt sich die Behinderungsabsicht als wesentliches Motiv der Anmeldung
nicht feststellen. Zunächst liegt eine Absicht der Störung der Antragstellerinnen bei
der Benutzung der Marke "Termorol" schon deshalb nicht vor, weil diese Marke
von der Markeninhaberin nicht benutzt worden ist (s. o.). Es lässt sich aber auch
nicht hinreichend deutlich feststellen, dass die Anmeldung im Wesentlichen bzw.
als wesentliches Motiv der Behinderung oder Erschwerung der Benutzung der Be-
zeichnung "Thermoroll" durch die Antragstellerinnen diente, nicht hingegen der
Sicherung des eigenen Markenbestandes und Förderung des eigenen Wettbe-
werbs. Die zum Zeitpunkt der Anmeldung bestehenden Gesamtumstände spre-
chen eher für das Gegenteil. Aufgrund des mit dem Insolvenzverwalter der
C… I… GmbH abgeschlossenen Kauf- und Übereignungsvertrags vom
30. April 2004 durfte sich die C… T. berechtigt sehen, in Fortsetzung des Be-
triebs des insolventen Unternehmens dessen Produktpalette mit der bisherigen
Kennzeichnung "Thermoroll" (nicht "Termorol" bzw. eine rechtserhaltend benutzte
- 20 -
Form davon!) fortzuführen. Denn nach (§ 1 (1), 2 (1) des Vertrags), sind zum ei-
nen die Geschäftsausstattung, "noch nicht angearbeitete Aufträge", der "Auftrags-
bestand" und das "Firmen - know how" verkauft und übertragen worden, zum an-
deren gingen die Vertragsparteien laut § 3 (1) des Vertrages davon aus, "dass es
sich bei dem Verkauf des Kaufgegenstandes um einen Umsatz im Rahmen des
§ 1 Abs. 1a UStG an einen anderen Unternehmer" handelt.
§ 1 Abs. 1a UStG i. d. F. von 2004 lautete: "Die Umsätze im Rahmen einer Ge-
schäftsveräußerung an einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen un-
terliegen nicht der Umsatzsteuer. Eine Geschäftsveräußerung liegt vor, wenn ein
Unternehmen oder ein in der Gliederung eines Unternehmens gesondert geführter
Betrieb im Ganzen entgeltlich oder unentgeltlich übereignet oder in eine Gesell-
schaft eingebracht wird. Der erwerbende Unternehmer tritt an die Stelle des
Veräußerers."
Es handelte sich demnach um umsatzsteuerfreie Geschäftsveräußerung und da-
mit um einen Unternehmenskauf bzw. Gesamterwerb der Masse, so dass die
C… T. sich berechtigt sehen durfte, nicht nur den Auftragsbestand unter Ver-
wendung der bisherigen Kennzeichnung "Thermoroll" abzuarbeiten, sondern auch
das Unternehmen unter Weiterverwendung dieser Produktkennzeichnung weiter-
zuführen. Dem steht der Inhalt des Schreibens des Insolvenzverwalters Z… vom
18. Juli 2005 nicht entgegen, wonach durch ihn aus der Insolvenzmasse keine
Markenrechte an die C… T. veräußert worden seien. Zum einen kann dieses
einseitige, zweieinhalb Monate nach Vertragsabschluss abgefasste und an die
Antragstellerinnenvertreter gerichtete Schreiben den Senat nicht daran hindern,
den Vertrag gemäß §§ 133, 157 BGB selbst auszulegen, zum anderen geht aber
auch der Senat davon aus, dass die insolvente C… I… GmbH weder über
eine eingetragene noch eine durch Benutzung und Verkehrsgeltung erworbene
Marke verfügte (s. o.). Dies ändert indes nichts am berechtigten Interesse der
C… T., nach Erwerb des Unternehmens dessen bisher verwendete (nicht ge-
schützte) Produktkennzeichnung "Thermoroll" ebenfalls weiter zu verwenden.
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Insoweit berücksichtigt der Senat auch die in § 27 Abs. 2 MarkenG zum Ausdruck
kommende Regelung, wonach eine zu einem Geschäftbetrieb gehörende Marke
im Zweifel von der Übertragung oder dem Übergang des Geschäftsbetriebs er-
fasst wird. Auch wenn die Bezeichnung "Thermoroll" zu diesem Zeitpunkt gerade
keine geschützte Marke war, so wird man die Vermutung des Mitübergangs einer
solchen Kennzeichnung bzw. des berechtigten Interesses an der Weiterverwen-
dung der Kennzeichnung als einem (gegenüber einer geschützten Marke) "Weni-
ger" im Lichte des § 27 Abs. 2 MarkenG mit berücksichtigen müssen. Wenn die
beiden Unternehmen C… I… GmbH und T…-M… GmbH bis zu ihrer
Insolvenz gemeinsam die Kennzeichnung "Thermoroll" benutzt haben und hierbei
ein gewisser Ruf bzw. entsprechende Vorstellungen des Verkehrs über die Quali-
tät der Waren aufgebaut wurde, so muss es dem Betriebsnachfolger der C…
I… GmbH unbenommen bleiben, ähnlich wie bei einem Anwartschaftsrecht, an
den Anteil anzuknüpfen, den dieses Unternehmen daran hatte.
Auch die (von der Markeninhaberin bestrittene) Kündigung einer etwaigen Lizenz
an der Marke 1 108 095 - Termorol vermag hieran nichts zu ändern. Es handelt
sich um eine im Sinne des § 26 Abs. 3 MarkenG andere Marke als die Kennzeich-
nung "Thermoroll" (vgl. BGH GRUR 2009, 888 - Thermoroll), so dass die Bezeich-
nung "Thermoroll" nicht vom Gegenstand einer etwaigen Lizenz an der Marke
"Termorol" erfasst sein (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 30, Rdn. 4, 33) und somit
auch die behauptete Kündigung nicht maßgeblich sein konnte. Selbst wenn sich
die etwaige Benutzungserlaubnis und spätere Kündigung ausdrücklich auf die Be-
zeichnung "Thermoroll" bezogen haben sollte, wäre sie unbeachtlich, da das Wort
"Thermoroll" bis dahin eben nicht markenrechtlich geschützt, folglich frei benutzbar
war.
Haben also die C…I… GmbH und/oder die mit ihr zumindest wirtschaftlich
verbundene T…-M… GmbH eine Markenpflege durch Anmeldung der Be-
zeichnung "Thermoroll" als selbständige Marke unterlassen, so muss der
C… T. nach Abschluss des Kauf- und Übereignungsvertrages, spätestens bei
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Aufnahme ihrer Betriebstätigkeit ein eigenes schutzwürdiges Interesse zugebilligt
werden, die Eintragung zur gesicherten eigenen Verwendung der Bezeichnung
"Thermoroll" nachzuholen.
Dass die C… T. die Kennzeichnung auch tatsächlich verwendete, wird schon
durch das Abmahnschreiben der Antragstellerin zu 1. vom 07. Juli 2005 belegt
und ist damit unstreitig (vgl. Ziff. 2. des Abmahnungsschreibens). Spätestens mit
dem Erhalt dieser Abmahnung musste sich die C… T. dann aber veranlasst
sehen, selbst oder durch einen Dritten für die Eintragung der Marke "Thermoroll"
zu ihren Gunsten zu sorgen. Denn zum einen ist in der Abmahnung (ausschließ-
lich) die Verwendung des nicht als Marke eingetragenen Zeichens "Thermoroll" mit
einem nachgestellten ®-Symbol als irreführende und damit wettbewerbswidrige
Werbung beanstandet worden, so dass die Einlassung der Markeninhaberin, man
habe mit der Anmeldung den Mangel der fehlenden Registereintragung abstellen
wollen, keineswegs einfach von der Hand gewiesen werden kann. Zum anderen
hat die Antragstellerin im Abmahnschreiben auf ihre eigene Tätigkeit, nämlich den
Vertrieb von Energiesparrollos hingewiesen (Ziff. 1) und die C… T. zur Unter-
lassung der Benutzung des Zeichens "Thermoroll®" aufgefordert (Ziff. 4). Damit
musste dieser deutlich werden, dass nunmehr ein Konkurrent versucht, ihr die
weitere Benutzung der Kennzeichnung zu untersagen.
Unter diesen Umständen kann es nicht als missbräuchlich oder sittenwidrig ange-
sehen werden, wenn die C… T. sodann die Anmeldung der von ihr benutzten
Kennzeichnung als Marke veranlasst hat. Auch die Einschaltung eines mit ihr wirt-
schaftlich und/oder personell verbundenen oder zumindest partnerschaftlich zu-
sammen arbeitenden dritten Unternehmens (L… GmbH) als Anmelderin, das ihr
zugleich eine Lizenz erteilt hatte, sowie das Verschweigen der Eintragungsabsicht
lassen unter diesen Umständen nicht auf eine bösgläubige Anmeldung, sondern
nur auf den Versuch schließen, die Eintragung der Marke zu erhalten, bevor dies
seinerseits dem Konkurrenten gelingt. Nichts anderes geht nach Auffassung des
Senats letztlich aus dem vom LG Mannheim im Aussetzungsbeschluss vom
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26. Mai 2006 (7 O 326/05) auf Seite 10 zitierten Vortrag der C… T. hervor, in
dem es heißt: "Zur klaren Abgrenzung des von der Beklagten bedienten Marktes
hat die Beklagte am 19. Juli 2005 eine Anmeldung für die Wortmarke "Thermoroll"
eingereicht. …". Der Versuch, das mit der Marke verbundene Ausschließlichkeits-
recht zu erwerben, bevor dies ein Konkurrent tut, kann im vom Zeitrangprinzip be-
herrschten Registermarkenrecht nicht als böswillig, sondern nur als üblich ange-
sehen werden. Dies gilt umso mehr, wenn ein Konkurrent bereits ein Unterlas-
sungsverlangen geäußert hat. Auch die spätere weitere Anmeldung des Wortes
"CONATIS", das (auch) den Firmenkern der C… T. darstellt, und die Angriffe
auf prioritätsjüngere Marken der Antragstellerinnen entsprechen der üblichen Vor-
gehensweise unter Konkurrenten, insbesondere wenn sie inzwischen Rechtstrei-
tigkeiten gegeneinander führen.
Auch aus der Entscheidung BPatG GRUR 2000, 809 - SSZ vermögen die Antrag-
stellerinnen nichts für sich herzuleiten. In dem dieser Entscheidung zugrunde lie-
genden Fall ging es um die Anmeldung einer Buchstabenfolge im Zuge der Been-
digung der Vertragsbeziehungen, die der frühere Vertragspartner und jetzige
Wettbewerber des Anmelders für sein eigenes Unternehmen geschaffen sowie
markenmäßig verwendet hat und weiterhin verwenden wollte. Diese Fallgestaltung
liegt hier nicht vor, vielmehr geht es vorliegend um die Unternehmensnachfolge
des Betriebs des früheren Benutzers der Kennzeichnung.
Unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls vermag der Senat nach al-
ledem keine zureichenden Anhaltspunkte für eine böswillige Anmeldung zu erken-
nen. Die Markenabteilung hat den Löschungsantrag daher zu Recht zurückgewie-
sen, so dass auch die Beschwerde erfolglos bleiben musste.
Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlass, einem der Verfah-
rensbeteiligten aus Gründen der Billigkeit die Kosten des Beschwerdeverfahrens
gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG aufzuerlegen.
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Im Verfahren vor dem Patentgericht ist von dem Grundsatz auszugehen, dass je-
der Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).
Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände,
zu denen der bloße Verfahrensausgang nicht gehört. Solche von der Norm abwei-
chenden Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verfahrensbetei-
ligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtlosen oder
zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am
Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (Strö-
bele/Hacker, a. a. O., § 71 Rdn. 11 m. w. N.).
Ein solches Verhalten liegt hier auf Seiten der Antragstellerinnen nicht vor. Dies
zeigen schon die komplexe Unternehmensgeschichte und das Beziehungsgeflecht
zwischen den verschiedenen Personen und Unternehmen, weiter die erst nach
Erhebung der Beschwerde durch den Bundesgerichtshof erfolgte Klärung der
Frage, ob die Zeichen "Termorol" und "Thermoroll" i. S. d. § 26 Abs. 3 MarkenG
identisch sind und nicht zuletzt die vorläufige (positive) Beurteilung der Er-
folgsaussichten des Löschungsbeschlusses im Aussetzungsbeschluss des
LG Mannheim vom 21. April 2006 (7 O 326/05). Der Löschungsantrag und die Be-
schwerde sind daher keineswegs in einer nach anerkannten Beurteilungsgesicht-
punkten aussichtlosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden
Situation eingereicht und aufrecht erhalten worden.
Es verbleibt daher bei der Regel des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, wonach jeder
Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst trägt.
Bender
Dr. Hoppe
Kätker
Cl