Urteil des BPatG, Az. 23 W (pat) 11/06

BPatG: stand der technik, chipkarte, fig, patentfähigkeit, rückzahlung, verfahrensökonomie, zustand, druck, zeichnung, patentschutz
BPatG 154
08.05
BUNDESPATENTGERICHT
23 W (pat) 11/06
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(Aktenzeichen)
Verkündet am
11. August 2009
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Patentanmeldung 199 21 678.9-33
hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mündliche Verhandlung vom 11. August 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzen-
den Richters Dr. Tauchert, des Richters Lokys, der Richterin Dr. Hock und des
Richters Brandt
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
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G r ü n d e
I.
Die vorliegende Patentanmeldung 199 21 678.9-33 wurde am 11. Mai 1999 mit
der Bezeichnung „Verfahren zum Herstellen eines Trägers“ beim Deutschen Pa-
tent- und Markenamt eingereicht. Im Prüfungsverfahren hat die Prüfungsstelle für
Klasse H 01 L auf den Stand der Technik gemäß den Druckschriften
D1 DE 197 05 304 A1
D2 DE 195 18 027 A1 und
D3 EP 0 548 603 A1
hingewiesen und dargelegt, das Verfahren nach dem damals geltenden An-
spruch 1 sei gegenüber dem Stand der Technik gemäß der Druckschrift D1 nicht
neu. Die Ausgestaltung dieses Verfahrens nach den Unteransprüchen 7 und 9 sei
aus der Druckschrift D2 bekannt und könne keinen Patentschutz begründen.
Die Anmelderin hat daraufhin einen neuen Anspruchssatz mit nebengeordneten
Verfahrensansprüchen 1 und 2 eingereicht, wobei der nebengeordnete An-
spruch 1 durch die Hinzunahme der Merkmale des ursprünglichen Unteran-
spruchs 8 und der nebengeordnete Anspruch 2 durch die Hinzunahme der Merk-
male des ursprünglichen Unteranspruchs 9 zu denen ursprünglichen Anspruchs 1
präzisiert war.
Die Prüfungsstelle hat die Anmeldung mit Beschluss vom 2. November 2005, an
die Anmelderin abgesandt am 21. November 2005, zurückgewiesen. Zur Begrün-
dung hat sie ausgeführt, das Verfahren nach dem geltenden nebengeordneten An-
spruch 2 beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns, sondern
ergebe sich für diesen in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik gemäß
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der Druckschrift D2. Die Patentfähigkeit des Verfahrens nach dem weiteren An-
spruch 1 könne bei dieser Sachlage dahingestellt bleiben.
Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 15. Dezember 2005,
eingegangen am selben Tag. Mit der Beschwerde beantragt sie die Patentertei-
lung mit einem Anspruchssatz, in dem sie den bisher geltenden nebengeordneten
Verfahrensanspruch 2 gestrichen hat, so dass der Anspruchssatz als einzigen
Hauptanspruch nur noch den bisher geltenden Anspruch 1 und die bisher gelten-
den Unteransprüche umfasst.
Außerdem beantragt sie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.
Hierzu führt die Anmelderin aus, die Zurückweisung der Anmeldung entspreche
nicht der Verfahrensökonomie, da nur einer der beiden nebengeordneten Ansprü-
che das Erfordernis der mangelnden Erfindungshöhe nicht erfüllt habe, so dass
die Anmelderin mit dem Verzicht auf den beanstandeten Anspruch 2 auf einfache
Weise zu einem gewährbaren Patentbegehren hätte gelangen können. Zudem
seien die für die Zurückweisung der Anmeldung wegen der mangelnden Patentfä-
higkeit des Verfahrens nach dem seinerzeit geltenden Anspruch 2 maßgeblichen
Gesichtspunkte im vorangegangenen Bescheid nicht ausreichend dargelegt wor-
den, so dass die Zurückweisung aufgrund eines Mangels erfolgt sei, der zuvor
nicht gerügt worden sei.
Nach Auffassung der Anmelderin sei ein weiterer Bescheid somit sachdienlich ge-
wesen und hätte die Beschwerde vermeiden können.
Mit der Terminsladung zur mündlichen Verhandlung hat der Senat der Anmelderin
noch die Druckschriften
D4 EP 0 644 507 A1 und
D5 US 4 841 134
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übermittelt.
In der mündlichen Verhandlung beantragt die Anmelderin,
den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 01 L des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 2. November 2005 aufzuhe-
ben und das Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:
Patentansprüche 1 bis 6, eingereicht in der mündlichen Verhand-
lung vom 11. August 2009, ursprüngliche Beschreibungsseiten 1
bis 6 und ursprüngliche Zeichnung, Figuren 1 bis 3 (Hauptantrag).
Hilfsweise stellt sie den Antrag,
das Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:
Patentansprüche 1 bis 5, eingereicht in der mündlichen Verhand-
lung vom 11. August 2009, ursprüngliche Beschreibungsseiten 1
bis 6 und ursprüngliche Zeichnung, Figuren 1 bis 3 (Hilfsantrag).
Die Anmelderin beantragt weiterhin die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.
Der geltende Anspruch 1 nach Hauptantrag lautet bei Berichtigung der Angabe
„Verfahren zur Herstellung einer einen elektronischen Schaltkreis enthaltenden
Inletts“ durch die Angabe „Verfahren zur Herstellung eines einen elektronischen
Schaltkreis enthaltenden Inlets“ und bei gleichartiger Korrektur der Schreibweise
des Wortes „Inlet“ im letzten Teilmerkmal des Anspruchs:
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„Verfahren zur Herstellung eines einen elektronischen Schaltkreis
enthaltenden Inlets für eine Chipkarte, wobei eine eine plane
Oberfläche (21) aufweisende Unterlage (20) bereitgestellt und
darauf der elektronische Schaltkreis (11) sowie eventuell vorhan-
dene weitere Bauelemente (12, 13) positioniert werden, gekenn-
zeichnet durch folgende Verfahrensschritte:
-
Überdecken der Unterlage (20) mit einem in einem fließfähi-
gen Zustand befindlichen Kunststoffmaterial (15), so dass der
elektronische Schaltkreis (11) sowie die eventuell vorhande-
nen weiteren Bauelemente (12, 13) wenigstens teilweise in
das Kunststoffmaterial (15) eingebettet werden,
-
Aushärtenlassen des Kunststoffmateriales (15),
-
Abtragen von Kunststoffmaterial (15) an der Oberseite (18)
des Kunststoffmateriales (15) durch eine mechanische Metho-
de wie Fräsen oder Schleifen, derart, dass ein Inlet mit plan-
parallelen Oberflächen und vorbestimmter Dicke (h) entsteht.“
Der geltende Anspruch 1 nach Hilfsantrag unterscheidet sich vom Anspruch 1
nach Hauptantrag allein dadurch, dass er auf ein Verfahren zur Herstellung einer
einen elektronischen Schaltkreis enthaltenden Chipkarte statt auf ein Verfahren
zur Herstellung eines einen elektronischen Schaltkreis enthaltenden Inlets gerich-
tet ist. Im geltenden Anspruch 1 nach Hilfsantrag lauten die entsprechenden Teil-
merkmale bei ansonsten unverändertem Anspruchswortlaut somit:
„Verfahren zur Herstellung einer einen elektronischen Schaltkreis
enthaltenden Chipkarte, …“
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und
„-
Abtragen von Kunststoffmaterial …, derart, dass eine Chipkar-
te mit planparallelen Oberflächen und vorbestimmter Dicke (h)
entsteht.“
Hinsichtlich der Unteransprüche 2 bis 6 nach dem Hauptantrag, der Untersprü-
che 2 bis 5 nach dem Hilfsantrag sowie hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird
auf den Akteninhalt verwiesen.
2. Die zulässige Beschwerde der Anmelderin erweist sich nach der Ergebnis der
mündlichen Verhandlung als nicht begründet, denn sowohl das Verfahren nach
Anspruch 1 nach Hauptantrag als auch das Verfahren nach Anspruch 1 nach
Hilfsantrag sind gegenüber dem Stand der Technik nicht neu.
Bei dieser Sachlage kann die Erörterung der Zulässigkeit der Ansprüche dahinste-
hen, vgl. BGH GRUR 1991, 120, 121, II.1 - „Elastische Bandage“.
3. Die Anmeldung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines einen elektronischen
Schaltkreis enthaltenden Inlets (Hauptantrag) bzw. einer einen elektronischen
Schaltkreis enthaltenden Chipkarte (Hilfsantrag).
Zur Herstellung von Chipkarten und Inlets für Chipkarten werden üblicherweise
mehrere Schichten im Rahmen eines Laminiervorgangs unter Druck- und Wärme
miteinander verbunden. Die in die Karte zu integrierenden elektronischen Schalt-
kreise können dabei bereits vor dem Laminieren in eine Aussparung in dem ent-
sprechenden Trägerkörper eingelegt werden. Alternativ hierzu können die elektro-
nischen Bauelemente in Form von Modulen aber auch in eine Aussparung in der
bereits vollständig laminierten Karte eingelegt werden. Das Modul wird dabei übli-
cherweise mit Hilfe eines Klebers oder einer Klebeschicht mit dem Träger verbun-
den.
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Bei einem anderen aus dem Stand der Technik bekannten Verfahren zur Herstel-
lung einer Chipkarte wird das elektronische Modul in eine Spritzgussform einge-
setzt, deren Formraum die Abmessungen der Karte aufweist. Das Modul wird
dann mit Kunststoffmasse umspritzt, die mit sehr hohem Druck in den Formraum
eingespritzt wird.
Bei allen Herstellungsverfahren kommt es auf eine schonende Behandlung der
elektronischen Bauelemente an. Zudem müssen die Träger insbesondere im Be-
reich der in sie eingebrachten Bauelemente völlig plane Oberflächen aufweisen.
Mit den bisher bekannten Verfahren können diese Anforderungen nicht in ausrei-
chendem Maß erfüllt werden.
Der Anmeldung liegt daher als technisches Problem die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren zur Herstellung von Trägern mit elektronischen Bauelementen anzuge-
ben, welches die in den Träger zu implantierenden Bauelemente schont und zu-
gleich Oberflächen von hoher Qualität liefert, vgl. die ursprünglich eingereichte Be-
schreibung S. 2, Abs. 2.
Gemäß dem geltenden Anspruch 1 nach Hauptantrag wird diese Aufgabe durch
ein Verfahren zur Herstellung eines einen elektronischen Schaltkreis enthaltenden
Inlets für eine Chipkarte gelöst, bei dem auf einer eine plane Oberfläche aufwei-
senden Unterlage der elektronische Schaltkreis sowie eventuell vorhandene wei-
tere Bauelemente positioniert werden, die Unterlage mit einem fließfähigen Kunst-
stoffmaterial überdeckt wird, so dass der elektronische Schaltkreis und die even-
tuell vorhandenen weiteren Bauelemente wenigstens teilweise in das Kunststoff-
material eingebettet werden, und bei dem nach dem Aushärten des Kunststoff-
materials dieses an der Oberseite durch eine mechanische Methode wie Fräsen
oder Schleifen derart abgetragen wird, dass ein Datenträger mit planparallelen
Oberflächen und vorbestimmter Dicke entsteht.
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Mit den gleichen Verfahrensschritten wird gemäß dem geltenden Anspruch 1 nach
Hilfsantrag eine einen elektronischen Schaltkreis enthaltende Chipkarte herge-
stellt.
4. Das im Anspruch 1 nach Hauptantrag angegebene Verfahren zur Herstellung
eines einen elektronischen Schaltkreises enthaltenden Inlets ist nicht neu.
Die Druckschrift D5 offenbart ein Verfahren zur Herstellung einer einen elektroni-
schen Schaltkreis enthaltenden Chipkarte, die aus einem Inlet
besteht, in das ein Modul mit einem elektronischen Schaltkreis
eingebettet ist und das auf seiner Ober- und seiner Unterseite jeweils mit einer
Deckschicht überzogen ist
Im Rahmen des Verfahrens zur Herstellung der derart aufgebauten Chipkarte wird
zunächst ein Inlet hergestellt, indem das Modul mit dem elektronischen Schaltkreis
in Ausschnitte eingesetzt wird, die in den beiden das Inlet bildenden Kernschich-
ten vorgesehen sind. Auf das Inlet mit dem darin eingebetteten Schaltkreis-Modul
werden anschließend zur Herstellung der fertigen Chipkarte die obere und die un-
tere Deckschicht auflaminiert
.
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Die Herstellung des Inlets mit dem darin enthaltenen elektronischen Schaltkreis-
Modul erfolgt dabei bei einem Verfahren gemäß der im geltenden Anspruch 1
nach Hauptantrag gegebenen Lehre:
In Übereinstimmung mit der im Oberbegriff und im ersten Teilmerkmal des kenn-
zeichnenden Teils des Anspruchs 1 nach Hauptantrag gegebenen Lehre wird bei
dem Verfahren nach der Druckschrift D5 zunächst der elektronische Schaltkreis
auf einer eine plane Oberfläche aufweisenden Unterlage positioniert, die anschlie-
ßend so mit einem in einem fließfähigen Zustand befindlichen Kunststoffmaterial
überdeckt wird, dass der elektronische Schaltkreis in das Material eingebettet
wird. Anschließend härtet dieses Material aus
.
Das Kunststoffmaterial wird anschließend in Übereinstimmung mit der Lehre des
zweiten und dritten Teilmerkmals des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1
nach dem Aushärten an seiner Oberseite durch eine mechanische Methode wie
Fräsen oder Schleifen derart abgetragen, dass das Modul eine ebene Oberfläche
aufweist, so dass die Chipkarte eine einheitliche Dicke und somit zwei planparal-
lele Oberflächen aufweist
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.
Das Verfahren kann dabei so geführt werden, dass bereits das Inlet mit dem darin
eingesetzten elektronischen Schaltkreis-Modul eine einheitliche Dicke und damit
zwei planparallele Oberflächen aufweist. Dies zeigen die in den Fig. 35 und 36 der
Druckschrift D5 dargestellten Ausführungsbeispiele, bei denen das in das Inlet
eingesetzte Schaltkreis-Modul bündig mit der oberen und der unteren
Oberfläche des Inlets abschließt, so dass die obere und die untere Deckschicht
bei der fertigen Chipkarte das Inlet mit dem darin eingebetteten elektroni-
schen Schaltkreis stufenlos überdecken
.
Damit offenbart die Druckschrift D5 ein Verfahren zur Herstellung eines einen
elektronischen Schaltkreis enthaltenden Inlets für eine Chipkarte gemäß der Lehre
des geltenden Anspruchs 1 nach Hauptantrag. Das Verfahren nach diesem An-
spruch ist somit nicht neu.
5. Dies gilt in gleicher Weise für das Verfahren zur Herstellung einer einen elektro-
nischen Schaltkreis enthaltenden Chipkarte nach Anspruch 1 nach Hilfsantrag,
denn mit dem Verfahren nach der Druckschrift D5 wird - wie vorangehend darge-
legt und in der Druckschrift D5 im Text in Sp. 9, Zeilen 5 bis 43 angegeben - durch
die oben erläuterten Maßnahmen eine Chipkarte mit einheitlicher Dicke und damit
planparallelen Oberflächen hergestellt.
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6. Wegen der Antragsbindung fallen mit dem jeweiligen Anspruch 1 auch die Un-
teransprüche 2 bis 6 nach Hauptantrag bzw. 2 bis 5 nach Hilfsantrag, vgl. BGH
GRUR 2007, 862, Leitsatz, 863, Tz 18 - „Informationsübermittlungsverfahren II“.
7. Bei dieser Sachlage war die Beschwerde der Anmelderin zurückzuweisen.
8. Für die von der Anmelderin angeregte Rückzahlung der Beschwerdegebühr
sieht der Senat keine Veranlassung. Mit der Zurückweisung der Anmeldung ohne
einen weiteren Prüfungsbescheid hat die Prüfungsstelle weder das rechtliche Ge-
hör verletzt noch hat sie damit gegen das Gebot der Verfahrensökonomie ver-
stoßen.
Die Prüfungsstelle hat in dem Prüfungsbescheid vom 4. August 2000, der dem Zu-
rückweisungsbeschluss vorausging, unter Ziffer II. im Hinblick auf die in den Pa-
tentansprüchen 7 und 9 angegebene Ausbildung des anmeldungsgemäßen Ver-
fahrens auf den Stand der Technik gemäß der Druckschrift D2, Fig. 3 und 4 und
den zugehörigen Text verwiesen. Dieser Hinweis ist zwar knapp, jedoch bedurfte
es nach Auffassung des Senats im vorliegenden Fall keiner näheren Erläuterun-
gen, um den Bezug zwischen der Lehre der Druckschrift D2 und der Lehre des
Unteranspruchs 9 der Anmeldung, um den es hier geht, herzustellen und die An-
melderin in die Lage zu versetzen, den von der Prüfungsstelle geltend gemachten
Mangel der fehlenden erfinderischen Tätigkeit zu überprüfen. Denn für den Fach-
mann ist der Zusammenhang zwischen der in der Druckschrift D2 anhand der
Fig. 3 und 4 und dem zugehörigen Text gegebenen Lehre, derzufolge das Bear-
beiten der Oberseite des Kunststoffmaterials zum Erzeugen einer planaren Bau-
elemente-Anordnung auf einem Funktionsträger durch Aufdrücken eines Werkzeu-
ges auf eine fließfähige Kunststoff-Abdeckmasse erfolgt, und der sehr allgemein
gehaltenen Lehre des Unteranspruchs 9, wonach das Bearbeiten der Oberseite
des Kunststoffmaterials durch Kalandrieren „oder eine vergleichbare Methode er-
folgt“, unmittelbar und ohne weitere Erläuterungen klar und nachvollziehbar. Nur
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auf diesen der Entgegenhaltung ohne weitere Erläuterung zu entnehmenden
Sachverhalt hat die Prüfungsstelle die Begründung der Zurückweisung gestützt.
Da die Prüfungsstelle die Anmelderin in ihrem Bescheid darauf hingewiesen hatte,
dass die Ausgestaltungen nach den Unteransprüchen keine patentbegründenden
Besonderheiten enthielten, musste die Anmelderin mit der Zurückweisung der An-
meldung für den Fall rechnen, dass sie ein Patentbegehren auf diese Unteran-
sprüche richtet.
Bei dieser Verfahrenslage war die Zurückweisung der Anmeldung auch kein Ver-
stoß gegen das Gebot der Verfahrensökonomie. Die Prüfungsstelle hatte beim da-
maligen Stand des Verfahrens keinen Anlass, anzunehmen, dass die Anmelderin
bereit sein würde, den nebengeordneten Anspruch 2 zu streichen. Vielmehr muss-
te sie dem zusammen mit den in Rede stehenden Ansprüchen eingereichten
Schriftsatz der Anmelderin vom 2. Februar 2001 entnehmen, dass die Anmelderin
die Gegenstände beider nebengeordneter Ansprüche gegenüber dem nachgewie-
senen Stand der Technik für patentfähig hielt und die Anmeldung dementspre-
chend mit beiden nebengeordneten Ansprüchen weiterverfolgen wollte.
Aus der Tatsache, dass sich die Prüfungsstelle bei der Begründung des Zurück-
weisungsbeschlusses auf die mangelnde Patentfähigkeit des Gegenstandes ledig-
lich des einen der beiden nebengeordneten Patentansprüche gestützt hat, kann
nicht geschlossen werden, dass sie die Patentfähigkeit des Gegenstandes des an-
deren nebengeordneten Patentanspruchs bejaht hat; vielmehr hat die Prüfungs-
stelle diese Frage gemäß ihren Darlegungen im Zurückweisungsbeschluss dahin-
stehen lassen, da sie die Entscheidung über die Anmeldung nur einheitlich treffen
konnte, vgl. hierzu BGH GRUR 2007, 862, 863, Tz 18 - „Informationsübermitt-
lungsverfahren II“.
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Darüber hinaus zeigt das Ergebnis der mündlichen Verhandlung, dass sich die Be-
schwerde auch bei einer anderen Sachbehandlung der Anmeldung hätte vermie-
den werden können, denn auch das im Beschwerdeverfahren vorgelegte und in
der mündlichen Verhandlung nochmals geänderte Patentbegehren konnte nicht
zur Patenterteilung führen.
Dr. Tauchert
Lokys
Dr. Hock
Brandt
Be