Urteil des BPatG vom 22.08.2008, 14 W (pat) 61/03

Entschieden
22.08.2008
Schlagworte
Stand der technik, Rückzahlung, Billigkeit, Zustellung, Neuheit, Fristverlängerung, Zwischenverfügung, Wasser, Patent, Diplom
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BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 61/03 _______________ Verkündet am 22. August 2008

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 101 24 629.3 - 45

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf

die mündliche Verhandlung vom 22. August 2008 unter Mitwirkung der Richterin

Dr. Proksch-Ledig als Vorsitzende, der Richter Harrer und Dr. Gerster sowie der

Richterin Dr. Schuster beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

BPatG 154

08.05

G r ü n d e

I

Mit dem angefochtenen Beschluss vom 19. August 2003 hat die Prüfungsstelle für

Klasse D 21 H des Deutschen Patent- und Markenamts die Patentanmeldung

101 24 629.3 - 45 mit der Bezeichnung

"Dispersion von Aluminiumoxid"

zurückgewiesen.

Dem Beschluss liegen die Patentansprüche 1 bis 3 vom 13. Mai 2003, eingegangen am 14. Mai 2003 zu Grunde. Zum Wortlaut der Ansprüche wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Zurückweisung ist damit begründet, die Gegenstände der seinerzeit geltenden

Ansprüche 1 bis 3 beruhten gegenüber dem durch die Entgegenhaltung

(1) DE 199 43 291 A1

belegten Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Eine wässrige

Dispersion von pyrogen hergestelltem Aluminiumoxid mit einer BET-Oberfläche

von 100 m²/g sei aus (1) bekannt und es sei auch die Herstellung einer solchen

Dispersion beschrieben. Diese weise zwar geringere Gesamtfeststoffgehalte als

beansprucht auf. Die Herstellung einer Dispersion mit höherem Festgehalt beruhe

davon ausgehend jedoch nicht auf einer erfinderischen Leistung, da dem Fachmann geläufig sei, Dispersionen mit höherem Feststoffgehalt dadurch herzustellen, dass er beliebig viel Aluminiumoxid mit Wasser verrühre, wobei auf jeden Fall

eine Dispersion erhalten werde.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie hält die

Zurückweisung sachlich für nicht gerechtfertigt, da die Beurteilung des Erfindungsgegenstandes durch die Prüfungsstelle in rückschauender Weise erfolgt sei; der

Gegenstand der Erfindung werde durch die Druckschrift (1) weder vorbeschrieben

noch nahegelegt.

In der Zwischenverfügung vom 16. Juni 2008 wurde die Anmelderin ergänzend

noch auf die Eingabe eines Dritten im europäischen Prüfungsverfahren hingewiesen, aus der die beigefügte Produktbeschreibung

(2) „alon - Fumed Alumina/Al2O3“ der Cabot Corporation (1968)

bekannt geworden sei.

Aus vorläufiger Sicht des Senats nehme diese Produktbeschreibung die Gegenstände der vormals geltenden Ansprüche 1 und 2 neuheitsschädlich vorweg. Auch

die Verwendung der Dispersion gemäß vormals geltendem Anspruch 3 werde,

zumindest in Verbindung mit der Druckschrift (1), nahegelegt.

Am 24. Juni 2008 ist eine Terminsladung an die Zustelladresse der Anmelderin

zur mündlichen Verhandlung für Freitag, den 22. August 2008, 10:00 Uhr im Sitzungssaal 7, durch Zustellung aufgegeben worden. Als Tag der Zustellung ist auf

der Zustellungsurkunde der 26. Juni 2008 vermerkt.

Mit Schreiben vom 7. August 2008, eingegangen am 12. August 2008, hat die

Anmelderin neue Patentansprüche 1 bis 3 und eine daran angepasste Beschreibung eingereicht, auf deren Grundlage sie ihr Patentbegehren weiterverfolgt.

Die Ansprüche lauten:

„1. Dispersion von Aluminiumoxid in wässriger Lösung, welche

ein pyrogen hergestelltes Aluminiumoxid mit einer BET-Oberfläche

von 100 ± 15 m²/g enthält, dadurch gekennzeichnet, dass sie einen pH-Wert von 4,5 ± 0,3 aufweist, wobei zur Einstellung des pH-

Wertes zu der Dispersion Essigsäure hinzugegeben wurde und

bei der Herstellung der Dispersion des hochoberflächigen pyrogen

hergestellten Aluminiumoxides ein Ultra-Turrex verwendet wurde.

2. Verfahren zur Herstellung der Dispersion von Aluminiumoxid

gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man das

Aluminiumoxid in das vorgelegte Wasser, gegebenenfalls unter

Rühren einbringt, den pH-Wert mittels Essigsäure auf einen Wert

zwischen 4,2 und 4,8 einstellt und die erhaltene Mischung unter

Einbringung von Scherkräften mittels eines Ultra-Turrax dispergiert.

3. Verwendung der Dispersion gemäß Anspruch 1 zur Herstellung von Streichfarben beziehungsweise Ink-Jet-Papieren.“

Zur Begründung hat die Anmelderin angeführt, der Gegenstand der neuen Anspruchsfassung sei gegenüber dem Dokument (2) neu, und da die erzielten Ergebnisse gegenüber einer mit Zitronensäure erhaltenen Dispersion vorteilhaft

seien, sei auch die erfinderische Tätigkeit gegeben.

Die Anmelderin hat zuletzt sinngemäß beantragt,

auf Grund der neuen Unterlagen ein Patent zu erteilen.

Außerdem hält sie ihren Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr aufrecht.

Zur Begründung hat sie unter Hinweis auf die Prüfungsrichtlinien des DPMA und

die Entscheidung des Bundespatentgerichts 34 W (pat) 45/02 vorgetragen, sie

habe nach Erhalt des Prüfungsbescheides im Hinblick auf eine europäische

Nachanmeldung eine Fristverlängerung um 12 Monate zur Stellungnahme beantragt. Es seien demgegenüber lediglich insgesamt 3 Monate gewährt und die Anmelderin so zur Stellungnahme genötigt worden. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr entspreche daher der Billigkeit.

Am 19. August 2008 ist zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung eine weitere Zwischenverfügung per Fax an die im Schreiben vom 7. August 2008 von der

Anmelderin angegebene Telefaxnummer übermittelt worden, in der die Anmelderin im Hinblick auf die neuen Patentansprüche auf den ihr selbst zuzurechnenden,

zur Patentfamilie der Entgegenhaltung (1) gehörenden und ihr aus dem europäischen Rechercheverfahren bekannten Stand der Technik

(3) EP 1 083 151 A1

hingewiesen wurde.

Die Anmelderin ist nach ordnungsgemäßer Ladung bei Aufruf zur mündlichen

Verhandlung nicht erschienen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die Beschwerde ist zulässig, sie kann aber nicht zum Erfolg führen.

1. Es kann dahingestellt bleiben, ob die nunmehr geltende Fassung der Ansprüche 1 bis 3 vollständig aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen ableitbar ist,

denn die Dispersion von Aluminiumoxid nach dem geltenden Anspruch 1 ist vom

Stand der Technik neuheitsschädlich vorweggenommen.

Der Gegenstand des Anspruches 1 betrifft eine Dispersion mit den Merkmalen:

1. Dispersion von Aluminiumoxid in wässriger Lösung,

2. welche ein pyrogen hergestelltes Aluminiumoxid mit einer

BET-Oberfläche von 100 ± 15 m²/g enthält,

3. mit einem pH-Wert von 4,5 ± 0,3,

4. zur Einstellung des pH-Wertes wurde zu der Dispersion

Essigsäure hinzugegeben und

5. bei der Herstellung der Dispersion des hochoberflächigen pyrogen hergestellten Aluminiumoxides wurde ein Ultra-Turrax

verwendet.

Aus (3) ist eine Dispersion von Aluminiumoxid in wässriger Lösung bekannt, wobei

das pyrogen hergestellte Aluminiumoxid eine BET-Oberfläche von 100 m²/g aufweist (S. 2 Abs. [0013] und Tab. 1 re. Sp. i. V. m. Beispiel 6). Damit sind die

Merkmale 1 und 2 vorweggenommen. Das Aluminiumoxid hat einen pH-Wert von

4,5 (S. 3 Tab. 1 re. Sp.). Zur Einstellung des pH-Wertes der Dispersion wurde

0,5 % Masseanteil Essigsäure zugegeben, die naturgemäß einen pK-Wert von 4,7

aufweist (vgl. H. Lux, Praktikum der quantitativen anorganischen Analyse,

J.F. Bergmann-Verlag München, 1967, S. 79). Bei der Herstellung der Dispersion

des hochoberflächigen pyrogen hergestellten Aluminiumoxides wird ein Ultra-Turrax verwendet (S. 5 Beisp. 6 Abs. [0029 und 0030]). Für den Fachmann, einen

Diplom-Chemiker, ergibt sich das Merkmal 3 damit aus der Zusammenschau des

pH-Wertes des eingesetzten Aluminiumoxids und dem pK-Wert der zugesetzten

Säure im angegebenen Masseanteil, das Merkmal 4 aus der Essigsäurezugabe

und das Merkmal 5 aus der Verwendung des Ultra-Turrax. Es verbleibt damit kein

Merkmal im geltenden Anspruch 1, das die Neuheit der beanspruchten Dispersion

begründen könnte.

Der Anspruch 1 ist daher mangels Neuheit nicht gewährbar.

Die auf die Herstellung und Verwendung der Dispersion gerichteten Ansprüche 2

und 3 teilen das Schicksal des Anspruches 1 (vgl. BGH „Elektrisches Speicherheizgerät“ GRUR 1997, 120).

2.Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war aus Billigkeitsgründen antragsgemäß anzuordnen.

Die Ablehnung der von der Anmelderin mit Schriftsätzen vom 21. Februar 2003

und 29. April 2003 jeweils beantragten Fristverlängerungen um 12 Monate unter

Hinweis auf ihre europäische Patentanmeldung stellt einen Verfahrensfehler dar.

Sie verstößt gegen die Prüfungsrichtlinien des Präsidenten des Deutschen Patentund Markenamts vom 2. Juni 1995, Abschnitt 3.3.6.1. (BlPMZ, 269, 277 ff; siehe

auch Mitteilung Nr.7/87 des Präsidenten vom 4. April 1987, BlPMZ 1987, 161). Zur

Begründung wird auf den in Mitt. 2004, 18 veröffentlichten Beschluss des

34. Senats verwiesen, dem sich der erkennende Senat vollinhaltlich anschließt,

abgesehen davon, dass die Ablehnung beider Anträge auf Fristverlängerung nicht

begründet worden ist (dazu Schulte PatG 7. Aufl., § 45 Rn. 30).

Da sich bei Fristgewährung das Beschwerdeverfahren möglicherweise erübrigt

hätte, entsprach es der Billigkeit, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß

§ 80 Abs. 3 PatG anzuordnen.

Proksch-Ledig Harrer Gerster Schuster

Na

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