Urteil des BPatG, Az. 14 W (pat) 61/03

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BPatG 154
08.05
BUNDESPATENTGERICHT
14 W (pat) 61/03
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
22. August 2008
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Patentanmeldung 101 24 629.3 - 45
hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mündliche Verhandlung vom 22. August 2008 unter Mitwirkung der Richterin
Dr. Proksch-Ledig als Vorsitzende, der Richter Harrer und Dr. Gerster sowie der
Richterin Dr. Schuster beschlossen:
1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.
- 2 -
G r ü n d e
I
Mit dem angefochtenen Beschluss vom 19. August 2003 hat die Prüfungsstelle für
Klasse D 21 H des Deutschen Patent- und Markenamts die Patentanmeldung
101 24 629.3 - 45 mit der Bezeichnung
"Dispersion von Aluminiumoxid"
zurückgewiesen.
Dem Beschluss liegen die Patentansprüche 1 bis 3 vom 13. Mai 2003, eingegan-
gen am 14. Mai 2003 zu Grunde. Zum Wortlaut der Ansprüche wird auf den Ak-
teninhalt verwiesen.
Die Zurückweisung ist damit begründet, die Gegenstände der seinerzeit geltenden
Ansprüche 1 bis 3 beruhten gegenüber dem durch die Entgegenhaltung
(1) DE 199 43 291 A1
belegten Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Eine wässrige
Dispersion von pyrogen hergestelltem Aluminiumoxid mit einer BET-Oberfläche
von 100 m²/g sei aus (1) bekannt und es sei auch die Herstellung einer solchen
Dispersion beschrieben. Diese weise zwar geringere Gesamtfeststoffgehalte als
beansprucht auf. Die Herstellung einer Dispersion mit höherem Festgehalt beruhe
davon ausgehend jedoch nicht auf einer erfinderischen Leistung, da dem Fach-
mann geläufig sei, Dispersionen mit höherem Feststoffgehalt dadurch herzustel-
len, dass er beliebig viel Aluminiumoxid mit Wasser verrühre, wobei auf jeden Fall
eine Dispersion erhalten werde.
- 3 -
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie hält die
Zurückweisung sachlich für nicht gerechtfertigt, da die Beurteilung des Erfindungs-
gegenstandes durch die Prüfungsstelle in rückschauender Weise erfolgt sei; der
Gegenstand der Erfindung werde durch die Druckschrift (1) weder vorbeschrieben
noch nahegelegt.
In der Zwischenverfügung vom 16. Juni 2008 wurde die Anmelderin ergänzend
noch auf die Eingabe eines Dritten im europäischen Prüfungsverfahren hingewie-
sen, aus der die beigefügte Produktbeschreibung
(2) „alon - Fumed Alumina/Al
2
O
3
“ der Cabot Corporation (1968)
bekannt geworden sei.
Aus vorläufiger Sicht des Senats nehme diese Produktbeschreibung die Gegen-
stände der vormals geltenden Ansprüche 1 und 2 neuheitsschädlich vorweg. Auch
die Verwendung der Dispersion gemäß vormals geltendem Anspruch 3 werde,
zumindest in Verbindung mit der Druckschrift (1), nahegelegt.
Am 24. Juni 2008 ist eine Terminsladung an die Zustelladresse der Anmelderin
zur mündlichen Verhandlung für Freitag, den 22. August 2008, 10:00 Uhr im Sit-
zungssaal 7, durch Zustellung aufgegeben worden. Als Tag der Zustellung ist auf
der Zustellungsurkunde der 26. Juni 2008 vermerkt.
Mit Schreiben vom 7. August 2008, eingegangen am 12. August 2008, hat die
Anmelderin neue Patentansprüche 1 bis 3 und eine daran angepasste Beschrei-
bung eingereicht, auf deren Grundlage sie ihr Patentbegehren weiterverfolgt.
- 4 -
Die Ansprüche lauten:
„1.
Dispersion von Aluminiumoxid in wässriger Lösung, welche
ein pyrogen hergestelltes Aluminiumoxid mit einer BET-Oberfläche
dadurch gekennzeichnet
nen pH-Wert von 4,5 ± 0,3 aufweist, wobei zur Einstellung des pH-
Wertes zu der Dispersion Essigsäure hinzugegeben wurde und
bei der Herstellung der Dispersion des hochoberflächigen pyrogen
hergestellten Aluminiumoxides ein Ultra-Turrex verwendet wurde.
2.
Verfahren zur Herstellung der Dispersion von Aluminiumoxid
dadurch gekennzeichnet
Aluminiumoxid in das vorgelegte Wasser, gegebenenfalls unter
Rühren einbringt, den pH-Wert mittels Essigsäure auf einen Wert
zwischen 4,2 und 4,8 einstellt und die erhaltene Mischung unter
Einbringung von Scherkräften mittels eines Ultra-Turrax disper-
giert.
3.
Verwendung der Dispersion gemäß Anspruch 1 zur Herstel-
lung von Streichfarben beziehungsweise Ink-Jet-Papieren.“
Zur Begründung hat die Anmelderin angeführt, der Gegenstand der neuen An-
spruchsfassung sei gegenüber dem Dokument (2) neu, und da die erzielten Er-
gebnisse gegenüber einer mit Zitronensäure erhaltenen Dispersion vorteilhaft
seien, sei auch die erfinderische Tätigkeit gegeben.
Die Anmelderin hat zuletzt sinngemäß beantragt,
auf Grund der neuen Unterlagen ein Patent zu erteilen.
- 5 -
Außerdem hält sie ihren Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr aufrecht.
Zur Begründung hat sie unter Hinweis auf die Prüfungsrichtlinien des DPMA und
die Entscheidung des Bundespatentgerichts 34 W (pat) 45/02 vorgetragen, sie
habe nach Erhalt des Prüfungsbescheides im Hinblick auf eine europäische
Nachanmeldung eine Fristverlängerung um 12 Monate zur Stellungnahme bean-
tragt. Es seien demgegenüber lediglich insgesamt 3 Monate gewährt und die An-
melderin so zur Stellungnahme genötigt worden. Die Rückzahlung der Beschwer-
degebühr entspreche daher der Billigkeit.
Am 19. August 2008 ist zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung eine wei-
tere Zwischenverfügung per Fax an die im Schreiben vom 7. August 2008 von der
Anmelderin angegebene Telefaxnummer übermittelt worden, in der die Anmelde-
rin im Hinblick auf die neuen Patentansprüche auf den ihr selbst zuzurechnenden,
zur Patentfamilie der Entgegenhaltung (1) gehörenden und ihr aus dem europäi-
schen Rechercheverfahren bekannten Stand der Technik
(3) EP 1 083 151 A1
hingewiesen wurde.
Die Anmelderin ist nach ordnungsgemäßer Ladung bei Aufruf zur mündlichen
Verhandlung nicht erschienen.
Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II
Die Beschwerde ist zulässig, sie kann aber nicht zum Erfolg führen.
- 6 -
1.
che 1 bis 3 vollständig aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen ableitbar ist,
denn die Dispersion von Aluminiumoxid nach dem geltenden Anspruch 1 ist vom
Stand der Technik neuheitsschädlich vorweggenommen.
Der Gegenstand des Anspruches 1 betrifft eine Dispersion mit den Merkmalen:
1.
Dispersion von Aluminiumoxid in wässriger Lösung,
2.
welche ein pyrogen hergestelltes Aluminiumoxid mit einer
BET-Oberfläche von 100 ± 15 m²/g enthält,
3.
mit einem pH-Wert von 4,5 ± 0,3,
4.
zur Einstellung des pH-Wertes wurde zu der Dispersion
Essigsäure hinzugegeben und
5.
bei der Herstellung der Dispersion des hochoberflächigen py-
rogen hergestellten Aluminiumoxides wurde ein Ultra-Turrax
verwendet.
Aus (3) ist eine Dispersion von Aluminiumoxid in wässriger Lösung bekannt, wobei
das pyrogen hergestellte Aluminiumoxid eine BET-Oberfläche von 100 m²/g auf-
weist (S. 2 Abs. [0013] und Tab. 1 re. Sp. i. V. m. Beispiel 6). Damit sind die
Merkmale 1 und 2 vorweggenommen. Das Aluminiumoxid hat einen pH-Wert von
4,5 (S. 3 Tab. 1 re. Sp.). Zur Einstellung des pH-Wertes der Dispersion wurde
0,5 % Masseanteil Essigsäure zugegeben, die naturgemäß einen pK-Wert von 4,7
aufweist (vgl. H. Lux, Praktikum der quantitativen anorganischen Analyse,
J.F. Bergmann-Verlag München, 1967, S. 79). Bei der Herstellung der Dispersion
des hochoberflächigen pyrogen hergestellten Aluminiumoxides wird ein Ultra-Tur-
rax verwendet (S. 5 Beisp. 6 Abs. [0029 und 0030]). Für den Fachmann, einen
Diplom-Chemiker, ergibt sich das Merkmal 3 damit aus der Zusammenschau des
pH-Wertes des eingesetzten Aluminiumoxids und dem pK-Wert der zugesetzten
Säure im angegebenen Masseanteil, das Merkmal 4 aus der Essigsäurezugabe
und das Merkmal 5 aus der Verwendung des Ultra-Turrax. Es verbleibt damit kein
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Merkmal im geltenden Anspruch 1, das die Neuheit der beanspruchten Dispersion
begründen könnte.
Der Anspruch 1 ist daher mangels Neuheit nicht gewährbar.
Die auf die Herstellung und Verwendung der Dispersion gerichteten Ansprüche 2
und 3 teilen das Schicksal des Anspruches 1 (vgl. BGH „Elektrisches Speicher-
heizgerät“ GRUR 1997, 120).
2.
Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war aus Billigkeitsgründen antrags-
gemäß anzuordnen.
Die Ablehnung der von der Anmelderin mit Schriftsätzen vom 21. Februar 2003
und 29. April 2003 jeweils beantragten Fristverlängerungen um 12 Monate unter
Hinweis auf ihre europäische Patentanmeldung stellt einen Verfahrensfehler dar.
Sie verstößt gegen die Prüfungsrichtlinien des Präsidenten des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 2. Juni 1995, Abschnitt 3.3.6.1. (BlPMZ, 269, 277 ff; siehe
auch Mitteilung Nr.7/87 des Präsidenten vom 4. April 1987, BlPMZ 1987, 161). Zur
Begründung wird auf den in Mitt. 2004, 18 veröffentlichten Beschluss des
34. Senats verwiesen, dem sich der erkennende Senat vollinhaltlich anschließt,
abgesehen davon, dass die Ablehnung beider Anträge auf Fristverlängerung nicht
begründet worden ist (dazu Schulte PatG 7. Aufl., § 45 Rn. 30).
Da sich bei Fristgewährung das Beschwerdeverfahren möglicherweise erübrigt
hätte, entsprach es der Billigkeit, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß
§ 80 Abs. 3 PatG anzuordnen.
Proksch-Ledig
Harrer
Gerster
Schuster
Na