Urteil des BGH, Az. X ZR 113/04

Rohrschweißverfahren Leitsatzentscheidung
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X ZR 113/04 Verkündet
am:
27. Februar 2007
Potsch
Justizangestellte
als
Urkundsbeamtin
der
Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
Rohrschweißverfahren
PatG § 9 Satz 2 Nr. 2; § 10 Abs. 1
a) Bei einem Verfahrensanspruch bezieht sich eine im Patentanspruch genannte
Vorrichtung, die zur Ausführung des Verfahrens verwendet wird, regelmäßig auf
ein wesentliches Element der Erfindung im Sinne des § 10 Abs. 1 PatG.
b) Sieht ein in mehrere Verfahrensabschnitte aufgeteiltes Schweißverfahren vor, in
einem ersten Teil von Verfahrensschritten einen Datenträger mit Schweißdaten
herzustellen, der in einem zweiten Teil von Verfahrensschritten zur Steuerung des
Schweißvorgangs benutzt wird, macht der Verwender des Datenträgers von dem
Verfahren mit allen seinen Merkmalen Gebrauch, wenn er das Schweißverfahren
mittels der gespeicherten Schweißdaten durchführt.
c) Fehlen entgegenstehende Abreden, ist in der Lieferung des die Schweißdaten
enthaltenden Datenträgers an Dritte seitens des Patentinhabers oder seiner Li-
zenznehmer die (stillschweigende) Erlaubnis für die Abnehmer zu sehen, das ge-
schützte Verfahren zweckentsprechend anzuwenden (Ergänzung zu BGH, Urt. v.
24.9.1979 - KZR 14/78, GRUR 1980, 38 - Fullplastverfahren).
BGH, Urt. v. 27.2.2007 - X ZR 113/04 -OLG Düsseldorf
LG
Düsseldorf
- 2 -
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 27. Februar 2007 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter
Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und
Asendorf
für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten zu 2 wird das Urteil des 2. Zivilsenats
des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 24. Juni 2004 im Kostenpunkt
und insoweit aufgehoben, als zum Nachteil der Beklagten zu 2 erkannt
worden ist.
Im Umfang der Aufhebung wird der Rechtsstreit zu neuer Verhandlung
und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Beru-
fungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
- 3 -
Tatbestand:
Die Klägerinnen sind Inhaberinnen des mit Wirkung für die Bundesrepublik
Deutschland erteilten europäischen Patents 0 272 978 (Klagepatents), das unter In-
anspruchnahme einer Priorität vom 23. Dezember 1986 am 15. Dezember 1987 an-
gemeldet wurde. Der Hinweis auf die Patenterteilung wurde am 27. November 1991
veröffentlicht. Das Klagepatent betrifft ein Verfahren, mit dem insbesondere Plastik-
teile, wie Kunststoffrohre für Gasleitungen, automatisch verschweißt werden können.
Patentanspruch 1 lautet:
1
"Procédé pour contrôler, au moyen d'une machine à commande automa-
tique, l'évolution en température d'une pièce pourvue d'une résistance
électrique propre à assurer le chauffage de cette pièce, dans lequel pro-
cédé:
a) on associe à ladite pièce, une carte d'identification pour le contrôle
du chauffage, cette carte comprenant plusieurs zones occupant
chacune un emplacement distinct,
b) on entre dans ladite carte des données propres à être lues par des
moyens de lecture de la machine, ces données comprenant, dans
une première partie de zones de ladite carte (zones 1, 2, 3, 4, 9),
des données opératoires de commande de la machine au moins re-
latives à une valeur prédéterminée de la tension et/ou de l'intensité
d'alimentation de la résistance de chauffage,
c) une acquisition des données contenues dans la carte est effectuée
par les moyens de lecture de cette dernière,
- 4 -
d) on acquiert, par relevé sur ladite pièce, des données complémentai-
res acceptables par la machine et relatives à l'état physique de cette
pièce au début du chauffage, et on fournit ces données à ladite ma-
chine,
e) une adaptation de la valeur prédéterminée de la tension et/ou de
l'intensité données complémentaires, pour obtenir une tension et/ou
une intensité adaptée(s),
f)
et on alimente la résistance électrique avec cette tension et/ou cette
intensité adaptée(s), pour chauffer en conséquence ladite pièce, ce
procédé étant caractérisé en ce que:
- lors de l'étape b), on entre dans une seconde partie de zones de
la carte (zone 8), des données complémentaires de correction de
la valeur prédéterminée de la tension et/ou de l'intensité d'alimen-
tation de la résistance en fonction de l'état physique réel de ladite
pièce au début du chauffage,
- avant d'effectuer l'étape c), on définit une séquence de lecture de
la carte et on effectue la lecture de celle-ci en suivant la sé-
quence,
- puis, après avoir effectué l'étape d) et lors de l'étape e), on fait ef-
fectuer par la machine une adaptation de ladite valeur prédétermi-
née de la tension et/ou de l'intensité d'alimentation de la résis-
tance, en fonction non seulement desdites données complémen-
- 5 -
taires acquires lors de l'étape d), mais également desdites don-
nées complémentaires de correction lues sur la carte."
Die deutsche Übersetzung in der Klagepatentschrift lautet:
"Verfahren zum Steuern der Temperaturentwicklung eines Teiles mittels
einer Maschine mit automatischer Steuerung, wobei das Teil mit einem
elektrischen Widerstand versehen ist, der geeignet ist, das Erwärmen
dieses Teiles sicherzustellen, wobei:
a) man dem Teil eine Identifikationskarte zuordnet zur Steuerung des
Erwärmens, wobei diese Karte mehrere Zonen aufweist, welche je-
de einen anderen Platz einnimmt,
b) man in diese Karte Daten eingibt, die geeignet sind, durch Lesemit-
tel der Maschine gelesen zu werden, wobei diese Daten in einem
ersten Teil der Zonen dieser Karte (Zonen 1, 2, 3, 4, 9) Funktionsda-
ten aufweisen für die Steuerung der Maschine mindestens relativ zu
einem vorbestimmten Wert der Spannung und/oder des Versor-
gungsgrades des Heizwiderstandes,
c) eine Erfassung der in der Karte enthaltenen Daten durch Lesemittel
für die Karte erfolgt,
d) man durch Ablesen auf dem Teil zusätzliche Daten erlangt, die
durch die Maschine annehmbar sind und dem physikalischen Zu-
stand dieses Teils zu Anfang der Erwärmung entsprechen, und man
diese Daten der Maschine liefert,
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e) eine Anpassung des vorbestimmten Wertes der Spannung und/oder
des Versorgungsgrades des Widerstandes dann durch die Maschine
in Funktion der gegebenen zusätzlichen Daten erfolgt, um eine ge-
eignete Spannung und/oder Strom zu erhalten,
f)
und man den elektrischen Widerstand mit dieser geeigneten Span-
nung und/oder diesem geeigneten Strom versorgt, um folglich die-
ses Teil zu erwärmen, wobei dieses Verfahren dadurch gekenn-
zeichnet ist, dass:
- man während des Schrittes b) in einen zweiten Teil der Kartenzo-
nen (Zone 8) zusätzliche Daten der Korrektur für den vorbestimm-
ten Wert der Spannung und/oder des Versorgungsstromes des
Widerstandes in Funktion des tatsächlichen physikalischen Zu-
standes des Teiles zu Anfang der Erwärmung eingibt,
- man vor der Ausführung des Schrittes c) eine Lesesequenz der
Karte definiert und man das Lesen dieser durchführt, indem man
der Sequenz folgt,
- man dann nach durchgeführtem Schritt d) und während des
Schrittes e) durch die Maschine eine Anpassung des vorbestimm-
ten Wertes der Spannung und/oder des Versorgungsstromes des
Widerstandes in Funktion nicht nur der gegebenen zusätzlichen
Daten, die während des Schrittes d) erhalten wurden, sondern
auch der zusätzlichen, auf der Karte gelesenen Korrekturdaten er-
folgen lässt."
- 7 -
Die Beklagte zu 2 stellt in S. Schweißgeräte mit der Bezeichnung
"P. 12 " und "P.
10
" zum Verschweißen von Kunststoffrohren,
insbesondere Gasrohren, unter Verwendung von Kunststoff-Elektroschweiß-
Verbindungsstücken (Fittings) her und vertreibt diese in Deutschland über die Be-
klagte zu 1. Die Schweißgeräte verfügen über einen Barcodeleser, mit dem bei Aus-
wahl der Bedienungsfunktion "Barcode" Daten der zu schweißenden Teile, die von
den jeweiligen Herstellern der Teile auf einem mitgelieferten Träger codiert worden
sind, automatisch ausgelesen werden können. Darüber hinaus weisen die Geräte ei-
nen Temperaturfühler auf, mit dem die Umgebungstemperatur zu Beginn des
Schweißvorgangs festgestellt und in Form von Daten zur Regelung des Schweißvor-
gangs verwendet werden kann. Auf der Grundlage der auf diese Weise gewonnenen
und mittels des Barcodelesers eingelesenen Daten erfolgt eine automatische Steue-
rung des Schweißvorgangs in der Weise, dass die Schweißzeit bei gegenüber einem
bestimmten Referenzwert niedrigeren Temperaturen verlängert und bei höheren ver-
kürzt wird. In der Bedienungsanleitung heißt es, dass mit dem Leser die am Fitting
angebrachten Barcodes eingelesen werden, sowie weiter, dass beim Fehlen eines
Barcodes die Schweißdaten auch manuell eingegeben werden können.
2
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Die Klägerinnen sehen in der Lieferung dieser Geräte eine mittelbare Verlet-
zung des Klagepatents und nehmen die Beklagten auf Unterlassung, Rechnungsle-
gung und Feststellung der Verpflichtung zum Schadensersatz in Anspruch.
4
Das Landgericht hat die Beklagten unter teilweiser Abweisung der Klage im
Wesentlichen antragsgemäß verurteilt. Die Beklagte zu 1 hat ihre Berufung zurück-
genommen, die Berufung der Beklagten zu 2 ist ohne Erfolg geblieben. Die klageer-
weiternde Anschlussberufung der Klägerinnen, mit der sie im Hauptantrag ein unbe-
schränktes Verbot geltend gemacht haben, hatte Erfolg. Gegen dieses Urteil richtet
sich die zugelassene Revision der Beklagten zu 2, mit der sie den Antrag auf Abwei-
- 8 -
sung der Klage weiterverfolgt. Die Klägerinnen sind dem Rechtsmittel entgegengetre-
ten.
Entscheidungsgründe:
Die zulässige Revision der Beklagten zu 2 führt zur Aufhebung des Beru-
fungsurteils, soweit zum Nachteil der Beklagten zu 2 erkannt worden ist, und in die-
sem Umfang zur Zurückverweisung des Rechtsstreits an das Berufungsgericht zu
neuer Verhandlung und Entscheidung.
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I. Das Klagepatent betrifft ein Verfahren zum Steuern der Temperaturerhö-
hung von elektrisch erwärmten Teilen mittels einer Maschine mit automatischer
Steuerung, wobei das erfindungsgemäße Verfahren insbesondere zum automati-
schen Schweißen von Kunststoffteilen bestimmt ist. Das Verfahren dient insbesonde-
re der Herstellung von Gasleitungen mittels Elektrofittings, bei denen den Fittings zur
Herstellung einer Schweißverbindung eine Heizspirale eingesetzt ist.
6
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1. Das Klagepatent geht von dem in der vorveröffentlichten französischen Pa-
tentanmeldung 2 572 326 beschriebenen Verfahren aus, bei dem Teile aus Kunst-
stoffmaterial, insbesondere Polyethylen, automatisch miteinander verschweißt wer-
den, um auf diese Weise etwa Gasleitungen herzustellen. Solche Teile werden von
verschiedenen Herstellern produziert, die für das Schweißen ihrer Teile je eigene
Regeln aufstellen. Bei diesem vorbekannten Verfahren wird den Elektrofittings eine
Identifikationskarte zugeordnet, die mindestens alle für das Schweißen dieser Teile
geeigneten Parameter umfasst; ferner ist ein Wärmemessfühler vorgesehen, der die
Temperatur der zu schweißenden Teile aufnimmt, so dass das Schweißverfahren in
Abhängigkeit von der an den Teilen aufgenommenen Temperatur geändert werden
- 9 -
kann (Beschreibung der französischen Patentanmeldung S. 2 Z. 16-28 = deutsche
Übersetzung S. 2 Z. 6-14).
2. Mit dem Verfahren nach Patentanspruch 1 des Klagepatents soll die Steue-
rung des Schweißvorgangs genauer an die tatsächlich angetroffenen Benutzungsbe-
dingungen angepasst werden.
8
Das wird nach Patentanspruch 1 erreicht, indem das vorbekannte Verfahren
wie folgt ausgeführt wird:
9
1.
Die Temperaturentwicklung eines Teils, das mit einem elektri-
schen Widerstand versehen ist, der geeignet ist, das Erwärmen
des Teils sicherzustellen (Elektrofitting), wird gesteuert.
2.
Die Steuerung der Temperaturentwicklung erfolgt mittels
a) einer Maschine mit automatischer Steuerung,
b) einer Karte, die mehrere Zonen aufweist, von denen jede ei-
nen anderen Platz einnimmt und in denen jeweils Daten ge-
speichert werden können, die mit Lesemitteln der Maschine
gelesen werden können.
3.
In einem ersten Verfahrensschritt werden in die Zonen der Karte
Daten eingegeben, nämlich
a) in einen ersten Teil der Zonen (Zonen 1, 2, 3, 4, 9) Funktions-
daten für die Steuerung der Maschine mindestens relativ zu
einem vorbestimmten Wert der Spannung und/oder Versor-
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gungsgrad des Heizwiderstands (l´intensité d´alimentation de
la résistence de chauffage) des Teils.
b) in einen zweiten Teil der Zonen (Zone 8) Daten zur Korrektur
eines vorbestimmten Werts der Spannung und/oder des Ver-
sorgungsgrades des Heizwiderstands in Abhängigkeit von
dem tatsächlichen physikalischen Zustands des Teils zu An-
fang der Erwärmung,
c) wobei die Eingabe der Korrekturdaten während der Eingabe
der Funktionsdaten erfolgt und
d) eine Lesesequenz definiert wird.
4.
Die Karte mit diesen Daten wird dem den Widerstand enthalten-
den Teil zugeordnet.
5.
In einem zweiten Verfahrensschritt wird die Karte mit Lesemitteln
der die automatische Steuerung aufweisenden Maschine der Le-
sesequenz folgend gelesen.
6.
Es werden der physikalische Zustand des den Widerstand auf-
weisenden Teils festgestellt, dadurch zusätzliche Daten erlangt
und (der Steuerung) der Maschine geliefert.
7.
Es erfolgt eine Anpassung des vorbestimmten Werts der Span-
nung und/oder des Versorgungsgrades des Widerstands durch
die Maschine, um eine geeignete Spannung für den Schweißvor-
gang zu erhalten, nämlich in Abhängigkeit von
- 11 -
a) den nach Merkmal 6 gelieferten Daten und
b) den auf der Karte gespeicherten Korrekturdaten.
8.
Mit dieser gegenüber der vorbestimmten Spannung korrigierten
Spannung wird das zu verschweißende Teil erwärmt.
Bei den "gegebenen zusätzlichen Daten" (Patentanspruch 1, letzter Spiegel-
strich, Merkmal 6, 7 a) handelt es sich um die "zusätzlichen Daten" (Patentan-
spruch 1, Buchst. d), die den physikalischen Zustand des den Widerstand aufwei-
senden Teils (Merkmal 1) repräsentieren. Erst nach der Gewinnung dieser Daten er-
folgt durch die Maschine eine Anpassung des vorbestimmten Werts der Spannung
und/oder des Versorgungsstroms des Widerstands in Abhängigkeit nicht nur von den
zusätzlichen Daten (Merkmale 6, 7 a), sondern auch in Abhängigkeit von den zusätz-
lichen, von der Karte gelesenen Korrekturdaten (Merkmale 3 b, 7 b).
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II. Auf der Grundlage dieser zutreffenden Interpretation des Klagepatents hat
das Berufungsgericht angenommen, Angebot und Lieferung der Schweißgeräte
durch die Beklagten stellten eine mittelbare Patentverletzung dar, da deren Abneh-
mer zur Ausführung des patentgemäßen Verfahrens mit diesen Geräten nicht befugt
seien.
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1. Dabei hat das Berufungsgericht zugrunde gelegt, dass die umstrittenen
Schweißgeräte über Mittel zum Einlesen der auf den Datenträgern gespeicherten Da-
ten verfügen und in der Lage sind, beim Verschweißen von Elektrofittings die Tempe-
raturentwicklung in den Elektrofittings nach Maßgabe der auf den Karten enthaltenen
Daten einzustellen. Weiter hat es den zwischen den Parteien unstreitigen Umstand
berücksichtigt, dass die Hersteller von Elektrofittings mit zugeordneten Datenkarten
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- 12 -
für die Steuerung der Erwärmung der Fittings in etwa 85 - 90 % der Fälle Lizenz-
nehmer der Klägerinnen sind und mit diesen Fittings und Datenträgern auch und ge-
rade solche Anwender beliefert werden, die Schweißgeräte der Beklagten einsetzen
oder einsetzen wollen. Auf der Grundlage dieser Feststellungen des Berufungsge-
richts werden mithin die Verfahrensschritte 1 und 2 sowie 5 - 8 von den Abnehmern
der Beklagten bei der Verarbeitung der Fittings der Lizenznehmer der Klägerinnen
ausgeführt. Dagegen werden die Verfahrensschritte 3 und 4 von den Lizenznehmern
der Klägerinnen ausgeführt, die Elektrofittings herstellen und diese mit den Datenkar-
ten verbinden, auf denen die Daten gespeichert sind, die zur Steuerung des
Schweißvorgangs erforderlich sind.
2. Das Berufungsgericht hat die Schweißgeräte der Beklagten zu 2 als Mittel
angesehen, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung im Sinne von § 10
Abs. 1 PatG beziehen. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.
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Was ein wesentliches Element der Erfindung ist, ist vom Gegenstand der Er-
findung her zu ermitteln. Da der Patentanspruch maßgeblich dafür ist, welcher Ge-
genstand durch das Patent geschützt ist, sind regelmäßig alle im Patentanspruch
benannten Merkmale wesentliche Elemente der Erfindung im Sinne des § 10 Abs. 1
PatG (BGHZ 159, 76 - Flügelradzähler), soweit sie nicht ausnahmsweise zum Leis-
tungsergebnis nichts beitragen (Sen.Urt. v. 27.2.2007 - X ZR 38/06 - Pipettensystem,
für BGHZ vorgesehen). Daher bezieht sich bei einem Verfahrensanspruch eine im
Patentanspruch genannte Vorrichtung, die zur Ausführung des Verfahrens verwendet
wird, regelmäßig auf ein wesentliches Element der Erfindung (vgl. Scharen in Ben-
kard, PatG und GebrMG, 10. Aufl., § 10 PatG Rdn. 7). Da bei dem Verfahren nach
Patentanspruch 1 des Klagepatents ein Schweißgerät mit automatischer Steuerung
zum Einsatz kommt, sind die von den Beklagten vertriebenen Schweißgeräte, die die
patentgemäßen Karten zur Durchführung des Schweißvorgangs lesen und diesen
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- 13 -
nach den auf der Karte gespeicherten Daten steuern, ein wesentliches Element der
Erfindung. Die Revision zieht dies nicht in Zweifel.
3. a) Das Berufungsgericht hat die angegriffenen Schweißgeräte als Mittel an-
gesehen, die objektiv geeignet seien, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu
werden. Dies hat es daraus hergeleitet, dass mit den angegriffenen Geräten - von
den Beklagten nicht bestritten - die Schritte 5 bis 8 des geschützten Verfahrens aus-
geführt werden können. Dem Umstand, dass mit den umstrittenen Schweißgeräten
nicht auch die Verfahrensschritte 3 und 4 umgesetzt werden können, die von den Li-
zenznehmern der Klägerinnen ausgeführt werden, hat das Berufungsgericht insoweit
keine Bedeutung beigemessen. Für das patentierte Verfahren sei wesentlich, dass
nicht nur die Verfahrensschritte 3 und 4 ausgeübt werden, sondern der Schweißvor-
gang darüber hinaus nach den Schritten der Merkmale 5 bis 8 ausgestaltet werde
und so die Besonderheiten des konkreten Schweißteils Berücksichtigung fänden. Es
seien gerade die Schweißgeräte, die die gemäß den Verfahrensschritten 3 und 4 er-
zeugten Karten lesen könnten, deren Herstellung sinnlos wäre, wenn sich nicht die
weiteren Verfahrensschritte anschlössen. Eine mittelbare Patentverletzung liege
auch dann vor, wenn die Verfahrensschritte 3 und 4 nicht von den Abnehmern der
Beklagten ausgeführt werden, sondern von den Herstellern der Fittings. Dies sei kein
Fall, in dem ein Merkmal der geschützten Erfindung nicht benutzt werde.
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b) Die Revision greift die Auffassung des Berufungsgerichts mit der Erwägung
an, für den Tatbestand einer mittelbaren Patentverletzung sei notwendig, dass die
gelieferten Mittel zur vollständigen Benutzung der Erfindung, so wie sie im Patentan-
spruch geschützt sei, geeignet seien. Daran fehle es, wenn die Verfahrensschritte 3
und 4 von den Abnehmern nicht ausgeführt werden könnten, weil die zur Ausführung
des Verfahrens erforderlichen Daten von den Abnehmern mit den umstrittenen
Schweißgeräten nicht auf den mit den Teilen verbundenen Karten gespeichert wer-
den könnten.
- 14 -
c) Dem kann nicht beigetreten werden.
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Der in § 10 PatG normierte Gefährdungstatbestand der mittelbaren Patentver-
letzung bezweckt, die unberechtigte Benutzung der geschützten Erfindung bereits im
Vorfeld zu verhindern (BGHZ 115, 204 - beheizbarer Atemluftschlauch; BGHZ 159,
76 - Flügelradzähler; Sen.Urt. v. 13.6.2006 - X ZR 153/03, GRUR 2006, 839
- Deckenheizung, zur Veröffentlichung in BGHZ 168, 124 vorgesehen). Er verbietet
deshalb schon das Anbieten und das Liefern von Mitteln, die den Belieferten in den
Stand setzen, die geschützte Erfindung unberechtigt zu benutzen. Der Tatbestand
der mittelbaren Patentverletzung setzt deshalb voraus, dass es sich bei dem Mittel
um ein solches handelt, das geeignet ist, zur Benutzung der Erfindung verwendet zu
werden. Ob das Mittel hierfür geeignet ist, beurteilt sich nach der objektiven Beschaf-
fenheit des Gegenstandes, der angeboten oder geliefert wird (Sen.Urt. v. 7.6.2005
- X ZR 247/02, GRUR 2005, 848 - Antriebsscheibenaufzug). Das Mittel muss so aus-
gebildet sein, dass eine unmittelbare Benutzung der geschützten Lehre mit allen ih-
ren Merkmalen durch die Abnehmer möglich ist (BGHZ 115, 205, 208 - beheizbarer
Atemluftschlauch; vgl. auch Scharen in Benkard, aaO, § 10 PatG Rdn. 2).
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Daran fehlt es nicht schon dann, wenn bei einem mehrstufigen Verfahren, wie
es Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Klagepatents ist, ein Teil der patentge-
mäßen Verfahrensschritte, auf deren - hier auf der Karte - verkörpertem Ergebnis die
weiteren Verfahrensschritte aufbauen, nicht von den Abnehmern des Anbietenden
oder Lieferanten ausgeführt wird. Die Herstellung der Karte mit den zur Steuerung
der Temperatur der Fittings beim Schweißen erforderlichen Daten ist eine notwendi-
ge Voraussetzung für die Steuerung der Temperatur unter Verwendung der Karte
beim eigentlichen Schweißvorgang. Jedenfalls in einem solchen Fall kann eine un-
mittelbare Patentverletzung nicht nur in Alleintäterschaft unter Verwirklichung aller
Verfahrensschritte begangen werden, sondern auch in Mit- und Nebentäterschaft
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(vgl. Scharen in Benkard, aaO, § 10 PatG Rdn. 28 m.N. zur Rechtsprechung zu Mit-
und Nebentäterschaft bei der unmittelbaren Patentverletzung; zur Mittäterschaft auch
Keukenschrijver in Busse, PatG, 6. Aufl., 2003 Rdn. 30 zu § 10 PatG m.N.). Der Um-
stand, dass ein Teil der Verfahrensschritte von den Herstellern der Elektrofittings und
ein anderer Teil der Verfahrensschritte von den Abnehmern der Beklagten ausge-
führt wird, lässt daher entgegen der Auffassung der Revision nicht den Schluss zu,
die umstrittenen Schweißautomaten seien objektiv nicht geeignet, bei der Benutzung
der Erfindung verwendet zu werden.
4. Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass die Schweißgeräte der Beklag-
ten von ihren Abnehmern dazu bestimmt sind, das durch das Klagepatent geschützte
Verfahren auszuführen. Dies ist aus Rechtsgründen jedenfalls insoweit nicht zu be-
anstanden, als die Geräte der Beklagten der Werbung zufolge und nach den Fest-
stellungen des Berufungsgerichts gerade auch für die auf dem Markt befindlichen Fit-
tings der Lizenznehmer der Klägerinnen eingesetzt werden sollen, das sind 85 bis
90 % der Anwendungsfälle. Dass in den verbleibenden 10 - 15 % der Fälle mit ande-
ren Mitteln gearbeitet wird, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt.
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5. In seinem rechtlichen Ausgangspunkt hat das Berufungsgericht nicht ver-
kannt, dass eine mittelbare Patentverletzung nicht in Betracht kommt, wenn und so-
weit der Abnehmer der Mittel zur Benutzung der Erfindung befugt ist. Ihm kann je-
doch nicht darin gefolgt werden, dass eine solche Befugnis bei den Personen, die
Schweißgeräte der Beklagten bei der Ausführung des patentgemäßen Verfahrens
verwenden oder verwenden wollen, schlechthin nicht besteht.
a) Das Berufungsgericht hat auch solche Abnehmer der Beklagten als nicht
berechtigt im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG angesehen, das patentierte Verfahren
auszuüben, die ihre Fittings mit den zugehörigen Datenträgern bei den Lizenzneh-
mern der Patentinhaberinnen beziehen oder bezogen haben, weil es an deren erfor-
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derlicher Zustimmung fehle. Zwar besäßen die Hersteller der Teile, soweit sie Li-
zenznehmer am Klagepatent seien, die Zustimmung der Klägerinnen zur Herstellung
der Karten unter Anwendung der Verfahrensschritte 3 und 4. Mangels gegenteiligen
Vortrages sei auch davon auszugehen, dass die Teilehersteller aufgrund ihrer Li-
zenzverträge den Klägerinnen gegenüber berechtigt seien, diese Teile samt den da-
zugehörenden Identifikationskarten an Rohrverleger zu vertreiben und diesen die Be-
fugnis einzuräumen, die genannten Gegenstände in erfindungsgemäßer Weise, d.h.
unter Ausführung der weiteren Verfahrensschritte, zu verarbeiten, soweit sie dabei
Schweißgeräte einsetzten, die ebenfalls von einem lizenzierten Hersteller stammten.
Es könne aber nicht angenommen werden, dass die Lizenznehmer der Klägerinnen,
die, wie die Klägerinnen unbestritten vorgetragen hätten, sämtlich auch Schweißge-
räte anböten, mit denen die weiteren Verfahrensschritte ausgeführt werden können,
bereits mit der bloßen Lieferung von Schweißfittings nebst Identifikationskarte ihren
Abnehmern (stillschweigend) gleichzeitig die Erlaubnis erteilten, diese Teile entspre-
chend den weiteren Verfahrensschritten unter Verwendung von Schweißgeräten wei-
terzuverarbeiten, die nicht von Lizenznehmern am Klagepatent stammten. Ange-
sichts des offensichtlichen Interesses der Lizenznehmer daran, dass bei einer unter
Verwirklichung der weiteren patentgemäßen Verfahrensschritte erfolgenden Weiter-
verarbeitung der Teile möglichst auch von ihnen selbst - oder allenfalls anderen Li-
zenznehmern - stammende Schweißgeräte benutzt würden, bedürfe es für die An-
nahme einer weitergehenden Erlaubnis jedenfalls einer besonderen Erklärung der
Teilehersteller an ihre Abnehmer, an der es auch nach dem Vorbringen der Beklag-
ten fehle. Es bedürfe deshalb keines näheren Eingehens auf die - letztlich wohl zu
verneinende - Frage, ob die Lizenznehmer den Klägerinnen gegenüber aufgrund ih-
rer Lizenzverträge zu einer solchen Gestattung überhaupt berechtigt wären. Die Be-
klagten könnten ihren Abnehmern eine solche Befugnis nicht vermitteln, weil sie nicht
über eine Lizenz am Klagepatent verfügten.
b) Diese Würdigung ist nicht frei von Rechtsfehlern.
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aa) Zur Benutzung der patentierten Erfindung nicht berechtigt sind Personen,
denen der Patentinhaber die Benutzung der Erfindung nicht erlaubt hat und denen
auch sonst kein Recht zur Benutzung der Erfindung zusteht (Scharen in Benkard,
aaO, § 10 PatG Rdn. 17), wobei Benutzung der Erfindung die Vornahme der in § 9
S. 2 Nr. 1 - 3 PatG genannten Handlungen meint (Scharen in Benkard, aaO, § 10
PatG Rdn. 2). Um den Tatbestand einer mittelbaren Patentverletzung auszuschlie-
ßen, ist danach erforderlich, aber auch ausreichend, wenn sich die Berechtigung der
Angebotsempfänger und Belieferten auf die Benutzung der Erfindung, wie sie im Pa-
tentanspruch niedergelegt ist, bezieht. Denn § 10 PatG gewährt dem Patentinhaber
kein ausschließliches Recht zum Anbieten oder Liefern von Mitteln zur Erfindungs-
benutzung (BGHZ 159, 76 - Flügelradzähler; Sen.Urt. v. 7.6.2005 - X ZR 247/02,
GRUR 2005, 848 - Antriebsscheibenaufzug) und damit keine Erweiterung des durch
den Patentanspruch definierten Schutzgegenstandes (vgl. Scharen in Benkard, aaO,
§ 10 PatG Rdn. 2 m.w.N.) oder seines Schutzbereichs (vgl. Keukenschrijver in Bus-
se, aaO, § 10 Rdn. 14 m.N.). Deshalb fallen Vorrichtungen wie die angegriffenen
Schweißautomaten, die bei der Durchführung des patentierten Verfahrens benutzt
werden, nicht unmittelbar unter den Schutz des Verfahrensanspruchs. Sie sind pa-
tentfrei, sofern sie nicht durch einen Vorrichtungsanspruch gesondert geschützt sind.
Der Schutz des Klagepatents erstreckt sich daher nicht auf die umstrittenen
Schweißgeräte. Ihre Benutzung durch Dritte, auch durch die Abnehmer der Beklag-
ten, bedarf daher als solche keiner auf sie bezogenen Erlaubnis der Klägerinnen.
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Allein aus dem vom Berufungsgericht herangezogenen Umstand, dass die Li-
zenznehmer der Klägerinnen sämtlich auch Schweißgeräte anbieten, kann daher
nicht hergeleitet werden, angesichts des Interesses der Klägerinnen an der Verwen-
dung von ihnen hergestellter Schweißgeräte bei der Ausübung des geschützten Ver-
fahrens bedürfe es für die Annahme einer Berechtigung der Abnehmer der Beklagten
einer über die Erlaubnis zur Ausführung des Verfahrens hinausgehenden (still-
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schweigenden oder ausdrücklichen) Erlaubnis zur Verwendung an sich patentfreier
Mittel. Waren die Abnehmer der Beklagten berechtigt, das geschützte Verfahren an-
zuwenden, so erstreckt sich diese Berechtigung auch darauf, das Verfahren mit an
sich patentfreien Mitteln auszuüben, die sie von Dritten beziehen.
bb) Bei der Beurteilung der Frage, ob die Abnehmer der von den Lizenzneh-
mern der Klägerinnen hergestellten Fittings nebst zugeordneten Datenkarten befugt
sind, diese unter Ausübung des geschützten Verfahrens zu verwenden, hat das Be-
rufungsgericht im Ausgangspunkt zutreffend darauf abgestellt, dass es Zweck des
Vertriebs derartiger Fittings ist, Rohrleitungen, insbesondere Gasleitungen, auf die
patentierte Weise unter Verwendung des auf den Karten gespeicherten Schweißpro-
gramms nach den von den Klägerinnen vorgegebenen Anforderungen herzustellen.
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Hiervon ausgehend hat das Berufungsgericht im Ausgangspunkt zutreffend in
Betracht gezogen, dass in der Lieferung von Fittings nebst Datenkarte eine (still-
schweigende) Erlaubnis für die Abnehmer liegt, das geschützte Verfahren anzuwen-
den, um auf diese Weise Rohrleitungen mittels der von den Klägerinnen gelieferten
Teile und Karten nach dem erfindungsgemäßen Verfahren herzustellen. Eine solche
stillschweigende Erlaubnis hat das Berufungsgericht angesichts des Interesses der
Klägerinnen am Vertrieb ihrer eigenen Schweißgeräte verneint und deshalb die - sei-
ner Ansicht nach eher zu verneinende - Frage dahingestellt sein lassen, ob die Li-
zenznehmer den Klägerinnen gegenüber überhaupt aufgrund der Lizenzverträge zu
einer solchen Gestattung berechtigt waren. Damit hat das Berufungsgericht verkannt,
welche Anforderungen an das Vorliegen der Berechtigung zur Benutzung der Erfin-
dung im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG zu stellen sind.
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In der Lieferung erfindungsgemäßer Fittings nebst Identifkationskarten seitens
der Lizenznehmer der Klägerinnen ist die (stillschweigende) Erlaubnis für die Ab-
nehmer zu sehen, das geschützte Verfahren anzuwenden, um auf diese Weise Rohr-
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leitungen mittels der von den Lizenznehmern gelieferten Teile und Karten nach dem
erfindungsgemäßen Verfahren herzustellen. Das entspricht der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs, nach der derjenige, der vom Inhaber eines Verfahrenspatents
eine zur Ausübung des Verfahrens erforderliche Vorrichtung erworben hat, diese be-
stimmungsgemäß benutzen darf, wenn ausdrückliche entgegenstehende Abreden
fehlen (§§ 133, 157, 242 BGB; BGH Urt. v. 24.9.1979 - KZR 14/78, GRUR 1980, 38
- Fullplastverfahren). Deshalb sind die Abnehmer der Beklagten, die erfindungsge-
mäße Fittings von den Lizenznehmern der Klägerinnen beziehen, zur Ausübung des
patentierten Verfahrens (stillschweigend) befugt, solange nicht festgestellt ist, dass
abweichende Vereinbarungen getroffen worden sind. Dass die Lizenznehmer der
Klägerinnen mit den Abnehmern der Fittings entgegenstehende Abreden getroffen
hätten oder treffen würden, ist nicht festgestellt, ohne dass die Revisionsbeklagten
insoweit Gegenrügen erhoben hätten. Der Umstand, dass die Lizenznehmer ein wirt-
schaftliches Interesse am Absatz eigener Schweißgeräte haben, kann ausdrückliche
Abreden, mit denen die zweckentsprechende Verwendung der erfindungsgemäßen
Fittings beschränkt wird, nicht ersetzen.
Ebensowenig hat das Berufungsgericht festgestellt, dass die Klägerinnen in
den Lizenzverträgen mit ihren Lizenznehmern Abreden getroffen hätten, nach denen
die Lizenznehmer gehindert gewesen wären, den Abnehmern der Fittings nebst zu-
geordneter Identifikationskarte die Erlaubnis zu erteilen, die Fittings zweckentspre-
chend, nämlich zur Ausübung der Steuerung des Schweißvorgangs nach Maßgabe
der auf den Identifikationskarten gespeicherten Daten, zu verwenden. Auch in dieser
Beziehung ergibt sich das aus der erteilten Lizenz, die jedenfalls bei Fehlen einer
ausdrücklichen abweichenden Absprache sinnvoll nur bei einer Weitergabe dieser
Befugnis ausgeübt werden kann, nämlich dann, wenn die Lizenznehmer die ihnen
eingeräumte Erlaubnis in dem notwendigen Umfang weitergeben durften. Ob und
gegebenenfalls mit welchem Inhalt einschränkende Vereinbarungen in Lizenzverträ-
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gen über Verfahrenspatente der vorliegenden Art rechtwirksam getroffen werden
können, bedarf daher keiner Entscheidung.
III. Soweit nach den Feststellungen des Berufungsgerichts mit den Schweiß-
geräten Fittings verschweißt wurden, die die Abnehmer der Schweißgeräte von den
Lizenznehmern der Klägerinnen bezogen haben, liegen danach die Voraussetzun-
gen einer mittelbaren Patentverletzung nicht vor.
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Feststellungen, aus denen sich ergeben könnte, dass in den verbleibenden 10
bis 15 % der Fälle andere Hersteller ihren Fittings Identifikationskarten zugeordnet
hätten, auf denen Funktionsdaten und Korrekturdaten gespeichert waren, durch die
die Erwärmung des Fittings unter Korrektur eines vorgegebenen Werts für die Span-
nung in Abhängigkeit von den am Fitting gemessenen physikalischen Werten und
den auf der Identifikationskarte gespeicherten Korrekturdaten gesteuert wird, und
solche Fittings von den Abnehmern der Beklagten mit den umstrittenen Schweißge-
räten verarbeitet worden sind, hat das Berufungsgericht nicht getroffen. Da hinsicht-
lich der verbleibenden 10 bis 15 % der Fälle dem Senat auf der Grundlage der bishe-
rigen Feststellungen eine abschließende Entscheidung nicht möglich ist, ist der
Rechtsstreit zu neuer Verhandlung und Entscheidung auch über die Rechnungsle-
gungsansprüche und die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten an
das Berufungsgericht zurückzuverweisen.
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In dem neuen Berufungsverfahren werden - gegebenenfalls nach ergänzen-
dem Sachvortrag der Parteien und Stellung sachgerechter Anträge - die erforderli-
chen Feststellungen nachzuholen sein. Dabei wird auch zu klären sein, ob und ge-
gebenenfalls in welchem Umfang es sich bei den von der Beklagten zu 2 vertrieben
Geräten um solche handelt, die noch unter der Geltung eines Lizenzvertrages der
Rechtsvorgängerin der Beklagten zu 2 mit den Klägerinnen hergestellt worden sind,
bei deren Vertrieb eine Patentverletzung durch die Beklagten ohnehin ausscheidet.
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Sollte sich ergeben, dass die Voraussetzungen einer mittelbaren Patentverletzung im
Sinne von § 10 Abs. 1 PatG vorliegen, weist der Senat zum Streit der Parteien über
den Umfang der begehrten Rechnungslegung zur Durchsetzung von Schadenser-
satzforderungen auf Folgendes hin:
Soweit nicht sonstige Schadenspositionen wie etwa Kosten der Rechtsverfol-
gung und dergleichen im Streit stehen, ist der im Falle der mittelbaren Patentverlet-
zung nach § 139 PatG i.V.m. Art. 64 Abs. 1 und 3 EPÜ zu ersetzende Schaden der-
jenige, der durch die unmittelbare Patentverletzung des Abnehmers des Mittels ent-
steht (Sen.Urt. v. 7.6.2005 - X ZR 247/02, GRUR 2005, 848, 854 - Antriebsscheiben-
aufzug m.w.N.; Sen.Urt. v. 9.1.2007 - X ZR 173/02, zur Veröffentlichung in BGHZ be-
stimmt - Haubenstretchautomat; Scharen in Benkard, aaO, § 10 PatG Rdn. 25; Rog-
ge/Grabinski in Benkard, aaO, § 139 PatG Rdn. 40 a, jew. m.N.). Der Schadenser-
satzanspruch kann in diesem Rahmen gegebenenfalls auch auf Abschöpfung des
Gewinns des mittelbaren Patentverletzers gerichtet werden (Sen.Urt. v. 9.1.2007,
aaO; Scharen, aaO, § 10 PatG Rdn. 25; Meier-Beck, GRUR 1993, 1, 4). Zwar ge-
währt § 10 PatG dem Patentinhaber kein ausschließliches Recht zum Anbieten und
Liefern von Mitteln, die zur Erfindungsbenutzung geeignet sind, sondern schützt den
Patentinhaber im Vorfeld einer unmittelbaren Patentverletzung durch die Angebots-
empfänger und Belieferten. Indem der Schadensersatzanspruch aber auf den durch
die unmittelbar patentverletzenden Handlungen der Angebotsempfänger und Belie-
ferten verursachten Schaden abstellt, stehen dem Patentinhaber zur Ausfüllung die-
ses Schadensersatzanspruchs die für die unmittelbare Patentverletzung entwickelten
Grundsätze zur Verfügung. Nur zur Durchsetzung dieser Schadensersatzansprüche
besteht der Anspruch auf Rechnungslegung (Scharen in Benkard, aaO, § 10 PatG
Rdn. 25).
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Ein Auskunftsanspruch kommt allerdings nicht nur in Betracht, soweit die Ab-
nehmer der Beklagten mit der gelieferten Vorrichtung tatsächlich das erfindungsge-
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mäße Verfahren angewendet haben. Für den Auskunftsanspruch genügt es viel-
mehr, wenn der mittelbare Verletzer Mittel im Sinne des § 10 PatG - hier eine zur
Ausübung des erfindungsgemäßen Verfahrens geeignete Vorrichtung - geliefert hat,
obwohl nach den gegebenen Umständen deren Bestimmung zur Benutzung der Er-
findung zu erwarten war. Dies ermöglicht es dem Berechtigten, sich darüber Gewiss-
heit zu verschaffen, ob die einzelnen Abnehmer tatsächlich die Erfindung benutzt
haben und demgemäß die mittelbare Verletzung zu einem ersatzpflichtigen Schaden
geführt hat (Sen.Urt. v. 9.1.2007, aaO). Ob und in welchem Umfang unter den Um-
ständen des Streitfalls Auskunft zu geben ist, lässt sich auf der Grundlage der bishe-
rigen Feststellungen nicht entscheiden und kann auch davon abhängig sein, ob die
Hersteller von Schweißverbindungen der hier fraglichen Art nur Teile eines Teileher-
stellers oder - je nach Vorgabe ihrer Auftraggeber - beliebiger Hersteller verwenden.
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Die für die Bezifferung eines Schadensersatzanspruchs unter dem Gesichts-
punkt der Herausgabe des Verletzergewinns zu erteilende Auskunft hat das Beru-
fungsgericht hinsichtlich der Beklagten zu 2 dahin konkretisiert, dass die nach den
einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und der erzielte Ge-
winn anzugeben sind, welcher nicht durch Abzug von Fixkosten und variablen Ge-
meinkosten gemindert ist, es sei denn, diese könnten ausnahmsweise den im Ur-
teilsausspruch zu I. 1 genannten Schweißgeräten unmittelbar zugeordnet werden.
Zur Begründung der letztgenannten Vorgabe hat das Berufungsgericht ausgeführt,
dass nach der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGHZ 145, 366
- Gemeinkostenanteil) bei der Ermittlung des Verletzergewinns Fixkosten und variab-
le Gemeinkosten nur dann zu berücksichtigen seien, wenn sie ausnahmsweise den
Verletzungsgegenständen unmittelbar zugeordnet werden könnten. Inwieweit diese
Rechtsprechung, mit der der I. Zivilsenat zunächst ausdrücklich nur für Ge-
schmacksmusterverletzungen von der bisherigen Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs (BGH, Urt. v. 29.5.1962, I ZR 132/60, GRUR 1962, 509, 511
- Dia-Rähmchen II) abgewichen ist (BGHZ 145, 366, 374) und die er mit Urteil vom
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21. September 2006 (I ZR 6/04 - Steckverbindergehäuse, zur Veröffentlichung vor-
gesehen) auf den wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz erstreckt hat, auf Ansprü-
che wegen Patentverletzung anzuwenden ist und insbesondere nach welchen Krite-
rien für die Patentverletzung zu entscheiden ist, ob Gemeinkosten, die aus betriebs-
wirtschaftlicher Sicht gerade dadurch gekennzeichnet sind, dass eine unmittelbare
Zuordnung zu einem Produkt möglich ist, unter Berücksichtigung von Sinn und
Zweck des Schadensausgleichs nach dem Verletzergewinn gleichwohl der
patentverletzenden Produktion zuzurechnen sind, wird auch dann offenbleiben kön-
nen, wenn das Berufungsgericht wiederum zur einer Verurteilung der Beklagten zu 2
zur Auskunft gelangen sollte. Denn die zweifelhafte Bestimmtheit dieses Kriteriums,
zu dessen Inhalt sich das Berufungsgericht nicht näher äußert, wirkt sich auf den
Umfang der Verpflichtung der Beklagten zu 2 zur Auskunft und Rechnungslegung
nicht aus. Sollte ihr eine Patentverletzung zur Last fallen, ist sie verpflichtet, ihre Ge-
stehungskosten unter Angabe der einzelnen Kostenfaktoren mitzuteilen. Der eben-
falls mitzuteilende Gewinn ist lediglich die Differenz zwischen der Summe aller Um-
satzerlöse und der Summe aller angegebenen Kosten. Die Frage, ob und inwieweit
einzelne Kosten bei der Bezifferung des nach dem Verletzergewinns zu bemessen-
den Schadensersatzes (Art. 13 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a der Richtlinie 2004/48/EG
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des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.4.2004 zur Durchsetzung der
Rechte des geistigen Eigentums) außer Betracht zu bleiben haben, weil sie den Ver-
letzungsprodukten nicht "unmittelbar zuzurechnen" sind, kann daher der gegebenen-
falls zu treffenden gerichtlichen Entscheidung über die Höhe der Schadensersatzleis-
tung vorbehalten bleiben.
Melullis Keukenschrijver
Mühlens
Meier-Beck
Asendorf
Vorinstanzen:
LG Düsseldorf, Entscheidung vom 17.12.2002 - 4 O 266/01 -
OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 24.06.2004 - I-2 U 18/03 -