Urteil des BGH, Az. X ZB 19/12

vom

26. August 2014

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

betreffend die deutsche Patentanmeldung 102 09 383.0 56

Nachschlagewerk:

ja

BGHZ:

nein

BGHR:

ja

Kommunikationsrouter

PatG § 26 Abs. 3, § 65 Abs. 2 Satz 3, § 100 Abs. 3 Nr. 3

a) Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass der Technische Beschwerdesenat

des Patentgerichts auf den technischen Fachgebieten, die in seine Zuständigkeit

fallen, aufgrund der Anforderungen, die das Gesetz an die berufliche Qualifikation

der technischen Richter stellt, und deren durch die ständige Befassung mit Erfin-

dungen in diesen Bereichen gebildetes Erfahrungswissen über die zur Beurteilung

der jeweils entscheidungserheblichen Fragen erforderliche technische Sachkunde

verfügt. Dies schließt nicht aus, dass im Einzelfall dennoch die Einholung eines

Sachverständigengutachtens angezeigt oder auch geboten sein kann, weil es auf

fachlich-technische Fragen auf einem Teilgebiet des Fachgebiets, für den der

Technische Beschwerdesenat zuständig ist, ankommt und die zur Entscheidung

berufenen Richter über die zu deren erschöpfender Beurteilung erforderliche spe-

zielle Sachkunde und gegebenenfalls Erfahrung nicht verfügen (im Anschluss an

BGHZ 53, 283 - Anthradipyrazol).

b) Die Rüge einer Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör kann grundsätz-

lich nur dann mit Erfolg auf die unterbliebene Einholung des Gutachtens eines ge-

richtlichen Sachverständigen gestützt werden, wenn aufgezeigt wird, aufgrund

welcher Umstände es sich dem Technischen Beschwerdesenat aufdrängen muss-

te, er bedürfe zur Beurteilung des Sachverhalts der Heranziehung zusätzlicher ex-

terner Sachkunde.

BGH, Beschluss vom 26. August 2014 - X ZB 19/12 - Bundespatentger

icht

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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 26. August 2014 durch

den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, den Richter Gröning, die Richte-

rin Schuster, den Richter Dr. Deichfuß und die Richterin Dr. Kober-Dehm

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den am 10. September 2012 ver-

kündeten Beschluss des 20. Senats (Technischen Beschwerde-

senats) des Bundespatentgerichts wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Die Rechtsbeschwerde bezieht sich auf eine Patentanmeldung des

Anmelders, die einen Kommunikationsrouter betrifft. Das Deutsche Patent- und

Markenamt hat die Anmeldung zurückgewiesen; der Anmelder hat sie mit der

dagegen gerichteten Beschwerde in erster Linie in einer Fassung mit sieben

Ansprüchen weiterverfolgt, nach der Patentanspruch 1 lauten soll:

Kommunikations-Router, dadurch gekennzeichnet, dass eine Ken-

nung derart in den Router eingespeichert wird, dass bei Anruf des

Routers die Caller ID des Anrufers extrahiert wird und durch zeit-

lich zusammenhängende Aktivierung am Router diese Caller ID

durch den Anrufer als Kennung autorisiert wird.

Hilfsweise soll Patentanspruch 1 folgende Fassung erhalten:

Kommunikationsrouter dadurch gekennzeichnet, dass eine Ken-

nung derart in den Router eingespeichert wird, dass bei Anruf des

Routers die Caller ID des Anrufers ausgewertet wird und durch

zeitlich zusammenhängende Aktivierung am Router diese Caller

ID als Kennung autorisiert wird.

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Das Patentgericht hat die Beschwerde zurückgewiesen. Mit der vom Pa-

tentgericht nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde rügt der Anmelder, der ange-

fochtene Beschluss beruhe auf einer Verletzung seines Anspruchs auf rechtli-

ches Gehör und sei teilweise nicht mit Gründen versehen.

II. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft, weil die nicht zulassungsgebun-

denen Rechtsbeschwerdegründe des § 100 Abs. 3 Nr. 3 und Nr. 6 PatG geltend

gemacht werden, und auch im Übrigen zulässig. In der Sache hat das Rechts-

mittel keinen Erfolg.

1. Das Patentgericht hat angenommen, in der Fassung mit Patentan-

spruch 1 gemäß Hauptantrag ginge der Gegenstand des Patents über den In-

halt der Anmeldungsunterlagen in der Fassung der ursprünglichen Anmel-

dungsunterlagen hinaus; in der Fassung des Hilfsantrags beruhe der Gegen-

stand von Patentanspruch 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, da der

Fachmann aufgrund seiner Fachkenntnis die Möglichkeit erkenne, einen aus

der deutschen Offenlegungsschrift 196 19 521 (D1) bekannten Kommunika-

tionsrouter im Sinne der Erfindung abzuwandeln.

2. Dies verletzt weder den Anspruch des Anmelders auf rechtliches

Gehör, noch liegt der geltend gemachte Begründungsmangel vor.

a) Der Anspruch des Rechtsbeschwerdeführers auf rechtliches Gehör

ist nicht dadurch verletzt, dass das Patentgericht von der Hinzuziehung eines

Sachverständigen auf dem Gebiet der Nachrichtentechnik oder der Elektro- und

Kommunikationstechnik abgesehen hat.

Der verfassungsrechtliche Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 103

Abs. 1 GG), dem der Rechtsbeschwerdegrund des § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG

Rechnung trägt und nach dem das Gericht das tatsächliche und rechtliche Vor-

bringen der Beteiligten zur Kenntnis nehmen und auf seine sachlich-rechtliche

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und verfahrensrechtliche Entscheidungserheblichkeit hin prüfen muss, kann

grundsätzlich zwar auch dadurch verletzt werden, dass das Gericht entscheidet,

ohne sich diejenige Sachkunde verschafft zu haben, die erforderlich ist, um die-

ses Vorbringen unter allen entscheidungserheblichen Gesichtspunkten würdi-

gen zu können. Die Rechtsbeschwerde vermag aber nicht aufzuzeigen, dass

der Anspruch des Anmelders auf rechtliches Gehör dadurch verletzt ist, dass

der zur Entscheidung berufene Spruchkörper des Patentgerichts nicht über die

für die Beurteilung der Anmeldung erforderliche Sachkunde verfügt hätte.

Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass der Technische Beschwer-

desenat des Patentgerichts auf den technischen Fachgebieten, die in seine Zu-

ständigkeit fallen, aufgrund der Anforderungen, die das Gesetz an die berufliche

Qualifikation der technischen Richter stellt (§ 65 Abs. 2 Satz 3, § 26 Abs. 3

PatG), und deren durch die ständige Befassung mit Erfindungen in diesen Be-

reichen gebildetes Erfahrungswissen über die zur Beurteilung der jeweils ent-

scheidungserheblichen Fragen erforderliche technische Sachkunde verfügt (vgl.

insoweit auch BGH, Beschluss vom 24. Februar 1970 - X ZB 3/69, BGHZ 53,

283, 297 - Anthradipyrazol). Dies schließt zwar nicht aus, dass im Einzelfall

dennoch die Einholung eines Sachverständigengutachtens angezeigt oder auch

geboten sein kann, weil es auf fachlich-technische Fragen auf einem Teilgebiet

des Fachgebiets, für den der Technische Beschwerdesenat zuständig ist, an-

kommt und die zur Entscheidung berufenen Richter über die zu deren erschöp-

fender Beurteilung erforderliche spezielle Sachkunde und gegebenenfalls Er-

fahrung nicht verfügen (BGHZ 53, 283, 298 - Anthradipyrazol). Dies ist jedoch

nicht schon dann der Fall, wenn sich die Hochschulausbildung oder praktische

Tätigkeit der technischen Richter nicht speziell auf das (Teil-)Fachgebiet der

Erfindung bezogen hat. Denn der technische Richter muss - ebenso wie ein

gerichtlicher Sachverständiger - nicht notwendigerweise denjenigen Fachmann

verkörpern, auf dessen Wissen und Kenntnisse es bei der Beurteilung der er-

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finderischen Tätigkeit und in anderen patentrechtlichen Zusammenhängen an-

kommt. Er muss vielmehr lediglich in der Lage sein, dieses Wissen und diese

Kenntnisse - gegebenenfalls mit Hilfe externer Quellen - festzustellen und in-

haltlich zu bewerten.

Die Rüge einer Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör kann

daher nur dann mit Erfolg auf die unterbliebene Einholung des Gutachtens ei-

nes gerichtlichen Sachverständigen gestützt werden, wenn aufgezeigt wird,

aufgrund welcher Umstände es sich dem Technischen Beschwerdesenat auf-

drängen musste, er bedürfe zur Beurteilung des Sachverhalts (hier mit Blick auf

das Verständnis der angemeldeten Erfindung und die Frage, ob und inwiefern

sie dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt war) der Heran-

ziehung zusätzlicher externer Sachkunde. Solche Umstände zeigt die Rechts-

beschwerde nicht auf. Der angerufene Beschwerdesenat ist für das Gebiet, auf

dem die Erfindung liegt (IPC-Klasse H 04 M: Elektrotechnik, Fernsprech-

verkehr), zuständig. Die Rüge, dieser Spruchkörper, dessen Vorsitzender

Diplom-Physiker ist und an dessen Entscheidung als weitere technische Richter

ein Diplom-Geophysiker und ein Diplom-Ingenieur mitgewirkt haben, sei auf-

grund seiner Besetzung nicht in der Lage gewesen, den technischen Sachver-

halt aus eigener Sachkunde zu beurteilen, geht an der gesetzlichen Regelung

in § 65 Abs. 2 Satz 3, § 26 Abs. 3 PatG vorbei und füllt die dargelegten Anfor-

derungen nicht aus. Angesichts der relativ einfachen technischen Lehre der

Erfindung drängt es sich auch keineswegs auf, dass und inwiefern das Patent-

gericht ohne externe Sachkunde zu ihrer Erfassung und Bewertung nicht in der

Lage gewesen sein sollte. Hierfür ergibt sich auch nichts aus der von der

Rechtsbeschwerde in Bezug genommenen Rüge des Anmelders im Beschwer-

deverfahren, der Prüfer habe in völliger Verkennung der Funktion des erfin-

dungsgemäßen Routers angenommen, dieser benötige eine Art Anzeige (die

die im Patentanspruch genannte "Caller ID", d.h. die Rufnummer des Anrufers,

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anzeigt). Die Frage, ob diese Beurteilung, der sich offenbar auch der Be-

schwerdesenat angeschlossen hat, zutrifft, betrifft die sachliche Richtigkeit der

Entscheidung, die im Verfahren der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde

nicht zur Überprüfung steht.

b) Soweit die Rechtsbeschwerde die Beurteilung des Patentgerichts,

Patentanspruch 1 nach dem Hauptantrag sei gegenüber den ursprünglichen

Anmeldungsunterlagen unzulässig erweitert, als Überraschungsentscheidung

rügt, ist ein gehörsverletzender Verfahrensverstoß gleichfalls nicht dargelegt.

Der Anspruch auf rechtliches Gehör geht grundsätzlich nicht so weit,

dass das Gericht den Beteiligten mitteilen müsste, wie es den die Grundlage

seiner Entscheidung bildenden Sachverhalt voraussichtlich rechtlich würdigen

wird, sondern er geht dahin, dass die Sach- und Rechtslage erörtert und den

Beteiligten dadurch aufgezeigt wird, welche Gesichtspunkte für die Entschei-

dung voraussichtlich von Bedeutung sein werden (BGH, Beschluss vom

28. November 2012 - X ZB 6/11, GRUR 2013, 318 Rn. 10 mwN - Sorbitol). Ein

Hinweis kann lediglich geboten sein, wenn für die Beteiligten auch bei sorgfälti-

ger Prozessführung nicht vorhersehbar ist, auf welche Erwägungen das Gericht

seine Entscheidung stützen wird (BGH, Beschlüsse vom 15. April 2010

- Xa ZB 10/09, GRUR 2010, 950 Rn. 22 - Walzenformgebungsmaschine; vom

16. September 2008 - X ZB 29/07, GRUR 2009, 91 Rn. 9 - Antennenhalter; vom

25. Januar 2000 - X ZB 7/99, GRUR 2000, 792, 793 - Spiralbohrer). Diese Vor-

aussetzung kann etwa gegeben sein, wenn das Gericht in der Endentscheidung

von einer zuvor in einem gerichtlichen Hinweis geäußerten Rechtsauffassung

abweichen will (BGH, Beschluss vom 16. Juni 2011 - X ZB 3/10, GRUR 2011,

851 Rn. 14 ff. - Werkstück). Inwieweit Entsprechendes gilt, wenn eine entschei-

dungserhebliche Abweichung von der Beurteilung durch die Vorinstanz im

Raum steht, wie die Rechtsbeschwerde unter Berufung auf die abweichende

Auffassung des Prüfers geltend macht, kann hier dahinstehen, weil der proto-

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kollierte Gang der mündlichen Verhandlung vor dem Beschwerdegericht der

Annahme einer Gehörsverletzung unter diesem Gesichtspunkt entgegensteht.

In der Verhandlung wurde die Sach- und Rechtslage erörtert. Im An-

schluss daran hat der Anmelder seine Anträge gestellt. Dabei hat er erstmals

hilfsweise beantragt, das Patent mit Patentanspruch 1 in der Fassung der ur-

sprünglichen Anmeldungsunterlagen vom 2. März 2002 zu erteilen. In der Fas-

sung dieses Hilfsantrags enthält Patentanspruch 1 das Merkmalselement

"durch den Anrufer", in dem das Patentgericht die unzulässige Erweiterung ge-

sehen hat, gerade nicht mehr. Anlass dazu, diesen Hilfsantrag zu stellen, hatte

der Anmelder nach der Begründung des Zurückweisungsbeschlusses des Pa-

tentamts und nach seiner eigenen Rechtsauffassung an sich nicht; er selbst

sieht eine Beschränkung des Gegenstands von Patentanspruch 1 in der Auf-

nahme dieses Merkmalselements, nicht in seiner Eliminierung, weshalb die An-

nahme fernliegt, es sei dabei darum gegangen, den Gegenstand von Patentan-

spruch 1 durch Beschränkung deutlicher vom Stand der Technik abzugrenzen.

Vor diesem Hintergrund der eigenen Verfahrenshandlungen des Anmelders in

der mündlichen Verhandlung stellt sich die Bescheidung des Hauptantrags

durch das Beschwerdegericht jedenfalls nicht ohne weitere Umstände, die in-

des weder vorgetragen noch ersichtlich sind, als eine das rechtliche Gehör des

Anmelders verletzende Überraschungsentscheidung dar.

Im Übrigen beruht die Entscheidung des Patentgerichts auch nicht auf

dem gerügten Mangel. Denn wie auch die Rechtsbeschwerde unter Berufung

auf die Ausführungen des Prüfers geltend macht, unterscheiden sich Haupt-

und Hilfsantrag des Anmelders sachlich nicht. Dass die "Caller ID" durch den

Anrufer als Kennung autorisiert wird, besagt entweder, dass der Anrufer des-

halb als Autorisierender angesehen wird, weil er derjenige ist, der durch den

Anruf seine Rufnummer übermittelt, die vom Router extrahiert wird, oder es be-

sagt, dass der Anrufer (weil er sich in räumlicher Nähe des Router befindet)

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auch derjenige sein soll, der die Aktivierung vornimmt, indem er beispielsweise

eine Taste am Router betätigt (Patentanspruch 2 und Ausführungsbeispiel). In

keinem Fall fügt das Merkmal der technischen Lehre des angemeldeten Pa-

tentanspruchs 1 etwas für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit Relevan-

tes hinzu.

c) Der gerügte Begründungsmangel (§ 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG), das Pa-

tentgericht habe nicht über den schriftsätzlich angekündigten Antrag auf Auf-

nahme eines "Disclaimers" ("Kommunikationsrouter ohne Telefonnummernan-

zeige") entschieden, liegt nicht vor. Die Rechtsbeschwerde macht nicht geltend,

dass dieser Antrag in der für die Antragstellung maßgeblichen mündlichen Ver-

handlung (§ 90 Abs. 2 PatG; vgl. Busse/Schuster, Patentgesetz, 7. Aufl., § 90

Rn. 8 mwN) gestellt worden ist. Gleichwohl befasst sich der angefochtene Be-

schluss mit diesem Aspekt, indem er ausführt, der Fachmann habe den Anmel-

deunterlagen das Fehlen eines Displays nicht unmittelbar und eindeutig als er-

findungswesentliches Merkmal entnehmen können. Im Hinblick hierauf geht

auch der Hinweis der Rechtsbeschwerde auf die Pflicht des Gerichts, auf die

Stellung sachgerechter Anträge hinzuwirken, ins Leere.

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3. Eine Kostenentscheidung ist nicht veranlasst (vgl. § 109 Abs. 1

Satz 1 PatG, § 22 Abs. 1 GKG).

III.

Eine mündliche Verhandlung hat der Senat für nicht erforderlich

erachtet (§ 107 Abs. 1 Halbsatz 2 PatG).

Meier-Beck

Gröning

Schuster

Deichfuß

Kober-Dehm

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 10.09.2012 - 20 W(pat) 21/08 -

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