Urteil des BGH, Az. I ZB 8/99

I ZB 8/99

Verkündet am:

5. Juli 2001

Führinger

Justizangestellte

als Urkundsbeamtin

der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung A 53 866/5 Wz

Nachschlagewerk:ja

BGHZ:

nein

BGHR: ja

AC

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2

a) Die Eintragungshindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG stehen der

Eintragung einer Marke auch dann entgegen, wenn das Verzeichnis der Wa-

ren und Dienstleistungen einen weiten Waren- oder Dienstleistungsoberbe-

griff enthält, für den zwar weder das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft

der Marke noch ein Freihaltungsbedürfnis als Sachangabe i.S. von § 8

Abs. 2 Nr. 2 MarkenG feststellbar ist, dem jedoch auch Waren oder Dienst-

leistungen unterfallen, für den diese Voraussetzungen gegeben sind.

b) Zur Frage eines Freihaltungsbedürfnisses an der Buchstabenfolge "AC" be-

züglich der Waren "Vitaminpräparate".

BGH, Beschluß vom 5. Juli 2001 - I ZB 8/99 - Bundespatentgericht

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Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 5. Juli 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann

und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Prof. Dr. Bornkamm und

Pokrant

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des

25. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts

vom 29. Dezember 1998 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung

an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 100.000 DM fest-

gesetzt.

Gründe:

I. Mit ihrer am 28. Januar 1993 beim Deutschen Patentamt eingereichten

Anmeldung begehrt die Anmelderin die Eintragung des Zeichens "AC" für

"Pharmazeutische Produkte" in das Markenregister.

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Die zuständige Prüfungsstelle hat die Anmeldung wegen fehlender Un-

terscheidungskraft und wegen des Vorliegens eines Freihaltungsbedürfnisses

zurückgewiesen.

Die hiergegen erhobene Beschwerde ist erfolglos geblieben (BPatG

GRUR 1999, 743).

Mit ihrer (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ih-

ren Eintragungsantrag weiter.

II. Das Bundespatentgericht hat ein ernsthaftes Freihaltungsbedürfnis an

dem angemeldeten Zeichen für gegeben erachtet und ihm auch jede Unter-

scheidungskraft abgesprochen. Dazu hat es ausgeführt:

In Bezug auf pharmazeutische Produkte spreche schon vieles dafür, daß

das angemeldete Zeichen ausschließlich aus Angaben bestehe, die zur Be-

zeichnung der Art oder Beschaffenheit der Waren dienen könnten und bei de-

nen ein berechtigtes Interesse der Mitbewerber an einer durch Markenrechte

Dritter ungehinderten beschreibenden Verwendung auch in hervorgehobener

Form anzunehmen sei. Die Prüfungsstelle habe festgestellt, daß die Buchsta-

benfolge "AC" als Abkürzung von Fachbegriffen oder Substanzbezeichnungen,

wie Azetylcholin, adrenal cortex, anterior chamber, arythmie complète, axiozer-

vikal, Amniozentese, Antikoagulantien, antiinflammatory corticosteroid,

Adriamycin+Cyclophosphamid und Ampicillin verwendet werde. Die Aufzählung

lasse sich noch fortsetzen, weil "AC" auch für Acidum, Actinium und ante

cenam/ante cibos stehe. Es könne allerdings offenbleiben, ob aus der lexikali-

schen Lage bereits zwingend das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG folge.

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Die als Marke angemeldeten Buchstaben hätten im einschlägigen phar-

mazeutischen Bereich, wie Verwendungsbeispiele aus der Werbung und von

Warenverpackungen zeigten, vor allem eine Bedeutung als Benennung der

Vitamine A und C. Das gelte nicht nur für diese Vitamine, sondern auch für B,

D und E, die ebenso in Alleinstellung und in verschiedenen Kombinationen mit

Großbuchstaben, insbesondere auch durch Plazierung, Größenverhältnisse

und Farbgestaltung in hervorgehobener Form wie Marken verwendet würden.

Angesichts dieser Praxis könne nicht damit gerechnet werden, daß der waren-

beschreibende Charakter der angemeldeten Buchstabengruppe zurücktrete

und der Verkehr diese als Phantasiewort auffasse und wie "Ak" ausspreche.

Der warenbeschreibende Charakter der angemeldeten Buchstaben trete

auch nicht deshalb in den Hintergrund, weil sie auch als Abkürzung für andere

Fachausdrücke stehen könnten. Zwar könne die Mehrdeutigkeit eines Zei-

chens ein Indiz für das Fehlen eines Freihaltungsbedürfnisses sein. Ein für

spezielle Waren - hier Vitaminpräparate - konkret bestehendes Freihaltungs-

bedürfnis dürfe nicht dadurch umgangen werden, daß das Zeichen für einen

weiten Oberbegriff - hier pharmazeutische Produkte - angemeldet werde und

dadurch eine Mehrdeutigkeit erhalte, die aber bei der Benutzung für Vitamin-

präparate wegen der dann allein naheliegenden Bedeutung ganz in den Hin-

tergrund trete.

Trotz des Hinweises der Anmelderin auf die Schutzschranke des § 23

Nr. 2 MarkenG bleibe die Eintragungsfähigkeit der Buchstabenfolge zweifel-

haft, weil diese Vorschrift ganz auf den Verletzungsfall zugeschnitten sei und

deshalb im Eintragungsverfahren ebensowenig Berücksichtigung finden könne,

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wie es nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs im Widerspruchs-

verfahren der Fall sei.

Der angemeldeten Marke fehle auch die Unterscheidungskraft, weil

Fachleute, auf deren Auffassung es im Streitfall maßgeblich ankomme, in der

Buchstabenfolge "AC" bei der Verwendung für Vitaminpräparate, die ange-

sichts der weiten Fassung des Warenverzeichnisses mitberücksichtigt werden

müßten, in erster Linie die Buchstabensymbole für bestimmte Vitamine sehen

würden. Da Vitaminpräparate zu einem typischen Selbstmedikationsbereich

gehörten, seien die im Vertrieb befindlichen Aufmachungen und Werbeformen

aber auch Endverbrauchern weitgehend bekannt. Bei diesen werde ein Ver-

ständnis der angemeldeten Buchstabenfolge im Sinne eines Vitaminhinweises

zudem wegen geringerer Kenntnisse der sonstigen Fachbegriffe im Vorder-

grund stehen.

III. Die zulässige Rechtsbeschwerde hat in der Sache Erfolg. Die Beur-

teilung des Bundespatentgerichts, der angemeldeten Marke stehe das Eintra-

gungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen und ihr fehle jede Un-

terscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), hält auf der Grundlage der bis-

lang festgestellten Tatsachen der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

1. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintra-

gung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen,

die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der

Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstel-

lung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeich-

nung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Bei

der dahingehenden Prüfung sind allein die mit der Anmeldung in Anspruch ge-

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nommenen Waren zugrunde zu legen (vgl. BGH, Beschl. v. 3.6.1977

- I ZB 8/76, GRUR 1977, 717, 718 = WRP 1977, 578 - Cokies; Beschl. v.

22.3.1990 - I ZB 2/89, GRUR 1990, 517, 518 - SMARTWARE; Beschl. v.

13.3.1997 - I ZB 4/95, GRUR 1997, 634, 635 = WRP 1997, 758 - Turbo II;

Beschl. v. 18.3.1999 - I ZB 27/96,

GRUR 1999, 988, 989 = WRP 1999, 1038

- HOUSE OF BLUES).

Das Bundespatentgericht ist davon ausgegangen, daß es im Streitfall, in

dem die Anmelderin einen weiten Warenoberbegriff für ihre Marke in Anspruch

nimmt, für die Annahme eines die begehrte Eintragung hindernden Freihal-

tungsbedürfnisses ausreichen würde, wenn die angemeldete Marke für einzel-

ne unter den Oberbegriff fallende Waren, hier Vitaminpräparate, eine Be-

schaffenheitsangabe im Sinne der vorgenannten Bestimmung wäre. Das kann

aus Rechtsgründen nicht beanstandet werden.

Auch diese speziellen unter den im Warenverzeichnis enthaltenen

Oberbegriff fallenden Waren werden nämlich von der Anmelderin für ihre Mar-

ke in Anspruch genommen. Im Hinblick darauf, daß es dem Markeninhaber -

wenn auch möglicherweise mit der Folge, daß die Marke später teilweise ver-

fällt - freisteht, eine eingetragene Marke für nur einen Teil der Waren des Wa-

renverzeichnisses zu benutzen, darf die Prüfung der Eintragungsfähigkeit nicht

bei der Zugrundelegung des Warenoberbegriffs stehenbleiben. Bei einer der-

artigen (eingeschränkten) Prüfung wäre es, wie das Bundespatentgericht zu-

treffend ausgeführt hat, einem Markenanmelder möglich, einerseits eine Ein-

tragung zu erreichen, weil ein beschreibender Begriffsinhalt der Marke für den

Oberbegriff als solchen nicht nachgewiesen werden könnte, andererseits die

Marke dann aber für eine spezielle, unter den Oberbegriff fallende Ware zu

benutzen, für die diese beschreibend ist und deshalb dem in Rede stehenden

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Eintragungshindernis unterfiele. Ebenso wie eine Markenlöschung wegen

Nichtigkeit nach § 50 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG nicht nur teilweise, sondern im

ganzen Umfang der Eintragung anzuordnen ist, wenn sie auch nur für eine

spezielle unter den eingetragenen Oberbegriff fallende Ware eine beschrei-

bende Sachangabe i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist (BGH GRUR 1997,

634, 635 - Turbo II), kommt deshalb im Streitfall, sofern, was noch zu erörtern

sein wird, ein Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 MarkenG auch

nur für Vitaminpräparate gegeben ist, die Eintragung mit dem weitgefaßten

Oberbegriff nicht in Betracht.

Das Bundespatentgericht hat von diesem Ausgangspunkt in nicht zu be-

anstandender Weise - von der Rechtsbeschwerde im einzelnen auch nicht an-

gegriffen - festgestellt, daß Vitaminpräparate unter den in Anspruch genomme-

nen Warenoberbegriff "Pharmazeutische Produkte" fallen, so daß auch sie der

Prüfung auf absolute Schutzhindernisse zugrunde gelegt werden müssen.

Es hat des weiteren festgestellt, daß u.a. die Großbuchstaben A und C,

aus denen die angemeldete Marke ausschließlich besteht, in entsprechendem

Zusammenhang die bestimmten Vitamine A und C bezeichneten, wie nicht nur

den Fachkreisen, sondern auch den Endverbrauchern angesichts der entspre-

chenden Verwendung auf Verkaufsverpackungen und in der Werbung bekannt

sei. Auch hiergegen ist - anders als es die Rechtsbeschwerde sieht - aus

Rechtsgründen nichts zu erinnern.

Mit Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde aber gegen die weitere

Annahme des Bundespatentgerichts, mit diesen Feststellungen sei die - für

Vitaminpräparate - beschreibende Bedeutung der angemeldeten Marke belegt.

Dem kann nicht beigetreten werden.

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Bei seiner Beurteilung hat das Bundespatentgericht vernachlässigt, daß

es sich bei der angemeldeten Marke um die Buchstabenkombination "AC" han-

delt, nicht um die einzelnen Buchstaben "A" und "C", für die allein die zum be-

schreibenden Inhalt im Zusammenhang mit Vitaminpräparaten getroffenen

Feststellungen gelten. Es ist insbesondere auch aus den vom Bundespatentge-

richt in das Verfahren eingeführten Verwendungsbeispielen nicht zu entneh-

men, daß die angemeldete Buchstabenkombination als solche im Sinne der

Angabe bestimmter Vitamine verwendet wird. In der Art der angemeldeten Mar-

ke eng nebeneinander gestellte Kombinationen von zwei der für die Bezeich-

nung von Vitaminen verwendeten Buchstaben sind aus den Beispielen nicht

ersichtlich. In deren Mehrzahl ist neben den reinen Buchstaben ein ausdrückli-

cher Hinweis auf Vitamine enthalten. Ein einziges Beispiel (GA 43) zeigt eine

Dreierkombination von eng nebeneinander gestellten Buchstaben ("ACE"), die

allenfalls als beschreibender Hinweis auf Vitamine verstanden werden kann.

Bei allen anderen Beispielen sind Verbindungszeichen in der Art von Gedan-

kenstrichen oder dem Pluszeichen verwendet oder die Buchstaben sind unter-

einander gestellt, so daß der Verkehr gerade aufgrund dieser besonderen An-

ordnungen auf die beschreibende Verwendung der Buchstaben für die ent-

sprechenden Vitamine hingewiesen wird. Bei der Bezeichnung "Karibik ACE"

für ein Orangen-Karotten-Getränk (GA 41) und der Bezeichnung "Wassen Se-

lenium-ACE®" (GA 45) für Vitamin-Selenhefe-Tabletten ist die Buchstaben-

kombination ACE eher kennzeichnend als beschreibend verwendet. Bei der

danach auf der Grundlage der getroffenen tatsächlichen Feststellungen vorzu-

nehmenden Beurteilung ist es erfahrungswidrig, davon auszugehen, daß der

Verkehr in der angemeldeten Buchstabenkombination "AC" den Hinweis auf die

Vitamine A und C sehen wird, zumal auch der Verkehr derartige ihm wie eine

Marke entgegentretende Bezeichnungen keiner analysierenden, möglichen

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beschreibenden Begriffsinhalten nachgehenden Betrachtung unterwirft (vgl.

BGH, Beschl. v. 25.3.1999 - I ZB 32/96, GRUR 1999, 735, 736 = WRP 1999,

855 - MONOFLAM/POLYFLAM, m.w.N.).

Die bei den Akten befindlichen Verwendungsbeispiele zeigen im übri-

gen, daß Pharmaunternehmen vielfältige Möglichkeiten zur Verfügung stehen,

ihre Vitaminpräparate als solche zu kennzeichnen, ohne auf die Buchstaben-

kombination "AC" in der angemeldeten Art angewiesen zu sein, zumal auch

eine auf die Zusammensetzung der Vitamine A und C beschränkte Verwen-

dung von Vitaminpräparaten nicht einmal belegt ist.

2. Das Bundespatentgericht hat die Unterscheidungskraft der angemel-

deten Marke i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verneint. Auch diese Beurtei-

lung ist auf der Tatsachengrundlage nicht frei von Rechtsfehlern.

Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Vorschrift ist die einer

Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs-

mittel für die angemeldeten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen

anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden. Hierbei ist grundsätzlich von ei-

nem großzügigen Maßstab auszugehen, d. h. jede auch noch so geringe Un-

terscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH,

Beschl. v. 21.9.2000 - I ZB 35/98, GRUR 2001, 240, 241 = WRP 2001, 157

- SWISS ARMY; Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 34/98, GRUR 2001, 735, 736 =

WRP 2001, 692 - Test it., je m.w.N.). Kann einer Marke kein für die fraglichen

Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet

werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein Wort der deutschen oder

einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr stets nur als solches und

nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, gibt es keinen tatsächlichen

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Anhalt dafür, daß ihr die erforderliche Unterscheidungseignung und damit jegli-

che Unterscheidungskraft fehlt (BGH GRUR 2001, 735, 736 - Test it., m.w.N.).

So liegt der Fall hier, weil auf der Grundlage der bisher getroffenen tatsächli-

chen Feststellungen des Bundespatentgerichts, wie schon zuvor zu Ziffer 1

ausgeführt, kein Anhalt dafür gegeben ist, daß der Verkehr die Marke "AC" im

Sinne einer beschreibenden Angabe versteht.

IV. Danach war auf die Rechtsbeschwerde der angefochtene Beschluß

aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung

an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen. Dieses wird gegebenenfalls

auch die Vorschrift des § 156 Abs. 1 MarkenG heranzuziehen haben.

Erdmann v. Ungern-Sternberg Starck

Bornkamm Pokrant