Urteil des BGH, Az. X ZR 124/10

X ZR 124/10

Verkündet am:

19. April 2011

Wermes

Justizhauptsekretär

als Urkundsbeamter

der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Nachschlagewerk:

ja

BGHZ:

nein

BGHR:

ja

Mautberechnung

PatG § 81 Abs. 2 Satz 1; EPÜ Art. 139 Abs. 2

Die bei laufendem Einspruchsverfahren erhobene Nichtigkeitsklage ist auch dann

unzulässig, wenn sie nur auf ein älteres nationales Recht im Sinne des Art. 139

Abs. 2 EPÜ gestützt wird (Fortführung von BGH, Urteil vom 12. Juli 2005

- X ZR 29/05, BGHZ 163, 369 - Strahlungssteuerung).

ZPO § 148

Der Verletzungsrichter kann und muss von der Möglichkeit, das Verfahren im Hin-

blick auf ein anhängiges Einspruchsverfahren auszusetzen, auch dann Gebrauch

machen, wenn er damit rechnet, dass das Einspruchsverfahren erfolglos bleiben

wird, eine im Anschluss daran erhobene Nichtigkeitsklage wegen einer Entgegenhal-

tung, die nur in diesem Verfahren berücksichtigt werden darf, aber hinreichende Er-

folgsaussicht hat.

BGH, Urteil vom 19. April 2011 - X ZR 124/10 - Bundespatentgericht

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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 19. April 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-

Beck, die Richterin Mühlens, die Richter Dr. Grabinski, Hoffmann und die Rich-

terin Schuster

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats)

des Bundespatentgerichts vom 12. Mai 2010 wird auf Kosten der

Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik

Deutschland erteilten europäischen Patents 824 731 (Streitpatents), das ein

Verfahren und ein Gerät zum Bestimmen von Straßennutzungsgebühren be-

trifft. Das Streitpatent wurde am 22. April 1996 angemeldet und nimmt eine US-

Priorität vom 9. Mai 1995 in Anspruch. Es umfasst 25 Patentansprüche, von

denen die Ansprüche 9, 11, 12 und 16 angegriffen sind. Gegen das Streitpa-

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tent, dessen Erteilung am 15. November 2006 veröffentlicht wurde, wurden

mehrere Einsprüche eingelegt. Die Klägerin, die von der Beklagten wegen Ver-

letzung des Streitpatents in Anspruch genommen wird, ist dem Einspruchsver-

fahren beigetreten, das zum Widerruf des Streitpatents durch das Europäische

Patentamt geführt hat. Gegen diese Entscheidung wurde am 27. Januar 2011

Beschwerde eingelegt (Az. T0197/11). Nach der Entscheidung der Einspruchs-

abteilung hat das Oberlandesgericht Düsseldorf den dort anhängigen Verlet-

zungsstreit mit Einverständnis der Parteien ausgesetzt.

Die Klägerin hat mit der Nichtigkeitsklage geltend gemacht, der Gegen-

stand der angegriffenen Patentansprüche sei gegenüber der deutschen Offen-

legungsschrift 44 27 392 nicht neu. Die dieser Schrift zugrundeliegende Anmel-

dung wurde am 3. August 1994, also vor dem Anmeldetag des Streitpatents,

eingereicht, Offenlegungstag ist der 8. Februar 1996.

Das Patentgericht hat die Klage für unzulässig gehalten und sie abge-

wiesen (veröffentlicht in GRUR 2011, 87).

Mit der Berufung, der die Beklagte entgegentritt, begehrt die Klägerin

Aufhebung des Ersturteils und Zurückverweisung der Sache an das Patentge-

richt.

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Entscheidungsgründe:

Die zulässige Berufung ist unbegründet. Zu Recht hat das Patentgericht

die Klage als unzulässig angesehen (§ 81 Abs. 2 Satz 1 PatG i.V.m. Art. 2

Abs. 2 EPÜ).

I. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt

begründet:

Die Vorschrift des § 81 Abs. 2 PatG differenziere nicht zwischen Verfah-

ren vor dem Deutschen und dem Europäischen Patentamt. Die Interessenlage

sei bei beiden Verfahren dieselbe; es sollten einander widersprechende Ent-

scheidungen vermieden werden. Vor Abschluss des Einspruchsverfahrens ste-

he nicht fest, mit welchem Inhalt das Patent letztlich Bestand haben werde.

Insbesondere sei nicht auszuschließen, dass ein Patent im Einspruchsverfah-

ren einen Inhalt erhalte, dem der im parallel geführten Nichtigkeitsverfahren

geltend gemachte Stand der Technik nicht entgegenstehe, der aber gleichwohl

zur Nichtigerklärung des Patents in der erteilten Fassung führen könne. Es

könne dahinstehen, ob in Ausnahmefällen ein Abweichen von § 81 Abs. 2 PatG

zuzulassen sei. In der Entscheidung "Schlauchbeutel" (BPatG GRUR 2002,

1045 f.) sei die Nichtigkeitsklage zwar wie im Streitfall auf eine nachveröffent-

lichte nationale Anmeldung gestützt worden, dort seien aber die ältere nationale

und die jüngere europäische Anmeldung identisch gewesen, so dass die dem

angegriffenen Patent zugrunde liegende nationale Anmeldung keinen zusätzli-

chen Offenbarungsgehalt aufgewiesen habe, mit dem der Patentinhaber einen

angegriffenen Anspruch hätte beschränken und damit die fehlende Neuheit

hätte "reparieren" können. Ein solcher Fall sei hier nicht gegeben. Die Beklagte

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könne das Streitpatent im Einspruchsverfahren möglicherweise so beschrän-

ken, dass der hier entgegengehaltene Stand der Technik den neu gefassten

Ansprüchen nicht mehr entgegenstehe. Ob eine Aussetzung des Nichtigkeits-

verfahrens gemäß § 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 148 ZPO bei noch anhängigem

Einspruchsverfahren möglich sei, könne dahinstehen. Bei Berücksichtigung der

Gesetzeslage und des Umstands, dass nicht in absehbarer Zeit mit einer Ent-

scheidung über den Einspruch zu rechnen sei, lägen die Voraussetzungen für

eine Aussetzung nicht vor.

II. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren im Er-

gebnis stand.

1. Nach § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG kann eine Klage auf Nichtigerklärung

des Patents nicht erhoben werden, solange ein Einspruch noch eingelegt wer-

den kann oder ein Einspruchsverfahren anhängig ist. Die sachliche Rechtferti-

gung der Nachrangigkeit des Nichtigkeitsverfahrens gegenüber dem Ein-

spruchsverfahren besteht darin, parallele, möglicherweise einander widerspre-

chende Entscheidungen über den Rechtsbestand eines Patents zu vermeiden.

Dritte, die nicht Einspruch eingelegt haben, werden dadurch nicht in sachlich

ungerechtfertigter Weise an der Wahrnehmung ihrer Rechte gehindert. Denn

ein Dritter, gegen den nach Ablauf der Einspruchsfrist Verletzungsklage erho-

ben worden ist, kann dem laufenden Einspruchsverfahren bis zu dessen Ab-

schluss beitreten (§ 59 Abs. 2 Satz 1 PatG). Das gilt auch für denjenigen, der

aus dem Patent verwarnt worden ist und deshalb Klage auf Feststellung erho-

ben hat, dass er das Patent nicht verletze (§ 59 Abs. 2 Satz 2 PatG). Darüber

hinaus ist auch im Einspruchsverfahren jedermann berechtigt, dem Patentamt

Druckschriften anzugeben, die der Erteilung des Patents entgegenstehen könn-

ten (§ 59 Abs. 4 i.V.m. § 43 Abs. 3 Satz 3 PatG).

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Der Vorrang des Einspruchsverfahrens gilt sowohl für Einspruchsverfah-

ren, die vor dem Deutschen Patent- und Markenamt anhängig sind, als auch für

solche, die vor dem Europäischen Patentamt geführt werden. Dies hat der

Bundesgerichtshof bereits entschieden (Senatsurteil vom 12. Juli 2005

- X ZR 29/05, BGHZ 163, 369 - Strahlungssteuerung). Mit Blick auf den Zweck

des § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG und die Regelung in Art. 100 EPÜ hat der Senat

insbesondere ausgesprochen, dass die Nichtigkeitsklage gegen ein europäi-

sches Patent gemäß § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG unzulässig ist, wenn sie nur auf

Nichtigkeitsgründe gestützt wird, die zugleich Einspruchsgründe nach Art. 100

EPÜ sind. Die Subsidiarität des Nichtigkeitsverfahrens gegenüber dem Ein-

spruchsverfahren stellt keinen Verstoß gegen Art. 19 Abs. 4 GG dar. Das Euro-

päische Patentübereinkommen enthält durch die Möglichkeiten, die die Einle-

gung des Einspruchs (Art. 99 EPÜ), die gegen die Einspruchsentscheidung ge-

gebene Beschwerde (Art. 106 EPÜ), die Vorlage von Amts wegen oder auf An-

trag eines Beteiligten an die Große Beschwerdekammer (Art. 110, 111, 112

EPÜ) und der Beitritt Dritter zum Einspruchsverfahren (Art. 105 EPÜ) bieten,

ein an den Maßstäben des Grundgesetzes orientiertes, ausreichendes Rechts-

schutzsystem und genügt dem Standard, der gemäß Art. 24 Abs. 1 GG zu be-

achten ist. Darüber hinaus hat nach Art. 2 Abs. 2 EPÜ das europäische Patent

in jedem Vertragsstaat dieselbe Wirkung und unterliegt den jeweiligen nationa-

len Vorschriften. Das europäische Patent ist damit auch für die Art und Weise,

wie die zugelassenen Nichtigkeitsgründe geltend zu machen sind, den nationa-

len Patenten gleichgestellt und kann diesen gegenüber keine erweiterten

Rechtsschutzmöglichkeiten erhalten. Die gegen diese Entscheidung des Se-

nats erhobene Verfassungsbeschwerde hat das Bundesverfassungsgericht

nicht zur Entscheidung angenommen (BVerfG, Beschluss vom 5. April 2006

- 1 BvR 2310/05, GRUR 2006, 569).

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2. Die in der Senatsentscheidung "Strahlungssteuerung" aufgestellten

Grundsätze gelten entgegen der Auffassung der Klägerin auch, wenn - wie im

Streitfall - die bei laufendem Einspruchsverfahren erhobene Nichtigkeitsklage

nur auf ein älteres nationales Recht im Sinne des Art. 139 Abs. 2 EPÜ gestützt

wird.

a) In einer solchen Fallkonstellation macht ein Kläger den Nichtigkeits-

grund der mangelnden Patentfähigkeit geltend, und nicht, wie die Klägerin

meint, mangelnde Patentfähigkeit gegenüber einer nationalen Patentanmel-

dung mit älterem Zeitrang. Im Schrifttum ist in der Regelung des Art. 139 Abs. 2

EPÜ ein weiterer Nichtigkeitsgrund gesehen worden, auf den über Art. 2 Abs. 2

EPÜ die Vorschriften der §§ 22, 21 Abs. 1 Nr. 1 angewendet werden sollen

(vgl. Preu, GRUR Int. 1981, 63, 67; Pitz, GRUR 1995, 231). Dieser Auffassung

kann nicht gefolgt werden (ablehnend auch Keukenschrijver, Patentnichtig-

keitsverfahren, 4. Aufl. Rn. 47 mit Nachweisen). Mangelnde Patentfähigkeit ist

sowohl bei deutschen als auch bei europäischen Patenten ein einheitlicher un-

ter mehreren im Gesetz aufgezählten Widerrufs- bzw. Klagegründen. Wenn er

geltend gemacht wird, findet unter anderem eine umfassende Prüfung der

Neuheit und erfinderischen Tätigkeit statt. Eine Aufspaltung des Nichtigkeits-

grunds hinsichtlich einzelner Entgegenhaltungen oder eine unterschiedliche

verfahrensrechtliche Behandlung des Nichtigkeitsgrunds je nachdem, welche

Entgegenhaltungen zu seiner Begründung herangezogen werden, findet weder

im Europäischen Patentübereinkommen noch im deutschen Patentgesetz eine

Stütze. Dies bedeutet mit Blick auf die Senatsentscheidung "Strahlungssteue-

rung", dass auch dann mangelnde Patentfähigkeit und damit ein Einspruchs-

grund nach Art. 100 EPÜ geltend gemacht wird, wenn die Klage nur auf die

ältere nationale Anmeldung gestützt wird.

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Dies führt zur Unzulässigkeit der Klage. Die Zulassung der Nichtigkeits-

klage in einem solchen Fall könnte zudem verfahrens- und materiellrechtliche

Folgen nach sich ziehen, die der Intention des Gesetzgebers zuwiderliefen.

Dem Nichtigkeitskläger wäre es bei der Geltendmachung des Nichtigkeits-

grunds der mangelnden Patentfähigkeit unbenommen, im Laufe des Nichtig-

keitsverfahrens weiteren Stand der Technik, der dann auch Gegenstand des

europäischen Einspruchsverfahrens nach Art. 100 EPÜ sein könnte, in das na-

tionale Nichtigkeitsverfahren einzuführen und durch eine auf mehrere, nicht nur

ältere nationale, Entgegenhaltungen gestützte Begründung die Nichtigerklärung

eines Patents herbeizuführen, das seine endgültige Fassung noch nicht erhal-

ten hat. Darüber hinaus ist das Patentgericht, wenn der Nichtigkeitsgrund der

mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht wird, nach dem Amtsermittlungs-

grundsatz gemäß § 87 PatG verpflichtet, die Patentfähigkeit nicht nur in Bezug

auf die ältere nationale Anmeldung, sondern auch unter allen anderen maßgeb-

lichen Gesichtspunkten zu prüfen. Zwar ist das Patentgericht im Nichtigkeitsver-

fahren auch nach dem im Streitfall noch anwendbaren, bis zum 30. September

2009 geltenden Verfahrensrecht nicht verpflichtet, den Stand der Technik um-

fassend zu ermitteln und darf sich grundsätzlich auf die Prüfung der von dem

Nichtigkeitskläger vorgelegten Entgegenhaltungen auf ihre sachlich-rechtliche

Relevanz beschränken; gleichwohl dürfen Entgegenhaltungen und Kenntnisse

aus dem Stand der Technik, die dem Nichtigkeitssenat aus seiner Praxis be-

kannt sind, nicht unberücksichtigt bleiben, wenn sich für das Patentgericht An-

haltspunkte dafür ergeben, dass diese Sachverhaltselemente entscheidungs-

erheblich sein können; sie sind in das Verfahren einzuführen und bei Prüfung

der Patentfähigkeit zu berücksichtigen. Bei dieser Sachlage würden durch eine

Zulassung der Nichtigkeitsklage einander widersprechende Entscheidungen

des Europäischen Patentamts und des Patentgerichts nicht vermieden, son-

dern begünstigt.

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b) Der Hinweis der Klägerin auf die Entscheidung "Trigonellin" (BGH, Ur-

teil vom 20. März 2001 - X ZR 177/98, BGHZ 147, 137 = GRUR 2001, 730)

führt zu keiner anderen Beurteilung. In dem dieser Entscheidung zugrunde lie-

genden Fall war das europäische Streitpatent sowohl in einem deutschen Be-

schränkungsverfahren als auch im europäischen Einspruchsverfahren be-

schränkt worden. Der Senat hat entschieden, dass als geschützt nur das ver-

bleibt, was zugleich nach beiden Beschränkungsentscheidungen noch unter

Schutz steht. Bei dieser Fallkonstellation handelt es sich um einen Ausnahme-

fall, der bei Parallelität von deutschem Beschränkungsverfahren und europäi-

schem Einspruchsverfahren auftreten kann. Für die Nichtigkeitsklage sollten

derartige Fälle vermieden werden, deshalb ist § 81 Abs. 2 Satz 1 in das deut-

sche Patentgesetz aufgenommen worden.

c) Das Argument der Klägerin, mit der Anwendung von § 81 Abs. 2

Satz 1 PatG sei ein Dritter bei der Durchsetzung seiner Rechte gegen ein euro-

päisches Patent gegenüber den Durchsetzungsmöglichkeiten in Bezug auf ein

deutsches Patent benachteiligt, verfängt nicht. Die Einspruchsverfahren nach

dem Patentgesetz (§§ 59 ff. PatG) und nach dem Europäischen Patentüberein-

kommen (Art. 99 ff. EPÜ) verlaufen getrennt nach unterschiedlichen Rechtsvor-

schriften. Eine Benachteiligung Dritter kann darin nicht gesehen werden. Der

Dritte kann dem Patent im deutschen Einspruchsverfahren auch ein älteres na-

tionales Recht entgegenhalten (§ 59 Abs.1 i.V.m. § 3 Abs. 2 PatG), während

ein erteiltes europäisches Patent im Einspruchsverfahren den Vorschriften der

Art. 99 ff. EPÜ unterliegt; die Einspruchsgründe ergeben sich abschließend aus

Art. 100 EPÜ. Hinsichtlich der Einspruchs- bzw. Widerrufsgründe weichen die

Rechtsordnungen also voneinander ab, weil sich aus dem Europäischen Pa-

tentübereinkommen insoweit etwas anderes als aus dem deutschen Patentge-

setz ergibt (Art. 2 Abs. 2 EPÜ). Weder ist eine Zuständigkeit der deutschen Pa-

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tentbehörden im europäischen Einspruchsverfahren begründet, noch ist natio-

nales Recht anwendbar. Im Übrigen ist eine Nichtigkeitsklage nach § 81 Abs. 2

Satz 1 PatG bei laufendem Einspruchsverfahren auch gegen ein deutsches

Patent nicht zulässig.

d) Dem Einwand der Klägerin, in den anderen europäischen Rechtsord-

nungen sei die Parallelität von Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren handhab-

bare Praxis, beispielsweise lasse das Patentrecht in Großbritannien alle Wider-

rufsgründe, die im europäischen Einspruchsverfahren geltend gemacht werden

können, auch im nationalen parallelen Nichtigkeitsverfahren zu, steht die Ge-

setzeslage im deutschen Recht in Gestalt von § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG entge-

gen. Die Bedeutung der hier zu entscheidenden Rechtsfrage ist - wie auch die

Klägerin ausführt - im Schrifttum bei der Einführung des Europäischen Paten-

tübereinkommens erkannt und diskutiert worden (vgl. hierzu Pitz, Das Verhält-

nis von Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren nach deutschem und europäi-

schem Patentrecht, Diss. München 1994; derselbe, GRUR 1995, 231; Dihm,

Mitt. 1998, 441; siehe auch schon Preu, aaO). Das deutsche Patentgesetz hat

nach Inkrafttreten des Europäischen Patentübereinkommens mehrfach Ände-

rungen erfahren. Der Gesetzgeber hat dabei § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG (früher

§ 81 Abs. 2) unangetastet gelassen und ihn auch im Rahmen der Gesetzesän-

derung, die das Nichtigkeitsverfahren teilweise grundlegend neu geregelt hat

(Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts vom 31. Juli

2009, BGBl I 2009, 2521 = BlPMZ 2009, 307) weder aufgehoben noch inhalt-

lich geändert und damit zum Ausdruck gebracht, dass er die Regelung aus den

Gründen, die zu ihrer Einführung geführt haben, nach wie vor für erforderlich

hält.

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e) Da die Nichtigkeitsklage nach alldem unzulässig und die Sache ent-

scheidungsreif ist, kommt die vom Patentgericht grundsätzlich erwogene Mög-

lichkeit, das Nichtigkeitsverfahren gemäß § 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 148 ZPO

auszusetzen, nicht in Betracht. Der Zeitpunkt, zu dem die Zulässigkeitsvoraus-

setzungen vorliegen müssen, ist allerdings der der Entscheidung über die Klage

(hM, vgl. Greger in Zöller, ZPO, 28. Aufl., vor § 253 Rn. 9 mit Nachweisen). Ist

das Einspruchsverfahren bis zu diesem Termin beendet, steht § 81 Abs. 2

Satz 1 PatG der Zulässigkeit der Klage nicht mehr entgegen.

3. Der Senat verkennt dabei nicht, dass ein schutzwürdiges Interesse ei-

nes Wettbewerbers, der wegen Verletzung des noch im europäischen Ein-

spruchsverfahren befindlichen Patents verklagt worden ist, bestehen kann,

nicht wegen Patentverletzung verurteilt zu werden, obwohl der Gegenstand der

Erfindung durch eine im Einspruchsverfahren nicht zu berücksichtigende Ent-

gegenhaltung vorweggenommen wird. Der Streitfall zeigt, dass es im europäi-

schen Einspruchsverfahren, zumal, wenn sich - wie hier - ein Beschwerdever-

fahren anschließt, mehrere Jahre dauern kann, bis über den Bestand des Pa-

tents Rechtssicherheit erlangt wird. In einem solchen Fall kann eine Rechts-

schutzlücke entstehen, die zwar nicht im Hinblick auf die im Europäischen Pa-

tenübereinkommen und im deutschen Patentgesetz enthaltenen Rechts-

schutzsysteme, aber wegen der besonderen Konstellation des Einzelfalls das

verfassungsrechtliche Gebot der Gewährung effektiven Rechtsschutzes tangie-

ren kann (vgl. hierzu Keukenschrijver, aaO Rn. 78).

Um in solchen Fällen eine mögliche Rechtsschutzlücke für den im Ver-

letzungsprozess angegriffenen Wettbewerber zu schließen und gleichzeitig

dem Gebot des effektiven Rechtsschutzes zu genügen, ist es aber nicht erfor-

derlich, von der klaren gesetzlichen Regelung in § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG ab-

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zuweichen. Den berechtigten Interessen der Wettbewerber kann schon durch

eine sachgerechte Handhabung des § 148 ZPO bei der Entscheidung über die

Aussetzung eines Rechtsstreits bei den Verletzungsgerichten in hinreichendem

Umfang Rechnung getragen werden.

Nach dieser Vorschrift kann das Gericht, wenn die Entscheidung ganz

oder zum Teil von dem Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnis-

ses abhängt, das den Gegenstand eines anderen anhängigen Rechtsstreits

bildet oder von einer Verwaltungsbehörde festzustellen ist, anordnen, dass die

Verhandlung bis zur Erledigung des anderen Rechtsstreits oder der Entschei-

dung der Verwaltungsbehörde auszusetzen ist. Im Patentverletzungsprozess ist

die erforderliche Abhängigkeit nach § 148 ZPO jedenfalls gegeben, wenn eine

Nichtigkeitsklage oder auch ein Einspruchsverfahren anhängig ist, die zur Nich-

tigerklärung oder zum Widerruf des Patents führen und damit der Verletzungs-

klage die Grundlage entziehen kann.

Bei der Entscheidung über die Aussetzung ist in den Tatsacheninstan-

zen zwar in der Regel von ausschlaggebender Bedeutung, welche Erfolgsaus-

sicht der Verletzungsrichter dem Einspruch oder der Nichtigkeitsklage beimisst

(vgl. Reimann/Kreye, Festschrift für Winfried Tilmann 2003, S. 587 ff; Scharen,

Festschrift 50 Jahre VPP, 2005, S. 396 ff; Kaess, GRUR 2009, 276 ff; Kühnen/

Geschke, Die Durchsetzung von Patenten in der Praxis, 4. Aufl. Rn. 1039 ff;

Keukenschrijver in Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 140 Rn. 2; Scharen in Ben-

kard, Patentgesetz, 10. Aufl., § 9 Rn. 61; Kühnen in Schulte, Patentgesetz,

8. Aufl., § 139 Rn. 269 ff). In der Konstellation des Streitfalls sind diese

Grundsätze aber nicht unverändert anwendbar. Bei Anlegung der herkömmli-

chen Maßstäbe käme eine Aussetzung in der Regel nicht in Betracht, wenn

einem Angriff gegen den Rechtsbestand des Patents Erfolgsaussichten nur im

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Hinblick auf eine Entgegenhaltung beigemessen werden können, die das Euro-

päische Patentamt nicht berücksichtigen darf. Der Verletzungsrichter ist indes

nicht gehindert, im Rahmen des ihm in § 148 ZPO eingeräumten Ermessens

auch die Besonderheiten der in Rede stehenden Verfahrenskonstellation zu

berücksichtigen, zumal wenn - wie im Streitfall - der Prüfer des Europäischen

Patentamts auf die ältere nationale Anmeldung hingewiesen und erklärt hat,

dass sie im europäischen Verfahren nicht berücksichtigt werden kann. In Bezug

auf eine solche Anmeldung ist ein im europäischen Verfahren erteiltes Patent

ein ungeprüftes Recht. Der Verletzungsrichter kann und muss von der Möglich-

keit, das Verfahren im Hinblick auf ein anhängiges Einspruchsverfahren auszu-

setzen, deshalb auch dann Gebrauch machen, wenn er damit rechnet, dass

das Einspruchsverfahren erfolglos bleiben wird, eine im Anschluss daran erho-

bene Nichtigkeitsklage wegen einer Entgegenhaltung, die nur in diesem Verfah-

ren berücksichtigt werden darf, aber hinreichende Erfolgsaussicht hat. Der An-

lass für eine solche Aussetzung fällt zwar weg, wenn das Einspruchsverfahren

beendet ist. Die im Falle einer erneuten Anrufung des Verfahrens erforderliche

Zeit zur Vorbereitung einer mündlichen Verhandlung vor dem Verletzungsge-

richt reicht aber aus, um eine Nichtigkeitsklage zu erheben und damit erneut

die Voraussetzungen für eine Aussetzung zu schaffen. Damit ist ein Wettbe-

werber ausreichend davor geschützt, wegen Verletzung eines Patents verurteilt

zu werden, an dessen materieller Rechtsbeständigkeit der Verletzungsrichter

nach allgemeinen Maßstäben für die Aussetzung der Verhandlung ausreichen-

de Zweifel hat. Mögliche Verzögerungsfolgen der Aussetzung können dadurch

abgemildert werden, dass die am Einspruchsverfahren Beteiligten die Be-

schleunigung des Einspruchsverfahrens beantragen oder das Verletzungsge-

richt das Europäische Patentamt darüber informiert, dass ein Verletzungsver-

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fahren anhängig ist (vgl. Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 17. März

2008 über die Beschleunigung des Einspruchsverfahrens bei Patenten, aus

denen eine Verletzungsklage erhoben worden ist, ABl. EPA 2008, 221 f.).

Meier-Beck

Mühlens

Grabinski

Hoffmann

Schuster

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 12.05.2010 - 4 Ni 21/09 (EU) -