Urteil des BGH vom 29.01.2002, X ZR 73/01

Aktenzeichen: X ZR 73/01

Custodiol II Leitsatzentscheidung

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 73/01 Verkündet am: 12. März 2002 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

Custodiol II

PatG 1981 § 14; EPÜ Art. 69

Die Rechtsprechung, nach der die Schutzwirkung eines Patents, dessen Patentanspruch Zahlen- und Maßangaben enthält, nicht in Bereiche erstreckt werden kann, die wesentlich von denen des Patentanspruchs abweichen, wenn in den Zahlen- und Maßangaben das erfinderisch Neue der Lehre des Patents zu erblicken ist (Sen.Urt. v. 31.1.1984 - X ZR 7/82, GRUR 1984, 425, 427 - Bierklärmittel m.w.N), betrifft lediglich Patente, deren Schutzbereich noch nicht nach Art. 69 EPÜ oder nach § 14 PatG 1981 zu beurteilen war. Die Verbindlichkeit von Zahlen- oder Maßangaben im Patentanspruch ist nach geltendem Recht grundsätzlich nicht danach zu beurteilen, in welcher Beziehung diese zum Stand der Technik stehen. Dies hindert es allerdings nicht, auch Angaben zum Stand der Technik in der Beschreibung zur Auslegung solcher Angaben heranzuziehen.

BGH, Urt. v. 12. März 2002 - X ZR 73/01 - OLG München

LG München I

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 29. Januar 2002 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis,

den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Dr. Meier-

Beck und Asendorf

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten werden das am 22. Februar 2001

verkündete Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts

München aufgehoben und das am 11. November 1998 verkündete Urteil der 21. Zivilkammer des Landgerichts München I im

Kostenausspruch aufgehoben und im übrigen abgeändert:

Die Klage wird abgewiesen.

Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin war eingetragene Inhaberin des im Lauf des Revisionsverfahrens durch Ablauf der Schutzdauer erloschenen europäischen Patents

0 054 635 (Klagepatents). Das Klagepatent betrifft eine protektive Lösung für

Herz und Niere und ein Verfahren zu dessen Herstellung. Patentanspruch 1

des Klagepatents lautet in der Verfahrenssprache Deutsch:

"Protektive Lösung zur Verhinderung von Ischämie-Schäden an Herz und Nieren, sowie anderen Organen bei Operationen und Transplantationen der Organe, dadurch gekennzeichnet, daß sie pro Liter folgende Zusätze enthält:

Kalium- oder Natrium-hydrogen-α-ketoglutarat 4 +/- 3 Millimol Natriumchlorid 15 +/- 8 Millimol Kaliumchlorid 10 +/- 8 Millimol Magnesiumchlorid 10 +/-2 Millimol Tryptophan 2 +/-1 Millimol Histidin 150 +/- 100 Millimol Histidin-Hydrochlorid 16 +/- 11 Millimol Mannitol 50 +/- 50 Millimol Fruktose 50 +/- 50 Millimol Ribose 50 +/- 50 Millimol Inosin 50 +/- 50 Millimol,

wobei die Osmolarität der Lösung etwa 300 bis 350 mosm beträgt und das pH der Lösung zwischen 6,8 und 7,4 liegt."

In der Krankenhausapotheke des Städtischen Krankenhauses M. der

Beklagten wird eine organprotektive Lösung hergestellt und verwendet, die in

ihrer Zusammensetzung der des Patentanspruchs 1 des Klagepatents mit folgenden Abweichungen entspricht: Der Zusatz von Magnesiumchlorid beträgt

4 mmol/l; das Histidin-Hydrochlorid ist durch Salzsäure 25 % ersetzt. Auch das

von der Klägerin vertriebene, von ihr als patentgemäß angesehene Präparat

"Custodiol" weist nur 4 mmol/l Magnesiumchlorid auf. Den auf der Grundlage

der arzneimittelrechtlichen Zulassung dieses Erzeugnisses und des Klagepatents gestellten Antrag auf Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats für

Arzneimittel hat das Deutsche Patent- und Markenamt zurückgewiesen. Die

hiergegen eingelegte Beschwerde der Klägerin hat das Bundespatentgericht

zurückgewiesen; über die Rechtsbeschwerde der Klägerin war bei Schluß der

mündlichen Verhandlung im Revisionsverfahren noch nicht entschieden; sie ist

Gegenstand des gleichzeitig mit dieser Entscheidung verkündeten, zur Veröffentlichung vorgesehenen Senatsbeschlusses X ZB 12/00 - Custodiol I.

Die Klägerin sieht in der Herstellung des Präparats durch die Beklagte

eine Verletzung des Klagepatents. Die Beklagte hat sich demgegenüber auf

das Apothekerprivileg nach § 11 Nr. 3 PatG sowie darauf berufen, daß sie

- insbesondere wegen des Unterschieds beim Anteil an Magnesiumchlorid - in

den Schutzbereich des Klagepatents nicht eingreife. Die sachverständig beratenen Vorinstanzen haben der auf Unterlassung, Feststellung der Schadensersatzpflicht und Rechnungslegung gerichteten Klage stattgegeben. Hiergegen

richtet sich die Revision der Beklagten, die die vollständige Abweisung der

Klage begehrt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen, sie hat die Klage

wegen des Unterlassungsantrags für erledigt erklärt, die Beklagte hat sich dem

widersetzt. Die Klägerin beantragt nunmehr, insoweit die Erledigung des

Rechtsstreits festzustellen.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Revision führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils,

zur Abänderung des erstinstanzlichen Urteils und zur Abweisung der Klage

insgesamt, weil die von der Beklagten hergestellte und verwendete kardioplegische Lösung nicht in den Schutzbereich des Klagepatents fällt (Art. 69 EPÜ).

I. Das Klagepatent betrifft eine verbesserte Lösung zum Schutz von

Herz, Niere und anderen Organen bei Operationen, bei denen die Durchblu-

tung des Organs für eine gewisse Zeit vollständig unterbrochen ist. Dabei sollen die Toleranz des Organs gegen eine vollständige Unterbrechung seiner

Blut- und Sauerstoffversorgung (Ischämie-Toleranz) und die für die Operation

zur Verfügung stehende Toleranzzeit verbessert werden. Weiter soll die Erholungszeit nach Beendigung der Operation und neuer Durchblutung abgekürzt

werden, um den Einsatz der Herz-Lungen-Maschine möglichst kurz zu halten.

Hierzu stellt Patentanspruch 1 des Klagepatents eine Lösung mit 11 im

Patentanspruch näher genannten Zusätzen unter Schutz, deren Anteile durch

Maßangaben in Millimol je Liter und jeweils zusätzliche Toleranzangaben definiert sind, so daß sich jeweils Unter- und Obergrenzen der Anteile ergeben.

Weiter legt der Patentanspruch zwei physikalische Eigenschaften durch weitere Maßangaben fest; diese sind auch bei der angegriffenen Ausführungsform

erfüllt. Unstreitig ist bei dieser der Zusatz Histidin-Hydrochlorid durch einen für

den Fachmann erkennbar gleichwirkenden anderen Zusatz ersetzt, wodurch

der Schutzbereich des Klagepatents nach übereinstimmender Auffassung der

Parteien, der die Vorinstanzen gefolgt sind, nicht verlassen wird. Im Streit steht

allein, ob Patentanspruch 1 des Klagepatents auch hinsichtlich des Merkmals

Magnesiumchlorid 10 +/- 2 mmol/l

benutzt wird. Unstreitig beträgt der Zusatz bei der angegriffenen Ausführungsform nur 4 mmol/l und damit die Hälfte des unteren Grenzwerts nach Patentanspruch 1 des Klagepatents.

II. 1. Die Vorinstanzen haben in dem Zusatz von 4 mmol/l Magnesiumchlorid eine in den Schutzbereich des Klagepatents fallende äquivalente Be-

nutzung des Klagepatents gesehen. Das Berufungsgericht hat sich dabei im

wesentlichen die Ausführungen des Landgerichts zu eigen gemacht, das ausgeführt hat, der Fachwelt sei zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents bekannt

gewesen, daß Magnesiumchlorid-Konzentrationen von 10 mmol/l und solche

von 4 mmol/l im Bereich der Kardioplegie und Organprotektion eine weitgehend

vergleichbare Wirkung erzielten, auch wenn die niedrigere Konzentration im

Hinblick auf eine kalziumantagonistische Wirkung als weniger effektiv angesehen worden sei. Es sei auch nicht gerechtfertigt, den Schutzbereich des Klagepatents hinsichtlich der Mengenbereiche auf den Wortlaut zu beschränken,

weil der im Klagepatent neue Bestandteil ausschließlich das α-Ketoglutarat sei,

während die Patentschrift zu den angegebenen Mengenbereichen keine Erläuterung enthalte und der Fachmann wisse, daß ihm bei den Konzentrationen

je nach Bestandteil ein mehr oder weniger großer Spielraum zur Verfügung

stehe. Das Berufungsgericht hat hinzugefügt, daß durch den Zusatz von α-

Ketoglutarat eine weitere signifikante Verbesserung der Organprotektion gegenüber einer organprotektiven Lösung erreicht werde, wie sie aus der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung 0 012 272 bekannt gewesen

sei, weil durch diese Zugabe der aerobe Stoffwechsel während der Perfusion

des Organs mit der protektiven Lösung verbessert werde. Der Fachmann habe

zum Prioritätszeitpunkt gewußt, daß eine gewisse Magnesiumkonzentration

erforderlich sei, um die körpereigenen Enzyme arbeitsfähig zu halten, diese

Konzentration aber auch nicht zu hoch sein dürfe, weil Magnesium als Kalziumantagonist bekannt gewesen sei. Anhaltspunkt sei der Anteil von Magnesium

im Blut gewesen, der extrazellulär bei 1 mmol/l und intrazellulär bei 16 mmol/l

liege, woraus sich der zur Verfügung stehende Bereich ergeben habe. Aus einer weiteren, allgemein akzeptierten Veröffentlichung sei bekannt gewesen,

daß Konzentrationen in kardioplegischen Lösungen von weniger als 2,4 mmol/l

und mehr als 10 mmol/l zu abweichenden Ergebnissen bezüglich der Erholungsfähigkeit des Herzens führten, die Ergebnisse innerhalb dieses Bereichs

aber identisch seien.

Das Berufungsgericht hat auf dieser Grundlage Gleichwirkung zwischen

einem Zusatz von 10 +/- 2 mmol/l Magnesiumchlorid und einem solchen von

4 mmol/l angenommen.

2. Das Berufungsgericht hat weiter ausgeführt, die Schutzwirkung eines

Patents, dessen Patentanspruch Zahlen- und Maßangaben enthalte, könne

nicht in Bereiche erstreckt werden, die wesentlich von denen des Patentanspruchs abwichen, wenn in den Zahlen- und Maßangaben das erfinderisch

Neue der Lehre des Patents zu sehen sei. Im vorliegenden Fall liege das erfinderisch Neue jedoch allein im Zusatz von α-Ketoglutarat. Somit sei der Schutzbereich nicht von vornherein auf die angegebenen Konzentrationen beschränkt. Habe aber der Fachmann die Abweichungen der angegriffenen Ausführungsform der Patentschrift als gleichwirkende Lösung entnehmen können,

sei auch dem Gesichtspunkt der Rechtssicherheit ausreichend Rechnung getragen.

3. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Überprüfung im Ergebnis nicht stand.

a) Nach Art. 69 Abs. 1 EPÜ wird der Schutzbereich des Patents durch

den Inhalt der Patentansprüche bestimmt, zu deren Auslegung die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen sind. Nach den Grundsätzen, die

der erkennende Senat hierzu entwickelt hat, dient die Auslegung der Patentan-

sprüche nicht nur der Behebung etwaiger Unklarheiten, sondern auch zur Erläuterung der darin verwendeten technischen Begriffe sowie zur Klärung der

Bedeutung und der Tragweite der dort beschriebenen Erfindung (BGHZ 98, 12,

18 f. - Formstein; 105, 1, 10 - Ionenanalyse; 125, 303, 309 f.

- Zerlegvorrichtung für Baumstämme; Sen.Urt. v. 5.5.1992 - X ZR 9/91, GRUR

1992, 594, 596 - mechanische Betätigungsvorrichtung). Abzustellen ist dabei

auf die Sicht des Fachmanns, von dessen Verständnis bereits die Bestimmung

des Inhalts der Patentansprüche einschließlich der dort verwendeten Begriffe

abhängt und das auch bei der Feststellung des über den Wortlaut hinausgehenden Umfangs des von den Patentansprüchen ausgehenden Schutzes maßgebend ist. Bei der Prüfung der Frage, ob die im Patent unter Schutz gestellte

Erfindung benutzt wird, ist daher zunächst unter Zugrundelegung dieses Verständnisses der Inhalt der Patentansprüche festzustellen, d.h. der dem Anspruchswortlaut vom Fachmann beigelegte Sinn zu ermitteln. Macht die angegriffene Ausführungsform von dem so ermittelten Sinngehalt eines Patentanspruchs Gebrauch, dann wird die unter Schutz stehende Erfindung benutzt. Bei

einer vom Sinngehalt der Patentansprüche abweichenden Ausführung kann

eine Benutzung dann vorliegen, wenn der Fachmann auf Grund von Überlegungen, die an den Sinngehalt der in den Ansprüchen unter Schutz gestellten

Erfindung anknüpfen, die bei der angegriffenen Ausführungsform eingesetzten

abgewandelten Mittel mit Hilfe seiner Fachkenntnisse als für die Lösung des

der Erfindung zugrundeliegenden Problems gleichwirkend auffinden konnte

(BGHZ 105, 1, 10 f. - Ionenanalyse; Sen.Urt. v. 3.10.1989 - X ZR 33/88, GRUR

1989, 903, 904 - Batteriekastenschnur; v. 28.6.2000 - X ZR 128/98, GRUR

2000, 1005, 1006 - Bratgeschirr). Dabei fordert es das gleichgewichtig neben

dem Gesichtspunkt eines angemessenen Schutzes der erfinderischen Leistung

stehende Gebot der Rechtssicherheit, daß der durch Auslegung zu ermittelnde

Sinngehalt der Patentansprüche nicht nur den Ausgangspunkt, sondern die

maßgebliche Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs bildet; diese

hat sich an den Patentansprüchen auszurichten (BGHZ 106, 84, 90 f.

- Schwermetalloxidationskatalysator; Sen.Urt. v. 3.10.1989 - X ZR 33/88,

GRUR 1989, 903, 904 - Batteriekastenschnur; v. 20.4.1993 - X ZR 6/91, GRUR

1993, 886, 889 - Weichvorrichtung I). Für die Zugehörigkeit einer vom Wortsinn des Patentanspruchs abweichenden Ausführung zum Schutzbereich genügt es hiernach nicht, daß sie (1.) das der Erfindung zu Grunde liegende Problem mit zwar abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden Mitteln löst und

(2.) seine Fachkenntnisse den Fachmann befähigen, die abgewandelten Mittel

als gleichwirkend aufzufinden. Ebenso wie die Gleichwirkung nicht ohne Orientierung am Patentanspruch festgestellt werden kann (Einzelheiten hierzu

Sen.Urt. v. 28.6.2000 - X ZR 128/98, GRUR 2000, 1005, 1006 - Bratgeschirr),

müssen (3.) darüber hinaus die Überlegungen, die der Fachmann anstellen

muß, derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten

technischen Lehre orientiert sein, daß der Fachmann die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als der gegenständlichen gleichwertige

Lösung in Betracht zieht.

Von diesen Grundsätzen abzuweichen, besteht kein Anlaß. Sie stehen

in Einklang mit dem Protokoll über die Auslegung von Art. 69 Abs. 1 EPÜ

(BGBl. 1976 II 1000), das nach ständiger Rechtsprechung des Senats (BGHZ

106, 84, 93 f. - Schwermetalloxidationskatalysator; Sen.Urt. v. 5.5.1992

- X ZR 9/91, GRUR 1992, 594, 596 - mechanische Betätigungsvorrichtung)

auch zur Auslegung von § 14 PatG heranzuziehen ist. Nach Art. 2 Nr. 1 der

Münchener Revisionsakte zum Europäischen Patentübereinkommen vom

29. November 2000 soll zukünftig das revidierte Auslegungsprotokoll in Art. 2

ausdrücklich vorsehen, daß bei der Bestimmung des Schutzbereichs des europäischen Patents solchen Elementen gebührend Rechnung zu tragen ist, die

Äquivalente der in den Patentansprüchen genannten Elemente sind.

b) Die Grundsätze der Schutzbereichsbestimmung sind auch dann anzuwenden, wenn der Patentanspruch Zahlen- oder Maßangaben enthält. Solche Angaben nehmen an der Verbindlichkeit des Patentanspruchs als maßgeblicher Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs teil. Die Aufnahme von Zahlen- oder Maßangaben in den Anspruch verdeutlicht, daß sie den

Schutzgegenstand des Patents mitbestimmen und damit auch begrenzen sollen (Sen., BGHZ 118, 210, 218 f. - Chrom-Nickel-Legierung). Es verbietet sich

daher, solche Angaben als minder verbindliche, lediglich beispielhafte Festlegungen der geschützten technischen Lehre anzusehen, wie dies in der Rechtsprechung zur Rechtslage im Inland vor Inkrafttreten des Art. 69 EPÜ und der

entsprechenden Neuregelung des nationalen Rechts für möglich erachtet worden ist (vgl. RGZ 86, 412, 416 f. - pyrophore Metallegierungen; RG, Urt. v.

10.3.1928 - I 238/27, GRUR 1928, 481 - Preßhefe I; OGH BrZ 3, 63, 71 f.

- künstliche Wursthüllen).

c) Wie jeder Bestandteil eines Patentanspruchs sind Zahlen- und Maßangaben grundsätzlich der Auslegung fähig. Wie auch sonst kommt es darauf

an, wie der Fachmann solche Angaben im Gesamtzusammenhang des Patentanspruchs versteht, wobei auch hier zur Erläuterung dieses Zusammenhangs

Beschreibung und Zeichnungen heranzuziehen sind. Dabei ist zu berücksichtigen, daß Zahlen- und Maßangaben schon nach ihrem objektiven Gehalt, der

auch das Verständnis des Fachmanns prägen wird, nicht einheitlich sind, son-

dern in unterschiedlichen Formen Sachverhalte mit durchaus verschiedenen

Inhalten bezeichnen können.

d) Schon diese Umstände schließen es aus, daß der Fachmann Zahlen-,

Maß- oder Bereichsangaben eine immer gleiche feste Bedeutung zuweisen

wird. Jedoch wird er solchen Angaben in aller Regel einen höheren Grad an

Eindeutigkeit und Klarheit zubilligen, als dies bei verbal umschriebenen Elementen der erfindungsgemäßen Lehre der Fall wäre (v. Rospatt, GRUR 2001,

991, 993). Denn Zahlen sind als solche eindeutig, während sprachlich formulierte allgemeine Begriffe eine gewisse Abstraktion von dem durch sie bezeichneten Gegenstand bedeuten. Zudem müssen solche Begriffe, wenn sie in einer

Patentschrift verwendet werden, nicht notwendig in dem Sinn gebraucht werden, den der allgemeine technische Sprachgebrauch ihnen beimißt; die Patentschrift kann insoweit ihr "eigenes Wörterbuch" bilden (vgl. Sen.Urt. v.

2.3.1999 - X ZR 85/96, GRUR 1999, 909, 912 - Spannschraube; v. 13.4.1999

- X ZR 23/97, Mitt. 2000, 105, 106 - Extrusionskopf). Aus der Sicht des fachmännischen Lesers kann durch Zahlen- und Maßangaben konkretisierten

Merkmalen deshalb die Bedeutung zukommen, daß der objektive, erfindungsgemäß zu erreichende Erfolg genauer und gegebenenfalls enger eingegrenzt

wird, als dies bei bloß verbaler Umschreibung der Fall wäre. Da es Sache des

Anmelders ist, dafür zu sorgen, daß in den Patentansprüchen alles niedergelegt ist, wofür er Schutz begehrt (Sen.Urt. v. 3.10.1989 - X ZR 33/88, GRUR

1989, 903, 905 - Batteriekastenschnur; v. 5.5.1992 - X ZR 9/91, GRUR 1992,

594, 596 - mechanische Betätigungsvorrichtung), darf der Leser der Patentschrift annehmen, daß diesem Erfordernis auch bei der Aufnahme von Zahlenangaben in die Formulierung der Patentansprüche genügt worden ist. Dies gilt

um so mehr, als der Anmelder bei Zahlenangaben besonderen Anlaß hat, sich

über die Konsequenzen der Anspruchsformulierung für die Grenzen des nachgesuchten Patentschutzes klar zu werden.

Daher ist eine deutlich strengere Beurteilung angebracht, als es der

Praxis zur Rechtslage in Deutschland vor 1978 entsprach (Bruchhausen,

GRUR 1982, 1, 4). Eine eindeutige Zahlenangabe bestimmt und begrenzt den

geschützten Gegenstand grundsätzlich insoweit abschließend; ihre Über- oder

Unterschreitung ist daher in aller Regel nicht mehr zum Gegenstand des Patentanspruchs zu rechnen (v. Falck, Festschrift zum 100jährigen Bestehen der

Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht,

S. 543, 577).

Andererseits schließt dies nicht aus, daß der Fachmann eine gewisse,

beispielsweise übliche Toleranzen umfassende, Unschärfe als mit dem technischen Sinngehalt einer Zahlenangabe vereinbar ansieht. So hat das House of

Lords in der Catnic-Entscheidung (R.P.C. 1982, 163; deutsch GRUR Int. 1982,

136), die allerdings die Rechtslage im Vereinigten Königreich vor der europäischen Harmonisierung betraf, bei einem auf einen rechten Winkel gerichteten

Anspruchsmerkmal Abweichungen von bzw. vom rechten Winkel als mit

der Annahme einer Benutzung der geschützten Lehre vereinbar angesehen. In

einem solchen Fall kann es grundsätzlich nicht darauf ankommen, ob im Anspruch von einem rechten Winkel oder von 90° die Rede ist. Maßgeblich ist

vielmehr der unter Heranziehung von Beschreibung und Zeichnungen zu ermittelnde Sinngehalt des Patentanspruchs. In einem anderem Zusammenhang

kann der gleiche Winkel sich daher dem Fachmann auch als exakt einzuhaltende Größe darstellen. Dies gilt grundsätzlich auch für Zahlenbereiche mit

Grenzwerten (vgl. Sen., BGHZ 118, 210, 218 f. - Chrom-Nickel-Legierung; vgl.

auch White, The C.I.P.A. Guide to the Patents Act, 5. Aufl., Part III, Section 125

Rdn. 22 mit Hinweis auf die soweit ersichtlich - insoweit - unveröffentlichten

Entscheidungen Lubrizol v. Esso und Goldschmidt v. EOC Belgium). Ein Verständnis, daß ein Wert genau einzuhalten ist, wird vor allem dann der Vorstellung des Fachmanns entsprechen, wenn er erkennt, daß es sich um einen "kritischen" Wert handelt. Wie eine bestimmte Zahlen- oder Maßangabe im Patentanspruch demnach zu verstehen ist, ist eine Frage des der tatrichterlichen

Beurteilung unterliegenden fachmännischen Verständnisses im Einzelfall.

d) Wie für die Erfassung des technischen Sinngehalts des Patentanspruchs gilt auch für die Bestimmung eines über diesen hinausreichenden

Schutzbereichs, daß im Anspruch enthaltene Zahlen- oder Maßangaben mit

den angegebenen Werten den geschützten Gegenstand begrenzen. Im Rahmen der Schutzbereichsbestimmung darf vom Sinngehalt der Zahlen- und

Maßangaben nicht abstrahiert werden. Bei der Prüfung der Frage, ob der

Fachmann eine Ausführungsform mit einem vom Anspruch abweichenden

Zahlenwert auf Grund von Überlegungen, die sich am Sinngehalt der im Anspruch umschriebenen Erfindung orientieren, als gleichwirkende Lösung auffinden kann, muß vielmehr die sich aus der Zahlenangabe ergebende Eingrenzung des objektiven, erfindungsgemäß zu erreichenden Erfolgs berücksichtigt

werden. Als im Sinne des Patentanspruchs gleichwirkend kann nur eine Ausführungsform angesehen werden, die der Fachmann als eine solche auffinden

kann, die nicht nur überhaupt die Wirkung eines - im Anspruch zahlenmäßig

eingegrenzten - Merkmals der Erfindung erzielt, sondern auch gerade diejenige, die nach seinem Verständnis anspruchsgemäß der zahlenmäßigen Eingrenzung dieses Merkmals zukommen soll. Fehlt es daran, ist auch eine objek-

tiv und für den Fachmann erkennbar technisch ansonsten gleichwirkende

Ausführungsform vom Schutzbereich des Patents grundsätzlich nicht umfaßt.

Damit im Kern übereinstimmend hat auch die Rechtsprechung im Vereinigten Königreich zur Feststellung einer Verletzung geprüft, ob die fachkundige

Öffentlichkeit erwarten und sich darauf einstellen darf, daß es nach dem Patent

auf die genaue Einhaltung des Wortlauts des Patentanspruchs ankommen soll

(vgl. die sog. dritte Catnic-Frage; für das harmonisierte Recht u.a. Patents

Court, F.S.R. 1989, 181 = GRUR Int. 1993, 245 - Improver Corporation v. Remington Consumer Products Ltd. ("Epilady"-Fall); Court of Appeal R.P.C. 1995,

585 = GRUR Int. 1997, 374 - Kastner v. Rizla Ltd.). Bezogen auf ein einzelnes

Merkmal des Patentanspruchs geht es darum, ob das betreffende Merkmal

dem Fachmann als ein solches erscheint, das ausschließlich wortsinngemäß

benutzt werden kann, wenn die beanspruchte Lehre zum technischen Handeln

eingehalten werden soll (vgl. Court of Appeal R.P.C. 1995, 585 = GRUR Int.

1997, 374 - Kastner v. Rizla Ltd.). Ein solches Verständnis kann insbesondere

bei Zahlen- und Maßangaben in Betracht zu ziehen sein (vgl. Patents Court,

R.P.C. 1997, 649 - Auchincloss v. Agricultural & Veterinary Supplies Ltd.).

Wie bei anderen Elementen des Patentanspruchs auch darf deshalb die

anspruchsgemäße Wirkung nicht unter Außerachtlassung von im Anspruch

enthaltenen Zahlen- und Maßangaben bestimmt werden. Es reicht daher für

die Einbeziehung abweichender Ausführungsformen in den Schutzbereich

grundsätzlich nicht aus, daß nach der Erkenntnis des Fachmanns die erfindungsgemäße Wirkung im übrigen unabhängig von der Einhaltung des Zahlenwertes eintritt. Erschließt sich dem Fachmann kein abweichender Zahlenwert als im Sinne des anspruchsgemäßen Wertes gleichwirkend, erstreckt sich

der Schutzbereich insoweit nicht über den Sinngehalt des Patentanspruchs

hinaus. Die anspruchsgemäße Wirkung des zahlenmäßig bestimmten Merkmals wird in diesem Fall nach dem Verständnis des Fachmanns durch die (genaue) Einhaltung eines Zahlenwertes bestimmt und kann daher notwendigerweise durch einen abweichenden Zahlenwert nicht erzielt werden. In einem

solchen Fall genügt es nicht, daß der Fachmann auch eine von der Zahlenangabe abstrahierende Lehre als technisch sinnvoll erkennt.

Der Anmelder wird nicht immer den vollen technischen Gehalt der Erfindung erkennen und ausschöpfen; er ist auch - unbeschadet der Frage, ob ihm

das rechtlich möglich ist - von Rechts wegen nicht gehalten, dies zu tun. Beschränkt sich das Patent bei objektiver Betrachtung auf eine engere Anspruchsfassung, als dies vom technischen Gehalt der Erfindung und gegenüber dem Stand der Technik geboten wäre, darf die Fachwelt darauf vertrauen,

daß der Schutz entsprechend beschränkt ist. Dem Patentinhaber ist es dann

verwehrt, nachträglich Schutz für etwas zu beanspruchen, was er nicht unter

Schutz hat stellen lassen. Das gilt selbst dann, wenn der Fachmann erkennt,

daß die erfindungsgemäße Wirkung als solche (in dem vorstehend ausgeführten engeren Sinn) über den im Patentanspruch unter Schutz gestellten Bereich

hinaus erreicht werden könnte.

4. a) Im vorliegenden Fall ist schon mangels abweichender tatrichterlicher Feststellungen davon auszugehen, daß der Sinngehalt des Patentanspruchs 1 des Klagepatents hinsichtlich der Magnesiumchlorid-Konzentration

durch die Grenzwerte 8 mmol/l und 12 mmol/l beschränkt ist. Eine wortsinngemäße Benutzung der Lehre des Klagepatents scheidet angesichts des Ausma-

ßes der Abweichung mithin aus. Auch das Berufungsgericht hat dies nicht anders gesehen.

b) Nicht beigetreten werden kann dem Berufungsgericht dagegen in seiner Auffassung, daß die angegriffene Ausführungsform in den Schutzbereich

des Klagepatents falle.

aa) Allerdings ist nach den Feststellungen des Berufungsgerichts davon

auszugehen, daß die angegriffene Ausführungsform hinsichtlich der Zugabe

von Magnesiumchlorid als solchem gegenüber dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Klagepatents gleichwirkend ist, indem sie die mit der Zugabe

dieser Substanz an sich erzielte kalziumantagonistische Wirkung ebenfalls erzielt, und daß die Gleichwirkung für den Fachmann auch (auf Grund von

Überlegungen, die sich am Sinngehalt des Patentanspruchs orientieren) erkennbar war. Auch die Revision erhebt insoweit keine Angriffe.

bb) Dies genügt nach den vorstehenden Ausführungen jedoch nicht für

die Annahme, daß die angegriffene Ausführungsform in den Schutzbereich des

Klagepatents fällt.

Nicht tragfähig ist zunächst schon die Überlegung des Berufungsgerichts, da das erfinderisch Neue der Lehre des Streitpatents allein in der Zugabe von α-Ketoglutarat liege, sei es für den Fachmann auf die Konzentrationen

bei den bekannten Zusätzen wie dem Magnesiumchlorid nicht angekommen.

Die Rechtsprechung, nach der die Schutzwirkung eines Patents, dessen Patentanspruch Zahlen- und Maßangaben enthält, nicht in Bereiche erstreckt

werden kann, die wesentlich von denen des Patentanspruchs abweichen, wenn

in den Zahlen- und Maßangaben das erfinderisch Neue der Lehre des Patents

zu erblicken ist, auf die sich das Berufungsgericht hierbei stützt (Sen.Urt. v.

31.1.1984 - X ZR 7/82, GRUR 1984, 425, 427 - Bierklärmittel m.w.N.; vgl. auch

OLG Düsseldorf Mitt. 1996, 393), betrifft lediglich Patente, deren Schutzbereich

noch nicht nach Art. 69 EPÜ oder nach § 14 PatG 1981 zu beurteilen war. Die

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs hatte zur früheren Rechtslage noch

nicht die enge Bindung des Schutzbereichs des Patents an die Patentansprüche wie nach geltendem Recht zu beachten, vielmehr konnte selbst ein "allgemeiner Erfindungsgedanke" in den Schutz einbezogen werden, der lediglich

aus den Patentansprüchen herleitbar war, aber selbst im Anspruchswortlaut

nicht hervortrat (vgl. zuletzt Sen.Urt. v. 29.4.1997 - X ZR 101/93, GRUR 1998,

133, 136 - Kunststoffaufbereitung). Für das geltende Recht trifft dies, wie sich

aus den Ausführungen oben unter II. 3. ergibt, nicht mehr zu; die Verbindlichkeit von Zahlen- oder Maßangaben im Patentanspruch ist nach geltendem

Recht grundsätzlich nicht danach zu beurteilen, in welcher Beziehung diese

zum Stand der Technik stehen. Dies hindert es allerdings nicht, auch Angaben

zum Stand der Technik in der Beschreibung zur Auslegung des Merkmals heranzuziehen.

Mit Recht verweist die Revision darauf, daß in der Beschreibung des

Klagepatents als "letzter Stand der Technik" eine Vergleichslösung genannt ist,

bei der der Anteil an Magnesiumchlorid lediglich bei 1 mmol/l liegt (Beschreibung S. 4 Z. 58). Auch ihr Hinweis darauf, daß die nach den Angaben im Patentanspruch zulässige Schwankungsbreite gegenüber dem Wert von

10 mmol/l von ± 2 mmol/l absolut und ± 20 % bezogen auf die Mengenangabe

deutlich kleiner ist als bei den meisten der übrigen Bestandteile der Lösung, ist

in der Sache berechtigt. Lediglich bei Tryptophan ist eine prozentual größere,

absolut allerdings geringere Abweichung zugelassen. Dabei ist weiter zu berücksichtigen, daß das Klagepatent von vornherein für den Zusatz Magnesiumchlorid nur eine verhältnismäßig geringe Variationsbreite mit einem bevorzugten Mittelwert von 10 mmol/l vorsieht. Dies legt es nahe, in den Bereichsgrenzen wenn schon keine absolute Begrenzung des Schutzbereichs zu sehen,

doch unter Berücksichtigung des Gesichtspunkts der Rechtssicherheit nur eine

geringe Breite zulässiger Überschreitungen in den Schutzbereich einzubeziehen.

Nähere Angaben, warum sich die Lösung nach dem Klagepatent derart

stark von dem in ihr angegebenen "letzten Stand der Technik" unterscheidet

und warum bei ihr anders als bei anderen Lösungsbestandteilen nur geringe

Abweichungen zugelassen werden, die den beanspruchten Bereich vom "letzten Stand der Technik" weit wegführen, enthält die Patentschrift nicht. Der

Fachmann mußte daher zunächst davon ausgehen, daß hier eine sehr erhebliche Abweichung gegenüber dem im Grundpatent selbst mitgeteilten Stand der

Technik vorlag. Er wußte zudem auch aus der Beschreibung des Klagepatents,

daß die patentgemäße kardioplegische Lösung zum Einsatz in einem sensiblen

Bereich (Verhinderung irreversibler Ischämie-Schäden am menschlichen Herzen) vorgesehen war. Er mußte deshalb jedenfalls die Möglichkeit als naheliegend ins Auge fassen, daß es aus pharmakologischen Gründen auf die jedenfalls annähernd genaue Einhaltung der Toleranzen bei einzelnen Bestandteilen

der Lösung ankommen konnte; zudem mußte er die Möglichkeit in Betracht

ziehen, daß sich nicht ohne weiteres überschaubare Kombinationseffekte einstellen konnten (vgl. Beschreibung S. 6 Z. 60).

cc) Auch wenn dies auf der Grundlage der tatrichterlich getroffenen

Feststellungen keine Aussage darüber zuläßt, ob die als patentverletzend angegriffene Lösung die spezielle Wirkung des Zusatzes Magnesiumchlorid in

dem im Klagepatent angegebenen Mengenbereich erreicht, weshalb eine hinreichende objektive Gleichwirkung nicht verneint werden kann, scheidet damit

im vorliegenden Fall eine Einbeziehung der angegriffenen Ausführungsform in

den Schutzbereich des Klagepatents aus.

Der erkennende Senat hat wiederholt entschieden, daß eine Ausführungsform dann nicht in den Schutzbereich des Patents fallen kann, wenn sie

auf ein Anspruchsmerkmal verzichtet, das für die unter Schutz gestellte Lehre

wesentlich und bestimmend ist (BGHZ 113, 1, 11 - Autowaschvorrichtung m.

Anm. von Falck in GRUR 1991, 447, der darauf hinweist, daß es auf die dem

Fachmann erkennbare Tragweite der Erfindung ankommt; vgl. schon zur früheren Rechtslage Sen.Urt. v. 23.4.1991 - X ZR 41/89, GRUR 1991, 744, 746

- Trockenlegungsverfahren; v. 17.10.1985 - X ZR 31/82, GRUR 1986, 238, 240

- Melkstand). Dies ist demnach jedenfalls dann der Fall, wenn wesentliche Unterschiede in der Wirkung zu dieser Beurteilung führen. Allerdings hat die Senatsrechtsprechung bisher die Fälle nicht in diese Beurteilung einbezogen, bei

denen die Erwartung der Fachwelt nicht an den technischen Gehalt des Merkmals ("wesentlich und bestimmend"), sondern an die Fassung der Patentschrift

als solche anknüpft, d.h. solche Fälle, in denen durch Formulierungen in der

Patentschrift - unabhängig von der erkennbaren technischen Bedeutung des

Merkmals - der Fachwelt der Eindruck vermittelt wird, es komme für die Verwirklichung der durch das Patent unter Schutz gestellten Lehre darauf an, daß

das Merkmal gemäß seinem Wortsinn oder doch jedenfalls nicht in der gesamten Breite (unterstellt) objektiv gleichwirkender Lösungen benutzt werde.

Die bereits angesprochene Verantwortung des Patentinhabers, dafür zu

sorgen, daß das, wofür er Schutz begehrt, in den Merkmalen des Patentanspruchs niedergelegt ist, beschränkt daher auch in solchen Fällen, in denen

dieser das - aus welchen Gründen auch immer - versäumt hat und das Patent

bei objektiver Betrachtung hinter einem weitergehenden technischen Gehalt

der Erfindung zurückbleibt, den Schutz auf das, was noch mit dem Sinngehalt

seiner Patentansprüche in Beziehung zu setzen ist.

Angesichts der vorstehend näher erläuterten Umstände und der hier

vorliegenden großen, mit der im Patentanspruch enthaltenen Mengenangabe

zum Magnesiumchloridanteil nicht mehr in Beziehung zu setzenden Abweichung kann die angegriffene Ausführungsform nicht mehr in den Schutzbereich

des Klagepatents einbezogen werden. Weiterer tatrichterlicher Feststellungen

bedarf es zur Begründung dieses Ergebnisses nicht. Es steht angesichts der

sorgfältigen Sachaufklärung in den Vorinstanzen auch nicht zu erwarten, daß

eine weitere Sachaufklärung noch zu erheblichen Erkenntnissen führen könnte.

Der Senat kann deshalb selbst in der Sache entscheiden und die Klage insgesamt abweisen.

III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO.

Melullis Keukenschrijver Mühlens

Meier-Beck Asendorf

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