Urteil des BGH, Az. X ZR 73/01

X ZR 73/01

Verkündet am:

12. März 2002

Wermes

Justizhauptsekretär

als Urkundsbeamter

der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

Custodiol II

PatG 1981 § 14; EPÜ Art. 69

Die Rechtsprechung, nach der die Schutzwirkung eines Patents, dessen Pa-

tentanspruch Zahlen- und Maßangaben enthält, nicht in Bereiche erstreckt

werden kann, die wesentlich von denen des Patentanspruchs abweichen, wenn

in den Zahlen- und Maßangaben das erfinderisch Neue der Lehre des Patents

zu erblicken ist (Sen.Urt. v. 31.1.1984 - X ZR 7/82, GRUR 1984, 425, 427

- Bierklärmittel m.w.N), betrifft lediglich Patente, deren Schutzbereich noch

nicht nach Art. 69 EPÜ oder nach § 14 PatG 1981 zu beurteilen war. Die Ver-

bindlichkeit von Zahlen- oder Maßangaben im Patentanspruch ist nach gelten-

dem Recht grundsätzlich nicht danach zu beurteilen, in welcher Beziehung die-

se zum Stand der Technik stehen. Dies hindert es allerdings nicht, auch Anga-

ben zum Stand der Technik in der Beschreibung zur Auslegung solcher Anga-

ben heranzuziehen.

BGH, Urt. v. 12. März 2002 - X ZR 73/01 - OLG München

LG München I

- 2 -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 29. Januar 2002 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis,

den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Dr. Meier-

Beck und Asendorf

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten werden das am 22. Februar 2001

verkündete Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts

München aufgehoben und das am 11. November 1998 verkün-

dete Urteil der 21. Zivilkammer des Landgerichts München I im

Kostenausspruch aufgehoben und im übrigen abgeändert:

Die Klage wird abgewiesen.

Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin war eingetragene Inhaberin des im Lauf des Revisionsver-

fahrens durch Ablauf der Schutzdauer erloschenen europäischen Patents

0 054 635 (Klagepatents). Das Klagepatent betrifft eine protektive Lösung für

- 3 -

Herz und Niere und ein Verfahren zu dessen Herstellung. Patentanspruch 1

des Klagepatents lautet in der Verfahrenssprache Deutsch:

"Protektive Lösung zur Verhinderung von Ischämie-Schäden an Herz

und Nieren, sowie anderen Organen bei Operationen und Transplanta-

tionen der Organe, dadurch gekennzeichnet, daß sie pro Liter folgende

Zusätze enthält:

Kalium- oder Natrium-hydrogen-

α

-ketoglutarat

4 +/- 3 Millimol

Natriumchlorid

15 +/- 8 Millimol

Kaliumchlorid

10 +/- 8 Millimol

Magnesiumchlorid

10 +/-2 Millimol

Tryptophan

2 +/-1 Millimol

Histidin

150 +/- 100 Millimol

Histidin-Hydrochlorid

16 +/- 11 Millimol

Mannitol

50 +/- 50 Millimol

Fruktose

50 +/- 50 Millimol

Ribose

50 +/- 50 Millimol

Inosin

50 +/- 50 Millimol,

wobei die Osmolarität der Lösung etwa 300 bis 350 mosm beträgt und

das pH der Lösung zwischen 6,8 und 7,4 liegt."

In der Krankenhausapotheke des Städtischen Krankenhauses M. der

Beklagten wird eine organprotektive Lösung hergestellt und verwendet, die in

ihrer Zusammensetzung der des Patentanspruchs 1 des Klagepatents mit fol-

genden Abweichungen entspricht: Der Zusatz von Magnesiumchlorid beträgt

4 mmol/l; das Histidin-Hydrochlorid ist durch Salzsäure 25 % ersetzt. Auch das

von der Klägerin vertriebene, von ihr als patentgemäß angesehene Präparat

"Custodiol" weist nur 4 mmol/l Magnesiumchlorid auf. Den auf der Grundlage

der arzneimittelrechtlichen Zulassung dieses Erzeugnisses und des Klagepa-

tents gestellten Antrag auf Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats für

Arzneimittel hat das Deutsche Patent- und Markenamt zurückgewiesen. Die

hiergegen eingelegte Beschwerde der Klägerin hat das Bundespatentgericht

- 4 -

zurückgewiesen; über die Rechtsbeschwerde der Klägerin war bei Schluß der

mündlichen Verhandlung im Revisionsverfahren noch nicht entschieden; sie ist

Gegenstand des gleichzeitig mit dieser Entscheidung verkündeten, zur Veröf-

fentlichung vorgesehenen Senatsbeschlusses X ZB 12/00 - Custodiol I.

Die Klägerin sieht in der Herstellung des Präparats durch die Beklagte

eine Verletzung des Klagepatents. Die Beklagte hat sich demgegenüber auf

das Apothekerprivileg nach § 11 Nr. 3 PatG sowie darauf berufen, daß sie

- insbesondere wegen des Unterschieds beim Anteil an Magnesiumchlorid - in

den Schutzbereich des Klagepatents nicht eingreife. Die sachverständig bera-

tenen Vorinstanzen haben der auf Unterlassung, Feststellung der Schadenser-

satzpflicht und Rechnungslegung gerichteten Klage stattgegeben. Hiergegen

richtet sich die Revision der Beklagten, die die vollständige Abweisung der

Klage begehrt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen, sie hat die Klage

wegen des Unterlassungsantrags für erledigt erklärt, die Beklagte hat sich dem

widersetzt. Die Klägerin beantragt nunmehr, insoweit die Erledigung des

Rechtsstreits festzustellen.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Revision führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils,

zur Abänderung des erstinstanzlichen Urteils und zur Abweisung der Klage

insgesamt, weil die von der Beklagten hergestellte und verwendete kardiople-

gische Lösung nicht in den Schutzbereich des Klagepatents fällt (Art. 69 EPÜ).

I. Das Klagepatent betrifft eine verbesserte Lösung zum Schutz von

Herz, Niere und anderen Organen bei Operationen, bei denen die Durchblu-

- 5 -

tung des Organs für eine gewisse Zeit vollständig unterbrochen ist. Dabei sol-

len die Toleranz des Organs gegen eine vollständige Unterbrechung seiner

Blut- und Sauerstoffversorgung (Ischämie-Toleranz) und die für die Operation

zur Verfügung stehende Toleranzzeit verbessert werden. Weiter soll die Erho-

lungszeit nach Beendigung der Operation und neuer Durchblutung abgekürzt

werden, um den Einsatz der Herz-Lungen-Maschine möglichst kurz zu halten.

Hierzu stellt Patentanspruch 1 des Klagepatents eine Lösung mit 11 im

Patentanspruch näher genannten Zusätzen unter Schutz, deren Anteile durch

Maßangaben in Millimol je Liter und jeweils zusätzliche Toleranzangaben defi-

niert sind, so daß sich jeweils Unter- und Obergrenzen der Anteile ergeben.

Weiter legt der Patentanspruch zwei physikalische Eigenschaften durch weite-

re Maßangaben fest; diese sind auch bei der angegriffenen Ausführungsform

erfüllt. Unstreitig ist bei dieser der Zusatz Histidin-Hydrochlorid durch einen für

den Fachmann erkennbar gleichwirkenden anderen Zusatz ersetzt, wodurch

der Schutzbereich des Klagepatents nach übereinstimmender Auffassung der

Parteien, der die Vorinstanzen gefolgt sind, nicht verlassen wird. Im Streit steht

allein, ob Patentanspruch 1 des Klagepatents auch hinsichtlich des Merkmals

Magnesiumchlorid

10 +/- 2 mmol/l

benutzt wird. Unstreitig beträgt der Zusatz bei der angegriffenen Ausführungs-

form nur 4 mmol/l und damit die Hälfte des unteren Grenzwerts nach Patentan-

spruch 1 des Klagepatents.

II. 1. Die Vorinstanzen haben in dem Zusatz von 4 mmol/l Magnesium-

chlorid eine in den Schutzbereich des Klagepatents fallende äquivalente Be-

- 6 -

nutzung des Klagepatents gesehen. Das Berufungsgericht hat sich dabei im

wesentlichen die Ausführungen des Landgerichts zu eigen gemacht, das aus-

geführt hat, der Fachwelt sei zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents bekannt

gewesen, daß Magnesiumchlorid-Konzentrationen von 10 mmol/l und solche

von 4 mmol/l im Bereich der Kardioplegie und Organprotektion eine weitgehend

vergleichbare Wirkung erzielten, auch wenn die niedrigere Konzentration im

Hinblick auf eine kalziumantagonistische Wirkung als weniger effektiv angese-

hen worden sei. Es sei auch nicht gerechtfertigt, den Schutzbereich des Klage-

patents hinsichtlich der Mengenbereiche auf den Wortlaut zu beschränken,

weil der im Klagepatent neue Bestandteil ausschließlich das

α

-Ketoglutarat sei,

während die Patentschrift zu den angegebenen Mengenbereichen keine Er-

läuterung enthalte und der Fachmann wisse, daß ihm bei den Konzentrationen

je nach Bestandteil ein mehr oder weniger großer Spielraum zur Verfügung

stehe. Das Berufungsgericht hat hinzugefügt, daß durch den Zusatz von

α

-

Ketoglutarat eine weitere signifikante Verbesserung der Organprotektion ge-

genüber einer organprotektiven Lösung erreicht werde, wie sie aus der Veröf-

fentlichung der europäischen Patentanmeldung 0 012 272 bekannt gewesen

sei, weil durch diese Zugabe der aerobe Stoffwechsel während der Perfusion

des Organs mit der protektiven Lösung verbessert werde. Der Fachmann habe

zum Prioritätszeitpunkt gewußt, daß eine gewisse Magnesiumkonzentration

erforderlich sei, um die körpereigenen Enzyme arbeitsfähig zu halten, diese

Konzentration aber auch nicht zu hoch sein dürfe, weil Magnesium als Kalzium-

antagonist bekannt gewesen sei. Anhaltspunkt sei der Anteil von Magnesium

im Blut gewesen, der extrazellulär bei 1 mmol/l und intrazellulär bei 16 mmol/l

liege, woraus sich der zur Verfügung stehende Bereich ergeben habe. Aus ei-

ner weiteren, allgemein akzeptierten Veröffentlichung sei bekannt gewesen,

daß Konzentrationen in kardioplegischen Lösungen von weniger als 2,4 mmol/l

- 7 -

und mehr als 10 mmol/l zu abweichenden Ergebnissen bezüglich der Erho-

lungsfähigkeit des Herzens führten, die Ergebnisse innerhalb dieses Bereichs

aber identisch seien.

Das Berufungsgericht hat auf dieser Grundlage Gleichwirkung zwischen

einem Zusatz von 10 +/- 2 mmol/l Magnesiumchlorid und einem solchen von

4 mmol/l angenommen.

2. Das Berufungsgericht hat weiter ausgeführt, die Schutzwirkung eines

Patents, dessen Patentanspruch Zahlen- und Maßangaben enthalte, könne

nicht in Bereiche erstreckt werden, die wesentlich von denen des Patentan-

spruchs abwichen, wenn in den Zahlen- und Maßangaben das erfinderisch

Neue der Lehre des Patents zu sehen sei. Im vorliegenden Fall liege das erfin-

derisch Neue jedoch allein im Zusatz von

α

-Ketoglutarat. Somit sei der Schutz-

bereich nicht von vornherein auf die angegebenen Konzentrationen be-

schränkt. Habe aber der Fachmann die Abweichungen der angegriffenen Aus-

führungsform der Patentschrift als gleichwirkende Lösung entnehmen können,

sei auch dem Gesichtspunkt der Rechtssicherheit ausreichend Rechnung ge-

tragen.

3. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Überprüfung im Er-

gebnis nicht stand.

a) Nach Art. 69 Abs. 1 EPÜ wird der Schutzbereich des Patents durch

den Inhalt der Patentansprüche bestimmt, zu deren Auslegung die Beschrei-

bung und die Zeichnungen heranzuziehen sind. Nach den Grundsätzen, die

der erkennende Senat hierzu entwickelt hat, dient die Auslegung der Patentan-

- 8 -

sprüche nicht nur der Behebung etwaiger Unklarheiten, sondern auch zur Er-

läuterung der darin verwendeten technischen Begriffe sowie zur Klärung der

Bedeutung und der Tragweite der dort beschriebenen Erfindung (BGHZ 98, 12,

18 f. - Formstein; 105, 1, 10 - Ionenanalyse; 125, 303, 309 f.

- Zerlegvorrichtung für Baumstämme; Sen.Urt. v. 5.5.1992 - X ZR 9/91, GRUR

1992, 594, 596 - mechanische Betätigungsvorrichtung). Abzustellen ist dabei

auf die Sicht des Fachmanns, von dessen Verständnis bereits die Bestimmung

des Inhalts der Patentansprüche einschließlich der dort verwendeten Begriffe

abhängt und das auch bei der Feststellung des über den Wortlaut hinausge-

henden Umfangs des von den Patentansprüchen ausgehenden Schutzes maß-

gebend ist. Bei der Prüfung der Frage, ob die im Patent unter Schutz gestellte

Erfindung benutzt wird, ist daher zunächst unter Zugrundelegung dieses Ver-

ständnisses der Inhalt der Patentansprüche festzustellen, d.h. der dem An-

spruchswortlaut vom Fachmann beigelegte Sinn zu ermitteln. Macht die ange-

griffene Ausführungsform von dem so ermittelten Sinngehalt eines Patentan-

spruchs Gebrauch, dann wird die unter Schutz stehende Erfindung benutzt. Bei

einer vom Sinngehalt der Patentansprüche abweichenden Ausführung kann

eine Benutzung dann vorliegen, wenn der Fachmann auf Grund von Überle-

gungen, die an den Sinngehalt der in den Ansprüchen unter Schutz gestellten

Erfindung anknüpfen, die bei der angegriffenen Ausführungsform eingesetzten

abgewandelten Mittel mit Hilfe seiner Fachkenntnisse als für die Lösung des

der Erfindung zugrundeliegenden Problems gleichwirkend auffinden konnte

(BGHZ 105, 1, 10 f. - Ionenanalyse; Sen.Urt. v. 3.10.1989 - X ZR 33/88, GRUR

1989, 903, 904 - Batteriekastenschnur; v. 28.6.2000 - X ZR 128/98, GRUR

2000, 1005, 1006 - Bratgeschirr). Dabei fordert es das gleichgewichtig neben

dem Gesichtspunkt eines angemessenen Schutzes der erfinderischen Leistung

stehende Gebot der Rechtssicherheit, daß der durch Auslegung zu ermittelnde

- 9 -

Sinngehalt der Patentansprüche nicht nur den Ausgangspunkt, sondern die

maßgebliche Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs bildet; diese

hat sich an den Patentansprüchen auszurichten (BGHZ 106, 84, 90 f.

- Schwermetalloxidationskatalysator; Sen.Urt. v. 3.10.1989 - X ZR 33/88,

GRUR 1989, 903, 904 - Batteriekastenschnur; v. 20.4.1993 - X ZR 6/91, GRUR

1993, 886, 889 - Weichvorrichtung I). Für die Zugehörigkeit einer vom Wort-

sinn des Patentanspruchs abweichenden Ausführung zum Schutzbereich ge-

nügt es hiernach nicht, daß sie (1.) das der Erfindung zu Grunde liegende Pro-

blem mit zwar abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden Mitteln löst und

(2.) seine Fachkenntnisse den Fachmann befähigen, die abgewandelten Mittel

als gleichwirkend aufzufinden. Ebenso wie die Gleichwirkung nicht ohne Orien-

tierung am Patentanspruch festgestellt werden kann (Einzelheiten hierzu

Sen.Urt. v. 28.6.2000 - X ZR 128/98, GRUR 2000, 1005, 1006 - Bratgeschirr),

müssen (3.) darüber hinaus die Überlegungen, die der Fachmann anstellen

muß, derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten

technischen Lehre orientiert sein, daß der Fachmann die abweichende Ausfüh-

rung mit ihren abgewandelten Mitteln als der gegenständlichen gleichwertige

Lösung in Betracht zieht.

Von diesen Grundsätzen abzuweichen, besteht kein Anlaß. Sie stehen

in Einklang mit dem Protokoll über die Auslegung von Art. 69 Abs. 1 EPÜ

(BGBl. 1976 II 1000), das nach ständiger Rechtsprechung des Senats (BGHZ

106, 84, 93 f. - Schwermetalloxidationskatalysator; Sen.Urt. v. 5.5.1992

- X ZR 9/91, GRUR 1992, 594, 596 - mechanische Betätigungsvorrichtung)

auch zur Auslegung von § 14 PatG heranzuziehen ist. Nach Art. 2 Nr. 1 der

Münchener Revisionsakte zum Europäischen Patentübereinkommen vom

29. November 2000 soll zukünftig das revidierte Auslegungsprotokoll in Art. 2

- 10 -

ausdrücklich vorsehen, daß bei der Bestimmung des Schutzbereichs des euro-

päischen Patents solchen Elementen gebührend Rechnung zu tragen ist, die

Äquivalente der in den Patentansprüchen genannten Elemente sind.

b) Die Grundsätze der Schutzbereichsbestimmung sind auch dann an-

zuwenden, wenn der Patentanspruch Zahlen- oder Maßangaben enthält. Sol-

che Angaben nehmen an der Verbindlichkeit des Patentanspruchs als maß-

geblicher Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs teil. Die Aufnah-

me von Zahlen- oder Maßangaben in den Anspruch verdeutlicht, daß sie den

Schutzgegenstand des Patents mitbestimmen und damit auch begrenzen sol-

len (Sen., BGHZ 118, 210, 218 f. - Chrom-Nickel-Legierung). Es verbietet sich

daher, solche Angaben als minder verbindliche, lediglich beispielhafte Festle-

gungen der geschützten technischen Lehre anzusehen, wie dies in der Recht-

sprechung zur Rechtslage im Inland vor Inkrafttreten des Art. 69 EPÜ und der

entsprechenden Neuregelung des nationalen Rechts für möglich erachtet wor-

den ist (vgl. RGZ 86, 412, 416 f. - pyrophore Metallegierungen; RG, Urt. v.

10.3.1928 - I 238/27, GRUR 1928, 481 - Preßhefe I; OGH BrZ 3, 63, 71 f.

- künstliche Wursthüllen).

c) Wie jeder Bestandteil eines Patentanspruchs sind Zahlen- und Maß-

angaben grundsätzlich der Auslegung fähig. Wie auch sonst kommt es darauf

an, wie der Fachmann solche Angaben im Gesamtzusammenhang des Patent-

anspruchs versteht, wobei auch hier zur Erläuterung dieses Zusammenhangs

Beschreibung und Zeichnungen heranzuziehen sind. Dabei ist zu berücksichti-

gen, daß Zahlen- und Maßangaben schon nach ihrem objektiven Gehalt, der

auch das Verständnis des Fachmanns prägen wird, nicht einheitlich sind, son-

- 11 -

dern in unterschiedlichen Formen Sachverhalte mit durchaus verschiedenen

Inhalten bezeichnen können.

d) Schon diese Umstände schließen es aus, daß der Fachmann Zahlen-,

Maß- oder Bereichsangaben eine immer gleiche feste Bedeutung zuweisen

wird. Jedoch wird er solchen Angaben in aller Regel einen höheren Grad an

Eindeutigkeit und Klarheit zubilligen, als dies bei verbal umschriebenen Ele-

menten der erfindungsgemäßen Lehre der Fall wäre (v. Rospatt, GRUR 2001,

991, 993). Denn Zahlen sind als solche eindeutig, während sprachlich formu-

lierte allgemeine Begriffe eine gewisse Abstraktion von dem durch sie bezeich-

neten Gegenstand bedeuten. Zudem müssen solche Begriffe, wenn sie in einer

Patentschrift verwendet werden, nicht notwendig in dem Sinn gebraucht wer-

den, den der allgemeine technische Sprachgebrauch ihnen beimißt; die Pa-

tentschrift kann insoweit ihr "eigenes Wörterbuch" bilden (vgl. Sen.Urt. v.

2.3.1999 - X ZR 85/96, GRUR 1999, 909, 912 - Spannschraube; v. 13.4.1999

- X ZR 23/97, Mitt. 2000, 105, 106 - Extrusionskopf). Aus der Sicht des fach-

männischen Lesers kann durch Zahlen- und Maßangaben konkretisierten

Merkmalen deshalb die Bedeutung zukommen, daß der objektive, erfindungs-

gemäß zu erreichende Erfolg genauer und gegebenenfalls enger eingegrenzt

wird, als dies bei bloß verbaler Umschreibung der Fall wäre. Da es Sache des

Anmelders ist, dafür zu sorgen, daß in den Patentansprüchen alles niederge-

legt ist, wofür er Schutz begehrt (Sen.Urt. v. 3.10.1989 - X ZR 33/88, GRUR

1989, 903, 905 - Batteriekastenschnur; v. 5.5.1992 - X ZR 9/91, GRUR 1992,

594, 596 - mechanische Betätigungsvorrichtung), darf der Leser der Patent-

schrift annehmen, daß diesem Erfordernis auch bei der Aufnahme von Zahlen-

angaben in die Formulierung der Patentansprüche genügt worden ist. Dies gilt

um so mehr, als der Anmelder bei Zahlenangaben besonderen Anlaß hat, sich

- 12 -

über die Konsequenzen der Anspruchsformulierung für die Grenzen des nach-

gesuchten Patentschutzes klar zu werden.

Daher ist eine deutlich strengere Beurteilung angebracht, als es der

Praxis zur Rechtslage in Deutschland vor 1978 entsprach (Bruchhausen,

GRUR 1982, 1, 4). Eine eindeutige Zahlenangabe bestimmt und begrenzt den

geschützten Gegenstand grundsätzlich insoweit abschließend; ihre Über- oder

Unterschreitung ist daher in aller Regel nicht mehr zum Gegenstand des Pa-

tentanspruchs zu rechnen (v. Falck, Festschrift zum 100jährigen Bestehen der

Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht,

S. 543, 577).

Andererseits schließt dies nicht aus, daß der Fachmann eine gewisse,

beispielsweise übliche Toleranzen umfassende, Unschärfe als mit dem techni-

schen Sinngehalt einer Zahlenangabe vereinbar ansieht. So hat das House of

Lords in der Catnic-Entscheidung (R.P.C. 1982, 163; deutsch GRUR Int. 1982,

136), die allerdings die Rechtslage im Vereinigten Königreich vor der europäi-

schen Harmonisierung betraf, bei einem auf einen rechten Winkel gerichteten

Anspruchsmerkmal Abweichungen von 6° bzw. 8° vom rechten Winkel als mit

der Annahme einer Benutzung der geschützten Lehre vereinbar angesehen. In

einem solchen Fall kann es grundsätzlich nicht darauf ankommen, ob im An-

spruch von einem rechten Winkel oder von 90° die Rede ist. Maßgeblich ist

vielmehr der unter Heranziehung von Beschreibung und Zeichnungen zu er-

mittelnde Sinngehalt des Patentanspruchs. In einem anderem Zusammenhang

kann der gleiche Winkel sich daher dem Fachmann auch als exakt einzuhal-

tende Größe darstellen. Dies gilt grundsätzlich auch für Zahlenbereiche mit

Grenzwerten (vgl. Sen., BGHZ 118, 210, 218 f. - Chrom-Nickel-Legierung; vgl.

- 13 -

auch White, The C.I.P.A. Guide to the Patents Act, 5. Aufl., Part III, Section 125

Rdn. 22 mit Hinweis auf die soweit ersichtlich - insoweit - unveröffentlichten

Entscheidungen Lubrizol v. Esso und Goldschmidt v. EOC Belgium). Ein Ver-

ständnis, daß ein Wert genau einzuhalten ist, wird vor allem dann der Vorstel-

lung des Fachmanns entsprechen, wenn er erkennt, daß es sich um einen "kri-

tischen" Wert handelt. Wie eine bestimmte Zahlen- oder Maßangabe im Pa-

tentanspruch demnach zu verstehen ist, ist eine Frage des der tatrichterlichen

Beurteilung unterliegenden fachmännischen Verständnisses im Einzelfall.

d) Wie für die Erfassung des technischen Sinngehalts des Patentan-

spruchs gilt auch für die Bestimmung eines über diesen hinausreichenden

Schutzbereichs, daß im Anspruch enthaltene Zahlen- oder Maßangaben mit

den angegebenen Werten den geschützten Gegenstand begrenzen. Im Rah-

men der Schutzbereichsbestimmung darf vom Sinngehalt der Zahlen- und

Maßangaben nicht abstrahiert werden. Bei der Prüfung der Frage, ob der

Fachmann eine Ausführungsform mit einem vom Anspruch abweichenden

Zahlenwert auf Grund von Überlegungen, die sich am Sinngehalt der im An-

spruch umschriebenen Erfindung orientieren, als gleichwirkende Lösung auf-

finden kann, muß vielmehr die sich aus der Zahlenangabe ergebende Eingren-

zung des objektiven, erfindungsgemäß zu erreichenden Erfolgs berücksichtigt

werden. Als im Sinne des Patentanspruchs gleichwirkend kann nur eine Aus-

führungsform angesehen werden, die der Fachmann als eine solche auffinden

kann, die nicht nur überhaupt die Wirkung eines - im Anspruch zahlenmäßig

eingegrenzten - Merkmals der Erfindung erzielt, sondern auch gerade diejeni-

ge, die nach seinem Verständnis anspruchsgemäß der zahlenmäßigen Ei n-

grenzung dieses Merkmals zukommen soll. Fehlt es daran, ist auch eine objek-

- 14 -

tiv und für den Fachmann erkennbar technisch ansonsten gleichwirkende

Ausführungsform vom Schutzbereich des Patents grundsätzlich nicht umfaßt.

Damit im Kern übereinstimmend hat auch die Rechtsprechung im Verei-

nigten Königreich zur Feststellung einer Verletzung geprüft, ob die fachkundige

Öffentlichkeit erwarten und sich darauf einstellen darf, daß es nach dem Patent

auf die genaue Einhaltung des Wortlauts des Patentanspruchs ankommen soll

(vgl. die sog. dritte Catnic-Frage; für das harmonisierte Recht u.a. Patents

Court, F.S.R. 1989, 181 = GRUR Int. 1993, 245 - Improver Corporation v. Re-

mington Consumer Products Ltd. ("Epilady"-Fall); Court of Appeal R.P.C. 1995,

585 = GRUR Int. 1997, 374 - Kastner v. Rizla Ltd.). Bezogen auf ein einzelnes

Merkmal des Patentanspruchs geht es darum, ob das betreffende Merkmal

dem Fachmann als ein solches erscheint, das ausschließlich wortsinngemäß

benutzt werden kann, wenn die beanspruchte Lehre zum technischen Handeln

eingehalten werden soll (vgl. Court of Appeal R.P.C. 1995, 585 = GRUR Int.

1997, 374 - Kastner v. Rizla Ltd.). Ein solches Verständnis kann insbesondere

bei Zahlen- und Maßangaben in Betracht zu ziehen sein (vgl. Patents Court,

R.P.C. 1997, 649 - Auchincloss v. Agricultural & Veterinary Supplies Ltd.).

Wie bei anderen Elementen des Patentanspruchs auch darf deshalb die

anspruchsgemäße Wirkung nicht unter Außerachtlassung von im Anspruch

enthaltenen Zahlen- und Maßangaben bestimmt werden. Es reicht daher für

die Einbeziehung abweichender Ausführungsformen in den Schutzbereich

grundsätzlich nicht aus, daß nach der Erkenntnis des Fachmanns die erfin-

dungsgemäße Wirkung unabhängig von der Einhaltung des Zah-

lenwertes eintritt. Erschließt sich dem Fachmann kein abweichender Zahlen-

wert als im Sinne des anspruchsgemäßen Wertes gleichwirkend, erstreckt sich

- 15 -

der Schutzbereich insoweit nicht über den Sinngehalt des Patentanspruchs

hinaus. Die anspruchsgemäße Wirkung des zahlenmäßig bestimmten Merk-

mals wird in diesem Fall nach dem Verständnis des Fachmanns durch die (ge-

naue) Einhaltung eines Zahlenwertes bestimmt und kann daher notwendiger-

weise durch einen abweichenden Zahlenwert nicht erzielt werden. In einem

solchen Fall genügt es nicht, daß der Fachmann auch eine von der Zahlenan-

gabe abstrahierende Lehre als technisch sinnvoll erkennt.

Der Anmelder wird nicht immer den vollen technischen Gehalt der Erfin-

dung erkennen und ausschöpfen; er ist auch - unbeschadet der Frage, ob ihm

das rechtlich möglich ist - von Rechts wegen nicht gehalten, dies zu tun. Be-

schränkt sich das Patent bei objektiver Betrachtung auf eine engere An-

spruchsfassung, als dies vom technischen Gehalt der Erfindung und gegen-

über dem Stand der Technik geboten wäre, darf die Fachwelt darauf vertrauen,

daß der Schutz entsprechend beschränkt ist. Dem Patentinhaber ist es dann

verwehrt, nachträglich Schutz für etwas zu beanspruchen, was er nicht unter

Schutz hat stellen lassen. Das gilt selbst dann, wenn der Fachmann erkennt,

daß die erfindungsgemäße Wirkung als solche (in dem vorstehend ausgeführ-

ten engeren Sinn) über den im Patentanspruch unter Schutz gestellten Bereich

hinaus erreicht werden könnte.

4. a) Im vorliegenden Fall ist schon mangels abweichender tatrichterli-

cher Feststellungen davon auszugehen, daß der Sinngehalt des Patentan-

spruchs 1 des Klagepatents hinsichtlich der Magnesiumchlorid-Konzentration

durch die Grenzwerte 8 mmol/l und 12 mmol/l beschränkt ist. Eine wortsinnge-

mäße Benutzung der Lehre des Klagepatents scheidet angesichts des Ausma-

- 16 -

ßes der Abweichung mithin aus. Auch das Berufungsgericht hat dies nicht an-

ders gesehen.

b) Nicht beigetreten werden kann dem Berufungsgericht dagegen in sei-

ner Auffassung, daß die angegriffene Ausführungsform in den Schutzbereich

des Klagepatents falle.

aa) Allerdings ist nach den Feststellungen des Berufungsgerichts davon

auszugehen, daß die angegriffene Ausführungsform hinsichtlich der Zugabe

von Magnesiumchlorid als solchem gegenüber dem Gegenstand des Patentan-

spruchs 1 des Klagepatents gleichwirkend ist, indem sie die mit der Zugabe

dieser Substanz an sich erzielte kalziumantagonistische Wirkung ebenfalls er-

zielt, und daß die Gleichwirkung für den Fachmann auch (auf Grund von

Überlegungen, die sich am Sinngehalt des Patentanspruchs orientieren) er-

kennbar war. Auch die Revision erhebt insoweit keine Angriffe.

bb) Dies genügt nach den vorstehenden Ausführungen jedoch nicht für

die Annahme, daß die angegriffene Ausführungsform in den Schutzbereich des

Klagepatents fällt.

Nicht tragfähig ist zunächst schon die Überlegung des Berufungsge-

richts, da das erfinderisch Neue der Lehre des Streitpatents allein in der Zuga-

be von

α

-Ketoglutarat liege, sei es für den Fachmann auf die Konzentrationen

bei den bekannten Zusätzen wie dem Magnesiumchlorid nicht angekommen.

Die Rechtsprechung, nach der die Schutzwirkung eines Patents, dessen Pa-

tentanspruch Zahlen- und Maßangaben enthält, nicht in Bereiche erstreckt

werden kann, die wesentlich von denen des Patentanspruchs abweichen, wenn

- 17 -

in den Zahlen- und Maßangaben das erfinderisch Neue der Lehre des Patents

zu erblicken ist, auf die sich das Berufungsgericht hierbei stützt (Sen.Urt. v.

31.1.1984 - X ZR 7/82, GRUR 1984, 425, 427 - Bierklärmittel m.w.N.; vgl. auch

OLG Düsseldorf Mitt. 1996, 393), betrifft lediglich Patente, deren Schutzbereich

noch nicht nach Art. 69 EPÜ oder nach § 14 PatG 1981 zu beurteilen war. Die

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs hatte zur früheren Rechtslage noch

nicht die enge Bindung des Schutzbereichs des Patents an die Patentansprü-

che wie nach geltendem Recht zu beachten, vielmehr konnte selbst ein "allge-

meiner Erfindungsgedanke" in den Schutz einbezogen werden, der lediglich

aus den Patentansprüchen herleitbar war, aber selbst im Anspruchswortlaut

nicht hervortrat (vgl. zuletzt Sen.Urt. v. 29.4.1997 - X ZR 101/93, GRUR 1998,

133, 136 - Kunststoffaufbereitung). Für das geltende Recht trifft dies, wie sich

aus den Ausführungen oben unter II. 3. ergibt, nicht mehr zu; die Verbindlich-

keit von Zahlen- oder Maßangaben im Patentanspruch ist nach geltendem

Recht grundsätzlich nicht danach zu beurteilen, in welcher Beziehung diese

zum Stand der Technik stehen. Dies hindert es allerdings nicht, auch Angaben

zum Stand der Technik in der Beschreibung zur Auslegung des Merkmals her-

anzuziehen.

Mit Recht verweist die Revision darauf, daß in der Beschreibung des

Klagepatents als "letzter Stand der Technik" eine Vergleichslösung genannt ist,

bei der der Anteil an Magnesiumchlorid lediglich bei 1 mmol/l liegt (Beschrei-

bung S. 4 Z. 58). Auch ihr Hinweis darauf, daß die nach den Angaben im Pa-

tentanspruch zulässige Schwankungsbreite gegenüber dem Wert von

10 mmol/l von ± 2 mmol/l absolut und ± 20 % bezogen auf die Mengenangabe

deutlich kleiner ist als bei den meisten der übrigen Bestandteile der Lösung, ist

in der Sache berechtigt. Lediglich bei Tryptophan ist eine prozentual größere,

- 18 -

absolut allerdings geringere Abweichung zugelassen. Dabei ist weiter zu be-

rücksichtigen, daß das Klagepatent von vornherein für den Zusatz Magnesium-

chlorid nur eine verhältnismäßig geringe Variationsbreite mit einem bevorzug-

ten Mittelwert von 10 mmol/l vorsieht. Dies legt es nahe, in den Bereichsgren-

zen wenn schon keine absolute Begrenzung des Schutzbereichs zu sehen,

doch unter Berücksichtigung des Gesichtspunkts der Rechtssicherheit nur eine

geringe Breite zulässiger Überschreitungen in den Schutzbereich einzubezie-

hen.

Nähere Angaben, warum sich die Lösung nach dem Klagepatent derart

stark von dem in ihr angegebenen "letzten Stand der Technik" unterscheidet

und warum bei ihr anders als bei anderen Lösungsbestandteilen nur geringe

Abweichungen zugelassen werden, die den beanspruchten Bereich vom "letz-

ten Stand der Technik" weit wegführen, enthält die Patentschrift nicht. Der

Fachmann mußte daher zunächst davon ausgehen, daß hier eine sehr erhebl i-

che Abweichung gegenüber dem im Grundpatent selbst mitgeteilten Stand der

Technik vorlag. Er wußte zudem auch aus der Beschreibung des Klagepatents,

daß die patentgemäße kardioplegische Lösung zum Einsatz in einem sensiblen

Bereich (Verhinderung irreversibler Ischämie-Schäden am menschlichen Her-

zen) vorgesehen war. Er mußte deshalb jedenfalls die Möglichkeit als nahelie-

gend ins Auge fassen, daß es aus pharmakologischen Gründen auf die jeden-

falls annähernd genaue Einhaltung der Toleranzen bei einzelnen Bestandteilen

der Lösung ankommen konnte; zudem mußte er die Möglichkeit in Betracht

ziehen, daß sich nicht ohne weiteres überschaubare Kombinationseffekte ein-

stellen konnten (vgl. Beschreibung S. 6 Z. 60).

- 19 -

cc) Auch wenn dies auf der Grundlage der tatrichterlich getroffenen

Feststellungen keine Aussage darüber zuläßt, ob die als patentverletzend an-

gegriffene Lösung die spezielle Wirkung des Zusatzes Magnesiumchlorid in

dem im Klagepatent angegebenen Mengenbereich erreicht, weshalb eine hin-

reichende objektive Gleichwirkung nicht verneint werden kann, scheidet damit

im vorliegenden Fall eine Einbeziehung der angegriffenen Ausführungsform in

den Schutzbereich des Klagepatents aus.

Der erkennende Senat hat wiederholt entschieden, daß eine Ausfüh-

rungsform dann nicht in den Schutzbereich des Patents fallen kann, wenn sie

auf ein Anspruchsmerkmal verzichtet, das für die unter Schutz gestellte Lehre

wesentlich und bestimmend ist (BGHZ 113, 1, 11 - Autowaschvorrichtung m.

Anm. von Falck in GRUR 1991, 447, der darauf hinweist, daß es auf die dem

Fachmann erkennbare Tragweite der Erfindung ankommt; vgl. schon zur frühe-

ren Rechtslage Sen.Urt. v. 23.4.1991 - X ZR 41/89, GRUR 1991, 744, 746

- Trockenlegungsverfahren; v. 17.10.1985 - X ZR 31/82, GRUR 1986, 238, 240

- Melkstand). Dies ist demnach jedenfalls dann der Fall, wenn wesentliche Un-

terschiede in der Wirkung zu dieser Beurteilung führen. Allerdings hat die Se-

natsrechtsprechung bisher die Fälle nicht in diese Beurteilung einbezogen, bei

denen die Erwartung der Fachwelt nicht an den technischen Gehalt des Merk-

mals ("wesentlich und bestimmend"), sondern an die Fassung der Patentschrift

als solche anknüpft, d.h. solche Fälle, in denen durch Formulierungen in der

Patentschrift - unabhängig von der erkennbaren technischen Bedeutung des

Merkmals - der Fachwelt der Eindruck vermittelt wird, es komme für die Ver-

wirklichung der durch das Patent unter Schutz gestellten Lehre darauf an, daß

das Merkmal gemäß seinem Wortsinn oder doch jedenfalls nicht in der ge-

samten Breite (unterstellt) objektiv gleichwirkender Lösungen benutzt werde.

- 20 -

Die bereits angesprochene Verantwortung des Patentinhabers, dafür zu

sorgen, daß das, wofür er Schutz begehrt, in den Merkmalen des Patentan-

spruchs niedergelegt ist, beschränkt daher auch in solchen Fällen, in denen

dieser das - aus welchen Gründen auch immer - versäumt hat und das Patent

bei objektiver Betrachtung hinter einem weitergehenden technischen Gehalt

der Erfindung zurückbleibt, den Schutz auf das, was noch mit dem Sinngehalt

seiner Patentansprüche in Beziehung zu setzen ist.

Angesichts der vorstehend näher erläuterten Umstände und der hier

vorliegenden großen, mit der im Patentanspruch enthaltenen Mengenangabe

zum Magnesiumchloridanteil nicht mehr in Beziehung zu setzenden Abwei-

chung kann die angegriffene Ausführungsform nicht mehr in den Schutzbereich

des Klagepatents einbezogen werden. Weiterer tatrichterlicher Feststellungen

bedarf es zur Begründung dieses Ergebnisses nicht. Es steht angesichts der

sorgfältigen Sachaufklärung in den Vorinstanzen auch nicht zu erwarten, daß

eine weitere Sachaufklärung noch zu erheblichen Erkenntnissen führen könnte.

Der Senat kann deshalb selbst in der Sache entscheiden und die Klage insge-

samt abweisen.

- 21 -

III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO.

Melullis

Keukenschrijver

Mühlens

Meier-Beck

Asendorf