Urteil des BGH, Az. I ZB 34/98

Test it Leitsatzentscheidung
BUNDESGERICHTSHOF
BESCHLUSS
I ZB 34/98
Verkündet am:
23. November 2000
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend die Markenanmeldung Nr. 396 33 710.4
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
Test it.
MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2
Stellt eine Wortmarke eine ohne weiteres erkennbare Aufforderung zum Test-
kauf dar, fehlt ihr für bestimmte Warenbereiche (hier: Genußmittel) die zu einer
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Eintragung erforderliche (konkrete) Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG.
BGH, Beschl. v. 23. November 2000 - I ZB 34/98 - Bundespatentgericht
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Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-
handlung vom 23. November 2000 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Dr. Büscher und
Dr. Schaffert
beschlossen:
Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des
26. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts
vom 4. Mai 1998 aufgehoben, soweit die Beschwerde gegen die
Zurückweisung der Anmeldung bezüglich der Waren "Raucherarti-
kel, soweit in Klasse 34 enthalten; Streichhölzer" zurückgewiesen
worden ist.
Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweitigen Ver-
handlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurück-
verwiesen.
Im übrigen wird die Rechtsbeschwerde zurückgewiesen.
Der Gegenstandswert für das Rechtsbeschwerdeverfahren wird auf
50.000 DM festgesetzt.
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Gründe:
I. Die Anmelderin begehrt mit ihrer am 2. August 1996 eingereichten
Anmeldung die Eintragung der Wortfolge
"Test it."
für die Waren
"Tabak, Tabakerzeugnisse, insbesondere Cigaretten; Raucherarti-
kel, soweit in Klasse 34 enthalten; Streichhölzer".
Die zuständige Markenstelle des Deutschen Patentamts hat die Anmel-
dung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen.
Die Beschwerde der Anmelderin ist erfolglos geblieben (BPatGE 40, 13
= BPatG GRUR 1999, 168).
Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin das
Eintragungsbegehren weiter.
II. Das Bundespatentgericht hat die Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2
Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG für gegeben erachtet und dazu ausgeführt:
Der angemeldeten Marke stehe ein Eintragungshindernis nach § 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Übersetzt bedeute die englischsprachige
Wortfolge "Teste es!" oder auch "Teste ihn!", "Teste sie!" und "Testen Sie ihn/
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sie/es!". Der Verkehr verstehe dies, da die Wortfolge zum einfachsten engli-
schen Grundwortschatz gehöre.
In der deutschen Werbesprache sei die Verwendung englischer Wörter
weithin üblich. Die beiden Wörter bildeten die aus sich heraus verständliche
Aufforderung an Kaufinteressenten, die mit dieser Bezeichnung versehenen
Waren zu testen. Die Aufforderung beinhalte das Versprechen einer zumindest
zufriedenstellenden Qualität. Auch ohne unmittelbare Angabe über die Be-
schaffenheit oder den Wert der Waren bestehe an der auf jedem Waren- und
Dienstleistungsgebiet einsetzbaren Bezeichnung ein gewisses Freihaltebe-
dürfnis, das auch nicht durch den nach den zwei Wörtern gesetzten Punkt statt
eines Ausrufezeichens ausgeschlossen werde.
Der angemeldeten Wortfolge fehle auch die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft. Sie werde ausschließlich als
Aufforderung zum Test(kauf) der mit ihr gekennzeichneten Waren verstanden.
Sie sei jedenfalls für Tabakerzeugnisse und Raucherartikel nicht geeignet, auf
ein bestimmtes Unternehmen hinzuweisen. Daran ändere auch der Punkt am
Ende des Zeichens nichts. Soweit dieser überhaupt bewußt wahrgenommen
werde, sei den überwiegenden Verkehrskreisen bekannt, daß es sich bei dem
Punkt um einen in der englischen Sprache nach Aufforderungen üblichen "Aus-
rufungspunkt" ("exclamation point") handele, der den Aufforderungscharakter
noch unterstreiche. Um so weniger werde die Wortfolge als Hinweis auf die
betriebliche Herkunft aufgefaßt.
III. Die Rechtsbeschwerde hat teilweise Erfolg. Sie führt zur Aufhebung
der angefochtenen Entscheidung, soweit das Bundespatentgericht bei den für
die Marke angemeldeten Waren "Raucherartikel, soweit in Klasse 34 enthalten;
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Streichhölzer" vom Vorliegen der Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und
Nr. 2 MarkenG ausgegangen ist. Die weitergehende Rechtsbeschwerde hat
dagegen keinen Erfolg.
1. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, der angemeldeten Wort-
folge fehle jede Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, ist
nicht frei von Rechtsfehlern, soweit die Anmeldung der Marke "Test it." für die
Waren "Raucherartikel, soweit in Klasse 34 enthalten; Streichhölzer" erfolgt ist.
a) Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer
Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs-
mittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Un-
ternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden
(vgl. BGH, Beschl. v. 19.1.1995 - I ZB 20/92, GRUR 1995, 408, 409
- PROTECH; Beschl. v. 15.7.1999 - I ZB 47/96, GRUR 1999, 1093, 1094 =
WRP 1999, 1169 - FOR YOU; Beschl. v. 15.7.1999 - I ZB 16/97, GRUR 1999,
1089, 1091 = WRP 1999, 1167 - YES). Hierbei ist grundsätzlich von einem
großzügigen Maßstab auszugehen, d.h. jede auch noch so geringe Unter-
scheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. Begr.
zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 70 = BlPMZ 1994, Sonderheft,
S. 64). Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Waren im Vordergrund
stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es
sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder
einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer
entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht
als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen An-
halt dafür, daß ihr die vorerwähnte Unterscheidungseignung und damit jegliche
Unterscheidungskraft fehlt (BGH GRUR 1999, 1089, 1091 - YES).
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Davon ist auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wort-
folgen (hier: einer sloganartigen Wortfolge) auszugehen, ohne daß unter-
schiedliche Anforderungen an die Unterscheidungskraft von sloganartigen
Wortfolgen gegenüber anderen Wortmarken gerechtfertigt sind. Vielmehr ist in
jedem Fall zu prüfen, ob die Wortfolge einen ausschließlich produktbeschrei-
benden Inhalt hat oder ihr über diesen hinaus eine, wenn auch noch so geringe
Unterscheidungskraft für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen zu-
kommt. Von mangelnder Unterscheidungskraft ist deshalb auch bei sloganarti-
gen Wortfolgen lediglich bei beschreibenden Angaben oder Anpreisungen und
Werbeaussagen allgemeiner Art auszugehen. Grundsätzlich nicht unterschei-
dungskräftig werden des weiteren in der Regel längere Wortfolgen sein. Indizi-
en für die Eignung, die konkret angemeldeten Waren und Dienstleistungen ei-
nes bestimmten Anbieters von denen anderer zu unterscheiden, können dage-
gen Kürze, eine gewisse Originalität und Prägnanz einer Wortfolge sein; sol-
che Umstände können eine Wortfolge zu einem eingängigen und aussagekräf-
tigen Werbeslogan machen. Auch die Mehrdeutigkeit und daher Interpretati-
onsbedürftigkeit einer Werbeaussage kann einen Anhalt für eine hinreichende
Unterscheidungskraft bieten. Dabei dürfen die Anforderungen an die Eigenart
im Rahmen der Bewertung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen nicht
überspannt werden. Auch einer für sich genommen eher einfachen Aussage
kann nicht von vornherein die Eignung zur Produktidentifikation abgesprochen
werden (vgl. BGH, Beschl. v. 10.2.2000 - I ZB 37/97, GRUR 2000, 720, 721 =
WRP 2000, 739 - Unter Uns, m.w.N.; zur Unterscheidungskraft eines eng-
lischsprachigen Werbeslogans vgl. auch BGH, Beschl. v. 8.12.1999
- I ZB 21/97, GRUR 2000, 323 = WRP 2000, 300 - Partner with the Best; zu
Werbeslogans weiter: BGH, Beschl. v. 8.12.1999 - I ZB 2/97, GRUR 2000, 321
= WRP 2000, 298 - Radio von hier; Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 8 Rdn. 97a).
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Nicht beigetreten werden kann der Annahme des Bundespatentgerichts,
wegen eines Interesses der Mitbewerber an der freien Verwendung der ange-
meldeten Bezeichnung seien keine geringen Anforderungen an die Unter-
scheidungskraft zu stellen. Ein derartiges Interesse rechtfertigt es nicht, von
erhöhten Anforderungen an die Unterscheidungskraft auszugehen (vgl. BGH,
Beschl. v. 24.2.2000 - I ZB 13/98, GRUR 2000, 722, 723 = WRP 2000, 741
- LOGO; Beschl. v. 15.6.2000 - I ZB 4/98, GRUR 2001, 161 = WRP 2001, 33
- Buchstabe "K").
b) Die angemeldete Marke "Test it." wird den Anforderungen an die Un-
terscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für die Waren "Raucherarti-
kel, soweit in Klasse 34 enthalten; Streichhölzer" gerecht. Die Wortfolge ist
kurz und prägnant und unterscheidet sich deutlich von einem längeren Werbe-
slogan. Sie enthält für "Raucherartikel, soweit in Klasse 34 enthalten; Streich-
hölzer" keine beschreibenden Angaben (vgl. hierzu: BGH, Beschl. v. 11.5.2000
- I ZB 22/98, GRUR 2001, 162, 163 = WRP 2001, 35 - RATIONAL SOFTWARE
CORPORATION) und weist keine Nähe zu den Produkten auf, für die die An-
meldung der Marke erfolgt ist.
Dagegen ist die Annahme des Bundespatentgerichts, der Wortfolge
"Test it." fehle für die Waren "Tabak, Tabakerzeugnisse, insbesondere Ciga-
retten" die (konkrete) Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG,
frei von Rechtsfehlern. Für diese Waren, bei denen es sich im Unterschied zu
Raucherartikeln und Streichhölzern um Genußmittel handelt, stellt - wie das
Bundespatentgericht mit Recht festgestellt hat - die allgemein verständliche
englischsprachige Wortfolge eine ausschließliche Aufforderung zum Testkauf
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dar. Für diesen Warenbereich erschöpft sich "Test it." in der Aufforderung, das
Genußmittel auszuprobieren.
2. Die Annahme des Bundespatentgerichts, das Schutzhindernis des § 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei gegeben, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht
stand, soweit die Anmeldung der Marke "Test it." für die Waren "Raucherarti-
kel, soweit in Klasse 34 enthalten; Streichhölzer" erfolgt ist.
Nach dieser Vorschrift sind von der Eintragung solche Marken ausge-
schlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr (u.a.) zur
Bezeichnung der Beschaffenheit, des Wertes oder zur Bezeichnung sonstiger
Merkmale der Ware dienen können. Die wörtlich aus Art. 3 Abs. 1 lit. c
MarkenRL übernommene Regelung gebietet die Versagung der Eintragung
auch dann, wenn die fragliche Benutzung als Sachangabe noch nicht zu be-
obachten ist, wenn aber eine solche Verwendung jederzeit in Zukunft erfolgen
kann (vgl. EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - Rs. C-108 und 109/97, GRUR 1999, 723,
726 Tz. 37 = WRP 1999, 629 - Chiemsee; BGH, Beschl. v. 17.2.2000
- I ZB 33/97, GRUR 2000, 882, 883 = WRP 2000, 1140 - Bücher für eine bes-
sere Welt, m.w.N.).
Um eine solche Angabe handelt es sich bei der Wortfolge "Test it." für
die in Frage stehenden Waren nicht. Diese enthält keine konkret warenbezo-
gene beschreibende Sachaussage, die auf eine für den Verkehr bedeutsame
Eigenschaft der Waren Raucherartikel und Streichhölzer selbst Bezug nimmt.
Das Bundespatentgericht hat der angemeldeten Wortfolge lediglich eine Auf-
forderung zum Kauf entnommen. Von einer unmittelbaren Angabe über die Be-
schaffenheit oder den Wert der Waren ist es nicht ausgegangen.
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Soweit das Bundespatentgericht der angemeldeten Wortfolge allgemein
das Versprechen einer zumindest zufriedenstellenden Qualität entnommen hat,
vermag dies ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht zu be-
gründen. Denn dem Freihaltebedürfnis unterfallen nur eindeutig beschreibende
Angaben (vgl. BGH, Beschl. v. 27.2.1997 - I ZB 2/95, GRUR 1997, 627, 628 =
WRP 1997, 739 - à la Carte; Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl., § 8
Rdn. 92). An der notwendigen Eindeutigkeit einer beschreibenden Angabe fehlt
es bei der Wortfolge "Test it." hinsichtlich der Waren Raucherartikel und
Streichhölzer.
IV. Danach war der angefochtene Beschluß unter Zurückweisung der
weitergehenden Rechtsbeschwerde teilweise aufzuheben und die Sache inso-
weit zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatent-
gericht zurückzuverweisen.
Erdmann
v. Ungern-Sternberg
Starck
Büscher
Schaffert