Urteil des BGH, Az. Xa ZR 86/06

Xa ZR 86/06 Verkündet

am:

12. März 2009

Anderer

Justizangestellte

als

Urkundsbeamtin

der

Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Blendschutzbehang

PatG § 8; IntPatÜbkG Art. II § 5 Abs. 1 Satz 1

a) Geht die Anmeldung einer Erfindung zum Patent teilweise auf den Beitrag eines

anderen als des Anmelders zurück, kann ein Anspruch auf Einräumung einer

Mitberechtigung auch dann in Betracht kommen, wenn die Anmeldung teilbar ist

(Abgrenzung zu BGH, Urt. v. 6.3.1979 - X ZR 60/77, GRUR 1979, 692 - Spinn-

turbine I).

b) Eine Mitberechtigung kann nur an einer Patentanmeldung als Ganzer, nicht an

Teilen der Anmeldung wie einzelnen Patentansprüchen eingeräumt werden.

BGH, Urt. v. 12. März 2009 - Xa ZR 86/06 - OLG München

LG München I

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Der Xa-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 12. März 2009 durch die Richter Prof. Dr. Meier-Beck,

Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Asendorf und

Dr. Achilles

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das am 22. Juni 2006 verkündete

Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München aufgeho-

ben, soweit die Berufung gegen das die Klage mit dem Hilfsantrag

abweisende Urteil der 21. Zivilkammer des Landgerichts München I

vom 3. August 2005 zurückgewiesen worden ist.

Im Umfang der Aufhebung wird der Rechtsstreit zu neuer Verhand-

lung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfah-

rens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

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Tatbestand:

Die Klägerin betreibt unter anderem das F. -Institut

in F. (nachfolgend: Institut). Der Beklagte trat als

damaliger Geschäftsführer der C. GmbH im Sommer

2001 an das Institut heran, um dessen Kapazitäten im Zusammenhang mit der

Entwicklung eines neuartigen Blendschutzbehangs in Anspruch zu nehmen. Er

hatte zu diesem Zeitpunkt bereits eine Erfindung gemacht, die am 10. August

2001 zu einer Patentanmeldung (DE 101 39 583) beim Deutschen Patent- und

Markenamt führte. Er beauftragte das Institut, Untersuchungen zu den Reflexi-

onsauswirkungen des Querschnittprofils der für den Blendschutzbehang vorge-

sehenen Stäbe durchzuführen. Zum Abschluss eines schriftlichen Vertrags kam

es erst im Januar 2002. Bereits am 28. September 2001 übermittelte der Mitar-

beiter des Instituts T. K. C. GmbH per Tele-

fax eine Skizze und am 17. Oktober 2001 einen als vertraulich gekennzeichne-

ten Zwischenbericht, der insbesondere Ausführungen zur Formfindung des Pro-

fils enthielt. Der Beklagte reichte ohne Rücksprache mit der Klägerin am

12. Dezember 2001 eine Zusatzanmeldung zu der Patentanmeldung DE

101 39 583 ein, die die Nummer DE 101 61 159 erhielt und am 3. Juli 2003 of-

fengelegt wurde. Die Lösung, für die in der Zusatzanmeldung Schutz begehrt

wird, entspricht im Wesentlichen der Abbildung 9 im Zwischenbericht des Insti-

tuts,

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weist jedoch einen zusätzlichen, überlappenden Flansch auf (vgl. Fig. 2).

Die Zusatzanmeldung ist weiterhin anhängig; zu einer Patenterteilung ist

es noch nicht gekommen. Am 7. August 2002 reichte der Beklagte zudem eine

nahezu identische internationale Patentanmeldung nach dem Patentzusam-

menarbeitsvertrag beim Europäischen Patentamt ein, die die Priorität der bei-

den deutschen Anmeldungen in Anspruch nahm, den Gegenstand der beiden

deutschen Anmeldungen enthält und am 20. Februar 2003 veröffentlicht wurde.

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Der Mitarbeiter K. meldete der Klägerin als seiner Arbeitgeberin die

Erfindung, die von dieser unbeschränkt in Anspruch genommen wurde.

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Die Klägerin hat mit ihrer Klage die Erklärung der Teilung der Patentan-

meldung DE 101 61 159 (Zusatzanmeldung) dergestalt begehrt, dass aus der

Stammanmeldung der Gegenstand der Ansprüche 1 und 2, soweit er sich auf

das Querschnittsprofil der Stäbe bezieht, sowie die Ansprüche 3 bis 10 und 20

bis 32 ausgeschieden werden, und dass eine Trennanmeldung mit dem im wie-

dergegebenen Gegenstand gebildet wird. Sie hat weiter begehrt, den Anspruch

auf Erteilung eines Patents aus der so gebildeten Trennanmeldung an die Klä-

gerin abzutreten und gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt in die

Weiterverfolgung der Trennanmeldung einzuwilligen, sowie entsprechende Er-

klärungen gegenüber dem Europäischen Patentamt bezüglich der internationa-

len Anmeldung abzugeben. Das Landgericht hat der Klägerin hinsichtlich beider

im Streit stehender Patentanmeldungen nur einen (als "Ausscheidung" be-

zeichneten) Anspruch auf Teilung im Umfang der konkreten Darstellung in dem

Telefax und des Zwischenberichts zugebilligt; die weitergehende Klage hat es

abgewiesen. Die Berufung, mit der die Klägerin hilfsweise die Feststellung be-

gehrt hat, dass ihr am Gegenstand des Patentanspruchs 2, soweit er sich auf

das Querschnittsprofil der Stäbe beziehe, und der Patentansprüche 3 bis 10, 27

und 28 der Patentanmeldung DE 101 61 159 sowie der Ansprüche 42 bis 50

der aus der internationalen Anmeldung hervorgegangenen europäischen Pa-

tentanmeldung eine Mitberechtigung zu neun Zehnteln zustehe, sowie ferner

beantragt hat, den Beklagten zu verurteilen, in die gemeinsame Weiterverfol-

gung der Anmeldungen einzuwilligen, ist ohne Erfolg geblieben.

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Mit ihrer vom Bundesgerichtshof nur insoweit zugelassenen Revision be-

gehrt die Klägerin, nach ihrem Hilfsantrag zweiter Instanz zu erkennen. Der Be-

klagte tritt dem Rechtsmittel entgegen.

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Entscheidungsgründe:

Das Rechtsmittel führt im Umfang der Anfechtung nach seiner teilweisen

Zulassung durch den Senat zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur

Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht, dem auch die Entschei-

dung über die Kosten des Revisionsverfahrens zu übertragen ist.

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I. Das Berufungsgericht hat die Verneinung des mit dem Hilfsantrag

geltend gemachten Anspruchs auf Einräumung einer Mitberechtigung an beiden

Patenten damit begründet, dass dieser sich nur auf die beim Beklagten verblei-

benden Teile der jeweiligen Ansprüche beziehe. Insoweit komme die Einräu-

mung einer Mitberechtigung nur in Betracht, wenn es an einer Möglichkeit der

Ausscheidung des Entnommenen fehle; damit sei die Einräumung einer Mitbe-

rechtigung gegenüber der Übertragung der Trennanmeldung, wie sie der Kläge-

rin bereits erstinstanzlich zuerkannt sei, aber subsidiär. Das Berufungsgericht

hat sich dabei auf das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 6. März 1979 (X ZR

60/77, GRUR 1979, 692, 694 - Spinnturbine I) gestützt.

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II. Dies hält rechtlicher Überprüfung nicht stand. Nach den vom Beru-

fungsgericht getroffenen Feststellungen kann ein Anspruch der Klägerin auf

Einräumung einer Mitberechtigung an der Patentanmeldung 101 61 159 und

der vom Beklagten eingereichten internationalen Anmeldung nicht verneint wer-

den (§ 8 Satz 1 PatG; Art. II § 5 Abs. 1 Satz 1 IntPatÜG i.V.m. Art. 61 EPÜ).

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1. Die Auslegung des mit dem Hilfsantrag verfolgten Klagebegehrens,

die das Revisionsgericht selbst vornehmen kann, ergibt, dass mit den Hilfsan-

trägen zu a und b, die ihrem Wortlaut nach auf die Feststellung einer Mitberech-

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tigung zu 90% an einem Teil des Gegenstands des Patentanspruchs 2 und an

den Gegenständen der Patentansprüche 3 bis 10, 27 und 28 der deutschen

Patentanmeldung sowie auf die Verurteilung der Beklagten zur Einwilligung in

die gemeinsame Weiterverfolgung der Patentanmeldung "und die Stellung" ge-

richtet sind, ein (Leistungs-)Anspruch auf Einräumung einer Mitberechtigung an

der Patentanmeldung geltend gemacht werden soll. Denn eine "gemeinsame

Weiterverfolgung" der Patentanmeldung kann nur dann erfolgen, wenn der Be-

klagte die Anmeldung zu einem ideellen Teil auf die Klägerin überträgt, d.h. ihr

eine Mitberechtigung in Gestalt einer Mitanmelderstellung einräumt, die der

Klägerin, wenn auf die Anmeldung ein Patent erteilt wird, die Mitinhaberschaft

am Patent verschafft.

2. Soweit das Berufungsgericht der Sache nach einen Anspruch der

Klägerin auf Einräumung einer solchen Mitberechtigung verneint hat, hält dies

der Nachprüfung nicht stand.

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a) Die Auflösung der durch die Anmeldung eines Nichtberechtigten ent-

standenen Lage im Weg der Teilung ist nur insoweit möglich, als es sich bei der

Anmeldung um einen "trennbaren Bestandteil der Anmeldung des Verletzers"

handelt (BGH - Spinnturbine I, aaO). Nur insoweit mag daher die Einräumung

einer Mitberechtigung subsidiär sein können. Der vorliegende Fall fordert dabei

keine Stellungnahme zu der Frage heraus, ob Teilung und Abtretung des Her-

ausgabeanspruchs die einzige Auflösungsmöglichkeit der Anmeldung durch

einen Nichtberechtigten unter Hinzufügung einer Zutat sind. Hiergegen könnte

insbesondere sprechen, dass sich nur schwer lösbare Schwierigkeiten ergeben

können, wenn zweifelhaft ist, ob sich die Schutzfähigkeit erst aus der Kombina-

tion des unberechtigt Angemeldeten mit der Zutat ergibt (vgl. Keukenschrijver in

Busse, PatG, 6. Aufl. 2003, Rdn. 24 zu § 8 PatG; Melullis in Benkard, EPÜ,

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2002, Rdn. 45 zu Art. 61). Weiter spricht gegen die Annahme, die Einräumung

einer Mitberechtigung sei gegenüber der Teilung und Übertragung der Teilan-

meldung subsidiär, dass sich auf dieser Grundlage Übertragungsansprüche

nach Wegfall der Teilungsmöglichkeit im Einspruchsverfahren nunmehr auch im

nationalen Recht nurmehr bis zur wirksamen Erteilung des Patents, aber nicht

mehr darüber hinaus handhaben lassen (vgl. Kühnen in Schulte, PatG, 8. Aufl.

2008, Rdn. 12 zu § 8).

b) Von einem trennbaren Bestandteil einer Anmeldung kann jedenfalls

nur insoweit gesprochen werden, als sich dem Gesamtinhalt der Anmeldung ein

Gegenstand entnehmen lässt, der ohne Rückgriff auf den übrigen Inhalt der

Anmeldung Gegenstand einer Teilanmeldung im Sinn des § 39 PatG oder des

Art. 76 EPÜ sein kann. Enthält die Anmeldung einen solchen Gegenstand, wie

ihn das Berufungsgericht in Übereinstimmung mit dem Landgericht in dem Stab

für ein Flächengebilde gesehen hat, der u.a. durch eine durchgehende Rinne

auf seiner Außenseite gekennzeichnet ist, die in Richtung von ca. 26° gegen-

über einer durch das vertikal aufgespannte Flächengebilde definierten Ebene

nach oben zeigt, ist damit noch nicht gewährleistet, dass nach der Teilung, die

es dem Berechtigten ermöglicht, in einem eigenen Verfahren einen auf diesen

(engeren) Gegenstand gerichteten Patentanspruch zu verfolgen, dem bisheri-

gen Anmelder nur ein Anmeldungsgegenstand verbleibt, an dem dem Berech-

tigten an der Teilanmeldung keine Rechte mehr zustehen.

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Die Teilung der Anmeldung hat zur Folge, dass in einem zweiten Prü-

fungsverfahren die vom Anmelder in diesem Verfahren zur Entscheidung ge-

stellten Patentansprüche auf die Patentfähigkeit ihrer Gegenstände überprüft

werden. Die Gesamtoffenbarung der Anmeldung steht jedoch auch im Aus-

gangsverfahren weiterhin als Grundlage für die in diesem Verfahren weiterver-

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folgten Patentansprüche zur Verfügung (vgl. BGH, Beschl. v. 29.4.2003

- X ZR 4/01, GRUR 2003, 781 - Basisstation). Selbst wenn man es grundsätz-

lich für denkbar hält, auf dieser Grundlage für die Patenterteilung im Ausgangs-

verfahren den Gegenstand der Trennanmeldung "auszuscheiden", sei es, weil

man eine "Realteilung" für möglich hält, sei es, weil der teilweise nichtberechtig-

te Anmelder verurteilt werden könnte, die Anmeldung insoweit nicht weiterzu-

verfolgen, kann damit nicht notwendigerweise gewährleistet werden, dass dem

Nichtberechtigten jede Möglichkeit genommen ist, sich bei der Formulierung der

Patentansprüche den schöpferischen Beitrag des Berechtigten zunutze zu ma-

chen. Der Streitfall illustriert dies:

Da das Berufungsgericht den schöpferischen Beitrag des Mitarbeiters

K. der Klägerin darin gesehen hat, einen Stab für ein Flächengebilde vorzu-

schlagen, der u.a. durch eine durchgehende Rinne auf seiner Außenseite ge-

kennzeichnet ist, die in Richtung von ca. 26° gegenüber einer durch das vertikal

aufgespannte Flächengebilde definierten Ebene nach oben zeigt, kann der von

ihm bestätigten Urteilsformel des Landgerichts nicht entnommen werden, dass

der Beklagte gehindert wäre, Patentschutz für ein Flächengebilde zu begehren,

bei dem der Stab, wie es in Patentanspruch 2 der ursprünglichen Anmeldung

heißt, eine durchgehende Rinne auf seiner Außenseite bildet, die in Richtung

von zwischen 10° und 40° gegenüber einer durch das vertikal aufgespannte

Flächengebilde definierten Ebene nach oben zeigt. Zwar heißt es in der Urteils-

formel ferner, dass die gegenüber dem Patentamt abzugebende Erklärung da-

hin zu lauten habe, dass aus der Stammanmeldung "der Gegenstand des An-

spruchs 2, soweit er sich auf das Querschnittsprofil der Stäbe beziehe", ausge-

schieden werde. Dem kann aber nicht entnommen werden, dass der Beklagte

kein Flächengebilde nach Patentanspruch 2 der Anmeldung beanspruchen dürf-

te, bei dem die Stäbe Rinnen aufweisen. Zum einen würde dadurch Patentan-

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spruch 2 nicht enger, sondern weiter, zum anderen würde damit dem Beklagten

mehr genommen, als das Berufungsgericht als vom Mitarbeiter K.

der Klägerin offenbart angesehen hat.

c) Ist aber der Beklagte nicht gehindert, den Anspruch auf Erteilung ei-

nes Patents mit einem solchen Gegenstand weiterzuverfolgen, verbleibt dem

Beklagten die Möglichkeit, weiterhin den schöpferischen Beitrag des Mitarbei-

ters der Klägerin für sich zu nutzen. Daran würde sich selbst dann nichts än-

dern, wenn man annehmen wollte, dabei sei nach Art eines Disclaimers ein

Winkel von ca. 26° auszunehmen. Denn selbst dann bliebe es dabei, dass der

Winkelbereich von 10 bis 40° eine - möglicherweise ihrerseits schöpferische -

Verallgemeinerung desjenigen Stabprofils verkörpert, das K. nach den Fest-

stellungen des Berufungsgerichts dem Beklagten als vorteilhaft erläutert hat.

Entsprechendes gilt für die in Patentanspruch 10 der Anmeldung bezeichnete

Ausführungsform, bei der der Stab zwei gerade Flansche aufweist, die sich flä-

chig überdecken und einer der Flansche eine außen liegende Kante bildet, die

über die benachbarte Seite des Stabs übersteht. Denn mit dieser Ausbildung

wird die von K. zeichnerisch dargestellte und als "extrem wichtig für den

Blendschutz" bezeichnete "scharfe Kante" an der Profilunterseite verwirklicht.

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3. Die Abweisung des Hilfsantrags kann hiernach keinen Bestand ha-

ben. Da das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen hat, die es erlau-

ben würden, den schöpferischen Beitrag zu bewerten, den K. zum Gegen-

stand der Patentanmeldungen geleistet hat, kommt eine eigene Sachentschei-

dung des Senats nicht in Betracht.

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III. Bei der erneuten Verhandlung wird das Berufungsgericht zunächst

auf einen sachgerechten Klageantrag hinzuwirken haben. Der bislang gestellte

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Antrag kann zwar, wie ausgeführt, als Leistungsantrag auf Einräumung einer

Mitberechtigung ausgelegt werden. Eine Mitberechtigung kann die Klägerin je-

doch nur an den Patentanmeldungen als Ganzen erhalten. Eine Patentanmel-

dung kann wie ein Patent zwar mehreren Anmeldern zu ideellen Bruchteilen

zustehen. Eine gesonderte Berechtigung an einzelnen Ansprüchen ist jedoch

nicht möglich, erst recht keine gesonderte Berechtigung an Teilen eines An-

spruchs, wie sie die Klägerin hinsichtlich des Patentanspruchs 2 der Anmeldung

beim Deutschen Patent- und Markenamt geltend macht. Insoweit ist zu unter-

scheiden zwischen den (materiellen) Gegenständen der Anmeldung, an denen

unterschiedliche Personen berechtigt sein können mit der Folge, dass eine Tei-

lung der Anmeldung in Betracht kommt, und der Patentanmeldung selbst, mit

der der öffentlich-rechtliche Anspruch auf Erteilung eines Patents verfolgt wird.

Dieser Anspruch ist nicht "real" teilbar; er kann nur als Ganzer mehreren An-

spruchsberechtigten gemeinsam zustehen.

In einem solchen Fall ist es nicht zwingend erforderlich, die Größe des

ideellen Anteils, die dem materiell Berechtigten übertragen werden soll, im Kla-

geantrag anzugeben. Der Antrag kann auch lediglich auf die Einräumung einer

Mitberechtigung gerichtet werden. Denn die Festlegung und Bewertung der in-

haltlichen Anteile, die zwei oder mehrere Mitberechtigte zum Gegenstand der

angemeldeten Erfindung beigetragen haben, kann beträchtliche Schwierigkeiten

bereiten, ist jedoch unter Umständen für die Parteien nur von begrenztem Wert.

Zur Benutzung der Erfindung ist jeder Mitinhaber ohnehin auch nach Patenter-

teilung unabhängig von der Größe seines Anteils berechtigt (BGHZ 162, 342,

345 - gummielastische Masse II). Verlangt ein Bruchteilsinhaber nach § 745

Abs. 2 BGB eine dem Interesse aller Teilhaber nach billigem Ermessen ent-

sprechende Regelung der Benutzung, insbesondere weil nur ein Teilhaber die

Erfindung benutzt, erscheint es nicht zwingend, dass eine etwaige Beteiligung

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des die Erfindung nicht nutzenden Teilhabers an den Vorteilen, die der andere

Teilhaber aus der Nutzung der Erfindung zieht, die Größe des jenem zustehen-

den ideellen Bruchteils am Patent widerspiegelt. Zudem ist zu bedenken, dass

nicht feststeht, ob es überhaupt zur Patenterteilung kommt, und der Gegens-

tand des erteilten Patents enger sein kann als das mit der Patentanmeldung

zunächst verfolgte Schutzbegehren. Das Gewicht der Beiträge, die die Berech-

tigten geleistet haben, kann daher bei dem erteilten Patent anders zu beurteilen

sein als bei der Patentanmeldung.

Meier-Beck

Keukenschrijver

Mühlens

Asendorf

Achilles

Vorinstanzen:

LG München I, Entscheidung vom 03.08.2005 - 21 O 22618/04 -

OLG München, Entscheidung vom 22.06.2006 - 6 U 4587/05 -