Urteil des BGH vom 13.07.2000

Classe E Leitsatzentscheidung

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 93/98

Verkündet am:

23. November 2000

Führinger

Justizangestellte

als Urkundsbeamtin

der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ : nein

BGHR : ja

Classe E

MarkenG § 14 Abs. 1 und 2, § 50 Abs. 1 Nr. 4; BGB § 242 Cd

Zur Frage einer rechtsmißbräuchlichen Geltendmachung des markenrechtli-

chen Ausschließlichkeitsrechts nach § 14 Abs. 1 MarkenG.

BGH, Urt. v. 23. November 2000 - I ZR 93/98 - OLG Frankfurt a.M.

LG Frankfurt a.M.

- 2 -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 13. Juli 2000 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann

und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Pokrant und Dr. Büscher

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlan-

desgerichts Frankfurt am Main vom 9. Oktober 1997 wird auf

Kosten des Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der in Frankreich lebende Beklagte meldete am 24. November 1992 in

Frankreich das Zeichen "Classe E" für Waren mehrerer Warenklassen, u.a.

Klasse 12 "véhicules" an. Die Marke wurde unter der Nr. 92 443 670 registriert.

Auf Antrag des Beklagten vom 19. April 1993 erfolgte die internationale Regi-

strierung der Marke unter der Nr. 600 173 mit Schutzgewährung für die

Schweiz und für Deutschland. Das Deutsche Patentamt hatte den Schutz zu-

nächst versagt, auf die Erinnerung des Beklagten jedoch den Schutzversa-

gungsbeschluß aufgehoben und mit Schreiben vom 20. November 1995 die

Schlußmitteilung übersandt. Zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhand-

lung vor dem Berufungsgericht (Herbst 1997) unterhielt der Beklagte keinen

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warenbezogenen Geschäftsbetrieb und verrichtete - nach seinen Angaben -

nur Gelegenheitsarbeiten.

Die Klägerin ist die DaimlerChrysler AG. Sie verwendet für ihre Merce-

des-Personenkraftwagen aus Zahlen und Buchstaben bestehende Kombinatio-

nen als Modell- und Typenbezeichnungen. Dementsprechend sind die Wagen

der Klägerin jeweils mit einem vorangestellten Buchstaben und der nachfol-

genden Kennzahl sowie mit den Wortmarken "Mercedes", "Mercedes-Benz"

und der Bildmarke "Stern im Ring" versehen.

Seit Mitte des Jahres 1993 verwendet die Klägerin in der Werbung und

in ihren Preislisten für die Fahrzeuge ihrer mittleren Baureihe zusammenfas-

send die Bezeichnung "E-Klasse", in französisch- und italienischsprachigen

Texten die Bezeichnung "Classe E". Sie benennt daneben andere Modellrei-

hen u.a. mit den Bezeichnungen "C-Klasse" und "S-Klasse", letztere bereits

seit mehr als 20 Jahren. Anmeldungen der Zeichen "E-Klasse" und "Classe E"

vom 30. August 1993 zur Eintragung in das Markenregister durch die Klägerin

hat das Patentamt mit Beschlüssen vom 6. November 1995 zurückgewiesen,

weil es sich um Beschaffenheitsangaben handele und den Zeichen die Unter-

scheidungskraft fehle.

Mit Schreiben vom 12. Juli 1993 wies der Beklagte die Klägerin auf die

für ihn in Frankreich registrierte Marke hin. Nach entsprechenden Verhandlun-

gen zahlte die Klägerin im August 1994 für die Gewährung einer ausschließli-

chen Lizenz an der französischen Marke einen Betrag von 150.000,-- DM und

im März 1995 für eine Lizenz an der IR-Marke für die Schweiz einen Betrag

von 48.706,33 DM.

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Der Beklagte wandte sich mit Telefax vom 29. November 1995 erneut an

die Beklagte und forderte eine Lizenzvereinbarung auch für Deutschland. Im

Anschluß daran kam es zu einem Schriftwechsel. Die Parteien einigten sich

nicht. Die Klägerin stellte am 19. Januar 1996 beim Deutschen Patentamt An-

trag auf teilweise Schutzentziehung (betreffend "véhicules") bezüglich der IR-

Marke. Außerdem erhob sie die vorliegende Klage, mit der sie die Feststellung

begehrt, daß dem Beklagten gegen sie keine markenrechtlichen Ansprüche

zustehen.

Die Klägerin hat vorgetragen, sie verwende die Bezeichnung "E-Klasse"

nicht markenmäßig, sondern als begriffliche Zusammenfassung einer Baureihe

im Unterschied zu ihren anderen Baureihen. Zwischen der von ihr verwendeten

Bezeichnung "E-Klasse" und der IR-Marke "Classe E" fehle es an einer Ver-

wechslungsgefahr. Zudem habe die Bezeichnung "Klasse" im Kfz-Sektor keine

Unterscheidungskraft. Jedenfalls stehe ihr ein Weiterbenutzungsrecht zu.

Schließlich sei das Verhalten des Beklagten rechtsmißbräuchlich; er lasse oh-

ne eigenen Geschäftsbetrieb eine Vielzahl von Marken für unterschiedliche

Warenklassen schützen, um systematisch Gewerbetreibende als Geldquelle

auszubeuten. Spätestens Anfang des Jahres 1993 sei interessierten Kreisen

bekannt gewesen, daß sie, die Klägerin, beabsichtige, ihre mittlere Baureihe

"E-Klasse" zu nennen. Bereits am 25. Januar 1993 sei darüber in der Zeitung

"Auto-Bild" berichtet worden.

Die Klägerin hat beantragt

festzustellen, daß dem Beklagten keine Ansprüche gegen die

Klägerin aus der international registrierten Marke Nr. 600 173

- Wortzeichen "Classe E" - in der Bundesrepublik Deutschland

zustehen, insbesondere keine Ansprüche

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a) es in der Bundesrepublik Deutschland zu unterlassen, im

geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung "Classe E" bzw. "E-

Klasse" für die Benennung von Kraftfahrzeugen zu verwen-

den;

insbesondere es zu unterlassen, gewerbliche Fahrzeuge mit

der Bezeichnung "Classe E" bzw. "E-Klasse" zum Kauf an-

zubieten und/oder zu vertreiben;

es zu unterlassen, im Zusammenhang mit Kraftfahrzeugen in

Werbemitteln, wie Ankündigungen, Preislisten, Geschäfts-

briefen, Empfehlungen, Rechnungen, Broschüren, Zeitun-

gen, Zeitschriften, Rundfunk, Fernsehen und dergl. die Be-

zeichnung "Classe E" bzw. "E-Klasse" zu verwenden;

b) für jeden Einzelfall der Zuwiderhandlung gegen Ziffer a) an

den Beklagten eine Vertragsstrafe von DM 1.000,-- zu zah-

len;

c) die im Besitz oder Eigentum der Klägerin befindlichen ge-

mäß a) gekennzeichneten Gegenstände gemäß § 18 Mar-

kenG zu vernichten oder deren Kennzeichnung zu beseiti-

gen;

d) Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg von ge-

mäß a) gekennzeichneten Gegenständen gemäß § 19

MarkenG zu erteilen;

e) den durch Handlungen gemäß a) entstandenen Schaden zu

ersetzen.

Der Beklagte ist dem entgegengetreten. Er hat unter anderem geltend

gemacht, im Zeitpunkt der französischen Heimatanmeldung habe er nicht er-

kennen können, daß die Klägerin die Verwendung der Bezeichnung "E-Klasse"

beabsichtige. Die Wortkombination habe er weltweit als erster geschaffen. Er

habe früher über mehrere Gewerbebetriebe verfügt; u.a. habe er am 28. De-

zember 1989 einen Gewerbebetrieb "Ex- und Import von Kraftfahrzeugen" an-

gemeldet und mit Kraftfahrzeugen gehandelt. Für diesen Geschäftsbetrieb ha-

be er die IR-Marke nutzen wollen. Er habe gegenüber der Klägerin nicht in Be-

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hinderungsabsicht gehandelt. Er sei kreativ und wolle sich als Markendesigner

betätigen. Die Anmeldung von Vorratsmarken sei unter diesem Gesichtspunkt

nicht unzulässig. Zwischen der IR-Marke und der von der Klägerin verwende-

ten Bezeichnung bestehe hochgradige Verwechslungsgefahr. Die Klägerin nut-

ze ihre Bezeichnung nach Art einer Marke.

Das Landgericht hat der Klage antragsgemäß stattgegeben.

Die Berufung ist erfolglos geblieben (OLG Frankfurt am Main GRUR

1998, 704 = WRP 1997, 1208).

Mit der Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt

der Beklagte seinen Klageabweisungsantrag weiter.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat - ohne die Frage einer Verwechslungsgefahr

zwischen der Marke des Beklagten und der von der Klägerin verwendeten Be-

zeichnung zu prüfen - markenrechtliche Ansprüche des Beklagten gegen die

Klägerin verneint und dazu ausgeführt:

Die Berufung des Beklagten auf seine formal bessere Rechtsstellung

gegenüber der Klägerin sei rechtsmißbräuchlich, weil möglicherweise bereits

der Erwerb der Rechtsstellung, jedenfalls aber die Ausübung der sich daraus

ergebenden Rechte gegenüber der Klägerin unlauter sei und dem Beklagten

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daher nach § 242 BGB keine Zeichenrechte aus der Marke "Classe E" gegen-

über der Klägerin zustünden.

Zwar sei nach dem Markengesetz weder das Erfordernis eines Ge-

schäftsbetriebs noch einer Absicht, die Marke selbst zu benutzen, aufrechter-

halten geblieben. Es genüge grundsätzlich eine generelle Benutzungsabsicht,

die schon durch die Benutzung der Marke durch Dritte in Lizenz oder aufgrund

einer Übertragung erfüllt werde. Gleichwohl könne aber eine rechtsmißbräuch-

liche, mit der Zweckrichtung des Markenrechts nicht mehr zu vereinbarende

Anmeldung einer Marke und Geltendmachung der formellen Rechtsposition

vorliegen, wenn eine Marke als "Hinterhaltsmarke" ausschließlich zu dem

Zweck angemeldet werde, Dritte mit Unterlassungs- und Geldforderungen zu

überziehen. Von einer derartigen mißbräuchlichen Handhabung des Marken-

rechts müsse jedenfalls dann ausgegangen werden, wenn der Markenanmelder

Marken für eine Vielzahl von unterschiedlichen Waren und Dienstleistungen

anmelde, deren ernsthafte Benutzung in einem eigenen Geschäftsbetrieb er

nicht plane und die auch nicht eingebunden sei in ein bestehendes oder po-

tentielles konkretes Beratungskonzept für dritte Unternehmen.

In diesem Licht müsse das Verhalten des Beklagten gesehen werden. Er

habe im Zeitpunkt der Anmeldung seiner französischen Marke und des Antrags

auf internationale Registrierung mit Schutzausdehnung für Deutschland und

die Schweiz weder einen auf die begehrten Warenklassen zugeschnittenen

Geschäftsbetrieb noch einen Geschäftsbetrieb für andere Waren oder Dienst-

leistungen gehabt. Auf frühere Geschäftsaktivitäten könne er sich nicht stützen.

Auch auf einen nach Auffassung des Beklagten zweiten Geschäftsbe-

trieb, der aus seinen etwa 50 "Vorratsmarken" bestehe, mit denen er als Mar-

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kendesigner ins Geschäft einsteigen wolle, und einen entsprechenden ernst-

haften Benutzungswillen deute - abgesehen von der Vielzahl von Marken - ins-

besondere für die Zeit der Anmeldung der Marke "Classe E" und deren inter-

nationale Registrierung nichts hin. Das gelte auch für die vorgelegte Korre-

spondenz mit verschiedenen Kraftfahrzeugherstellern, in der sich das Verhal-

ten einer seriösen Markenagentur nicht widerspiegele.

Das Vorgehen des Beklagten gegenüber der Klägerin zeige, daß dieser

in erster Linie die Absicht gehabt habe, einen Teil der von ihm angemeldeten

Marken in Bereitschaft zu halten und darauf zu warten, daß dritte Unterneh-

men, wie von ihm erhofft und erspürt, die Benutzung identischer oder ver-

wechslungsfähiger Bezeichnungen aufnähmen, um diese dann mit Unterlas-

sungs- und Geldforderungen zu überziehen.

Das Gesamtverhalten des Beklagten verdeutliche, daß es keinen legiti-

men Zwecken gedient habe, sondern rechtsmißbräuchlich allein darauf ge-

richtet gewesen sei, unter Ausnutzen einer formal besseren Rechtsstellung und

unter Behinderung der Klägerin die Hinterhaltsmarke "Classe E" zu Geld zu

machen, ohne daß der Beklagte selbst einen in Bezug auf die Markenposition

anerkennenswerten eigenen wirtschaftlichen und geschäftlichen Hintergrund

aufweisen könne.

II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Überprüfung stand.

1. Vergeblich wendet sich die Revision gegen die Behandlung der nega-

tiven Feststellungsklage als zulässig durch das Berufungsgericht. Für die ne-

gative Feststellungsklage ist - wie in anderen Wettbewerbsstreitigkeiten - als

Abwehr gegen eine Rechtsberühmung allgemein das erforderliche Feststel-

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lungsinteresse gegeben (vgl. GroßkommUWG/Jacobs, Vor § 13 Abschn. D

Rdn. 402; Pastor/Ahrens/Loewenheim, Der Wettbewerbsprozeß, 4. Aufl.,

Kap. 69 Rdn. 10; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche, 7. Aufl., Kap. 52

Rdn. 10). Die Klägerin kann auch nicht auf die Möglichkeit verwiesen werden,

anstelle der Feststellungsklage eine Leistungsklage - im Streitfall die Klage auf

Schutzentziehung gemäß § 115 Abs. 1 i.V. mit § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG - zu

erheben, da sie keinen Schutzentziehungsanspruch gegenüber der IR-Marke

des Beklagten verfolgt. Wie die gestellten Anträge und die Klagebegründung

ergeben, setzt sich die Klägerin gegen die Geltendmachung des markenrecht-

lichen Ausschließlichkeitsrechts aus der IR-Marke des Beklagten u.a. mit dem

Einwand fehlender Verwechslungsgefahr und mit der vom Berufungsgericht als

durchgreifend erachteten Begründung zur Wehr, die Ausübung des formellen

Markenrechts sei aus Gründen des Rechtsmißbrauchs, dessen Voraussetzun-

gen mit denjenigen des Löschungsgrundes einer bösgläubigen Markenanmel-

dung nicht notwendig übereinstimmen müssen, ausgeschlossen. Deshalb be-

darf es im Streitfall - entgegen der Ansicht der Revision - auch keiner Ent-

scheidung darüber, ob der Einwand der Schutzentziehungsreife, sei es als

Schutzentziehungsgrund, sei es als den Ausschließlichkeitsanspruch vernich-

tende Tatsache, im Verfahren vor den ordentlichen Gerichten erhoben werden

kann (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 10.8.2000 - I ZR 283/97, WRP 2000, 1293 =

MarkenR 2000, 367 - EQUI 2000).

2. Im Streitfall ist gemäß § 153 Abs. 1 MarkenG sowohl nach altem als

auch nach neuem Recht zu prüfen, ob dem Beklagten, dessen IR-Marke "Clas-

se E" vor dem 1. Januar 1995 eingetragen worden ist, Ansprüche gegen die

Klägerin wegen Verletzung seiner Marke zustanden bzw. zustehen. Denn die

negative Feststellungsklage hat die Berechtigung des Beklagten zum Gegen-

stand, gegen die Klägerin aus seiner Marke vorgehen zu können.

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3. In der Sache hat das Berufungsgericht Ansprüche des Beklagten aus

seiner IR-Marke gegen die Klägerin verneint, weil sich die Ausübung der

Rechte aus der Marke gegenüber der Klägerin als unlauter erweise und der

Beklagte diese daher nach § 242 BGB nicht geltend machen könne. Das Be-

rufungsgericht hat offengelassen, ob bereits der Rechtserwerb rechtsmiß-

bräuchlich bzw. bösgläubig i.S. des § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG war (BU 8

Abs. 2 und 13 Abs. 2). Es hat ausdrücklich nur die Rechtsausübung als miß-

bräuchlich gewertet. Dies ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. Der Ein-

wand mißbräuchlicher Rechtsausübung greift sowohl gegenüber den für die

Zeit bis zum 1. Januar 1995 auf der Grundlage des Warenzeichengesetzes als

auch gegenüber den für die Zeit danach nach dem Markengesetz in Betracht

kommenden Ansprüchen des Beklagten durch.

a) Das Berufungsgericht ist bei seiner Beurteilung von rechtlich zutref-

fenden Maßstäben ausgegangen. Bei dem Verbot der unzulässigen Rechts-

ausübung handelt es sich um einen allgemeinen Rechtsgrundsatz, der auch im

Markenrecht gilt (vgl. Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 14 Rdn. 539). Schon zum

früheren Recht war anerkannt, daß die Berufung auf eine nur formale Rechts-

stellung als Inhaber eines Kennzeichenrechts den Grundsätzen von Treu und

Glauben widerspricht und daher rechtsmißbräuchlich ist (vgl. u.a. BGHZ 15,

107, 110 - Koma). Bei den bislang entschiedenen Fallgestaltungen stellte sich

die Frage des Mißbrauchs des formalen Zeichenrechts zumeist im Blick auf ein

sittenwidriges Handeln beim Erwerb des Zeichenrechts (vgl. u.a. BGH, Urt. v.

8.7.1964 - Ib ZR 177/62, GRUR 1967, 490, 492 - Pudelzeichen). Allerdings

konnte auch die Ausübung eines - selbst eines schutzwürdigen - Zeichenrechts

als mißbräuchlich behandelt werden, sofern besondere Umstände hinzutraten

(vgl. BGH, Urt. v. 7.3.1969 - I ZR 36/67, GRUR 1970, 138, 139 - Alemite).

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aa) Die praktisch größte Bedeutung haben unter der Geltung des Wa-

renzeichengesetzes die Fälle der sittenwidrigen Behinderung erlangt. Dazu

gehören u.a. Fallgestaltungen, bei denen eine rechtlich an sich nicht ge-

schützte Vorbenutzung im In- und Ausland in Rede stand und besondere, eine

Unlauterkeit begründende Umstände gegeben waren. Die Ausnutzung einer

formalen Rechtsstellung ist hier insbesondere dann als mißbräuchlich angese-

hen worden, wenn sie ohne sachlich gerechtfertigten Grund zur Erreichung

einer dem Kennzeichenrecht fremden und regelmäßig zu mißbilligenden Ziel-

setzung erfolgte, die auf eine unlautere Behinderung eines Zeichenbenutzers

und auf eine Übernahme oder jedenfalls eine Störung seines Besitzstandes

hinauslief (vgl. BGHZ 46, 130, 133 - Modess; BGH, Urt. v. 28.9.1979

- I ZR 125/75, GRUR 1980, 110, 112 = WRP 1980, 74 - TORCH; Urt. v.

27.10.1983 - I ZR 146/81, GRUR 1984, 210, 211 - AROSTAR). Darüber hinaus

hat der Bundesgerichtshof ein wettbewerbsrechtlich verwerfliches Verhalten

auch darin gesehen, daß ein Anmelder die mit der Eintragung einer Marke ent-

stehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung

zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (BGH, Urt. v.

9.10.1997 - I ZR 95/95, GRUR 1998, 412, 414 = WRP 1998, 373 - Analgin; Urt.

v. 19.2.1998 - I ZR 138/95, GRUR 1998, 1034, 1037 - Makalu). Das Bestehen

eines schutzwürdigen Besitzstandes ist dabei nicht in allen Fällen als zwingend

erforderlich angesehen worden (vgl. BGH GRUR 1980, 110, 112 - TORCH).

Der vorliegende Sachverhalt ist allerdings mit keiner dieser Fallgestal-

tungen vergleichbar, bei denen entweder eine zeitlich ältere - rechtlich an sich

nicht geschützte bloße (Vor-)Benutzung - oder eine ursprünglich zeitgleiche

Berechtigung gegenüber dem geltend gemachten Markenrecht in Frage stand.

Vielmehr ist das vom Beklagten hier in Anspruch genommene Markenrecht

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zeitlich älter als die von ihm beanstandete Verwendung der angegriffenen Be-

zeichnung durch die Klägerin. Während der Beklagte seine Marke bereits am

24. November 1992 in Frankreich angemeldet und am 19. April 1993 die inter-

nationale Registrierung mit Schutzgewährung für Deutschland beantragt hat,

hat die Klägerin die in Rede stehende Bezeichnung "E-Klasse" nach den Fest-

stellungen des Berufungsgerichts erstmals Mitte des Jahres 1993 in der Öf-

fentlichkeit in Benutzung genommen. Anhaltspunkte dafür, daß der Beklagte

auf unlautere Weise Kenntnis davon erlangt hat, daß die Klägerin die Benut-

zung dieser Bezeichnung aufnehmen wolle, lassen sich den getroffenen Fest-

stellungen, aber auch dem Vortrag der Klägerin nicht entnehmen.

bb) Das Problem, rechtsmißbräuchlichen oder sittenwidrigen Marken-

eintragungen wirksam zu begegnen, stellt sich allerdings mit dem vollständigen

Wegfall der nach deutschem Warenzeichenrecht gegebenen Bindung der Mar-

ke an den Geschäftsbetrieb neu. Durch das am 1. Mai 1992 in Kraft getretene

Erstreckungsgesetz wurde das Erfordernis eines bestimmten, zu den angemel-

deten Waren gehörenden Geschäftsbetriebs und durch das am 1. Januar 1995

in Kraft getretene Markengesetz auch das Erfordernis eines allgemeinen Ge-

schäftsbetriebs aufgegeben (näher hierzu Fezer aaO § 3 Rdn. 59 ff.). Damit

kann grundsätzlich auch jede Privatperson Markenrechte erwerben. Daß dies

verstärkt zu mißbräuchlichen Markeneintragungen und Rechtsausübungen füh-

ren kann, hat der Gesetzgeber gesehen und auch durch die Einführung des

§ 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG ein Korrektiv geschaffen (vgl. Begr. zum RegEnt-

wurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 95 f.). Durch diese Vorschrift werden aber nicht

alle Mißbrauchsfälle erfaßt. Daneben verbleibt es bei der Anwendung des all-

gemeinen Grundsatzes der unzulässigen Rechtsausübung. Daran müssen sich

auch Marken messen lassen, die zu Spekulationszwecken angemeldet worden

sind.

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cc) Dem hat das Berufungsgericht im Streitfall Rechnung getragen, in-

dem es den Grundsatz aufgestellt hat, daß von einer mißbräuchlichen Ausnut-

zung einer formalen Rechtsstellung auszugehen sei, wenn ein Markeninhaber

(1) eine Vielzahl von Marken für unterschiedliche Waren oder Dienstleistungen

anmeldet, (2) hinsichtlich der in Rede stehenden Marken keinen ernsthaften

Benutzungswillen hat - vor allem zur Benutzung in einem eigenen Geschäfts-

betrieb oder für dritte Unternehmen aufgrund eines bestehenden oder potenti-

ellen konkreten Beratungskonzepts - und (3) die Marken im wesentlichen zu

dem Zweck gehortet werden, Dritte, die identische oder ähnliche Bezeichnun-

gen verwenden, mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen zu über-

ziehen (vgl. dazu auch Kiethe/Groeschke, WRP 1997, 269, 273). Dem ist bei-

zutreten.

Die Revision beruft sich demgegenüber ohne Erfolg darauf, daß das

Erfordernis eines ernsthaften Benutzungswillens mit dem Wegfall der Bindung

der Marke an den Geschäftsbetrieb und auch im Blick auf die nach § 25 Abs. 1

MarkenG bestehende fünfjährige Schonfrist nicht mehr aufrechterhalten wer-

den könne. Das Erfordernis eines Benutzungswillens war bereits in der Recht-

sprechung des Bundesgerichtshofs zum Warenzeichenrecht anerkannt (vgl.

BGHZ 41, 187, 193 - Palmolive I; BGH, Beschl. v. 11.10.1972 - I ZB 1/71,

GRUR 1973, 523, 524 - Fleischer-Fachgeschäft). Es handelt sich dabei um

eine allgemeine Schutzvoraussetzung für das Entstehen des Markenrechts,

das sich aus dem Wesen der Marke als eines Unterscheidungszeichens ergibt.

Der im Markengesetz verwirklichte Grundsatz des freien Rechtserwerbs und

der freien Rechtsübertragung (Nichtakzessorietät der Marke) haben daher an

dem rechtlichen Erfordernis eines Benutzungswillens grundsätzlich nichts ge-

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ändert (Fezer aaO § 3 Rdn. 78; Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz,

6. Aufl., § 50 Rdn. 8; a.A. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 3 Rdn. 11).

Aufgrund der Nichtakzessorietät der Marke ergibt sich allerdings die

Notwendigkeit, das Erfordernis inhaltlich zu erweitern. Während es die

Rechtslage nach dem Warenzeichengesetz erforderte, daß der Anmelder oder

Inhaber einer Marke den Willen hatte, die Marke als Unterscheidungszeichen

selbst zu benutzen (individueller Benutzungswille), genügt nunmehr das Vor-

liegen eines generellen Benutzungswillens des Rechtsinhabers, die Marke als

Unternehmenskennzeichen im geschäftlichen Verkehr selbst zu benutzen oder

sie der Benutzung durch einen Dritten - im Wege der Lizenzerteilung oder nach

einer Übertragung - zuzuführen (Fezer aaO § 3 Rdn. 78). Dementsprechend

hat das Berufungsgericht zu Recht angenommen, daß ein solcher genereller

Benutzungswille z.B. auch bei Werbeagenturen und Markendesignern gegeben

ist, die im Rahmen einer bestehenden oder potentiellen Beratungsleistung

Marken schöpfen, um diese ihren Kunden für deren spezielle Vermarktungs-

bedürfnisse zur Verfügung zu stellen. Sie handeln unter diesen Voraussetzun-

gen grundsätzlich weder bei der Anmeldung der Marke noch bei der Ausübung

des Markenrechts rechtsmißbräuchlich (vgl. Kiethe/Groeschke, WRP 1997,

269, 273; auch Fezer aaO § 50 Rdn. 30).

Die Feststellung des Benutzungswillens begegnet allerdings regelmäßig

Schwierigkeiten, weil es sich um subjektive Vorgänge handelt. Die Rechtspre-

chung ist deshalb bislang von der Vermutung ausgegangen, daß der Anmelder

Marken in der vom Gesetz als Regelfall angenommenen Weise, nämlich zur

Kennzeichnung von Waren oder Leistungen aus seinem Geschäftsbetrieb,

verwenden will (vgl. BGH, Beschl. v. 8.10.1987 - I ZB 2/86, GRUR 1988, 820,

821 - Oil of ..., m.w.N.). Von einer derartigen Vermutung - also von einem gene-

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rellen Benutzungswillen, die Marke selbst zu benutzen oder sie der Benutzung

durch einen Dritten zuzuführen - ist auch weiterhin auszugehen. Es handelt

sich insoweit allerdings um eine widerlegbare Vermutung (Fezer aaO § 3 Rdn.

80).

b) Das Berufungsgericht hat auf der Grundlage dieses rechtlichen Aus-

gangspunktes ohne Rechtsverstoß angenommen, daß der Beklagte bei der

Geltendmachung seiner Rechte aus der Marke "Classe E" gegenüber der Klä-

gerin mißbräuchlich gehandelt hat. Es hat dazu festgestellt, daß der Beklagte

eine Vielzahl von Marken für unterschiedliche Waren und Dienstleistungen oh-

ne ernsthaften Benutzungswillen und im wesentlichen zu dem Zweck gehortet

habe, Dritten, die identische oder ähnliche Bezeichnungen verwenden, mit

Geldforderungen entgegenzutreten. Diese tatrichterlichen Feststellungen sind

revisionsrechtlich nur darauf überprüfbar, ob sie verfahrensfehlerhaft getroffen

worden sind oder ob das Berufungsgericht gegen Denkgesetze und Erfah-

rungssätze verstoßen hat. Ein derartiger Rechtsfehler wird von der Revision

nicht aufgezeigt.

aa) Die Revision wendet sich ohne Erfolg gegen die tatrichterliche Fest-

stellung, dem Gesamtverhalten des Beklagten von der Anmeldung der Marke

am 24. November 1992 an bis zur letzten mündlichen Verhandlung vor dem

Berufungsgericht (Herbst 1997) lasse sich entnehmen, daß er keinen ernst-

haften Willen gehabt habe, die Marke "Classe E" selbst zu benutzen oder einer

Benutzung durch Dritte zuzuführen. Mit dieser Feststellung ist die Vermutung,

die der Beklagte zunächst für sich in Anspruch nehmen konnte, widerlegt. Das

Berufungsgericht hat die Feststellung fehlenden Benutzungswillens auf Indizi-

en gestützt, die diese tatrichterliche Beurteilung als rechtsfehlerfrei erscheinen

lassen.

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(1) Das Berufungsgericht ist zum einen davon ausgegangen, daß die

- nach neuem Recht an sich nicht mehr notwendige - Benutzung der Marke in

einem eigenen Geschäftsbetrieb weder erfolgt ist noch ernsthaft geplant war.

Es hat dazu ausgeführt, daß der Beklagte zum Zeitpunkt der Anmeldung der

Marke "Classe E" (24. November 1992) und bei Beantragung der Schutzer-

streckung für Deutschland (19. April 1993) keinen Geschäftsbetrieb hatte, und

zwar weder einen auf die Warenklassen 4, 5 und 12 der Marke zugeschnitte-

nen Geschäftsbetrieb, insbesondere auch nicht auf dem Gebiet der Herstellung

und des Vertriebs von Kraftfahrzeugen, noch für andere Waren oder Dienstlei-

stungen. Die Rüge der Revision, das Berufungsgericht habe den Beweisantrag

des Beklagten (GA II 259) übergangen, wonach dieser einen Handel mit Kraft-

fahrzeugen betrieben habe, greift nicht durch. Das Berufungsgericht hat dieses

Vorbringen ersichtlich als richtig unterstellt, indem es davon ausgegangen ist

(BU 10), der Beklagte könne sich auf frühere Geschäftsaktivitäten, die er nach

seiner Darstellung vor seinem Umzug nach Frankreich (Ende 1989) ausgeübt

habe, nicht stützen. Auch die Folgerung der Revision, aufgrund dieser Ge-

schäftstätigkeit habe es nahegelegen, daß der Beklagte die IR-Marke beim

Handel mit Kraftfahrzeugen benutzen werde, steht nicht im Einklang mit dem

weiteren Verhalten des Beklagten. Das Berufungsgericht hat insoweit unbean-

standet festgestellt, dem Vortrag des Beklagten lasse sich nicht entnehmen,

daß er bis zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung (Herbst 1997)

ernsthafte Planungen oder Versuche zur Aufnahme eines Geschäftsbetriebs im

Bereich der Warenklassen der Marke "Classe E" oder eines Geschäftsbetriebs

umgesetzt habe, der mit irgendwelchen Waren oder Dienstleistungen seiner

angemeldeten Marken konkret in Verbindung zu bringen wäre. Die Revision

hält dem vergeblich das Vorbringen aus dem Schriftsatz des Beklagten vom 7.

Mai 1996 entgegen, in dem dieser auf seine "geschäftliche Vielseitigkeit" ver-

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wiesen und ausgeführt hat, daß er derzeit einen Geschäftspartner "zur Grün-

dung eines gemeinsamen Unternehmens auf dem Gebiet der Fahrräder und

Motorräder" suche. Das Berufungsgericht hat den Beklagtenvortrag in revisi-

onsrechtlich nicht zu beanstandender Weise insgesamt dahin gewertet, daß

sich dieser in der vagen Absichtserklärung erschöpfe, eine Existenz gründen

zu wollen und u.a. den Export/Import von Kraftfahrzeugen und Maschinen, den

Import von Autos aus den USA und Deutschland nach Frankreich sowie den

Handel mit Ölen, Autoteilen und sonstigen Produkten ins Auge zu fassen; ge-

genwärtig verrichte er, wie er selbst einräume, nur Gelegenheitsarbeiten. Es ist

danach revisionsrechtlich davon auszugehen, daß der Beklagte bis zum Zeit-

punkt der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht keinen

entsprechenden Geschäftsbetrieb aufgenommen hatte.

(2) Sodann hat das Berufungsgericht in revisionsrechtlich nicht zu bean-

standender Weise angenommen, daß der Beklagte keinen ernsthaften Willen

gehabt habe, seinen Markenbestand insgesamt oder jedenfalls die hier in Rede

stehende Marke einer Benutzung durch Dritte zuzuführen. Es hat sich insoweit

entgegen der Ansicht der Revision hinreichend mit dem Vorbringen des Be-

klagten auseinandergesetzt, er habe vor, einen neuen Geschäftsbereich auf-

zubauen, da er über gewisse Fähigkeiten verfüge, "neue Markennamen zu

schaffen" (GA II 630). Das Berufungsgericht hat dazu ausgeführt, es deute

- abgesehen von der Anmeldung einer Vielzahl von Marken - nichts auf einen

Geschäftsbetrieb als Markendesigner und einen entsprechenden ernsthaften

Benutzungswillen hin. Dazu genüge das Vorbringen nicht, daß sein - jedenfalls

zweiter - Geschäftsbetrieb seine ca. 50 "Vorratsmarken" seien, die seiner Ab-

sicht dienten, als Markendesigner in dieses Arbeitsgebiet einzusteigen. Dafür

fehle, so hat das Berufungsgericht ergänzend ausgeführt, vor allem für den

damals bereits knapp fünf Jahre zurückliegenden Anmeldezeitpunkt der Marke,

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den Zeitpunkt des Antrags auf Schutzerstreckung und der Geltendmachung

seiner formalen Rechtsposition gegenüber der Klägerin jeder Anhaltspunkt.

Auch diese Annahme läßt einen revisiblen Rechtsfehler nicht erkennen.

Das Berufungsgericht hat in diesem Zusammenhang auch berücksich-

tigt, daß der Beklagte mit Schriftsatz vom 20. Juni 1997 Schreiben einiger Un-

ternehmen vorgelegt hat, denen er offensichtlich Marken angeboten hatte. Es

hat dazu ausgeführt, diese durchweg ablehnenden Antwortschreiben belegten

allenfalls, daß der Beklagte als Privatmann mit einem Teil seiner Marken

wahllos an verschiedene Unternehmen herangetreten sei. Ein Verhalten im

Geschäftsverkehr, das auch nur annähernd dem einer wie auch immer ausge-

stalteten Markenagentur oder eines Markendesigners nahekomme, spiegele

sich in diesen Schreiben nicht wider.

Der Hinweis der Revision in der mündlichen Verhandlung darauf, daß es

in bestimmten Geschäftsbereichen - z.B. bei Pharmaunternehmen - üblich sei,

Vorratsmarken zu schaffen, erfordert vorliegend keine andere Betrachtung.

Denn auch Vorratsmarken, deren Benutzung der Rechtsinhaber nicht sofort,

sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt aufnehmen will, setzten voraus, daß

der Rechtsinhaber des angemeldeten oder eingetragenen Markenrechts dieses

als Unterscheidungszeichen zur Identifikation von Unternehmensprodukten im

Marktwettbewerb zu benutzen beabsichtigt. Bezogen auf eine Privatperson, die

sich einen Bestand an Vorratsmarken zulegen möchte, bedeutet dies, daß sie

diesen Bestand zwar nicht innerhalb der fünfjährigen Schonfrist einer Nutzung

durch Dritte zuführen muß, wohl aber, daß bereits während dieser Zeit ein ent-

sprechender Wille vorhanden ist. Das Fehlen eines solchen Willens hat das

Berufungsgericht vorliegend in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender

Weise festgestellt.

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bb) Aus den Gesamtumständen konnte das Berufungsgericht rechtsfeh-

lerfrei folgern, daß der Beklagte in erster Linie bezweckte, zumindest einen Teil

der von ihm angemeldeten Marken in Bereitschaft zu halten und darauf zu

warten, daß dritte Unternehmen, wie von ihm erhofft und erspürt, die Benut-

zung identischer oder verwechslungsfähiger Bezeichnungen aufnehmen, um

diese dann mit Unterlassungs- oder Geldforderungen zu überziehen (BU 11).

Es hat dazu weiter festgestellt, daß der Beklagte in der genannten Weise je-

denfalls auch gegenüber der Klägerin vorgegangen sei. Er habe sich gerade

nicht wie ein Markendesigner verhalten, der einem interessierten Unternehmen

eine von diesem noch nicht angemeldete oder benutzte Vorratsmarke verbun-

den mit einem Marketingkonzept zur Lizenzierung anbietet. Vielmehr sei er an

die Klägerin erst herangetreten und habe ihr die Marke "Classe E" ohne Mar-

ketingkonzept, aber unter unzweideutigem Hinweis auf seine formale Marken-

position zur Lizenzierung angeboten, als diese bereits selbst die Bezeichnung

"E-Klasse" gewählt und der Öffentlichkeit vorgestellt hatte. Das Berufungsge-

richt hat daraus gefolgert, daß der Beklagte zugleich die bei der Klägerin ent-

standene Drucksituation ausgenutzt habe, um sie - was der Beklagte im übri-

gen auch gegenüber einer anderen Firma versucht habe - zur Zahlung einer

Lizenzgebühr zu bewegen. Er sei dabei in massiver Form vorgegangen und

habe seine Forderungen aus der Marke, die angesichts einer denkbar geringen

Unterscheidungskraft an sich keinen besonderen Wert dargestellt habe, in ei-

ner Größenordnung geltend gemacht, die keine Entsprechung in der Beson-

derheit einer schöpferischen Markenfindung gehabt habe. Auch diese tatrich-

terliche Würdigung ist angesichts der revisionsrechtlich eingeschränkten Prü-

fungsmöglichkeiten nicht angreifbar. Das Berufungsgericht hätte in diesem Zu-

sammenhang zusätzlich berücksichtigen können, daß der Beklagte zumindest

einen gewissen, bei der Klägerin angelegten Trend aufgenommen hat. Denn

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nach den getroffenen Feststellungen benennt die Klägerin seit mehr als 20

Jahren z.B. eine andere Modellreihe mit der Bezeichnung "S-Klasse".

Auf die im Berufungsurteil erörterten angeblichen Äußerungen des Be-

klagten gegenüber der Presse und auf den Grund für die Geltendmachung der

Forderungen nach Erstreckung des Schutzes der IR-Marke auf Deutschland

und das darauf bezogene Revisionsvorbringen kommt es nicht an. Die Ausfüh-

rungen des Berufungsgerichts dazu stellen keine selbständige Begründung

dar, sondern sind ersichtlich nur als ergänzende Hilfserwägungen gedacht.

4. Der von dem Patentanwalt des Beklagten nach Abschluß der mündli-

chen Revisionsverhandlung gestellte Antrag auf Wiedereinsetzung in den vori-

gen Stand mit dem Ziel, noch tatsächliches Vorbringen nachholen zu können,

ist unzulässig. Nach § 233 ZPO ist eine Wiedereinsetzung nur vorgesehen,

wenn bestimmte im einzelnen genannte Fristen versäumt worden sind. Über

diese Regelung kann nicht erreicht werden, Tatsachenvortrag in der Revisi-

onsinstanz nachzuschieben. Der Senat sieht auch keine Veranlassung, die

mündliche Verhandlung wieder zu eröffnen.

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III. Danach war die Revision mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO

zurückzuweisen.

Erdmann

v. Ungern-Sternberg

Starck

Pokrant

Büscher