Urteil des BGH vom 05.10.1973

Fischbissanzeiger Leitsatzentscheidung

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Xa ZR 138/05 Verkündet

am:

18. Juni 2009

Anderer

Justizangestellte

als

Urkundsbeamtin

der

Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Fischbissanzeiger

EPÜ Art. 56; PatG § 4

a) Maßgeblicher Fachmann für die Entwicklung eines Fischbissanzeigers ist

ein Konstrukteur mit Erfahrungen auf dem Gebiet der Entwicklung von An-

gelgeräten und nicht ein Angler.

b) Bei der Beurteilung des Naheliegens eines patentgeschützten Gegenstands

kann nicht stets der "nächstkommende" Stand der Technik als alleiniger

Ausgangspunkt zugrunde gelegt werden. Die Wahl eines Ausgangspunkts

(oder auch mehrerer Ausgangspunkte) bedarf vielmehr einer besonderen

Rechtfertigung, die in der Regel aus dem Bemühen des Fachmanns abzulei-

ten ist, für einen bestimmten Zweck eine bessere - oder auch nur eine ande-

re - Lösung zu finden, als sie der Stand der Technik zur Verfügung stellt (vgl.

BGHZ 179, 168 Tz. 51 - Olanzapin). Für ein ausschließliches Abstellen auf

einen "nächstkommenden" Stand der Technik bietet auch das Übereinkom-

men über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentüberein-

kommen) vom 5. Oktober 1973 (BGBl. 1976 II 649) keine Grundlage.

BGH, Urteil vom 18. Juni 2009 - Xa ZR 138/05 - Bundespatentgericht

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Der Xa-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 18.

Juni 2009 durch die Richter Prof. Dr.

Meier-Beck,

Keukenschrijver, Gröning, Dr. Achilles und Dr. Berger

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das am 28. Juni 2005 verkündete Urteil des

4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf

Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des unter Inanspruchnahme der Priorität einer

Voranmeldung im Vereinigten Königreich vom 13. Mai 1992 am 27. August

1993 angemeldeten, mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten

europäischen Patents 570 117 (Streitpatents), das "Fish-bite indicators" (Fisch-

bissanzeiger) betrifft und zwölf Patentansprüche umfasst. Patentanspruch 1

des Streitpatents lautet in der Verfahrenssprache Englisch:

"A fish-bite indicator having a rotary part (26) which is engaged by a

fishing line when the indicator is in use, such that longitudinal

movement of the fishing line causes the rotary part (26) to rotate,

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sensor means (76) provided to produce a sensor signal for every

rotation of the rotary part (26) through a predetermined angle, and

a digital counter (100) which is connected to the sensor means (76)

and is constructed to issue an indicator signal each time it receives

a given number of sensor signals from the sensor means (76),

which number is any integral number from one inclusive upwards,

characterised in that the digital counter (100) is constructed so that

the given number of sensor signals is alterable, and in that a

manually adjustable member (42) is connected to the digital

counter (100) to enable that given number of sensor signals to be

altered thereby to enable an angler to adjust the indicator’s sensitiv-

ity readily, without dismantling it, to suit prevailing winds, wind un-

dertow and water movement."

Wegen der deutschen Übersetzung des Patentanspruchs 1 wird auf das

angefochtene Urteil, wegen der nachgeordneten Patentansprüche wird auf die

Patentschrift des Streitpatents verwiesen.

Die Klägerin, die beantragt hat, das Streitpatent in vollem Umfang für

nichtig zu erklären, hat geltend gemacht, dass der Gegenstand des Streitpa-

tents gegenüber dem Stand der Technik, wie ihn insbesondere die Veröffentli-

chung der britischen Patentanmeldung 2 248 755 (D1) und die deutsche Offen-

legungsschrift 36 22 739 (D13), verschiedene weitere Patentveröffentlichungen

sowie diverse, Zähler und Schalter betreffende Literaturstellen bildeten, nicht

schutzfähig sei.

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent mit Wirkung für das Ho-

heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.

Hiergegen wendet sich die Beklagte mit ihrer Berufung. Sie beantragt,

unter Abänderung des angefochtenen Urteils die Klage abzuweisen. Hilfsweise

verteidigt sie Patentanspruch 1 des Streitpatents in deutscher Sprache in fol-

gender Fassung (zusätzliches Merkmal unterstrichen), auf den sich die nach-

geordneten Patentansprüche zurückbeziehen sollen:

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"Fischbissanzeiger mit einem Drehteil (26), das mit einer Angelleine

in Eingriff steht, wenn der Anzeiger in Gebrauch ist, so dass eine

Longitudinalbewegung der Angelleine bewirkt, dass sich das Dreh-

teil (26) dreht, Sensormitteln (76), die dafür vorgesehen sind, für

jede Drehung des Drehteils (26) über einen vorgegebenen Winkel

ein Sensorsignal zu erzeugen, und einem digitalen Zähler (100),

der mit den Sensormitteln (76) verbunden ist und so konstruiert ist,

dass er jedes Mal, wenn er eine gegebene Anzahl an Sensorsigna-

len von den Sensormitteln (76) empfängt, wobei die Anzahl eine

ganze Zahl

≥ 1 ist, ein Anzeigesignal ausgibt, dadurch gekenn-

zeichnet, dass der digitale Zähler (100) so konstruiert ist, dass die

gegebene Anzahl an Sensorsignalen veränderbar ist und dadurch,

dass ein manuell einstellbares Glied (42) mit dem digitalen Zähler

(100) verbunden ist, um es zu ermöglichen, dass jene angegebene

Anzahl an Sensorsignalen verändert werden kann, wodurch es ei-

nem Angler ermöglicht wird, die Empfindlichkeit des Anzeigers

leicht einzustellen, ohne ihn auseinanderzubauen, um ihn an die

vorherrschenden Winde, den Windsog und die Wasserbewegung

anzupassen, wobei die Anzeigesignale vom digitalen Zähler (100)

mit einer Frequenz ausgegeben werden, die von der Einstellung

des manuell einstellbaren Gliedes (42) abhängt."

Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen. Sie stützt sich im Beru-

fungsverfahren auch auf die bereits im Erteilungsverfahren berücksichtigte

Veröffentlichung der britischen Patentanmeldung 2 170 382 (D14).

Im Auftrag des Senats hat Professor Dr. rer. nat. W. B. ,

Universität K. , ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündli-

chen Verhandlung erläutert und ergänzt hat. Die Beklagte hat ein Parteigutach-

ten von Prof. Dr. A. D. , Hochschule K. , vorgelegt.

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Entscheidungsgründe:

Die zulässige Berufung bleibt ohne Erfolg. Das Patentgericht hat im Er-

gebnis zutreffend erkannt, dass der Gegenstand des Streitpatents nicht patent-

fähig ist (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜbkG; Art. 138 Abs. 1 Buchst. a, 52 ff.

EPÜ). Auch mit der hilfsweise verteidigten Fassung des Patentanspruchs 1

erweist sich das Streitpatent nicht als bestandsfähig.

I. Das Streitpatent betrifft einen Fischbissanzeiger, ein Gerät, durch das

die Leine einer fixierten Angel geführt wird und das über ein Sensorsignal an-

zeigt, dass ein Fisch "in der Angel hängt".

Im Stand der Technik, u.a. aus der britischen Patentanmeldung

2 170 382 (D14), waren Geräte bekannt, die die Länge der nach einem Fisch-

biss abgezogenen Leine anzeigen konnten, wenn diese infolge eines Fischbis-

ses ausgerollt wurde. Die Beschreibung des Streitpatents bemängelt, dass

hierbei die Empfindlichkeit (sensitivity) des Geräts nicht an die Bewegung der

Leine angepasst werden könne.

Durch das Streitpatent soll ein Gerät zur Verfügung gestellt werden, das

zuverlässig anzeigt, dass ein Fisch angebissen hat.

Hierzu wird durch Patentanspruch 1 des Streitpatents ein Fischbissan-

zeiger unter Schutz gestellt (Zusatz des Hilfsantrags unterstrichen)

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(1) mit

einem

Drehteil,

(1.1) das mit einer Angelleine in Eingriff steht, wenn der Anzeiger

in Gebrauch ist, so dass eine Longitudinalbewegung der An-

gelleine bewirkt, dass sich das Drehteil dreht,

(2)

Sensormitteln, die für jede Drehung des Drehteils über einen

vorgegebenen Winkel ein Sensorsignal erzeugen,

(3)

und einem digitalen Zähler,

(3.1) der mit den Sensormitteln verbunden ist

(3.2) und jedes Mal, wenn er eine gegebene Anzahl an Sensor-

signalen von den Sensormitteln empfängt, ein Anzeigesignal

ausgibt,

(4)

einem Stellglied,

(4.1) das mit dem digitalen Zähler verbunden ist

(4.2) und es ermöglicht, die gegebene Anzahl an Sensorsignalen

manuell einzustellen,

(4.3) indem die Frequenz der ausgegebenen Anzeigesignale ver-

ändert wird.

Die Anzahl der abgegebenen und vom digitalen Zähler gezählten Sen-

sorsignale ist mithin direkt proportional zur Länge der auf- oder abgewickelten

Angelschnur. Dabei ist es eine Selbstverständlichkeit, dass die Anzahl eine

ganze Zahl größer oder gleich 1 ist (also eine inkrementelle Zählung mit dem

Inkrement 1 erfolgt). Bei der gegebenen Anzahl von Sensorsignalen handelt es

sich um einen Schwellwert, der nur zwischen 1 und dem ganzzahligen Z

max

liegen kann. Beim Erreichen des Schwellwerts M wird ein (optisches oder akus-

tisches) Anzeigesignal ausgegeben. Das mögliche Zurücksetzen des Zählers

nach Erreichen des Schwellwerts wird in Patentanspruch 1 nicht unter Schutz

gestellt.

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Ein Ausführungsbeispiel des patentgemäßen Fischbissanzeigers zeigt

die nachstehend verkleinert wiedergegebene Figur 2 des Streitpatents:

Dabei bezeichnet das Bezugszeichen 26 die Führungsrolle, auf der vier

Permanentmagnete 66 befestigt sind, denen ein Reed-Schalter 76 als Sensor-

mittel zugeordnet ist, der als Sensorsignal einen Impuls an einen - nicht darge-

stellten - digitalen Zähler 100 abgibt, wenn einer der Permanentmagneten an

ihm vorbeibewegt wird, wobei der Zähler Anzeigesignale an einen nachgeord-

neten Oszillator 102 ausgibt, der wiederum einen Lautsprecher anregt. Zur

Steuerung der Empfindlichkeit ist der digitale Zähler mit einem Drehknopf 42

verbunden, durch den eingestellt werden kann, wie viele Impulse bis zur Aus-

gabe eines Anzeigesignals erforderlich sind.

II. 1. Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt, weil des-

sen Gegenstand nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe (Art. II § 6 Abs. 1

Nr. 1 IntPatÜbkG; Art. 138, 56 EPÜ). Es hat hierzu ausgeführt, die Veröffentli-

chung der britischen Patentanmeldung 2 248 755 (D1) offenbare einen Fisch-

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bissanzeiger, der ein mit der Angelleine in Eingriff stehendes Drehteil aufweise,

mit Sensormitteln, die für jede Drehung des Drehteils über einen vorgegebenen

Winkel ein Sensorsignal erzeugten (Merkmale 1, 2 nach vorstehender Merk-

malsgliederung). Anders als der Gegenstand nach dem Streitpatent arbeite das

Gerät nach der britischen Patentanmeldung nicht digital, sondern analog. Des-

halb bedürfe es auch keines digitalen Zählers, vielmehr erfasse eine Ver-

gleichsschaltung die tatsächliche kontinuierliche Veränderung. Die Empfind-

lichkeit des Geräts könne verstellt werden. Dem Fachmann, einem Techniker

mit mehrjähriger Erfahrung in der Anpassung elektromechanisch und elektro-

nisch arbeitender Angelgeräte und fundierten Grundkenntnissen auf dem Ge-

biet der Elektronik, seien die analoge und die digitale Schaltungstechnik als

gebräuchliche Lösungen bekannt gewesen, ebenso der Trend zu digitalen

Schaltungstechniken. Mit Rücksicht auf günstigere Einkaufsmöglichkeiten für

elektronische Bauteile habe der Fachmann Anlass gehabt, sich nach digitalen

Lösungen umzusehen. Ein Vorbild für eine digitale Signalerfassung und -aus-

wertung an einem Angelgerät habe er in der deutschen Offenlegungsschrift

36 22 739 (D13) gefunden. Dort sei ein Gerät für das mechanische Angeln be-

schrieben, bei dem die Angelschnur nach einem detektierten Fischbiss zurück-

gerissen werde, um den Fisch am Haken zu fixieren. Die dafür notwendigen

Parameter seien auf einfache Weise vorzuprogrammieren. Die Detektion erfol-

ge über einen Gleichstrommotor, der auch für das spätere Zurückreißen der

Angelschnur eingesetzt werde. Durch den Fischbiss werde ein Zug auf die An-

gelschnur ausgeübt, der über die als Drehteil wirkende Rolle die Welle des

Gleichstrommotors in Drehung versetze, wodurch der Motor zu einem span-

nungserzeugenden Generator werde, dessen erzeugte Spannung ein Signal

zum Zurückreißen der Angelschnur auslöse und damit eine Fischbisserken-

nung darstelle. Dazu werde die Spannung zunächst verstärkt und dann einem

Komparator zugeführt, der ein Ausgangssignal erzeuge, wenn sein Eingangs-

signal einen bestimmten Pegel überschreite. Das Ausgangssignal werde dabei

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durch ein Zeitglied verzögert. Eine weitere optionale Signalauswertung erfolge

über einen Zähler und erfasse, dass ein Fisch anbeiße, wieder loslasse und

erneut anbeiße. Das Zeitglied, ein digitaler Zähler, erhalte sein Eingangssignal

ebenfalls vom Komparator, zähle die vom Gleichstrommotor während des

Fischbisses gelieferten Impulse und liefere bei einer bestimmten und einstellba-

ren Anzahl von Impulsen ein Ausgangssignal, das das Zurückreißen der Angel-

schnur veranlasse. Die Anzahl der Sensorsignale sei auch hier eine ganze Zahl

größer oder gleich 1. Die weitergehende Signalverarbeitung führe zu zählbaren

Einzelimpulsen, deren Anzahl veränderbar sei, denn das Ausgangssignal wer-

de bei einer einstellbaren und damit vorwählbaren Anzahl von Impulsen gelie-

fert. Zwar diene diese Veränderbarkeit nicht der Einstellung der Empfindlichkeit

des Geräts gegenüber Umwelt- und Witterungseinflüssen, sondern der Emp-

findlichkeitseinstellung gegenüber einem bestimmten Fischbissverhalten. Es

habe für den Fachmann aber lediglich einfacher fachüblicher Überlegungen

bedurft, einen Fischbissanzeiger mit analoger Signalverarbeitung mit einer digi-

talen Signalverarbeitung nach dem Vorbild der deutschen Offenlegungsschrift

36 22 739 (D13) auszustatten.

III. Die Angriffe der Berufung gegen diese Beurteilung bedürfen keiner

Erörterung.

1. Zur Überzeugung des Senats hat es für den Fachmann, bei dem es

sich nicht um einen Angler, sondern um einen - nicht notwendigerweise aka-

demisch vorgebildeten

- Konstrukteur (vgl. BGH, Urt. v. 5.11.1964

- Ia ZR 152/63,

GRUR 1965, 138, 141 - Polymerisationsbeschleuniger) mit Er-

fahrungen auf dem Gebiet der Entwicklung von Angelgeräten handelt, der sich

über die Bedürfnisse der Angler erforderlichenfalls bei diesen informiert und der

für Bereiche, in denen sein Fachwissen nicht ausreicht, Spezialfachleute zu

Rate zieht (vgl. BGH, Urt. v. 19.4.1994 - X ZR 83/91, bei Bausch, Nichtigkeits-

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rechtsprechung in Patentsachen, BGH 1994 - 1998, 159, 163 - Betonring,

m.w.N.) nahegelegen, den in der Streitpatentschrift erörterten Fischbissanzei-

ger nach der Veröffentlichung der britischen Patentanmeldung 2 170 382 (D14)

zu der im Streitpatent geschützten Lösung weiterzuentwickeln.

2. Die Veröffentlichung der britischen Patentanmeldung ist dabei entge-

gen der Auffassung der Beklagten für die Beurteilung der erfinderischen Tätig-

keit heranzuziehen.

Bei der Beurteilung des Naheliegens eines patentgeschützten Gegens-

tands kann nicht stets der "nächstkommende" Stand der Technik als alleiniger

Ausgangspunkt zugrunde gelegt werden. Die Wahl eines Ausgangspunkts

(oder auch mehrerer Ausgangspunkte) bedarf vielmehr einer besonderen

Rechtfertigung, die in der Regel aus dem Bemühen das Fachmanns abzuleiten

ist, für einen bestimmten Zweck eine bessere - oder auch nur eine andere -

Lösung zu finden, als sie der Stand der Technik zur Verfügung stellt (vgl. BGHZ

179, 168 Tz. 51 - Olanzapin). Für ein ausschließliches Abstellen auf einen

"nächstkommenden" Stand der Technik bietet auch das für die Beurteilung des

Streitpatents maßgebliche Übereinkommen über die Erteilung europäischer

Patente (Europäisches Patentübereinkommen) vom 5. Oktober 1973 (BGBl.

1976 II 649) keine Grundlage.

Demnach hatte der Fachmann Veranlassung, bei seinen Bemühungen

auch die Veröffentlichung der britischen Patentanmeldung 2 170 382 (D14) in

Betracht zu ziehen, denn es erschloss sich für ihn, dass für eine möglichst ge-

naue Detektion des Fischbisses verschiedene äußere Parameter mit heranzu-

ziehen waren. Zum einen unterscheiden sich nämlich, wie die mündliche Ver-

handlung und die Erörterung mit den Parteien ergeben haben, verschiedene

Fischarten in ihrem Bissverhalten, auf das bei einer Optimierung des Anzeigers

- 11 -

zu reagieren ist, zum anderen kann sich auch das Bissverhalten innerhalb einer

Art im Jahreslauf ändern, wie die Klägerin zur Überzeugung des Senats an-

hand des Bissverhaltens von Karpfen in verschiedenen Jahreszeiten ein-

drucksvoll und unwidersprochen dargelegt hat. Schließlich spielen auch äußere

Faktoren wie die Windverhältnisse und der Wellenschlag eine Rolle, wovon

auch das Streitpatent ausgeht. Dass die Veröffentlichung der britischen Patent-

schrift (D14) hieraus lediglich einen bestimmten Aspekt, nämlich das unter-

schiedliche Bissverhalten verschiedener Fischarten behandelt und zu lösen

versucht, führt nicht dazu, dass der Fachmann diese Veröffentlichung als für

ihn uninteressant zur Seite legt, wenn er Lösungen sucht, andere Aspekte wie

hier insbesondere den Winddruck und den Wellenschlag besser zu berücksich-

tigen. Im Gegenteil bestand Veranlassung, über deren Berücksichtigung gera-

de auch bei einer Vorrichtung nachzudenken, deren Ziel jedenfalls vorrangig

die verbesserte Beherrschung einer anderen Schwierigkeit war. Der unter-

schiedliche Ansatz in der Veröffentlichung der britischen Patentanmeldung und

im Streitpatent stand daher einem Zurückgreifen auf die britische Patentanmel-

dung gerade nicht entgegen, sondern forderte dieses Zurückgreifen im Sinn

des Bestrebens nach einer möglichst allseits optimierten Lösung geradezu her-

aus.

3. Im Ergebnis erweist sich unter Berücksichtigung der Veröffentlichung

der britischen Patentanmeldung (D14) die Beurteilung des Patentgerichts als

zutreffend.

a) Diese Patentanmeldung (D14) beschreibt einen Fischbissanzeiger,

der die Angelschnur einer Angelrute detektiert. Die Längsbewegung der Angel-

schnur führt dabei zu einer Drehbewegung der Rolle, in der sich ein oder meh-

rere Löcher befinden, die sich durch eine Lichtschranke mit einer Lichtemissi-

onsdiode und einem lichtempfindlichen Transistor drehen und dabei periodi-

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sche elektrische Impulse erzeugen. Die Anzahl der abgegebenen Impulse ist

- von hier zu vernachlässigenden Veränderungen auf Grund des mit der Zeit

abnehmenden Radius der Schnur auf der Rolle abgesehen - direkt proportional

zur Länge der abgerollten Angelschnur. Damit ist im Ergebnis auch die Fre-

quenz der Impulse proportional zur Ablaufgeschwindigkeit der Angelschnur von

der Rolle. Der Impulsgeber besteht aus signalerzeugenden Komponenten und

einem Verstärker; die Impulse werden in einem elektronischen Teiler, Unterset-

zer oder Dividierer (21) in ihrer Frequenz untersetzt, so dass der Impulsabstand

einer festen Länge der abgewickelten Angelschnur entspricht. Die Impulsfolge

wird auf einen elektronischen Dezimalzähler übertragen, die Impulse werden

mit diesem gezählt und die Länge der abgewickelten Angelschnur wird als

momentane Bewegung oder als Summe aufeinanderfolgender Bewegungen

mit einer Anzeigeeinheit angezeigt, die Lichtemissionsdioden aufweist. Auch

hier wird mithin wie im Streitpatent und anders als nach der deutschen Offenle-

gungsschrift 36 22 739 (D13) die Länge l der abgewickelten Schnur und nicht

deren erste Ableitung nach der Zeit, also die Geschwindigkeit v (dl/dt), detek-

tiert. Der elektronische Zähler und die Anzeigeeinheit können zurückgesetzt

werden. Die Impulse werden zusätzlich auf eine monostabile Kippstufe über-

tragen, die für ein vorher festgelegtes Zeitintervall einen akustischen "Alarm"

für die Angelschnurbewegung ausgibt.

Hiervon unterscheidet sich der Fischbissanzeiger nach Patentan-

spruch 1 des Streitpatents nur durch die zusätzliche Merkmalsgruppe 4.

b) Die Veränderbarkeit des Schwellwerts für die "gegebene Anzahl" an

Sensorsignalen ergab sich indessen als anzustrebendes Ziel bereits daraus,

dass auch der schon eine optimierte Charakteristik hinsichtlich verschiedener

Fischarten aufweisende Fischbissanzeiger - insbesondere ein solcher, dessen

ausschlaggebender Parameter die Länge der abgezogenen Angelschnur ist -

- 13 -

für eine genaue Information zweckmäßigerweise an die herrschenden Wetter-

und Strömungsverhältnisse anzupassen ist. Dies ist eine Forderung, die sich

unmittelbar aus der dem Fachmann jedenfalls über Erkundigungen bei Anglern

zugängliche Angelpraxis ableitet und die daher eine Anregung dafür bot, den

Schwellwert des Anzeigers veränderbar auszugestalten. Hierin wurde der

Fachmann durch die Veröffentlichung der britischen Patentanmeldung

2 248 755 (D1) bestätigt, die zwar einen analog arbeitenden Bissanzeiger be-

trifft, aber ebenfalls auf nachteilige Einflüsse von Wind und Wellenbewegung

auf die Bewegung der Leine hinweist, die zu einer falschen Bissanzeige führt

(Beschr. S. 1 dritter Abs.: "… the disadvantage that wind and wave movement

can produce movement of the line, so producing incorrect bite indication").

c) Eine Anpassung des Anzeigesignals sieht bereits die deutsche Offen-

legungsschrift 36 22 739 (D13) vor, die - wie das Patentgericht zutreffend aus-

geführt hat - lehrt, die durch das Zeitglied bewirkte Verzögerung und damit die

Zeit einzustellen, die zwischen dem Fischbiss und dem Zurückziehen der An-

gelschnur vergehen soll, um diese Zeitverzögerung den einzelnen Fischarten

anzupassen (Beschr. Sp. 3 Z. 30-35). Da dem Fachmann unterschiedliche

Störgrößen, sei es aus der zu beangelnden Fischpopulation, sei es auf Grund

äußerer Einflüsse wie Wind und Wellenschlag, bekannt oder jedenfalls durch

Zugriff auf Angler zugänglich waren, die jeweils den Aussagegehalt der abge-

rollten Leinenlänge für den ins Auge gefassten Zweck negativ beeinflussen

konnten, musste es sich für ihn geradezu aufdrängen, diese Störgrößen da-

durch eliminierbar zu machen, dass er die Möglichkeit einer Pegelveränderung

und -erhöhung und damit eine Einstellbarkeit der "Empfindlichkeit" im Sinn des

Streitpatents vorsah. Damit lag es für ihn aber bereits nahe, Maßnahmen im

Sinn der Merkmalsgruppe 4 vorzusehen. Dabei war es ihm auch ohne Weiteres

möglich, ein veränderbares Glied vorzusehen, mittels dessen die Veränderung

des Schwellwerts vorgenommen werden kann. Zwar sind die Mittel, die die

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Veränderbarkeit des Zählers (20) herbeiführen, in der deutschen Offenlegungs-

schrift (D13) nicht näher beschrieben. Jedoch sieht diese bereits eine Anpas-

sung des Ausgangssignals vor, bei der die durch das Zeitglied bewirkte Verzö-

gerung und damit die Zeit eingestellt wird, die zwischen dem Fischbiss und

dem Zurückziehen der Angelschnur vergehen soll, um diese Zeitverzögerung

den einzelnen Fischarten anzupassen (Sp. 3 Z. 30-35). Auch das Streitpatent

stellt nur ein nicht näher ausgestaltetes Stellglied unter Schutz und überlässt

dessen nähere Ausgestaltung weitgehend dem Fachmann (vgl. Beschr. Sp. 4

Z. 41-45: "The sensitivity control 42 is connected to the counter 100. Adjust-

ment of the sensitivity control 42 as a result alters the number of pulses the

counter receives from the reed switch 76 before it issues a square-wave pulse

to the gated oscillator

102"; in der Übersetzung: Die Empfindlichkeits-

steuerung 42 ist mit dem Zähler 100 verbunden. Die Einstellung der Empfind-

lichkeitssteuerung 42 verändert demzufolge die Anzahl an Pulsen, die der Zäh-

ler vom Reed-Schalter 76 erhält, bevor er einen Rechteckwellenpuls an den

torgesteuerten Oszillator 102 ausgibt). Dem Fachmann standen zudem Stan-

dardbauteile wie Vorwahlzähler zur Verfügung, die in den Veröffentlichungen

Stöckl/Winterling, Elektrische Messtechnik, S. 263 (D3) und Tietze/Schenk,

Halbleiter-Schaltungstechnik, S. 252/253 (D6) und anderen beschrieben sind,

und es erlauben, den Endwert bzw. Schaltpunkt der Zählung zu verändern.

Dass das einstellbare Glied direkt mit dem Digitalzähler verbunden sein muss,

fordert Patentanspruch 1 des Streitpatents nicht.

IV. Patentanspruch 1 in seiner hilfsweise verteidigten Fassung teilt diese

Beurteilung.

1. Gegen die eingeschränkte Verteidigung bestehen keine Bedenken.

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Das Patent kann zunächst mit Patentansprüchen in deutscher Sprache

verteidigt werden (st. Rspr.; u.a. BGHZ 118, 221 - Linsenschleifmaschine;

BGHZ 147, 306, 314 - Taxol), wenn es auch häufig zweckmäßiger sein wird,

das Patent mit Patentansprüchen in der Verfahrenssprache zu verteidigen, um

Zweifel an der vollständigen inhaltlichen Übereinstimmung der Sprachfassun-

gen auszuschließen (vgl. BGH, Urt. v. 23.9.2008 - X ZR 135/04, GRUR 2009,

42 - Multiplexsystem).

Das von der Beklagten zur Einschränkung ihres Schutzbegehrens zu-

sätzlich aufgenommene Merkmal, dass die Anzeigesignale vom digitalen Zäh-

ler mit einer Frequenz ausgegeben werden, die von der Einstellung des manu-

ell einstellbaren Glieds abhängt, stellt - jedenfalls formell - eine Einschränkung

gegenüber dem erteilten Patent dar, ist im erteilten Patent in Sp. 5 Z. 25-27

("with a frequency that is dependent upon the setting of the sensitivity control")

enthalten und in den ursprünglich eingereichten Unterlagen auf S. 11 Z. 2/3

offenbart.

2. Sachlich wird dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 allerdings

nichts hinzugefügt, das eine abweichende, der Beklagten günstigere Beurtei-

lung rechtfertigen könnte. Wenn die Empfindlichkeit der Anzeige verändert

werden soll, ist jedenfalls ein Mittel der Wahl hierfür die Änderung der Signal-

frequenz. Über die Frequenz wird dabei lediglich eine Zeitkomponente einge-

führt, die beim Durchgang der im Streitpatent vorzugsweise genannten Magne-

ten des Drehteils durch die Sensormittel (Beschr. Sp. 1 Z. 37-39) im Sinn einer

Periodizität (1/Zeit) ohnehin gegeben ist und auch dann nicht eliminiert werden

kann, wenn man - wie das Streitpatent - allein auf die abgewickelte Länge der

Leine abstellen will, denn auch der Abwickelvorgang läuft nicht außerhalb der

Zeit ab. Dass die Frequenz der Ausgabe der Anzeigesignale von der Einstel-

lung des manuell einstellbaren Glieds abhängt, ergibt sich deshalb, wie die

- 16 -

Klägerin zutreffend geltend gemacht hat, bereits aus Patentanspruch 1 in sei-

ner erteilten Fassung.

V. Die nachgeordneten Patentansprüche 2 bis 12 teilen, nachdem dafür,

dass sie allein oder in Verbindung mit Patentanspruch 1 in der Fassung des

erteilten Patents oder in dessen hilfsweise verteidigter Fassung einen erfinderi-

schen Gehalt aufweisen könnten, nichts ersichtlich und auch nichts vorgetra-

gen ist, das Schicksal des Patentanspruchs 1.

- 17 -

VI. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG i.V.m.

§ 97 Abs. 1 ZPO.

Meier-Beck

Keukenschrijver

Gröning

Achilles

Berger

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 28.06.2005 - 4 Ni 17/04 (EU) -