Urteil des BGH, Az. I ZB 40/98

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BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 40/98

Verkündet am:

14. Dezember 2000

Führinger

Justizangestellte

als Urkundsbeamtin

der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die IR-Marke Nr. 643 558

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Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 2. November 2000 durch den Vorsitzenden Richter Prof.

Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Pokrant und

Dr. Büscher

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluß

des 29. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentge-

richts vom 6. Mai 1998 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung

an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 DM

festgesetzt.

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Gründe:

I. Die Markeninhaberin begehrt für ihre nachstehend abgebildete inter-

national registrierte dreidimensionale Marke Nr. 643 558 Schutz in der Bundes-

republik Deutschland für die Waren

"Montres" (Armbanduhren):

Die zuständige Markenstelle des Deutschen Patentamts hat der Marke

wegen fehlender Unterscheidungskraft und wegen Vorliegens eines Freihalte-

bedürfnisses den Schutz verweigert.

Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Markeninhaberin ist erfolglos

geblieben.

Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Markeninhaberin

ihr Schutzbegehren weiter.

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II. Das Bundespatentgericht hat das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2

Nr. 1 i.V. mit §§ 107, 113, 37 MarkenG für gegeben erachtet und dazu ausge-

führt:

Es sei davon auszugehen, daß Gegenstand des Schutzerstreckungsge-

suchs die konkrete dreidimensionale Form eines Uhrgehäuses mit Zifferblatt

und Zeiger sei und nicht eine Art Blanko-Schutz für einzelne Warenform-

Merkmale ansonsten unterschiedlich gestalteter Uhren beansprucht werden

solle. Bei diesem Verständnis des Schutzerstreckungsgesuchs bestünden kei-

ne Bedenken gegen die abstrakte Unterscheidungskraft der Marke nach § 3

Abs. 1 MarkenG. Ein Schutzausschließungsgrund nach § 3 Abs. 2 MarkenG sei

ebenfalls nicht ersichtlich.

Die Marke sei jedoch wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8

Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schutzunfähig. Der dreidimensionalen Darstellung des

Uhrgehäuses mit dem Zifferblatt, den Zeigern, den Befestigungsstegen für das

Armband, dem Drehknopf und dem Drehring fehle in der konkreten Ausgestal-

tung die notwendige Unterscheidungskraft. Die Schutzfähigkeit könne nur

durch eine auf die Herkunft hinweisende originelle Gestaltung begründet wer-

den, durch die das an der "Grundform" der Ware bestehende Freihaltebedürf-

nis und ihr Mangel an Unterscheidungskraft überwunden werden könne. Bei

der Begründung der Originalität der Ware oder ihrer Teile müsse ein eher

strenger Maßstab angelegt werden, weil die Ware und ihre Teile das wichtigste

Mittel zu ihrer Beschreibung selbst seien und ihre Monopolisierung die Gefahr

einer Behinderung der Wettbewerber in der Gestaltung ihrer Produkte mit sich

bringe und ein Freihaltebedürfnis zumindest nahegelegt sei. Dabei hänge der

Grad der für eine Markeneintragung erforderlichen Originalität auch von den

besonderen Verhältnissen auf dem jeweiligen Warengebiet ab.

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Auf dem Markt für Armbanduhren sei eine außerordentliche Vielfalt von

Formen und Gestaltungen gebräuchlich. Dieses Warengebiet müsse deshalb

in ganz besonderem Maße von einem die Gestaltungsfreiheit über Gebühr ein-

schränkenden Markenschutz freigehalten werden, damit es den Mitbewerbern

künftig noch möglich sei, den vorhandenen Formenschatz in beliebigen neuen

Kombinationen auszuschöpfen. Die vorliegende Marke zeige überwiegend

gängige oder in ähnlicher Form belegte Gestaltungselemente.

Die Berufung der Markeninhaberin auf den "telle-quelle-Schutz" gemäß

Art. 6

quinquies

PVÜ führe zu keinem anderen Ergebnis. Die Schutzversagungs-

gründe des § 8 Abs. 2 MarkenG richteten sich nach den Grenzen des

Art. 6

quinquies

PVÜ.

III. Die zulässige Rechtsbeschwerde hat in der Sache Erfolg.

Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, die IR-Marke sei nicht unter-

scheidungskräftig, hält auf der Grundlage der bisher vom Bundespatentgericht

getroffenen Feststellungen der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

Mit der wirksamen Inanspruchnahme des "telle-quelle-Schutzes", von

der auch das Bundespatentgericht ausgegangen ist, ist die Schutzerstreckung

gemäß §§ 107, 113, 37 MarkenG nach Art. 5 Abs. 1 MMA i.V. mit Art. 6

quinquies

Abschn. B Nr. 2 PVÜ zu prüfen (BGHZ 130, 187, 192 - Füllkörper; BGH,

Beschl. v. 25.3.1999 - I ZB 22/96, GRUR 1999, 728, 729 = WRP 1999, 858

- Premiere II; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 113 Rdn. 1). Der gegen eine

unmittelbare Heranziehung von Art. 5 Abs. 1 MMA i.V. mit Art. 6

quinquies

Abschn.

B Nr. 2 PVÜ gerichteten Kritik im Schrifttum (vgl. Fezer, Markenrecht, 2. Aufl.,

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§ 113 Rdn. 1; Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 113

Rdn. 4), das die Rechtsgrundlagen einer Schutzausschließung in §§ 3, 8 Mar-

kenG sieht, braucht nicht nachgegangen zu werden. Die Vorschriften der §§ 3,

8 Abs. 2 MarkenG, durch die Art. 2 und Art. 3 der MarkenRL umgesetzt worden

sind, halten sich in den Grenzen des Art. 6

quinquies

Abschn. B PVÜ. Denn diese

Bestimmungen des Markengesetzes sind richtlinienkonform auszulegen und

nach dem 12. Erwägungsgrund zur Markenrechtsrichtlinie ist es erforderlich,

daß sich diese in vollständiger Übereinstimmung mit der Pariser Ver-

bandsübereinkunft befindet. Im Ergebnis führt die Beurteilung nach den Vor-

schriften des Markengesetzes daher, wie das Bundespatentgericht zu Recht

festgestellt hat, zu keinem anderen Ergebnis als die Prüfung nach Art. 6

quinquies

Abschn. B PVÜ (vgl. Fezer aaO § 113 Rdn. 1; Althammer/Ströbele/Klaka aaO

§ 113 Rdn. 4).

Nach Art. 5 Abs. 1 MMA i.V. mit Art. 6

quinquies

Abschn. B Nr. 2 PVÜ kann

Marken der Schutz verweigert werden, die jeder Unterscheidungskraft entbeh-

ren.

1. Das Bundespatentgericht hat bei der Beurteilung der Unterschei-

dungskraft der IR-Marke nur die Form zugrunde gelegt, die der Markeneintra-

gung entspricht. Die weiteren Merkmale, die der Markeneintragung nicht zu

entnehmen sind und die die Markeninhaberin nur unter Bezugnahme auf zwei

als Anlagen 2 und 3 zur Beschwerdebegründung vom 18. Dezember 1997 vor-

gelegte Prospekte als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Uhr herausge-

stellt hat, hat es außer acht gelassen. Dies läßt einen Rechtsfehler nicht er-

kennen. Nicht zu berücksichtigen ist danach, daß die Uhr nach Angaben der

Markeninhaberin über ein bewegliches Zifferblattzentrum (Stundenwinkeluhr)

und eine drehbare Lünette verfügt, mit einem Druckstift zum Öffnen des Ge-

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häusebodens ausgestattet ist und einen transparenten Gehäuseboden auf-

weist. Diese Merkmale sind der Eintragung der IR-Marke nicht zu entnehmen.

2. Zu Recht ist das Bundespatentgericht davon ausgegangen, daß die

IR-Marke die allgemeinen Anforderungen an die Markenfähigkeit erfüllt, d.h.,

daß sie abstrakt unterscheidungskräftig i.S. von § 3 Abs. 1 MarkenG ist (vgl. für

die konturlose Farbmarke BGHZ 140, 193, 197 - Farbmarke gelb/schwarz; für

eine Warenverpackung BGH, Beschl. v. 13.4.2000 - I ZB 6/98, WRP 2000,

1290, 1291 - Likörflasche; Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 15/98, Umdr. S. 6 f.

- Gabelstapler; Fezer aaO § 3 Rdn. 203; Ingerl/Rohnke aaO § 3 Rdn. 16; Kur,

Festschrift 100 Jahre Markenamt, S. 175, 183; Ströbele, GRUR 1999, 1041).

Zutreffend hat das Bundespatentgericht auch ein Schutzhindernis nach § 3

Abs. 2 MarkenG verneint. Diese für sie günstige Beurteilung greift die Rechts-

beschwerde nicht an.

3. Das Bundespatentgericht hat die angemeldete Marke für nicht (kon-

kret) unterscheidungskräftig i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gehalten.

a) Unterscheidungskraft im Sinne der in Frage stehenden Vorschriften

ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unter-

scheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen

eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu

werden (vgl. BGH, Beschl. v. 8.12.1999 - I ZB 25/97, GRUR 2000, 502, 503 =

WRP 2000, 520 - St. Pauli Girl; Beschl. v. 10.2.2000 - I ZB 37/97, GRUR 2000,

720, 721 = WRP 2000, 739 - Unter Uns). Denn Hauptfunktion der Marke ist es,

die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu

gewährleisten (vgl. EuGH, Urt. v. 29.9.1998 - Rs. C 39/97, Slg. 1998, I-5507 =

GRUR 1998, 922, 924 Tz. 28 - Canon; BGH, Beschl. v. 8.10.1998 - I ZB 35/95,

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GRUR 1999, 245, 246 = WRP 1999, 196 - LIBERO; Beschl. v. 17.2.2000

- I ZB 33/97, GRUR 2000, 882 = WRP 2000, 1140 - Bücher für eine bessere

Welt). Dabei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen,

d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das

Schutzhindernis zu überwinden.

aa) Das Bundespatentgericht hat in der angefochtenen Entscheidung

und in weiteren Entscheidungen (BPatGE 39, 219, 223 = BPatG GRUR 1999,

56 - Taschenlampen; BPatG GRUR 1998, 706, 709 und 710 - Montre I und II)

an die Unterscheidungskraft der dreidimensionalen Marke, die die Form der

Ware oder eines Teils davon darstellt, einen strengeren Prüfungsmaßstab an-

gelegt, als bei anderen Markenformen. Dies entspricht auch der Entschei-

dungspraxis der Beschwerdekammern des Harmonisierungsamtes für den Bin-

nenmarkt zu der Art. 3 Abs. 1 lit. b MarkenRL wörtlich entsprechenden Vor-

schrift des Art. 7 Abs. 1 lit. b GMV (Entscheidung v. 21.9.1999 - R 73/1999-3,

GRUR Int. 2000, 360 - TABS [rund, rot/weiß]; Entscheidung v. 28.10.1999

- R 104/1999-3, GRUR Int. 2000, 363 - Strahlregler).

bb) Der Bundesgerichtshof sieht dagegen keinen Anlaß, bei dreidimen-

sionalen Marken, die die Form der Ware selbst oder eines Teils davon dar-

stellen, gegenüber herkömmlichen Markenformen strengere Anforderungen an

die Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu stellen (vgl. nä-

her BGH, Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 15/98, Umdr. S.11 f. - Gabelstapler;

Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 18/98, Umdr. S.11 f. - Stabtaschenlampen; Beschl.

v. 23.11.2000 - I ZB 46/98, Umdr. S. 11 f. - Rado-Uhr; vgl. hierzu auch Eich-

mann, GRUR 1995, 184, 188; ders. FS Vieregge, S. 125, 162; Kie-

the/Groeschke, WRP 1998, 541, 546; Althammer/Ströbele/Klaka aaO § 8

Rdn. 38; Tewes, Der Schutz der dreidimensionalen Marke nach dem Marken-

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gesetz, S. 150; gegen einen unterschiedlichen Prüfungsmaßstab vgl. Court of

Appeal, Urt. v. 5.5.1999, GRUR Int. 2000, 444 - Philips Electronics NV v. Re-

mington Consumer Products Ltd.). Wie bei jeder anderen Markenform, sollte

auch bei der dreidimensionalen, die Ware selbst darstellenden Formmarke al-

lein maßgebend sein, daß der angesprochene Verkehr - aus welchen Gründen

auch immer - in dem angemeldeten Zeichen einen Herkunftshinweis erblickt.

Der Senat hat deshalb die Frage nach den Anforderungen an die Unterschei-

dungskraft dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften zur Vorabent-

scheidung vorgelegt (vgl. BGH, Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 15/98

- Gabelstapler; Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 18/98 - Stabtaschenlampen;

Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 46/98 - Rado-Uhr).

b) Im vorliegenden Fall hat der Senat von einer Vorlage an den Ge-

richtshof der Europäischen Gemeinschaften abgesehen, da es sinnvoll er-

scheint, zunächst weitere tatrichterliche Feststellungen zu der Frage zu treffen,

ob die Unterscheidungskraft vorliegend auf der Grundlage der vom Senat für

geboten erachteten geringeren Anforderungen - wie sie in den angeführten

Vorlagebeschlüssen zum Ausdruck kommen - überhaupt zu bejahen wäre (vgl.

BGH, Urt. v. 3.2.1994 - I ZR 282/91, GRUR 1994, 519, 521 = WRP 1994, 533

- Grand Marnier; Urt. v. 11.5.1995 - I ZR 111/93, GRUR 1995, 808, 809 - P3-

plastoclin; Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 86/97, GRUR 2000, 727, 729 = WRP 2000,

628 - Lorch Premium). Die Sache war daher zur erneuten Verhandlung und

Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

Das Bundespatentgericht wird bei der erneuten Prüfung zu entscheiden

haben, ob nicht auch bei Anlegung eines großzügigen Maßstabes und unge-

achtet der zum Freihaltebedürfnis angestellten Erwägungen der IR-Marke we-

gen fehlender Unterscheidungskraft der Schutz zu versagen ist. Dabei wird das

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Bundespatentgericht auf die besonderen Verhältnisse auf dem in Rede ste-

henden Warengebiet abzustellen haben, wie es dies bereits bei der Prüfung

unter Zugrundelegung der strengen Anforderungen an die Unterscheidungs-

kraft in der angefochtenen Entscheidung getan hat. Denn der Vergleich der

tatsächlich vorhandenen Gestaltungsformen läßt einen Schluß darauf zu, ob

der Verkehr der Marke einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft beilegt (vgl.

für eine Bildmarke: BGH, Beschl. v. 10.4.1997 - I ZB 1/95, GRUR 1997, 527,

529 = WRP 1997, 755 - Autofelge; zu einer dreidimensionalen Marke vgl. BGH

WRP 2000, 1290, 1292 f. - Likörflasche). Das Bundespatentgericht hat festge-

stellt, daß sich die nach Darstellung der Markeninhaberin charakteristischen

Elemente der IR-Marke, die in einem zwiebelförmigen, geriffelten Drehknopf

und einem geriffelten Ring mit unterschiedlich großen Zahlenangaben beste-

hen, in angenäherter Form auch bei anderen Uhren finden. Nicht entscheidend

ist in diesem Zusammenhang, daß das Bundespatentgericht eine Kombination

aller Gestaltungselemente der IR-Marke bei anderen Uhren nicht festgestellt

hat. Zwar nimmt der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in aller Regel

so auf, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungs-

weise zu unterziehen (vgl. BGH, Beschl. v. 8.12.1999 - I ZB 21/97, GRUR

2000, 323, 324 = WRP 2000, 300 - Partner with the Best; Beschl. v. 11.5.2000

- I ZB 22/98, Umdr. S. 6 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Auf dem

Sektor der Armbanduhren, auf dem der Verkehr nach den nicht zu beanstan-

denden Feststellungen des Bundespatentgerichts eine nahezu unübersehbare

Vielfalt von Gestaltungen kennt, vermag die beliebige Kombination üblicher

Gestaltungselemente, so wie sie sich aufgrund der Eintragung der Marke dar-

stellt, jedoch in ihrer Gesamtheit für den Verkehr in der Regel keinen Hinweis

auf die betriebliche Herkunft zu begründen.

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Sollte das Bundespatentgericht daher bei der erneuten Prüfung zu dem

Ergebnis kommen, daß die IR-Marke auch bei Anlegung eines großzügigen

Maßstabs die Anforderungen an die Unterscheidungskraft nicht erfüllt, ist eine

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Schutzverweigerung nach Art. 5 Abs. 1 MMA i.V. mit Art. 6

quinquies

Abschn. B

Nr. 2 PVÜ geboten, ohne daß es auf die in den Vorabentscheidungsersuchen

des Senats zu dreidimensionalen Formmarken dem Gerichtshof der Europäi-

schen Gemeinschaften vorgelegten Fragen ankommt.

Erdmann

v. Ungern-Sternberg

Starck

Pokrant

Büscher