Urteil des BGH, Az. X ZR 103/04

BGH (stand der technik, bundesrepublik deutschland, bar, menge, verhandlung, gutachten, patentanspruch, betrieb, material, wert)
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X ZR 103/04
Verkündet am:
5. Mai 2009
Anderer
Justizangestellte
als
Urkundsbeamtin
der
Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache
- 2 -
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 5. Mai 2009 durch den Vorsitzenden Richter Scharen und die Richter
Dr. Lemke, Asendorf, Gröning und Dr. Berger
für Recht erkannt:
Die Berufung gegen das am 29. April 2004 verkündete Urteil des 2. Se-
nats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der
Klägerin zurückgewiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 17. April 1989 unter Inan-
spruchnahme der Priorität der deutschen Patentanmeldung 38 13 421 vom 21. April
1988 angemeldeten, mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutsch-
land erteilten europäischen Patents 0 388 637 (Streitpatents), das eine Hochdruck-
Quecksilberdampfentladungslampe betrifft. Sie nimmt die Klägerin vor dem Landge-
richt H. wegen Patentverletzung aus dem Streitpatent in Anspruch. Das Pa-
tent umfasst drei Patentansprüche, von denen die angegriffenen Patentansprüche 1
und 2 wie folgt lauten:
1
- 3 -
"1. Hochdruck-Quecksilberdampfentladungslampe mit einem Kolben aus
hochtemperaturfestem Material, der Elektroden aus Wolfram und ei-
ne Füllung enthält, die im wesentlichen aus Quecksilber, Edelgas
und im Betriebszustand freiem Halogen besteht, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Quecksilbermenge größer als 0,2 mg/mm
3
ist, der
Quecksilberdampfdruck größer als 200 x 10
5
Pa (200 bar) und die
Wandbelastung größer als 1 W/mm
2
ist und dass wenigstens eines
der Halogene Chlor, Brom oder Jod in einer Menge zwischen 10
-6
und 10
-4
μmol/mm
3
vorhanden ist.
2. Entladungslampe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
die Quecksilbermenge zwischen 0,2 und 0,35 mg/mm
3
und der
Quecksilberdampfdruck im Betrieb zwischen 200
x
10
5
Pa und
350 x 10
5
Pa (200 und 350 bar) liegt."
Die Klägerin hat mit der Teilnichtigkeitsklage geltend gemacht, das Streitpa-
tent offenbare die Erfindung nicht so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie
ausführen könne, die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 2 seien nicht neu und
beruhten nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Hierzu hat die Klägerin die im angefochte-
nen Urteil aufgeführten Unterlagen vorgelegt.
2
Die Klägerin hat beantragt,
3
das Streitpatent mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland im Um-
fang seiner Patentansprüche 1 und 2 für nichtig zu erklären.
Die Beklagte hat beantragt,
4
die Klage abzuweisen.
- 4 -
Sie hat die Gegenstände der angegriffenen Patentansprüche des Streitpatents
für patentfähig gehalten und diese hilfsweise in den Fassungen der Anträge 1 bis 3
der Anlagen zum Verhandlungsprotokoll des Bundespatentgerichts verteidigt.
5
Das Bundespatentgericht hat die Klage abgewiesen, hiergegen richtet sich die
Berufung der Klägerin.
6
Mit der Berufung macht die Klägerin geltend, die Gegenstände der Patentan-
sprüche 1 und 2 beruhten nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Hierzu bezieht sich die
Klägerin auf Elenbaas et al., Quecksilberdampf-Hochdrucklampen 1951 (K 14) und
1966 (K 20), das US-Patent 3 382 396 (K 22) sowie die japanischen Offenlegungs-
schriften 54-150871 (K 13) und 49-5421 (K 15). Ergänzend hat sie sich auf die japa-
nische Offenlegungsschrift 53-139377 (E 5) bezogen und zunächst weiterhin geltend
gemacht, die Erfindung sei in der Patentschrift nicht so offenbart, dass ein Fachmann
sie hätte ausführen können.
7
Die Klägerin beantragt,
8
das angefochtene Urteil abzuändern und das Streitpatent im Umfang
seiner Patentansprüche 1 und 2 - auch soweit das Streitpatent nach den
Hilfsanträgen beschränkt verteidigt wird - mit Wirkung für das Hoheits-
gebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.
9
Die Beklagte beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
- 5 -
Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent in folgenden Fassungen seiner Pa-
tentansprüche 1 und 2:
10
Hilfsantrag 1 (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung sind kursiv
gesetzt):
"1. Hochdruck-Quecksilberdampfentladungslampe mit
einem Kolben aus hochtemperaturfestem Material, der Elektroden
aus Wolfram und eine Füllung enthält, die im wesentlichen aus
Quecksilber, Edelgas und im Betriebszustand freiem Halogen be-
steht, dadurch gekennzeichnet, dass die Quecksilbermenge größer
als 0,2
mg/mm
3
ist, der Quecksilberdampfdruck größer als
200 x 10
5
Pa (200 bar) und die Wandbelastung größer als 1 W/mm
2
ist und dass wenigstens eines der Halogene Chlor, Brom oder Jod in
einer Menge zwischen 10
-6
und 10
-4
μmol/mm
3
vorhanden ist.
2. Entladungslampe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
die Quecksilbermenge zwischen 0,2 und 0,35 mg/mm
3
und der
Quecksilberdampfdruck im Betrieb zwischen 200
x
10
5
Pa und
350 x 10
5
Pa (200 und 350 bar) liegt."
Hilfsantrag 2 (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung sind fett ge-
setzt):
"1. Hochdruck-Quecksilberdampfentladungslampe mit einem Kolben aus
hochtemperaturfestem Material, der Elektroden aus Wolfram und ei-
ne Füllung enthält, die im wesentlichen aus Quecksilber, Edelgas
und im Betriebszustand freiem Halogen besteht, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Quecksilbermenge größer als 0,2 mg/mm
3
ist, der
- 6 -
Quecksilberdampfdruck größer als 200 x 10
5
Pa (200 bar) und die
Wandbelastung größer als 1 W/mm
2
(gestrichen "und")
wenigstens eines der Halogene Chlor, Brom oder Jod in einer Menge
zwischen 10
-6
und 10
-4
μmol/mm
3
und dass die Lam-
pe keine so hohe Halogenidkonzentration enthält, dass dadurch
der Kontinuumsanteil der Strahlung nenneswert erhöht wäre
2. Entladungslampe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
die Quecksilbermenge zwischen 0,2 und 0,35 mg/mm
3
und der
Quecksilberdampfdruck im Betrieb zwischen 200
x
10
5
Pa und
350 x 10
5
Pa (200 und 350 bar) liegt."
Hilfsantrag 2 a (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung sind fett
und kursiv gesetzt):
"1. Hochdruck-Quecksilberdampfentladungslampe mit einem Kolben aus
hochtemperaturfestem Material, der Elektroden aus Wolfram und ei-
ne Füllung enthält, die im wesentlichen aus Quecksilber, Edelgas
und im Betriebszustand freiem Halogen besteht, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Quecksilbermenge größer als 0,2 mg/mm
3
ist, der
Quecksilberdampfdruck größer als 200 x 10
5
Pa (200 bar) und die
Wandbelastung größer als 1 W/mm
2
ist , dass
wenigstens eines der Halogene Chlor, Brom oder Jod in einer Menge
zwischen 10
-6
und 10
-4
μmol/mm
3
vorhanden ist
2. Entladungslampe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
die Quecksilbermenge zwischen 0,2 und 0,35 mg/mm
3
und der
- 7 -
Quecksilberdampfdruck im Betrieb zwischen 200
x
10
5
Pa und
350 x 10
5
Pa (200 und 350 bar) liegt."
Hilfsantrag 3 (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung sind unter-
strichen):
"1. Hochdruck-Quecksilberdampfentladungslampe mit einem Kolben aus
hochtemperaturfestem Material, der Elektroden aus Wolfram und ei-
ne Füllung enthält, die im wesentlichen aus Quecksilber, Edelgas
und im Betriebszustand freiem Halogen besteht, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Quecksilbermenge größer als 0,2 mg/mm
3
ist, der
Quecksilberdampfdruck größer als 200 x 10
5
Pa (200 bar) und die
Wandbelastung größer als 1 W/mm
2
ist (gestrichen "und"), dass we-
nigstens eines der Halogene Chlor, Brom oder Jod in einer Menge
zwischen 10
-6
und 10
-4
μmol/mm
3
vorhanden ist und der Elektroden-
abstand etwa 1 - 1,2 mm beträgt.
2. Entladungslampe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
die Quecksilbermenge zwischen 0,2 und 0,35 mg/mm
3
und der
Quecksilberdampfdruck im Betrieb zwischen 200
x
10
5
Pa und
350 x 10
5
Pa (200 und 350 bar) liegt."
Die Beklagte ist dem Vorbringen der Klägerin entgegengetreten und hält das
Streitpatent jedenfalls in den hilfsweise verteidigten Fassungen für patentfähig.
11
Der Senat hat ein schriftliches Gutachten des Prof. Dr. K. G. eingeholt,
das der Sachverständige in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat.
Die Klägerin hat das im Verletzungsstreit eingeholte Gutachten des Dr. H. H. (E 2)
vorgelegt.
12
- 8 -
Entscheidungsgründe:
I. Die Klage ist trotz des infolge Zeitablaufs eingetretenen Erlöschens des
Streitpatents zulässig, da die Klägerin aus dem Streitpatent wegen Patentverletzung
in Anspruch genommen wird, so dass das für diesen Fall nach der Rechtsprechung
des Senats erforderliche eigene Rechtsschutzbedürfnis der Klägerin vorliegt (vgl. nur
Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 3. Aufl. Rdn. 85 mit umfassenden
Nachw.). Die zulässige Berufung bleibt in der Sache jedoch ohne Erfolg, da die gel-
tend gemachten Nichtigkeitsgründe nicht vorliegen.
13
II. 1. Das Streitpatent betrifft eine Hochdruck-Quecksilberdampfentladungs-
lampe mit einem Kolben aus hochtemperaturfestem Material, der Elektroden aus
Wolfram und eine Füllung aufweist, die im wesentlichen Quecksilber, Edelgas und im
Betriebszustand freies Halogen enthält.
14
Zum Stand der Technik gibt das Streitpatent an, aus der deutschen Auslege-
schrift 14 89 417 sei eine Superhochdruck-Quecksilberdampfentladungslampe mit
einem langgestreckten Quarzglaskolben mit 55 mm
3
Inhalt bekannt. Der Inhalt be-
stehe aus Edelgas und 6,5 mg Quecksilber, was einer Quecksilbermenge von
0,12 mg/mm
3
entspreche. Der Quecksilberdampfdruck liege bei etwa 120 x 10
5
Pa
(120 bar) und die Leistungsdichte bei etwa 14,5 W/mm
3
. Die Kühlung erfolge einer-
seits an der Wand des Kolbens mittels eines Wasserstroms, andererseits durch Ein-
füllung von je mm
3
5 x 10
-4
bis 5 x 10
-2
und Hal (
μg Atom) mindestens eines Halo-
gens. An diesen Lampen kritisiert das Streitpatent das im Wesentlichen typische
Quecksilberspektrum mit niedrigem Rotanteil des emittierten Lichts (S. 1, Z. 6 - 15).
An der aus der britischen Patentschrift 11 09 135 bekannten Lampe mit einem Kapil-
15
- 9 -
larrohrkolben aus Quarzglas und mit einer Füllung von 0,15 mg Quecksilber und Me-
talljodid (Quecksilberdampfdruck von etwa 150 x 10
5
Pa = 150 bar) kritisiert das
Streitpatent, dass die hohe Elektrodenbelastung zum Verdampfen von Wolfram und
damit zu einer Abschwärzung des Kolbens und möglicherweise zu einer Explosion
der Lampe führe (S. 1, Z. 16 - 22).
2. Diesen Nachteilen soll durch die geschützte Erfindung abgeholfen und eine
Hockdruck-Quecksilberdampfentladungslampe bereitgestellt werden, die außer einer
hohen Leuchtdichte und einer guten Lichtausbeute eine verbesserte Farbwiedergabe
sowie eine längere Lebensdauer besitzt. Erreicht wird dies nach Patentanspruch 1
durch folgende Ausbildung der Lampe:
16
1. Die Hochdruck-Quecksilberdampfentladungslampe verfügt über
a) einen Kolben aus hochtemperaturfestem Material,
b) Elektroden aus Wolfram
c) und enthält eine Füllung, die im wesentlichen aus Quecksilber,
Edelgas und im Betriebszustand freiem Halogen besteht,
2. wobei
a) die Quecksilbermenge größer als 0,2 mg/mm
3
ist,
b) der Quecksilberdampfdruck größer als 200 x 10
5
Pa (200 bar)
ist
c) und die Wandbelastung größer als 1 W/mm
2
ist.
3. Wenigstens eines der Halogene Chlor, Brom oder Jod ist in einer
Menge zwischen 10
-6
und 10
-4
μmol/mm
3
vorhanden.
Derartige Lampen werden, wie der gerichtliche Sachverständige dargelegt hat,
zur Ausleuchtung von Projektoren und Beamern verwendet und hauptsächlich zur
Steigerung der Lichtausbeute, der Verbesserung der Farbwiedergabeeigenschaften,
der Erzeilung einer möglichst hohen und dem Gerät angepassten Leuchtdichtevertei-
17
- 10 -
lung der Lichtquelle sowie einer möglichst langen Lebensdauer und eines umweltver-
träglichen Betriebs sowie umweltverträglichen Entsorgung entwickelt.
a) Hinsichtlich der Elektroden der patentgemäßen Lampe bestimmt Patentan-
spruch 1, dass die Elektroden "aus" Wolfram bestehen, während der Anspruch hin-
sichtlich der Füllung der Lampen angibt, dass diese eine Füllung mit im Wesentlichen
den in Merkmal 1 c genannten Bestandteilen "enthält". Damit kommt in Merkmal 1 c
zum Ausdruck, dass in der Füllung auch weitere Bestandteile enthalten sein können.
Eine solche auf weitere Bestandteile hindeutende Formulierung enthält die Angabe
"aus" Wolfram nicht, so dass aus den genannten Angaben zu schließen ist, dass die
patentgemäßen Elektroden außer Wolfram keine weiteren Bestandteile enthalten.
18
Dies deckt sich mit dem dem Streitpatent aus dem Stand der Technik entge-
gengehaltenen Material. So weist beispielsweise die von der Klägerin erstinstanzlich
in das Verfahren eingeführte und eine Quecksilber-Kapillarhochdruckdampflampe
betreffende US-Patentschrift 2 094 694 (K 11) darauf hin, dass die aus Wolfram be-
stehenden Elektroden eine Beschichtung aus Erdalkalioxid wie Bariumoxid enthalten
können (S. 2 li. Sp., Z. 66 - 75, deutsche Übersetzung S. 4, 5 übergreifender Absatz).
In der japanischen Offenlegungsschrift 49-5421 (K 15) ist angegeben, dass die aus
Wolfram bestehenden Elektroden thoriert sind (deutsche Übersetzung S. 2, Z. 5). In
der Publikation von Elenbaas (1966, K 20) werden Elektrodenkörper aus Wolfram,
denen ein Thorium-Streifen eingelegt ist, als Thorium-Elektroden bezeichnet
(S. 119). Auf Thorium-Zusätze oder Dotierungen, die als nachteilig angesehen wer-
den, wird gesondert hingewiesen und als geeignetes Elektrodenmaterial "Wolfram"
(also ohne weitere Zusätze) bezeichnet (S. 267). In Übereinstimmung damit hat der
gerichtliche Sachverständige dargelegt, dass die Fachwelt am Prioritätstag des
Streitpatents auch erwartet hat, auf derartige Zusätze oder Dotierungen ausdrücklich
hingewiesen zu werden, was dem durch die genannten Schriften belegten Sprach-
gebrauch der Fachwelt entspricht. Diesem fachmännischen Verständnis entspre-
19
- 11 -
chend kommt der Angabe "aus Wolfram" in Patentanspruch 1 der technische Sinn-
gehalt zu, dass die patentgemäßen Elektroden (ausschließlich) aus Wolfram ohne
weitere Bestandteile oder Dotierungen zu bestehen haben. Hierdurch wird, wie der
gerichtliche Sachverständige dargelegt hat, zwar der Optimierungsspielraum bei der
Ausbildung patentgemäßer Lampen eingeschränkt, zugleich aber der Vorteil erreicht,
dass die zu starke Abdampfung der Zusätze bei relativ niedrigen Temperaturen ver-
mieden und dadurch die Elektrodentemperatur deutlich erhöht werden kann. Darüber
hinaus wird durch diese Maßnahme erreicht, dass eine Beeinträchtigung des "Wolf-
ramtransportzyklus" (dazu unter b) wegen der großen Affinität derartiger Zusätze zu
Halogen vermieden wird (Gutachten S. 5, 6 übergreifender Absatz).
b) Während Edelgas als Bestandteil der Lampenfüllung lediglich der Erleichte-
rung des Zündvorgangs der patentgemäßen Lampen dient, kommt, wie die Be-
schreibung des Streitpatents angibt (Beschreibung S. 2, Z. 47 - 54), dem im Be-
triebszustand freien Halogen (Chlor, Brom oder Jod) die Aufgabe zu, einen "Wolf-
ramtransportzyklus" in Gang zu setzen, durch den beim Betrieb der Lampe von den
Elektroden verdampfendes Wolfram wieder zu den Elektroden transportiert wird, so
dass eine Anlagerung des verdampften Wolframs an der Innenwand des Lampen-
kolbens und damit eine Wandabschwärzung und in deren Folge eine Entglasung des
Kolbenmaterials der Lampen vermieden oder jedenfalls verringert wird. Denn nach
den von den Parteien nicht in Zweifel gezogenen Darlegungen des gerichtlichen
Sachverständigen wird ein Teil des in der Füllung der patentgemäßen Lampen ent-
haltenen Halogens während des Brennvorgangs an Quecksilber und andere enthal-
tene Stoffe gebunden, die etwa als Verunreinigung vorhanden sind. Deshalb muss
ein Überschuss an Halogen vorhanden sein, um über das sich bildende Gleichge-
wicht von Quecksilber und Quecksilberhalogenid hinaus als freies Halogen für den
genannten "Wolframtransportzyklus" zur Verfügung zu stehen. Dabei wird durch das
freie Halogen von den Elektroden abgedampftes Wolfram in den wandnahen kälteren
Zonen des Kolbens in Wolframhalogenid umgewandelt, das sich wegen seines nied-
20
- 12 -
rigen Siedepunktes nicht an der Wand niederschlagen kann und in den heißeren Zo-
nen nahe der Elektroden wieder in Halogen und Wolfram dissoziiert (Gutachten S. 6).
Im Unterschied zu den Angaben des Patentanspruchs 1 zum im Betriebszu-
stand freien Halogen (Merkmal 1 c) enthalten seine Angaben zur Menge der Haloge-
ne (Merkmal 3) keine unmittelbaren Aussagen darüber, ob es sich bei ihnen um die
Füllmenge oder die im Betriebszustand freie Menge an Halogen handelt, so dass
nach dem Wortlaut des Patentanspruchs beide Auslegungsmöglichkeiten in Betracht
zu ziehen sind.
21
Bei dieser Auslegung ist zu berücksichtigen, dass in die patentgemäßen Lam-
pen das Halogen, beispielsweise Brom, nicht in atomarer Form, sondern in Form von
CH
2
Br
2
(Methylenbromid, Dibrommethan) bei einem Fülldruck von etwa 0,1 mbar ein-
gebracht und angegeben wird, dass sich diese Verbindung zersetzt, sobald die Lam-
pe entzündet wird (Beschreibung S. 2, Z. 55 - 57). Dies deckt sich mit den Angaben
zur Füllmenge mit Methylenbromid (Dibrommethan) in den Ausführungsbeispielen
der Lampen 1 bis 3 (Beschreibung S. 4 und 5 jeweils unter "Füllmenge" und "Halo-
gen"). Dabei entspricht, wie der Gutachter H. in dem im Verletzungsprozess vorge-
legten schriftlichen Gutachten (S. 12) dargelegt und der gerichtliche Sachverständige
in der mündlichen Verhandlung bestätigt hat, die Füllmenge an Methylenbromid ei-
nem Anteil von Brom in Höhe von 10
-5
μmol/mm
3
im Zersetzungsprodukt des Methy-
lenbromids nach der Zündung der Lampe. So ist dies auch im Ausführungsbeispiel
nach Lampe 1 in der Beschreibung des Streitpatents angegeben.
22
Daraus folgt, dass die in Merkmal 3 angegebene Menge von mindestens 10
-6
und maximal 10
-4
μmol/mm
3
Halogen nur eine andere Schreibweise für das für den
Betrieb der Lampe insgesamt erforderliche Halogen ist, das der Füllung der Lampe in
Form einer Halogenverbindung zugesetzt werden muss, damit sich nicht nur ein
Gleichgewicht von Quecksilber und Quecksilberhalogenid beim Betrieb der erfin-
23
- 13 -
dungsgemäßen Lampe einstellt, sondern darüber hinaus auch noch eine hinreichend
geringe und nicht zu große Menge des nach dem Zersetzungsprozess der in die
Lampe eingefüllten Halogenverbindung vorhanden ist, um den nach der Zündung der
Lampe erforderlichen "Wolframtransportzyklus" während des weiteren Betriebs mit-
tels der sich einstellenden Menge (in diesem Sinne "freien") Halogens aufrechtzuer-
halten. Durch Variation der in die Lampe einzufüllenden Menge einer der bean-
spruchten Halogenverbindungen ist daher jede Halogenkonzentration im bean-
spruchten Bereich einstellbar.
Das sachkundig besetzte Bundespatentgericht hat dies ebenso gesehen (Ur-
teil S. 13). Zwar hat der gerichtliche Sachverständige in der Mengenangabe des
Merkmals 3 eine Angabe zum im Betriebzustand (nach Abzug des mit dem Quecksil-
ber zu Quecksilberhalogenid und mit etwaigen Verunreinigungen reagierenden Halo-
gens) in der brennenden Lampe vorhandenen Menge (und in diesem Sinne "freien")
Halogens gesehen (schriftliches Gutachten S. 7). Dem kann jedoch nicht beigetreten
werden. Vielmehr definiert die Mengenangabe in Merkmal 3 die Menge an Halogen,
mit der die patentgemäße Lampe (in Form einer Halogenverbindung) gefüllt werden
muss, damit sich beim Betrieb der Lampe das Gleichgewicht zwischen Quecksilber
und Qecksilberhalogenid einstellen sowie ein danach "freier" Rest an Halogen für die
Durchführung des "Wolframtransportzyklus" ausbilden kann.
24
Soweit die Parteien darüber streiten, welche Auswirkungen Verunreinigungen
mit hoher Affinität zu Halogenen - etwa im Material der Lampenkolben, der Elektro-
den oder aufgrund der sonstigen Herstellungsbedingungen - auf die Menge des beim
Betrieb der Lampe vorhandenen "freien" Halogens haben, hat der gerichtliche Sach-
verständige in der mündlichen Verhandlung dargelegt, dass die Wirkungen derartiger
Verunreinigungen in ohnehin durchzuführenden Tests der Lampen infolge des Auf-
tretens von Abschwärzungen festgestellt werden und derartigen Wirkungen durch
Fachleute der hier vorauszusetzenden Qualifikation (dazu unter c) mittels entspre-
25
- 14 -
chender Anforderungen beispielsweise an die Reinheit des jeweiligen Materials ent-
gegengetreten werden kann.
c) Die mündliche Verhandlung hat schließlich ergeben, dass - wie das sach-
kundig besetzte Bundespatentgericht bereits ausgeführt hat (Urteil S. 8) - die Anga-
ben des Patentanspruchs 1 zu der Merkmalsgruppe 2 nach fachmännischem Ver-
ständnis in einem technischen Zusammenhang stehen.
26
Fachleute, bei denen es sich nach den von den Parteien nicht in Zweifel ge-
zogenen Darlegungen des gerichtlichen Sachverständigen am Prioritätstag um aka-
demisch gebildete, auf dem Gebiet des Streitpatents spezialisierte Ingenieure der
Fachrichtungen Physik, Chemie, Materialwissenschaften oder Elektronik mit Diplom-
abschluss oder Promotion und mehrjähriger Berufserfahrung gehandelt hat, deren
Kenntnisse und Erfahrungen denjenigen von universitären Forschungseinrichtungen
nicht nachstanden, haben den Angaben des Streitpatents zur Mindestfüllmenge an
Quecksilber, zum Quecksilberdampfdruck und zur Mindestwandbelastung entnom-
men, dass die patentgemäßen Lampen mit einer Temperatur von ca. 950 °C betrie-
ben werden. Zwar ergeben sich nach den Darlegungen des gerichtlichen Sachver-
ständigen die beanspruchten Quecksilberdampf-Betriebsdrücke von mehr als
200 bar (Merkmal 2 b) von selbst, wenn einem der beschriebenen Ausführungsbei-
spiele gefolgt wird. Diese werden aber nur dann erreicht, wenn die eingefüllte
Quecksilbermenge tatsächlich verdampft ist, was nur dann gewährleistet ist, wenn
die Wandbelastung den Wert von 1 W/mm
2
überschreitet (Merkmal 2 c) und damit
eine Mindesttemperatur der Gefäßwand von 950 °C erreicht oder überschritten ist
(Gutachten S. 6, 7).
27
28
Dabei kommt der Angabe der Mindestwandbelastung eine besondere Bedeu-
tung zu. Denn mit Wandbelastung wird der Quotient aus der Lampenleistung und der
inneren Oberfläche eines zylindrischen oder elliptischen Entladungsraums aus
- 15 -
Quarzglas bezeichnet, so dass aus ihrem Wert die Wandtemperatur des Gefäßes
grob abgeschätzt werden kann. Wie der gerichtliche Sachverständige noch näher
dargelegt hat, erschloss sich der Fachwelt daher aus einem Vergleich der Wandbe-
lastung, ob es sich bei der Lampe um eine (wandstabilisierte) Kapillar- oder eine
(elektrodenstabilisierte) Kurzbogenlampe handelt. Denn bei der elektrodenstabilisier-
ten Kurzbogenlampe konzentriert sich die Hitze auf den kurzen Bereich zwischen
den Elektroden. Bei den Kapillarlampen dient dagegen die Gefäßwand der Begren-
zung des Elektronenstroms zwischen den Elektroden, so dass sich die Gefäßwand
gegenüber den Kurzbogenlampen wesentlich stärker erwärmt. Hier ist der Wert von
1 W/mm² kein für die Typik der Lampe signifikanter Wert, der überschritten sein
muss. Die Gefäßwand ist deutlich höheren Belastungen ausgesetzt, weshalb Kapil-
larlampen eine Zwangskühlung mittels Wassers und/oder Luft erfordern (Gutachten
S. 20).
Zwar verhält sich Patentanspruch 1 nach seiner sprachlichen Fassung nicht
zu der Frage, ob es sich bei den geschützten Lampen um (wandstabilisierte) Kapillar-
lampen oder (elektrodenstabilisierte) Kurzbogenlampen handelt, so dass unter die-
sem Gesichtspunkt offen ist, ob Patentanspruch 1 beide Lampenformen oder nur ei-
ne von ihnen erfasst. Wie sich aus den genannten Erläuterungen des schriftlichen
Gutachtens ergibt und der gerichtliche Sachverständige in der mündlichen Verhand-
lung ausdrücklich bestätigt hat, erschließt sich Fachleuten der hier vorauszusetzen-
den Qualifikation aus dem geringen Mindestwert der Wandbelastung von 1 W/mm
2
jedoch ohne weiteres, dass die patentgemäßen Lampen keine Kapillarlampen, son-
dern Kurzbogenlampen sind. Eine Bestätigung für dieses fachmännische Verständ-
nis des Gegenstandes nach Patentanspruch 1 findet sich in den Ausführungsbeispie-
len der Lampen 1 bis 3, die insgesamt den für Kurzbogenlampen typischen geringen
Elektrodenabstand von 1 bis 1,2 mm ausweisen, wie er bei (wandstabilisierten) Kapil-
larlampen nicht zu finden ist. Aus den genannten Angaben hat sich der Fachwelt da-
29
- 16 -
her erschlossen, dass es sich bei den patentierten Lampen nicht um Kapillarlampen,
sondern um Kurzbogenlampen handelt.
III. Der Nichtigkeitsgrund mangelnder Ausführbarkeit der patentierten Lehre
(Art. 138 Abs. 1 Buchst. b EPÜ) liegt nach den insoweit überzeugenden Darlegungen
des gerichtlichen Sachverständigen nicht vor. Die Klägerin hat in der mündlichen
Verhandlung vor dem Senat diesen zunächst geltend gemachten Nichtigkeitsgrund
dann auch ausdrücklich nicht mehr aufrechterhalten.
30
IV. Der Gegenstand nach Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung ist neu
(Art. 54 EPÜ).
31
Das sachkundig besetzte Bundespatentgericht hat das dem Streitpatent im
erstinstanzlichen Verfahren entgegengehaltene Material im Einzelnen in dem ange-
fochtenen Urteil geprüft und ist wie auch der gerichtliche Sachverständige zu dem
Ergebnis gelangt, das keine der Entgegenhaltungen den Gegenstand nach Patent-
anspruch 1 in der Gesamtheit seiner Merkmale vorwegnimmt. (Elektrodenstabilisier-
te) Kurzbogenlampen beschreiben nur die bei den bereits in erster Instanz diskutier-
ten japanischen Entgegenhaltungen. Die Lampe nach der japanischen Offenle-
gungsschrift 49-5421 (K 15) unterscheidet sich von den patentgemäßen Lampen
schon dadurch, dass sie Elektroden aus thoriertem Wolfram aufweist (deutsche
Übersetzung S. 1, Z. 15). Die Lampe nach der japanischen Offenlegungsschrift
54-150871 (K 13) verfügt zwar über Elektroden aus reinem Wolfram (deutsche Über-
setzung S. 5, Z. 4), arbeitet aber mit einer Halogenmenge über dem vom Streitpatent
(Merkmal 3) beanspruchten Bereich (K 13 deutsche Übersetzung S. 6, vgl. das ange-
fochtene Urteil S. 16 und Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen S. 10, 11
übergreifender Absatz). Die Klägerin hat dies in der mündlichen Verhandlung auch
nicht mehr in Zweifel gezogen.
32
- 17 -
Die in der Berufungsinstanz neu in das Verfahren eingeführte japanische Of-
fenlegungsschrift 53-139377 (E 5) betrifft nach den Darlegungen des gerichtlichen
Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung einen anderen Lampentyp, näm-
lich eine mit einem Quecksilberdampfdruck von 3 bar betriebene wandstabilisierte
Mitteldrucklampe, bei der alle Bedingungen, unter denen eine solche Lampe betrie-
ben wird, von den Verhältnissen, wie sie bei Hochdruck-Quecksilberdampf-
entladungslampen auftreten, weit entfernt sind. Die Klägerin hat in der mündlichen
Verhandlung auch nicht geltend gemacht, dass der Gegenstand nach Patentan-
spruch 1 des Streitpatents durch diese Schrift vorweggenommen werde.
33
V. Der Gegenstand nach Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung ist auch
als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend zu werten (Art. 56 EPÜ).
34
Ausgangspunkt für diese rechtliche Bewertung ist der Umstand, dass - wie
dargelegt - der einschlägig qualifizierten Fachwelt aus den Angaben des Patentan-
spruchs zur Wandbelastung (Merkmal 2 c), bestätigt durch die Angaben der Be-
schreibung zu den Elektrodenabständen, ohne weiteres ersichtlich war, dass die
durch das Streitpatent geschützten Lampen nicht zur Gattung der (wandstabilisier-
ten) Kapillarlampen, sondern zur Gattung der (elektrodenstabilisierten) Kurzbogen-
lampen gehören. Diese Unterscheidung ist für Hochdruck-Quecksilberdampf-
entladungslampen grundlegend, wie sich bereits aus der Schrift von Elenbaas (1966,
K 20) ergibt, die diese beiden Arten von Lampen in je eigenen Kapiteln erläutert und
abhandelt (vgl. S. 3, 4 übergreifender Absatz sowie Kap. 7.1, S. 257 f.; zu Kurzbo-
genlampen S. 264 ff.; zu Kapillarlampen S. 294 ff.).
35
36
Als charakteristische Eigenschaften (nach dem Erkenntnisstand von 1966)
wird ein Betriebsdruck von 10 bis 50 atm für Kurzbogenlampen und von 50 bis
200 atm für Kapillarlampen angegeben, die Wandbelastung von Kurzbogenlampen
wird mit 10 bis 50 W/cm
2
und für Kapillarlampen mit 500 bis 1000 W/cm
2
ausgewie-
- 18 -
sen (K 20 S. 264, 294). Daraus folgt, dass die charakteristischen Betriebsdrücke von
Kapillarlampen bei einem Wert begannen, bei dem die charakteristischen Betriebs-
drücke von Kurzbogenlampen bereits endeten. Noch deutlicher ist der Unterschied
bei den angegebenen Werten für die Wandbelastung, die bei Kapillarlampen nach
diesen Angaben den Wert von Kurzbogenlampen um das Fünfzigfache überstiegen
(K 20 Tabelle 7.1, S. 258, vgl. auch S. 264 zu Kurzbogenlampen und S. 294 zu Ka-
pillarlampen).
Diese Angaben belegen die Aussage des gerichtlichen Sachverständigen,
dass der einschlägigen Fachwelt am Prioritätstag (elektrodenstabilisierte, d.h. der
Elektrodenabstand ist kleiner als der Gefäßdurchmesser, die Entladung wird durch
die Elektroden zentriert und berührt die Gefäßwand nicht; vgl. Gutachten S. 20) Kurz-
bogenlampen und (wandstabilisierte, d.h. die Innenwand des Kolbens stellt die radia-
le Begrenzung für das Entladungsplasma dar, der Elektrodenabstand ist mehr als
doppelt so groß wie der Gefäßdurchmesser; vgl. Gutachten S. 19) Kapillarlampen,
die auf Maßnahmen zur Kühlung der Lampenkolben angewiesen sind (K 20, S. 295),
als zwei klar geschiedene Arten von Hochdruck-Quecksilberdampfentladungslampen
bekannt waren, deren Konstruktionsweisen ganz unterschiedlichen Bedingungen
Rechnung tragen müssen. Der gerichtliche Sachverständige hat diesen Unterschied
in der mündlichen Verhandlung plastisch dahin gekennzeichnet, dass für fachmänni-
sches Verständnis bei Kurzbogenlampen und Kapillarlampen "unterschiedliche Filme
ablaufen".
37
38
Deshalb kann - entgegen dem Vorbringen der Klägerin - allein aus dem Um-
stand, dass in der Schrift von Elenbaas (1966, K 20) im einleitenden Kapitel über
Quecksilberdampf-Hochdrucklampen hoher Leuchtdichte in allgemeiner Form darauf
hingewiesen wird, dass bei der Quecksilberdampfentladung mit zunehmendem Druck
und zunehmender spezifischer Belastung nicht nur die Lichtausbeute, sondern auch
die Leuchtdichte stark zunimmt (S. 257), wodurch auch das Kontinuum zunimmt und
- 19 -
sich ein Anstieg des Rotanteils im Licht ergibt (S. 258), nicht ohne weiteres hergelei-
tet werden, dass durch diese Schrift bereits der Weg zur Lehre des Kurzbogenlam-
pen betreffenden Streitpatents gewiesen worden sei. Zwar weisen die in den Abbil-
dungen 7.6 (S. 265) wiedergegebenen Spektren den Fachmann auf eine Erhöhung
des Rotanteils durch Erhöhung des Betriebsdrucks hin, so dass die dort wiedergege-
benen Spektren - wie der Sachverständige bestätigt hat - gleichsam "im Suchfeld"
des Fachmanns lagen, so dass er sie bei seiner Entwicklungsarbeit heranzuziehen
hatte. Einen Betriebsdruck, der in die Richtung der Lehre des Streitpatents hätte wei-
sen können (Merkmal 2 b, Quecksilberdampfdruck größer als 200 bar), wiesen nach
der zu dieser Aussage gehörenden Tabelle (7.1, S. 258) jedoch allenfalls die Kapil-
larlampen auf, für die ein typischer Betriebsdruck von 50 bis 200 atm ausgewiesen
ist, was umgerechnet einem Druck bis 202,6 bar entspricht und damit gerade eben in
den vom Streitpatent beanspruchten Bereich reicht. Für Kurzbogenlampen ist dage-
gen ein typischer Betriebsdruck von 10 bis 50 atm ausgewiesen. Auch aus den in
Abbildung 7.6 (K 20, S. 265) dieser Veröffentlichung wiedergegebenen Strahlungs-
funktionen und den ihnen zugeordneten Wellenlängenbereichen ausgestrahlter
Energie lässt sich etwas für einen Betriebsdruck, dessen Nutzen erst bei 200 bar ein-
setzt, nicht ohne weiteres herleiten, weil dort die Strahlungsfunktionen von Kapillar-
lampen dargestellt sind (vgl. die Erläuterung zu Abbildung 7.6). Eine Anregung zur
Ausbildung von Kurzbogenlampen mit den Merkmalen insbesondere der Merkmals-
gruppe 2 kann darin aber nicht gefunden werden, denn die Schrift von Elenbaas
weist darauf hin, dass die Kombination von hohen Drücken, starker Wandbelastung
und großen Strömen ein offenes Problem darstellte, aber noch nicht gelungen war
(S. 257). Damit war durch diese Schrift zwar ein Problem, dessen Lösung sich das
Streitpatent zugewendet hat, aufgeworfen; ein Weg, in welcher Weise dieses Prob-
lem gelöst werden könnte, war abgesehen von einer allgemeinen Überlegung aber
nicht aufgezeigt. Dies kommt auch in dem entsprechenden Kapitel zu den Strah-
lungsfunktionen von Kurzbogenlampen (7.17, S. 291) zum Ausdruck, in dem sich le-
diglich die allgemeine Aussage findet, dass durch den Quecksilberdampfdruck von
- 20 -
30 bis 50 atm die Spektrallinien des Quecksilbers verbreitert werden und ein kontinu-
ierliches Spektrum entsteht, dem die Quecksilberlinien überlagert sind. Daraus folgt,
dass Elenbaas (K 20) zwar eine allgemeine Richtung vorgegeben haben mag, in
welcher Richtung die weitere Entwicklung voranzutreiben sein könnte; alle konkreten
Hinweise in dieser Schrift wiesen die Fachwelt jedoch darauf hin, dass sich die Kapil-
larlampen mit den für sie typischen Betriebsdrücken für die weitere Entwicklung an-
bieten.
Gegenteiliges lässt sich entgegen dem Vorbringen der Klägerin auch aus
Kap. 1.10 mit Abbildung 1.23 (K 20, S. 42 f., 45) dieser Schrift nicht herleiten. Insbe-
sondere die Abbildung 1.23 gab zwar Hinweise an die Fachwelt, wie sich sehr hohe
Drücke auf das Spektrum auswirken. Als sehr hohe Drücke im Hinblick auf die hier
fraglichen Lampen wurden aber die bereits genannten typischen Betriebsdrücke der
Kapillarlampen ausgewiesen (K 20, S. 294), während die bereits genannten typi-
schen Betriebsdrücke bei Kurzbogenlampen lediglich als hoch eingestuft wurden
(K 20, S. 264).
39
Den Weg, Kurzbogenlampen mit sehr hohen Quecksilberdampfdrücken aus-
zubilden, ist die weitere Entwicklung dann auch tatsächlich nicht gegangen. So arbei-
ten die Lampen nach den beiden japanischen Offenlegungsschriften (K 15, K 13), die
eine (elektrodenstabilisierte) Kurzbogenlampe betreffen und damit der Lehre des
Streitpatents vergleichsweise nahe kommen, mit Quecksilbermengen, die, wie der
gerichtliche Sachverständige dargelegt hat, zu einem Quecksilberdampfdruck von ei-
nigen zehn bar führten. Dieser Druck liegt jedoch um Größenordnungen unter dem
Quecksilberdampfdruck nach der Lehre des Streitpatents. Bei der Kurzbogenlampe
der japanischen Offenlegungsschrift 49-5421 (K 15) liegt zudem die Wandbelastung
mit 0,3 W/mm
2
erheblich unter dem Bereich nach der Lehre des Streitpatents. Ferner
enthalten die Elektroden Thorium (Gutachten S. 11 f.), was nach den erläuternden
Angaben des Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung eine Aufheizung der
40
- 21 -
Elektroden bis nahe an den Schmelzpunkt von Wolfram nicht erlaubt, wie es patent-
gemäß vorgesehen ist. Anhaltspunkte, dass durch diese Schriften der Weg zu einer
Druckerhöhung bei Kurzbogenlampen gewiesen worden sein könnte, die den in der
Schrift von Elenbaas als Obergrenze des Betriebsdrucks für Kapillarlampen ausge-
wiesenen Wert von umgerechnet 202,6 bar praktisch als Untergrenze des Betriebs-
drucks für Kurzbogenlampen einsetzt, sind nicht ersichtlich.
Gleiches gilt für den Parameter der beanspruchten Wandbelastung. Zwar liegt
die Wandbelastung bei der Lampe nach der deutschen Offenlegungsschrift
1 489 417 über 300 W/cm
2
und damit über 1 W/mm² (umgerechnet 3 W/mm
2
; Be-
schreibung S. 2, Z. 2). Die Schrift betrifft jedoch eine Lampe, bei der der Elektroden-
abstand größer als das Zweifache des kleinsten Innendurchmessers des Entladungs-
raums ist (Beschreibung S. 2, 3 übergreifender Absatz); sie gehört damit zu den
(wandstabilisierten) Kapillarlampen, bei denen die Wandbelastung typischerweise
höher ist als bei Kurzbogenlampen, die nach der Arbeit von Elenbaas (1966, K 20)
typischerweise eine Wandbelastung von 20 bis 50 W/cm
2
aufweisen, was deutlich
unter dem von der Lehre des Streitpatents gelehrten Wert liegt.
41
Dagegen war der vom Streitpatent angesprochene und durch die Zugabe von
Halogen zur Lampenfüllung eingeleitete und aufrechterhaltene "Wolframtransportzyk-
lus" zur Verhinderung von Wandabschwärzungen als solcher bekannt. So wurde im
Stand der Technik zu diesem Zweck Halogen in unterschiedlichen Mengen sowohl
der Lampenfüllung von Kapillarlampen (vgl. deutsche Offenlegungsschrift 1 489 417,
K 12, und - entgegen der Annahme im schriftlichen Gutachten, die der Sachverstän-
dige in der mündlichen Verhandlung korrigiert hat - US-Patentschrift 2 094 694, K 11)
als auch der Lampenfüllung von Kurzbogenlampen (vgl. japanische Offenlegungs-
schrift 54-150871, K 13) zugesetzt. Allerdings liegt nur die hier zudem nicht zum
Zwecke eines Wolframtransports, sondern zur Verhinderung eines Anheftens von
Thoriummetall an der Innenwand des Quarzrohrs angesprochene Menge des in der
42
- 22 -
japanischen Offenlegungsschrift 49-5421 (K 15) mit 39
μg/cm
3
des Innenvolumens
(Beschreibung deutsche Übersetzung S. 2, Z. 35, S. 3, Z. 1) angegebenen Halogens
nach der Umrechnung durch den gerichtlichen Sachverständigen auch teilweise im
Bereich des Merkmals 3 des Patentanspruchs 1 des Streitpatents.
Ob die Zugabe der beanspruchten Mengen an Halogen (Merkmal 3) eine na-
hegelegte oder eine als erfinderisch zu wertende Maßnahme darstellte, kann dahin-
gestellt bleiben. Wie der gerichtliche Sachverständige in der mündlichen Verhand-
lung dargelegt hat, hatte der Fachmann angesichts der im Stand der Technik gewähl-
ten unterschiedlichen Mengen an Zusatz von Halogen Veranlassung, durch prakti-
sche Versuche die Halogenmenge zu bestimmen, der in der von ihm gewählten Ge-
samtkombination der sonstigen Parameter von Kurzbogen- oder Kapillarlampen den
"Wolframtransportzyklus" anhaltend effektiv gestaltet. Dies ändert jedoch nichts an
dem Umstand, dass die Kombination der Merkmalsgruppe 2, insbesondere das Zu-
sammenwirken der im Streitpatent gewählten Parameter des Quecksilberdampf-
drucks und der Wandbelastung im Stand der Technik für Kurzbogenlampen ohne
Vorbild ist und daher als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend zu werten ist (Art. 56
EPÜ).
43
Diese Wertung wird durch den Umstand bestätigt, dass, wie der gerichtliche
Sachverständige dargelegt hat, die Möglichkeiten der Kapillarlampen am Prioritätstag
erschöpft waren und die in der Publikation von Elenbaas erhofften weiteren Entwick-
lungen zur Erhöhung des Quecksilberdampfdrucks ergebnislos verlaufen waren. Das
am Prioritätstag bestehende und durch Vorlage der Arbeit von Morozumi (1986, An-
lage E 6) durch die Klägerin belegte Bedürfnis nach Lampen mit den Eigenschaften
der patentgemäßen Kurzbogenlampe führte vielmehr zur Entwicklung von Metallha-
logenidlampen. Die weitere technische Entwicklung vor dem vom Streitpatent einge-
schlagenen Weg führte daher von den Hochdruck-Quecksilberdampfentladungs-
lampen weg. Diesen Weg der Entwicklung hat das Streitpatent verlassen und sich
44
- 23 -
wieder den Quecksilber-Kurzbogenlampen zugewandt. Darauf wird auch in der Be-
schreibung des Streitpatents mit der Angabe hingewiesen, dass die patentgemäßen
Lampen kein Metallhalogenid enthalten, wobei sich für den Fachmann von selbst
versteht, dass damit kein Ausschluss des sich unter der Zugabe von Halogen beim
Betrieb der patentgemäßen Lampen bildende Quecksilberhalogenid erfolgt.
Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung hat somit Bestand und mit ihm der
rückbezogene Patentanspruch 2.
45
VI. Die Berufung ist demzufolge mit der Kostenfolge aus § 121 Abs. 2 PatG,
§ 97 ZPO zurückzuweisen.
46
Scharen
Lemke Asendorf
Gröning
Berger
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 29.04.2004 - 2 Ni 1/03 (EU) -