Urteil des BGH vom 15.03.2017

Enalapril Leitsatzentscheidung

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 100/00

Verkündet am:

13. März 2003

Potsch

Justizangestellte

als Urkundsbeamtin

der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

Enalapril

ErstrG § 28

a) Auch demjenigen, der ein im Ausland hergestelltes erfindungsgemäßes Er-

zeugnis im Inland weiterverarbeitet hat, steht ein Weiterbenutzungsrecht

grundsätzlich nur unter den Voraussetzungen des § 28 Abs. 2 ErstrG zu.

b) Ein schutzwürdiger Besitzstand im Sinne des § 28 Abs. 2 ErstrG ist regel-

mäßig dann zu bejahen, wenn der Benutzer über den Import und den even-

tuellen Vertrieb des importierten Erzeugnisses hinaus personelle, sachliche

oder finanzielle Mittel zur Weiterverarbeitung des Erzeugnisses, zu seiner

Eingliederung in eine größere wirtschaftliche oder technische Einheit oder

zur wirtschaftlich-organisatorischen Absicherung seines Vertriebs aufge-

wandt hat, deren Nichtberücksichtigung eine unbillige Härte darstellen wür-

de.

BGH, Urt. v. 13. März 2003 - X ZR 100/00 - OLG München

- 2 -

LG München I

- 3 -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 7. Januar 2003 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, die

Richter Prof. Dr. Jestaedt, Scharen, die Richterin Mühlens und den Richter

Dr. Meier-Beck

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das am 23. März 2000 verkün-

dete Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München

aufgehoben.

Der Rechtsstreit wird zu anderweiter Verhandlung und Entschei-

dung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht

zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des deutschen Teils des am

10. Dezember 1979 angemeldeten und im Verlaufe des Berufungsverfahrens

durch Zeitablauf erloschenen europäischen Patents 12 401 (Anl. K 51). Sie

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nimmt die Beklagte, die aus einem Volkseigenen Betrieb der DDR hervorge-

gangen ist, wegen Verletzung dieses Patents in Anspruch.

Das Klagepatent betrifft Carboxyalkyldipeptid-Derivate und Verfahren zu

ihrer Herstellung. Zu den geschützten Verbindungen gehört das in Anspruch 4

gesondert beanspruchte N-[1(S)-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl]-L-alanyl-L-

prolin oder dessen Maleatsalz. Der internationale Freiname für diese als

Hemmstoff des Angiotensin-II-Converting-Enzyms (ACE-Hemmer) blutdruck-

senkend wirkende Verbindung ist Enalapril.

Ein Verfahren zu dessen Herstellung war in der DDR zugunsten der

Klägerin durch das Patent DD 148 770 (Anl. K 52) geschützt.

Die Rechtsvorgängerin der Beklagten befaßte sich seit 1986 aufgrund

der "Staatsplanaufgabe Entwicklung eines Antihypertensivums mit Wirkungs-

profil eines ACE-Hemmers" mit der Entwicklung eines entsprechenden Präpa-

rats. Im Frühjahr 1988 wurde ihr erstmals der Wirkstoff Enalapril von dem spa-

nischen Unternehmen C. S.A. geliefert. Aufgrund einer ihr am

11. September 1990 vom Ministerium für Gesundheitswesen der DDR erteilten

arzneimittelrechtlichen Zulassung vertreibt die Beklagte unter der Bezeichnung

"Enalapril 5 " einen ACE-Hemmer mit dem Wirkstoff Enalaprilmaleat.

Die Klägerin sieht hierdurch das Klagepatent verletzt; die Beklagte be-

ruft sich auf ein Weiterbenutzungsrecht nach § 28 Abs. 1 ErstrG. Sie habe vor

dem 1. Juli 1990 die Erfindung in der DDR rechtmäßig in Benutzung genom-

men, indem sie von C. Enalaprilmaleat bezogen und zu einem Arznei-

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mittel formuliert und konfektioniert habe, das nicht nach einem durch das DDR-

Patent 148 770 geschützten Verfahren, sondern vielmehr nach einem als

Phosgen-Verfahren bezeichneten Verfahren in folgenden fünf Stufen herge-

stellt worden sei:

1. Stufe:

Ethyl-ß-Benzoilacrylat wird mit einem Metallsalz von L-Ala-

nin zu N-[1(S)-Ethoxycarbonyl-3-Phenyl-3-Oxopropyl]-L-

Alanin umgesetzt.

2. Stufe:

N-[1(S)-Ethoxycarbonyl-3-Phenyl-3-Oxopropyl]-L-Alanin

wird mit Wasserstoff zu N-[1(S)-Ethoxycarbonyl-3-Phenyl-

propyl]-L-Alanin umgesetzt.

3. Stufe:

N-[1(S)-Ethoxycarbonyl-3-Phenylpropyl]-L-Alanin wird mit

Phosgen

) zu dem N-Carboxyanhydrid von N-[1(S)-

Ethoxycarbonyl-3-Phenylpropyl]-L-Alanin

(im

folgenden

N-Carboxyanhydrid

4. Stufe:

Das N-Carboxyanhydrid wird mit ("ungeschütztem") L-

Prolin zu Enalapril umgesetzt.

5. Stufe:

Enalapril wird mit Maleinsäure zu Enalaprilmaleat umge-

setzt.

Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt.

- 6 -

In der Berufungsinstanz hat die Beklagte vorgetragen, das japanische

Unternehmen K. Kagaku Kogyo (K. ) habe mit den Verfahrensstufen 1

bis 3 des Phosgen-Verfahrens N-Carboxyanhydrid hergestellt und an das japa-

nische Handelshaus M. Ltd. geliefert, das eine Niederlassung in Spani-

en unterhalte. Von dieser habe das spanische Pharmazieunternehmen I. S.A.

das N-Carboxyanhydrid bezogen und nach den Verfahrensstufen 4 und 5 zu

Enalaprilmaleat umgesetzt, das I. an C. und diese wiederum an sie, die

Beklagte, geliefert habe.

Das Berufungsgericht hat - nachdem die Parteien den Unterlassungsan-

trag für erledigt erklärt haben - die Berufung im übrigen nach Beweisaufnahme

zurückgewiesen.

Hiergegen richtet sich die Revision der Beklagten, mit der sie ihren Kla-

geabweisungsantrag weiterverfolgt.

Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Revision führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur

Zurückverweisung des Rechtsstreits an das Berufungsgericht, dem auch die

Entscheidung über die Kosten der Revision zu übertragen ist.

- 7 -

Das Berufungsgericht spricht der Klägerin einen Schadensersatzan-

spruch nach § 139 Abs. 2 PatG zu. Die - unstreitige - Benutzung des Klagepa-

tents sei nicht durch ein Weiterbenutzungsrecht nach § 28 ErstrG gerechtfer-

tigt, zum einen, weil die Beklagte vor dem 1. Juli 1990 keinen schutzwürdigen

Besitzstand erworben habe, zum anderen, weil sie nicht bewiesen habe, daß

sie die Erfindung vor dem 1. Juli 1990 in Benutzung genommen

habe. Beide Begründungen halten den Angriffen der Revision nicht stand.

Die Wirkung eines nach § 1 ErstrG erstreckten Patents tritt nach

§ 28 Abs. 1 Satz 1 ErstrG gegen denjenigen nicht ein, der die Erfindung in der

DDR nach dem Prioritätstag und vor dem 1. Juli 1990 rechtmäßig in Benutzung

genommen hat. Eine rechtmäßige Benutzung des Wirkstoffs Enalapril hat das

Berufungsgericht im Hinblick auf das DDR-Patent 148 770 verneint, da nach

§ 12 PatG-DDR 1983 der Schutz eines Herstellungsverfahrens sich auch auf

die mit diesem Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse erstreckt habe

und die Beklagte, die sich auf ein ausnahmsweise gewährtes Weiterbenut-

zungsrecht berufe, beweisen müsse, daß das von ihr verwendete Enalapril

nach einem Verfahren hergestellt sei, das nicht unter das DDR-Patent der Klä-

gerin falle; dieser Beweis sei ihr nicht gelungen.

Der Ausgangspunkt des Berufungsgerichts ist zwar nicht in der

Begründung, wohl aber im Ergebnis zutreffend. Obwohl die rechtmäßige Be-

nutzung zum Tatbestand des § 28 Abs. 1 ErstrG gehört, ist es grundsätzlich

Sache des Patentinhabers, darzutun und gegebenenfalls zu beweisen, daß

eine Benutzung rechtswidrig ist, weil sie bereits vor der Erstreckung Rechte an

einem in der DDR bestehenden Patent verletzte. Beziehen sich jedoch Ansprü-

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che auf Unterlassung oder Schadensersatz auf eine Erfindung, die ein Verfah-

ren zur Herstellung eines neuen Stoffes zum Gegenstand hat, gilt nach § 29

Abs. 2 PatG-DDR 1983 bis zum Beweis des Gegenteils jeder Stoff gleicher Be-

schaffenheit als nach dem patentierten Verfahren hergestellt. Für die Beurtei-

lung der Neuheit kommt es auf den Prioritätszeitpunkt des Patents an (Bern-

hardt/Kraßer, Patentrecht, 4. Aufl., S. 566 f.). Hiernach liegt die Beweislast da-

für, daß das von ihr bezogene, einen neuen Stoff verkörpernde Enalapril nicht

nach dem durch das DDR-Patent geschützten Verfahren hergestellt war, bei

der Beklagten.

Die von ihm angenommene Beweisfälligkeit der Beklagten hat das

Berufungsgericht wie folgt begründet: Die Beklagte habe letztendlich von dem

ursprünglich behaupteten Hersteller in Spanien abrücken müssen, es hätten

sich unterschiedliche Erläuterungen ergeben, und schließlich seien lediglich

Zeugen vom Hörensagen vernommen worden. Selbst wenn man die Aussage

des Zeugen S. , in Japan von K. nach dem Phosgen-Verfahren herge-

stellte Vorprodukte (sc. N-Carboxyanhydrid) seien an I. geliefert worden, als

ausreichend unterstelle, sei damit allenfalls ein Verkauf an I. belegt. Für die

von den Zeugen O. an sich bekundete Weiterlieferung (sc. des von I. mit L-

Prolin zu Enalapril umgesetzten Stoffes bzw. des durch weitere Umsetzung mit

Maleinsäure gewonnenen Enalaprilmaleats) an C. fehlten objektive An-

haltspunkte wie Lieferscheine und dergleichen. Da I. nach eigenen Angaben

Enalapril nach M. -Patenten (Patenten der Klägerin) hergestellt und zusätzlich

"angeblich patentfrei hergestelltes Enalapril" aus Japan importiert habe, sei

wenig überzeugend und zweifelhaft, daß I. tatsächlich sichergestellt habe,

daß die Beklagte nur patentfreies Material erhalten habe. Das Berufungsge-

- 9 -

richt hat ferner verschiedene "Details zur Beweiswürdigung" aus den Aussagen

weiterer Zeugen angeführt, die als "beispielhaft erwähnt genügen" möchten.

Die Revision rügt, das Berufungsgericht nehme offensichtlich an,

die Beklagte müsse nachweisen, daß bei der Herstellung des Enalaprilmaleats

alle fünf Verfahrensschritte des Phosgen-Verfahrens ausgeführt worden seien;

tatsächlich genüge der Nachweis, daß sich das Verfahren jedenfalls in einer

Verfahrensstufe - etwa der bei I. vollzogenen Umsetzung des N-Carboxy-

anhydrids zu Enalapril - von dem Verfahren nach dem DDR-Patent 148 770

unterscheide.

Die Rüge ist nicht begründet. Da das Berufungsgericht sich letztlich dar-

auf stützt, es sei nicht erwiesen, daß I. nicht auch nach dem "M. -Verfahren"

hergestelltes, sondern (nur) aus

dem

aus

Japan

bezogenen

N-

Carboxyanhydrid gewonnenes Enalapril an C. geliefert habe, kam es für

die Entscheidung nicht darauf an, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang

ein anderes Verfahren von der Lehre des Verfahrenspatents Gebrauch machte;

eine Patentverletzung ergab sich nach der zugrundeliegenden Rechtsauffas-

sung des Berufungsgerichts bereits daraus, daß bei der Verwendung des

"M. -Verfahrens" die patentgemäße Lehre benutzt wurde.

Die Revision meint weiter, das Berufungsgericht hätte den Aus-

sagen der Zeugen P. und O. entnehmen müssen, daß an die Beklagte

seit 1988 ausschließlich Enalaprilmaleat geliefert worden sei, das (von I. ) aus

N-Carboxyanhydrid durch Umsetzung mit L-Prolin und Maleinsäure hergestellt

worden sei. Zur persönlichen Glaubwürdigkeit der Zeugen habe das Beru-

- 10 -

fungsgericht keine negativen Feststellungen getroffen, so daß ihre Glaubwür-

digkeit zugrunde zu legen sei. Das Berufungsgericht habe die Glaubwürdigkeit

der Zeugen auch nicht verneinen dürfen, da es diese nicht in der erkennenden

Besetzung des Senats vernommen habe. Hinsichtlich der entscheidungserheb-

lichen Aussagen seien P. und O. auch nicht bloße "Zeugen vom Hören-

sagen", sondern hätten eigene Kenntnisse bekundet. Soweit das Berufungsge-

richt dem Zeugen P. eine "Verschleierungstaktik" vorhalte, weil er in einem

Schreiben an die Beklagte vom 27. Mai 1994 die Herstellung des Enalapril bei

I. nicht offenbart habe, berücksichtige es nicht, daß der Zeuge legitimerweise

seine Bezugsquelle habe geheimhalten wollen. Letztlich lehne das Berufungs-

gericht es generell ab, allein aufgrund von Zeugenaussagen Feststellungen zu

treffen, wenn ihre Richtigkeit nicht durch Unterlagen und weitere Anhaltspunkte

belegt sei. Das sei unzulässig; zudem habe der Zeuge O. beispielhafte Un-

terlagen überreicht, die vom Berufungsgericht unvollständig ausgewertet wor-

den seien. Wenn das Berufungsgericht weitere Unterlagen für erforderlich

gehalten habe, hätte es von der Möglichkeit Gebrauch machen müssen, den

Zeugen gemäß § 378 Abs. 1 ZPO aufzugeben, Aufzeichnungen und Unterla-

gen zum Beweisthema mitzubringen; insoweit stelle das Berufungsurteil auch

eine Überraschungsentscheidung (§ 278 Abs. 3 ZPO) dar.

Diesen Angriffen kann im Ergebnis der Erfolg nicht versagt werden.

a) Nach § 286 Abs. 1 ZPO hat das Gericht unter Berücksichtigung des

gesamten Inhalts der Verhandlungen und des Ergebnisses einer Beweisauf-

nahme nach freier Überzeugung zu entscheiden, ob eine tatsächliche Be-

hauptung für wahr oder für nicht wahr zu erachten ist. Diese Würdigung ist

- 11 -

grundsätzlich Sache des Tatrichters; an dessen Feststellungen ist das Revisi-

onsgericht nach § 561 ZPO (in der nach § 26 Nr. 7 EGZPO hier anwendbaren,

bis zum 31. Dezember 2001 geltenden Fassung) gebunden. Revisionsrechtlich

ist indessen zu überprüfen, ob der Tatrichter sich mit dem Prozeßstoff und den

Beweisergebnissen umfassend und widerspruchsfrei auseinandergesetzt hat,

die Würdigung also vollständig und rechtlich möglich ist und nicht gegen

Denkgesetze oder Erfahrungssätze verstößt (BGH, Urt. v. 11.2.1987

- IVb ZR 23/86, NJW 1987, 1557, 1558; Urt. v. 14.1.1993 - IX ZR 238/91, NJW

1993, 935, 937). Der revisionsrechtlichen Überprüfung unterliegt ferner das

Beweismaß. Nach § 286 ZPO hat der Tatrichter ohne Bindung an Beweisregeln

die Entscheidung zu treffen, ob er an sich mögliche Zweifel überwinden und

sich von einem bestimmten Sachverhalt als wahr überzeugen kann. Jedoch

setzt das Gesetz eine von allen Zweifeln freie Überzeugung nicht voraus. Das

Gericht darf keine unerfüllbaren Beweisanforderungen stellen und keine unum-

stößliche Gewißheit bei der Prüfung verlangen, ob eine Behauptung wahr und

erwiesen ist. Vielmehr darf und muß sich der Richter in tatsächlich zweifelhaf-

ten Fällen mit einem für das praktische Leben brauchbaren Grad von Gewiß-

heit begnügen, der Zweifeln Schweigen gebietet, ohne sie völlig auszuschlie-

ßen (BGHZ 53, 245, 256; BGH, Urt. v. 14.1.1993 - IX ZR 238/91, NJW 1993,

935, 937). Im Urteil braucht der Richter zwar nicht auf jedes Beweismittel ein-

zugehen und jede Erwägung darzustellen, die für seine Überzeugungsbildung

maßgebend war. Bei komplexen Sachverhalten genügt es aber auch nicht,

durch formelhafte Wendungen zum Ausdruck zu bringen, das Gericht sei von

der Wahrheit einer Tatsache überzeugt oder nicht überzeugt. Die wesentlichen

Grundlagen dafür müssen vielmehr mit Bezug zu den konkreten Fallumständen

- 12 -

nachvollziehbar dargelegt werden (BGH, Urt. v. 22.1.1991 - VI ZR 97/90, NJW

1991, 1894, 1895; Urt. v. 18.6.1998 - IX ZR 311/95, NJW 1998, 2969, 2971).

b) Dem genügen die Ausführungen des Berufungsurteils nicht in jeder

Hinsicht.

Der Zeuge O. , laut Protokoll "Geschäftsführer" der I. S.A., hat be-

kundet, I. habe C. ausschließlich mit Enalaprilmaleat beliefert, das aus

über M. von K. bezogenem N-Carboxyanhydrid hergestellt worden sei.

Das Berufungsgericht folgt dieser Aussage nicht. An greifbarer Begrün-

dung hierfür ist dem Berufungsurteil zu entnehmen, dem Senat lägen keine

Anhaltspunkte, schriftliche Unterlagen oder sonstige Belege dafür vor, daß die

Aussage den Tatsachen entspreche (BU 27), und an anderer Stelle (BU 22),

wenn I. sichergestellt haben wolle, daß die Beklagte nur sogenanntes patent-

freies Material erhalten habe, sei das angesichts der geringen Mengen, die bis

zum 1. Juli 1990 von der Beklagten benötigt worden seien, und mangels jegli-

cher nachvollziehbarer Kontrollen und Belege bei I. zum einen wenig über-

zeugend, zum anderen sei zweifelhaft, ob die Trennung tatsächlich durchge-

hend erfolgt sei. Die Revision beanstandet zu Recht, daß beide Erwägungen

die Beweiswürdigung des Berufungsgerichts nicht tragen können.

Der Zeugenbeweis ist neben dem Beweis durch Urkunden ein gleich-

wertiges, selbständiges Beweismittel (Sen.Beschl. v. 11.7.1974 - X ZB 9/72,

GRUR 1975, 254, 255 - Ladegerät II). Die Aussage eines Zeugen ist vom Ge-

richt frei zu würdigen, wobei für ihre Glaubhaftigkeit von Bedeutung sein kann,

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inwieweit sie durch Urkunden oder andere Anhaltspunkte für ihre Richtigkeit

gestützt wird. Mit dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung ist es jedoch un-

vereinbar, wenn der Tatrichter einer Aussage, die nicht durch weitere "Belege"

untermauert ist, von vornherein die Glaubhaftigkeit abspricht.

Ebenso ist die Begründung fehlerhaft, mit der das Berufungsgericht für

zweifelhaft hält, daß die Beklagte tatsächlich nur nach dem Phosgen-Verfahren

hergestelltes Enalapril erhalten habe. Zum einen ist die auf die Belieferung der

Beklagten abstellende Begründung sachverhaltswidrig, weil es tatsächlich dar-

um geht, ob I. zwischen Lieferungen für den spanischen Inlandsmarkt und für

den Export bestimmten Lieferungen an C. unterschieden hat. Zum ande-

ren durfte das Berufungsgericht nicht auf das Fehlen "jeglicher nachvollziehba-

rer Kontrollen und Belege" abstellen, ohne den Zeugen hiernach gefragt zu

haben. Der Zeuge hat die "Trennung" als "absolut sichergestellt" bezeichnet.

Wenn das - was für sich nicht zu beanstanden ist - dem Berufungsgericht nicht

genügte, mußte es nachfassen und sich die "Sicherstellung" der Unterschei-

dung zwischen In- und Auslandslieferungen näher erläutern lassen.

II.

Das Berufungsgericht hat offengelassen, ob - wie von der Kläge-

rin geltend gemacht - das Phosgen-Verfahren insgesamt oder ein Verfahren,

bei dem N-Carboxyanhydrid mit L-Prolin zu Enalapril umgesetzt wird, in den

Schutzbereich des DDR-Patents 148 770 fällt. Der weiteren revisionsrechtli-

chen Prüfung ist hiernach das Vorbringen der Beklagten zugrundezulegen, das

nach einem solchen Verfahren produzierte Enalaprilmaleat sei nicht nach dem

zugunsten der Klägerin geschützten Verfahren hergestellt worden. Das gleiche

gilt für das weitere Vorbringen der Beklagten, sie habe mit diesem Stoff ein

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Arzneimittel hergestellt und erprobt und für dessen beabsichtigten Vertrieb eine

arzneimittelrechtliche Zulassung beantragt.

Das Berufungsgericht hält die Voraussetzungen eines Weiterbe-

nutzungsrechts auch in diesem Fall für nicht erfüllt. Unter Bezugnahme auf die

erstinstanzliche Entscheidung geht das Berufungsgericht mit dem Landgericht

davon aus, daß die Beklagte ein im Ausland hergestelltes Erzeugnis vertreibe,

bei dem ein Weiterbenutzungsrecht nur unter den Voraussetzungen des § 28

Abs. 2 ErstrG in Betracht komme. Unabhängig davon setze ein solches Recht

ohnehin stets einen vor dem 1. Juli 1990 geschaffenen schutzwürdigen Besitz-

stand voraus, der in den Absätzen 1 und 2 des § 28 ErstrG lediglich unter-

schiedlich formuliert sei. Einen solchen Besitzstand habe die Beklagte nicht

erworben.

Die Revision meint, das Berufungsgericht verlange zu Unrecht ei-

nen schutzwürdigen Besitzstand der Beklagten. § 28 Abs. 1 ErstrG setze kei-

nen Besitzstand, sondern nur eine Benutzung der Erfindung voraus, § 28

Abs. 2 ErstrG sei nicht anwendbar, weil die Beklagte das angegriffene Arznei-

mittel in der DDR hergestellt habe. Mit dieser Rüge hat die Revision im Ergeb-

nis keinen Erfolg.

§ 28 Abs. 1 ErstrG knüpft das Weiterbenutzungsrecht an die In-

benutzungnahme der Erfindung. Benutzung der Erfindung ist, nicht anders als

bei den Voraussetzungen eines Vorbenutzungsrechts nach § 12 PatG (s. dazu

BGH, Urt. v. 17.3.1964 - I ZR 178/63, GRUR 1964, 491, 495 - Chlorampheni-

col; Urt. v. 28.5.1968 - I ZR 42/66, GRUR 1969, 35, 36 - Europareise; Benkard,

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Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 9. Aufl., § 12 PatG Rdn. 11), bei einem

Sachpatent als Benutzung i.S.d. § 9 Nr. 1 PatG zu verstehen, d.h. sie liegt in

der Herstellung, dem Anbieten, Inverkehrbringen oder Gebrauchen eines Er-

zeugnisses, das Gegenstand des Patents ist, oder dem Einführen oder Besit-

zen eines solchen Gegenstandes zu einem dieser Zwecke (Busse, Patentge-

setz, 5. Aufl., § 12 Rdn. 10; ebenso für das Weiterbenutzungsrecht nach § 9

Abs. 5 des Gesetzes über die Eingliederung des Saarlandes auf dem Gebiet

des gewerblichen Rechtsschutzes BGH aaO - Chloramphenicol). Durch das

Weiter- wie durch das Vorbenutzungsrecht soll der Besitzstand desjenigen ge-

schützt werden, der vor dem maßgeblichen Tag die Erfindung in Benutzung

genommen und in der Regel im Vertrauen auf seine Berechtigung hierzu in

diese Benutzung investiert hat (Amtliche Begründung des Gesetzentwurfs der

Bundesregierung zu § 28 Abs. 1, BT-Drucks. 12/1399 S. 54 = BlPMZ 1992,

213, 237 = GRUR 1992, 760, 784; zum Vorbenutzungsrecht BGHZ 39, 389,

397 - Taxilan; BGH, Urt. v. 28.5.1968 - I ZR 42/66, GRUR 1969, 35, 36

- Europareise). In diesem Sinne geht die Begründung des Weiterbenutzungs-

rechts von dem Vorhandensein eines schutzwürdigen Besitzstands aus, der

jedoch kein Tatbestandsmerkmal, sondern nur typischerweise mit der Benut-

zung verbunden ist, an die allein das Gesetz anknüpft.

§ 28 Abs. 2 ErstrG unterwirft einen bestimmten Fall der Benutzung einer

Sonderregelung. Er betrifft das Anbieten, Inverkehrbringen oder Gebrauchen

eines Erzeugnisses, das im Ausland hergestellt worden ist, sowie das Einfüh-

ren oder Besitzen eines solchen Gegenstandes. Der Gesetzgeber hat diese

Formen der Benutzung importierter Gegenstände einer besonderen Regelung

unterworfen, weil er sie den Fällen einer Produktion in der DDR nicht ohne

- 16 -

weiteres gleichstellen wollte, vielmehr die Vermutung eines schutzwürdigen

Besitzstandes bei einem bloßen Import für nicht gerechtfertigt hielt (Beschluß-

empfehlung und Bericht des Rechtsausschusses, BT-Drucks. 12/2171, S. 7

= BlPMZ 1992, 250, 253 = GRUR 1992, 797, 799 f., in der Sache ebenso be-

reits die Amtliche Begründung, BT-Drucks. 12/1399 S. 55 = BlPMZ 1992, 213,

238 = GRUR 1992, 760, 785; vgl. ferner Adrian, in: Adrian/Norde-

mann/Wandtke, ErstrG und Schutz des geistigen Eigentums, S. 28; Eichmann,

GRUR 1993, 73, 86; v. Mühlendahl/Mühlens, GRUR 1992, 725, 742, sowie die

Eingabe zum ErstrG der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechts-

schutz und Urheberrecht, GRUR 1992, 303/304). Daraus ergibt sich zugleich

weiter, daß i.S.d. § 28 Abs. 2 ErstrG entgegen der Auffassung der

Revision nicht anders verstanden werden kann als Erzeugnis i.S.d. §§ 9 Nr. 1

PatG, 28 Abs. 1 ErstrG. Wollte man, wie die Revision vertritt, im Falle des § 28

Abs. 2 ErstrG Erzeugnis nicht im patentrechtlichen Sinne verstehen, sondern

im Sinne des letztlich auf den Markt gelangten Produktes, bliebe außer Acht,

daß es in beiden Absätzen des § 28 ErstrG darum geht, im Hinblick auf den

Gegenstand des Patents und einen in bezug auf diesen etwa erworbenen Be-

sitzstand zu regeln, ob einem Dritten die Weiterbenutzung gestattet sein soll.

Das Berufungsgericht hat zutreffend und von der Revision unbeanstan-

det angenommen, daß gegen die Anwendung von § 28 Abs. 2 ErstrG auf in-

nerhalb der Europäischen Gemeinschaft hergestellte Erzeugnisse gemein-

schaftsrechtliche Bedenken nicht zu erheben sind. Die Regelung knüpft in der

Sache nicht an die Herstellung im Ausland, sondern an die Herstellung außer-

halb desjenigen Teils des Bundesgebiets an, auf das die Geltung des Patents

erstreckt worden ist, und trägt damit dem Territorialitätsprinzip Rechnung.

- 17 -

Danach hat das Berufungsgericht jedoch § 28 Abs. 2 ErstrG zu Recht

schon deshalb herangezogen, weil sich die Klage, wie die Bezugnahme auf die

Ansprüche 1 und 4 des Klagepatents zeigt, nicht nur gegen den Vertrieb einer

pharmazeutisch wirksamen Zusammensetzung im Sinne des Anspruchs 15

richtet, sondern auch gegen den Vertrieb des - in dieser Zusammensetzung

enthaltenen und ihren pharmazeutischen und wirtschaftlichen Wert maßgeblich

begründenden - Enalaprilmaleats. Bei diesem handelt es sich um ein im Aus-

land hergestelltes Erzeugnis, hinsichtlich dessen der Beklagten ein Weiterbe-

nutzungsrecht nur unter den Voraussetzungen des § 28 Abs. 2 ErstrG zuste-

hen kann, so daß es nicht darauf ankommt, ob auch die pharmazeutisch wirk-

same Zusammensetzung als im Ausland hergestelltes Erzeugnis anzusehen

ist.

Das Berufungsgericht hat jedoch zu hohe Anforderungen daran

gestellt, wann bei einem importierten Erzeugnis ein schutzwürdiger Besitzstand

angenommen werden kann.

Das Berufungsgericht hat hierzu ausgeführt: Ein Vertriebsnetz für

"Enalapril 5 " habe vor dem 1. Juli 1990 nicht beanstanden; auch Vor-

kehrungen hierfür seien ebensowenig getroffen worden wie Werbeaufwendun-

gen angefallen. Umsätze seien mangels Zulassung nicht getätigt worden, und

auch die Zulassung selbst sei erst am 11. September 1990 erteilt worden. Vor

dem 1. Juli 1990 habe die Beklagte - ihren Vortrag unterstellt - Aufwendungen

nur für die Sicherstellung der Versorgung mit Enalapril durch Abschluß des

Lizenzvertrages mit C. und - insbesondere durch die Formulierung des

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Arzneimittels - für die Vorbereitung des Zulassungsantrags gehabt. Leistungen

aufgrund des Lizenzvertrages müßten außer Betracht bleiben, da sie erst Vor-

aussetzung für die Benutzung der Erfindung seien. Die Berücksichtigungsfä-

higkeit der übrigen Leistungen sei deswegen fraglich, weil es sich um rein in-

nerbetriebliche Vorgänge handele, während für die von der Rechtsprechung

genannten Kriterien für die Begründung eines schutzwürdigen Besitzstandes

charakteristisch sei, daß es sich um Aktivitäten am Markt handele. Es gehe

insoweit um Vorbereitungskosten, die auch im Rahmen des § 28 Abs. 2 ErstrG

unberücksichtigt bleiben müßten. Die Klägerin wende ferner unwidersprochen

ein, daß für den Zulassungsantrag notwendige Voraussetzungen gefehlt hät-

ten; es habe sich um eine "Zulassung der letzten Stunde" gehandelt. Schließ-

lich seien die eigenen Ausgaben der Beklagten gering gewesen; das benötigte

Know-how habe ihr C. zur Verfügung gestellt.

Die Vorschrift des § 28 Abs. 2 ErstrG soll sicherstellen, daß in

Importfällen kein Weiterbenutzungsrecht gewährt wird, das nach der Ratio des

§ 28 Abs. 1 ErstrG nicht schutzwürdig erscheint. Das bedeutet jedoch anderer-

seits, daß es nicht gerechtfertigt wäre, an den Besitzstand des Importeurs An-

forderungen zu stellen, die deutlich über dem liegen, was bei einem inländi-

schen Hersteller vorausgesetzt wird. Daher kann nicht, wie es Landgericht und

Oberlandesgericht getan haben, an Voraussetzungen angeknüpft werden, wie

sie etwa für die Verwirkung eines Unterlassungsanspruchs an den schutzwür-

digen Besitzstand des Verletzers gestellt werden. Es ist auch nicht gerechtfer-

tigt, nur Aktivitäten am Markt zu berücksichtigen und innerbetriebliche Vorgän-

ge außer Acht zu lassen. Wenn die kennzeichenrechtliche Rechtsprechung zur

Verwirkung hierauf abstellt, dann deshalb, weil dort der Besitzstand darauf be-

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ruht, daß der Verletzer auf dem relevanten Markt unter einer bestimmten Kenn-

zeichnung vom Verkehr wahrgenommen worden ist. Darum geht es hier nicht;

auch die inländische, ein Weiterbenutzungsrecht begründende Herstellung

kann ein bloßer "interner" Vorgang geblieben sein. Mit der geforderten unbilli-

gen Härte nennt das Gesetz vielmehr selbst den maßgeblichen Gesichtspunkt,

von dem nicht angenommen werden kann, daß er zu dem Besitzstand noch

hinzutreten muß, denn die Interessen der Beteiligten sind ohnedies nach Ab-

satz 1 unter Billigkeitsgesichtspunkten abzuwägen. Ein Weiterbenutzungsrecht

ist deshalb grundsätzlich schon dann zu bejahen, wenn der Benutzer über den

Import und den eventuellen Vertrieb des importierten Erzeugnisses hinaus per-

sonelle, sachliche oder finanzielle Mittel zur Weiterverarbeitung des Erzeug-

nisses, zu seiner Eingliederung in eine größere wirtschaftliche oder technische

Einheit oder zur wirtschaftlich-organisatorischen Absicherung seines Vertriebs

aufgewandt hat, deren Nichtberücksichtigung eine unbillige Härte darstellen

würde.

Die bisherigen Feststellungen des Berufungsgerichts tragen eine

Verneinung dieser Voraussetzungen nicht. Die Beklagte hat vorgetragen, daß

sie das eingeführte Enalaprilmaleat in mehreren Musterchargen und einer Pro-

duktionscharge zu insgesamt mehr als 100 kg 5-mg-Tabletten verarbeitet und

daß sie mit diesen Tabletten klinische Versuche habe durchführen lassen so-

wie sie zur Vorbereitung der arzneimittelrechtlichen Zulassung weiteren Unter-

suchungen, wie zur Haltbarkeit und zum Einfluß der Herstellungstechnologie

auf den Zersetzungsgrad des Wirkstoffes, unterworfen habe. Sie hat ferner

vorgetragen, daß sie hierfür 1988 an eigenen Personalkosten 112.500,-- M und

an Fremdkosten 253.600,-- M, 1989 an eigenen Personalkosten 255.850,-- M

- 20 -

und an Fremdkosten 259.616,-- M sowie an Gerätekosten 49.100,-- M und

schließlich bis zum 30. Juni 1990 nochmals 58.780,-- M an eigenen Personal-

kosten und 138.620,-- M an Fremdkosten aufgewandt habe, insgesamt somit

einen Betrag von 1.128.066,-- Mark der DDR. Gegenteilige Feststellung hat

das Berufungsgericht nicht getroffen. Mit Recht ist es auch nicht dem Landge-

richt gefolgt, das diesen Betrag im Verhältnis 1:9,5 in DM umgerechnet und als

geringfügig betrachtet hat, da ein solches Umrechnungsverhältnis weder den

Wert widerspiegelt, den die Aufwendungen zum Zeitpunkt ihrer Entstehung

gehabt haben, noch dem Wert entspricht, den diese Aufwendungen im Hinblick

auf die auf ihrer Grundlage erlangte Zulassung verkörperten. Denn wenn auch

die Zulassung selbst erst nach dem 1. Juli 1990 erfolgt ist, so lagen jedenfalls

nach dem Vortrag der Beklagten zum 1. Juli 1990 aufgrund der bisherigen

Aufwendungen die Unterlagen vor, aufgrund derer die Zulassung vom

11. September 1990 sodann erteilt worden ist. Ob die von der Klägerin so be-

zeichnete "Zulassung der letzten Stunde" im Hinblick auf Mängel der Zulas-

sungsunterlagen nicht hätte erteilt werden dürfen, ist unerheblich. Entschei-

dend ist, daß sie erteilt worden ist und - wie der Verletzungsstreit zeigt - für die

Beklagte einen beachtlichen wirtschaftlichen Wert verkörpert.

III.

Das Berufungsurteil erweist sich auch nicht aus anderen Gründen

als im Ergebnis zutreffend.

Zwar heißt es dort eingangs der Entscheidungsgründe, auch bei einer

Beurteilung nach § 28 Abs. 1 ErstrG wäre eine Weiterbenutzung der Erfindung

durch die Beklagte bei Abwägung der berechtigten Interessen der Beteiligten

unbillig (BU 13). Das wird jedoch im weiteren nicht begründet. Vielmehr läßt

- 21 -

das Berufungsgericht am Ende der Entscheidungsgründe das Ergebnis einer

Interessenabwägung nach § 28 Abs. 1 ErstrG ausdrücklich offen (BU 29/30).

Mangels Feststellungen zu einer unter Berücksichtigung aller Umstände des

Falles und bei Abwägung der berechtigten Interessen der Beteiligten unbilligen

wesentlichen Beeinträchtigung der Klägerin kann daher ein Weiterbenutzungs-

recht der Beklagten auch unter diesem Gesichtspunkt nicht ausgeschlossen

werden.

Soweit das Berufungsgericht in diesem Zusammenhang ausführt, nach

den Darlegungen zum schützenswerten Besitzstand spreche auch insoweit

nicht viel für eine Beurteilung zugunsten der Beklagten, wird es bei einer et-

waigen Prüfung dieser Frage zu berücksichtigen haben, daß das Weiterbenut-

zungsrecht nur versagt werden darf, die Benutzung zu einer wesentli-

chen Beeinträchtigung der Klägerin und ihrer Lizenznehmer führt, die unter

Berücksichtigung aller Umstände und bei Abwägung der berechtigten Interes-

sen der Beteiligten unbillig wäre. Ein vollständiges Verbot für den gesamten

Geltungsbereich des Patentgesetzes stellt hiernach nur das äußerste Mittel

dar, das voraussetzt, daß den berechtigten Interessen des Patentinhabers

nicht in die andere Partei weniger belastender Weise wie durch mengenmäßi-

ge oder örtliche Beschränkungen oder einen Vergütungsanspruch Rechnung

getragen werden kann (Amtliche Begründung, BT-Drucks. 12/1399 S. 55

= BlPMZ 1992, 213, 238 = GRUR 1992, 760, 785). In diesem Zusammenhang

wird das Berufungsgericht insbesondere auch den Umstand zu beachten ha-

ben, daß die Beklagte die Umsätze mit dem angegriffenen Erzeugnis im we-

sentlichen in den neuen Bundesländern und damit in dem Teil des Bundesge-

- 22 -

biets erzielt hat, in dem das Klagepatent erst infolge der Erstreckung Schutz

genießt.

IV.

Das Berufungsgericht wird hiernach erneut zu prüfen haben, ob

die angegriffenen Handlungen durch ein Weiterbenutzungsrecht der Beklagten

gerechtfertigt sind. Dabei wird es zu berücksichtigen haben, daß ein solches

Weiterbenutzungsrecht nicht nur unter der vom Berufungsgericht bislang allein

erwogenen Voraussetzung in Betracht kommt, daß die Beklagte vor dem 1. Juli

1990 solches Enalaprilmaleat von C. bezogen, zu einem

Arzneimittel formuliert und konfektioniert hat, das nicht nach einem durch das

DDR-Patent 148 770 geschützten Verfahren hergestellt worden ist. Dem Grun-

de nach reicht es für die Begründung eines Weiterbenutzungsrechts vielmehr

aus, wenn die Beklagte die Erfindung rechtmäßig in Benutzung ge-

nommen hat. Sollte C. die Beklagte sowohl mit "patentfreiem" Enalapril-

maleat als auch mit Enalaprilmaleat beliefert haben, das - im Rahmen des zwi-

schen der Klägerin und I. bestehenden Lizenzvertrages - nach dem ge-

schützten Verfahren produziert worden ist, und folglich rechtmäßige und

rechtswidrige Benutzungen zusammentreffen oder das jedenfalls nicht auszu-

schließen sein, hätte dies (lediglich) zur Folge, daß nur die rechtmäßigen Be-

nutzungshandlungen zur Begründung eines Weiterbenutzungsrechts herange-

zogen werden dürften und auch der erworbene Besitzstand nur insoweit als

schutzwürdig anzuerkennen wäre, als er durch rechtmäßige Handlungen be-

gründet worden ist.

Sollte das Berufungsgericht wiederum zu dem Ergebnis gelangen,

daß die angegriffenen Handlungen nicht durch ein Weiterbenutzungsrecht der

- 23 -

Beklagten gerechtfertigt waren, wird es der Frage nachzugehen haben, inwie-

weit eine Erschöpfung der Rechte aus dem Klagepatent in Betracht kommt.

Eine Erschöpfung der Patentrechte der Klägerin kann eingetreten

sein, wenn das von der Beklagten vertriebene Enalaprilmaleat mit Zustimmung

der Klägerin in der Gemeinschaft in den Verkehr gelangt ist (vgl. Sen., BGHZ

143, 268 - Karate). Das kommt nur in Betracht, wenn das Erzeugnis, das die

Beklagte von C. bezogen hat, aufgrund einer Lizenz der Klägerin von I.

hergestellt worden ist. Gegenteilige Feststellungen hat das Berufungsgericht

jedoch bislang nicht getroffen. Soweit es im Berufungsurteil heißt, letztlich sei

nach der Beweisaufnahme und dem Vortrag offen, von wem das Enalapril

stammte, das die Beklagte bis zum 1. Juli 1990 verarbeitete (BU 23), ist zum

einen nicht deutlich, ob das Berufungsgericht damit auch den Bezug von I. als

ungeklärt ansehen will, zum anderen bezieht sich diese Feststellung nur auf

den hier nicht interessierenden Zeitraum vor dem 1. Juli 1990.

Nach Art. 42 des Vertrages vom 12. Juni 1985 über den Beitritt

des Königreichs Spanien und der Portugiesischen Republik zur Europäischen

Wirtschaftsgemeinschaft und zur Europäischen Atomgemeinschaft sind zum

1. Januar 1986 alle mengenmäßigen Ein- und Ausfuhrbeschränkungen und

Maßnahmen gleicher Wirkung zwischen der Gemeinschaft und den Beitritts-

staaten entfallen. Abweichend hiervon konnte nach Art. 47 Abs. 1 des Vertra-

ges der Inhaber eines Patentes für ein chemisches oder pharmazeutisches Er-

zeugnis, das in einem Mitgliedstaat zum Patent angemeldet wurde, als dafür in

Spanien Erzeugnispatente nicht erhalten werden konnten, das Recht aus die-

sem Patent geltend machen, um die Einfuhr oder das Inverkehrbringen eines

- 24 -

Erzeugnisses in dem Mitgliedstaat, in dem es patentgeschützt war, auch dann

zu verhindern, wenn es von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung von einem

Dritten in Spanien in den Verkehr gebracht wurde. Dieses Recht konnte für die

genannten Erzeugnisse nach Art. 47 Abs. 2 bis zum Ende des dritten Jahres

geltend gemacht werden, nachdem für sie in Spanien die Patentierbarkeit ein-

geführt wurde. Der Vorbehalt Spaniens nach Art. 167 Abs. 2 lit. a) EPÜ gegen

den Stoffschutz für chemische Erzeugnisse und Arzneimittel ist mit Ablauf des

7. Oktober 1992 erloschen (s. Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 13. Mai

1992 über die von Griechenland und Spanien nach Art. 167 EPÜ gemachten

Vorbehalte, ABl. EPA 1992, 301).

Daher steht für einen Teil des Zeitraums bis zum 10. Dezember

1999, für den die Klägerin Ansprüche geltend macht, diesen der Erschöp-

fungseinwand entgegen, sofern I. beim Vertrieb des Enalapril tatsächlich mit

Zustimmung der Klägerin gehandelt hat. Das kann, wie die Revision zu Recht

bemerkt, nicht mit der Begründung verneint werden, die Lizenzverträge zwi-

schen der Klägerin und I. seien jeweils als Zwangslizenzvertrag (licencia obli-

gatoria) überschrieben.

Bei der Prüfung einer Zustimmung der Klägerin wird das Beru-

fungsgericht folgendes zu berücksichtigen haben:

Eine die Zulässigkeit der Benutzung begründende Erschöpfung

der Rechte aus einem mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteil-

ten Patent tritt jedenfalls grundsätzlich dann ein, wenn das geschützte Erzeug-

nis durch den Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung in Deutschland, ei-

- 25 -

nem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft oder einem dem Abkommen

über den Europäischen Wirtschaftsraum angehörigen Staat in Verkehr ge-

bracht worden ist (Sen., BGHZ 143, 268 - Karate).

Da das Patent seinem Inhaber als Belohnung für die Bekanntgabe der

Erfindung ein (zeitlich befristetes) Ausschließlichkeitsrecht gewährt, muß die-

sem grundsätzlich auch die Entscheidung darüber verbleiben, ob und in wel-

chem Umfang von dem Patentrecht Gebrauch gemacht werden kann. Das ist

auch gemeinschaftsrechtlich unbedenklich. Zwar sind nach Art. 28 EG (vormals

Art. 30 EGV) grundsätzlich alle mengenmäßigen Einfuhrbeschränkungen sowie

alle Maßnahmen gleicher Wirkung zwischen den Mitgliedstaaten verboten.

Nach Art. 30 EG (vormals Art. 36 EGV) steht Art. 28 EG jedoch solchen Ein-

fuhrverboten oder -beschränkungen zwischen den Mitgliedstaaten nicht entge-

gen, die zum Schutze des gewerblichen und kommerziellen Eigentums ge-

rechtfertigt sind. Hierunter fallen nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs

der Europäischen Gemeinschaften (EuGH) diejenigen Einfuhrverbote und

-beschränkungen, die den spezifischen Gegenstand dieses Eigentums betref-

fen, der beim Patentrecht eben gerade in dem ausschließlichen Recht liegt,

das geschützte Erzeugnis herzustellen und in Verkehr zu bringen, mithin die

Erfindung entweder selbst oder im Wege der Lizenzvergabe an Dritte zu ver-

werten, und ferner in dem Recht, sich gegen jegliche Zuwiderhandlung zur

Wehr zu setzen (EuGH, Slg. 1974, 1147, 1163 = GRUR Int. 1974, 454

- Centrafarm; Slg. 1981, 2063, 2080 = GRUR Int. 1982, 47, 48 - Merck/Stephar;

Slg. 1985, 2281, 2298 = GRUR Int. 1985, 822, 824 - Pharmon; Slg. 1996,

6285, 6371, 6384 = GRUR Int. 1997, 250 - Merck/Primecrown; Slg. 1997, 3929,

3954, 3961 f. = GRUR Int. 1997, 911, 912 - Generics/Smith Kline).

- 26 -

Hat der Patentinhaber sein Ausschließlichkeitsrecht jedoch ausgeübt,

indem er oder mit seinem Willen ein Dritter den patentgeschützten Gegenstand

in Verkehr gebracht haben, besteht kein Grund mehr, ihm darüber hinaus Ein-

wirkungsmöglichkeiten auf das weitere Schicksal des geschützten Gegenstan-

des zu geben; vielmehr ist es nunmehr allein Sache des - im Verhältnis zum

Patentinhaber rechtmäßigen - Erwerbers, über den geschützten Gegenstand

zu verfügen (vgl. BGH, Urt. v. 21.11.1958 - I ZR 129/57, GRUR 1959, 232, 233

- Förderrinne; Urt. v. 10.10.1974 - KZR 1/74, GRUR 1975, 206, 207 - Kunst-

stoffschaumbahnen; Sen.Urt. v. 26.9.1996 - X ZR 72/94, GRUR 1997, 116, 117

- Prospekthalter; BGHZ 143, 268 - Karate). Gemeinschaftsrechtlich betrachtet

ist der spezifische Gegenstand des Patents nicht mehr betroffen und infolge-

dessen ein auf eine Patentverletzung gestütztes Einfuhrverbot nicht gerecht-

fertigt, wenn das erfindungsgemäße Erzeugnis in dem Mitgliedstaat, aus dem

es eingeführt wird, durch den Inhaber selbst oder mit dessen Zustimmung auf

den Markt gebracht worden ist (EuGH, aaO - Centrafarm; aaO - Merck/Stephar;

aaO - Merck/Primecrown). Außerdem hat der Patentinhaber, der sich in Kennt-

nis der Sachlage über die Bedingungen entscheidet, unter denen er sein Er-

zeugnis in den Verkehr bringt, die Konsequenzen seiner Wahl hinzunehmen,

soweit es um den Verkehr des Erzeugnisses innerhalb des Gemeinsamen

Marktes geht (EuGH, aaO - Merck/Stephar; aaO - Merck/Primecrown).

Für die Beurteilung einer einem Dritten erteilten Benutzungsgestattung

folgt hieraus, daß es entscheidend darauf ankommt, ob der Patentinhaber ihr

zugestimmt hat. Bei Erteilung einer Zwangslizenz durch die zuständigen Be-

hörden eines Mitgliedstaats an einen Dritten, durch die diesem Tätigkeiten auf

- 27 -

dem Gebiet der Herstellung und des Inverkehrbringens erlaubt werden, die der

Patentinhaber normalerweise untersagen könnte, kann von einer solchen Zu-

stimmung nicht ausgegangen werden. Dem Patentinhaber wird nämlich durch

eine solche Maßnahme sein Recht genommen, frei über die Bedingungen zu

entscheiden, unter denen er sein Erzeugnis in den Verkehr bringen will (EuGH,

aaO - Pharmon).

Nach dem unstreitigen Sachverhalt hat die Klägerin beim Spani-

schen Patentamt von ihr unterzeichnete Lizenzvertragsurkunden eingereicht,

die das Patentamt an I. weitergeleitet hat und die von I. gegengezeichnet

worden sind. Die Klägerin hat dazu vorgetragen, sie habe Ende 1986 die Ver-

tragsangebote unterbreitet, weil ihr der Verlust ihrer spanischen Patente wegen

Nichtausübung gedroht habe. Die 1983 beantragte Arzneimittelzulassung von

Enalapril in Spanien habe sie erst 1988 erhalten. Zwar habe sie Enalapril in

Irland und Frankreich produziert und nach Spanien exportiert. Den Import eines

in einem anderen Mitgliedstaat hergestellten Erzeugnisses habe das Spani-

sche Patentamt jedoch zum damaligen Zeitpunkt nicht als Ausübung der spani-

schen Patente anerkannt. Sie, die Klägerin, habe das Spanische Patentamt

ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die unterzeichneten Verträge nur für den

Fall eingereicht worden seien, daß die Behörde ihr Vorbringen zurückweise,

über eine rechtmäßige Entschuldigung für die Nichtausübung der Patente zu

verfügen. Ohne über diesen Antrag zu entscheiden, habe das Spanische Pa-

tentamt I. die Verträge zugestellt.

Hiernach wird es darauf ankommen, ob die Verträge nach dem für sie

maßgeblichen Recht trotz des von der Klägerin gegenüber dem Patentamt er-

- 28 -

klärten Vorbehalts wirksam zustande gekommen sind. Dazu wird das Beru-

fungsgericht gegebenenfalls Feststellungen zu treffen haben. Dem von der Be-

klagten als Anl. B 37/37a vorgelegten endgültigen Schiedsspruch des von der

Klägerin angerufenen Internationalen Schiedsgerichts der Internationalen Han-

delskammer ist hierzu zu entnehmen, daß das Schiedsgericht in einem Teil-

schiedsspruch vom 17. Dezember 1996 den Antrag der Klägerin als unbegrün-

det zurückgewiesen hat, die Lizenzvereinbarungen mit I. für nicht bestehend

zu erklären, während das Schiedsgericht in dem endgültigen Schiedsspruch

vom (nicht mitgeteilten) Datum der Bekanntgabe dieses Spruchs an die Lö-

schung ("la extinción") der zwischen der Klägerin und I. unterzeichneten Li-

zenzvereinbarungen erklärt.

Dagegen wird eine Zustimmung der Klägerin zur Benutzung der

Erfindung durch I. nicht deshalb verneint werden können, weil die Klägerin die

Lizenzverträge nur im Hinblick auf die drohende Aberkennung ihrer Pa-

tentrechte geschlossen hat. Das macht die mit den Lizenzverträgen erteilte Zu-

stimmung zur Benutzung der Erfindung nicht unwirksam. Nach dem Stand des

Gemeinschaftsrechts zum maßgeblichen Zeitpunkt war es Sache des nationa-

len Gesetzgebers, die Bedingungen und Modalitäten des durch das Patent ver-

liehenen Schutzes festzulegen, und es stand ihm frei, die Nichtausübung oder

unzureichende Ausübung des Patents zu sanktionieren. Ein Mitgliedstaat ver-

letzte lediglich seine Verpflichtungen aus Art. 30 EWGV, wenn er die Erteilung

von Zwangslizenzen für den Fall zuließ, daß ein Patent nicht in Form einer

Produktion im Inland, sondern in Form von Einfuhren aus anderen Mitglied-

staaten ausgeübt wurde (EuGH, Slg. 1992, 777 - Kommission/Italien; Slg.

1992, 829 = GRUR Int. 1994, 227 - Kommission/Vereinigtes Königreich). Da-

- 29 -

nach kann der Zustimmung des Patentinhabers aber nicht deshalb die Er-

schöpfungswirksamkeit abgesprochen werden, weil sie unter dem "Zwang" er-

teilt worden ist, das Erlöschen des Patentschutzes wegen Nichtausübung ab-

zuwenden. Dies muß auch dann gelten, wenn die Anwendung der Vorschriften

über die Sanktionierung der Nichtausübung oder unzureichenden Ausübung

des Patents durch die nationalen Behörden in nicht gemeinschaftsrechtskon-

former Weise erfolgt ist. Denn der Vertragspartner, dem die Zustimmung erteilt

worden ist, und Dritte, die von diesem patentgemäße Erzeugnisse beziehen,

müssen sich auf die erteilte Zustimmung verlassen können, solange diese nicht

selbst fehlerhaft ist. Insbesondere muß dies für eine Zustimmung gelten, die

vor den EuGH-Entscheidungen vom 18. Februar 1992 erteilt worden ist und

von der daher nicht gesagt werden kann, daß sie durch eine für Dritte ohne

weiteres erkennbar gemeinschaftsrechtswidrige Praxis erzwungen worden sei.

Auch die Klägerin hat in ihrer mit der Anl. K 35 vorgelegten Eingabe an

das Spanische Patentamt vom 4. November 1986 nicht gemeinschaftsrechtlich

argumentiert, sondern geltend gemacht, daß sie aufgrund objektiver Schwierig-

keiten technischer und rechtlicher Natur eine legitime Entschuldigung i.S.d.

Art. 87 des Spanischen Patentgesetzes von 1986 für die Nichtausübung der

Patente habe. Wenn das Spanische Patentamt darauf nicht eingegangen ist,

die Klägerin es jedoch unterlassen hat, rechtliche Schritte gegen den drohen-

den Verlust ihrer Patentrechte zu unternehmen, und statt dessen - wirksam -

die Vereinbarungen mit I. geschlossen hat, wird sie sich gegenüber dieser

und jedem Dritten, der von I. unter den Lizenzverträgen produzierte Erzeug-

nisse bezogen hat, an der erteilten Zustimmung festhalten lassen müssen.

- 30 -

VI.

Soweit die Kostenentscheidung des Berufungsgerichts darauf be-

ruht, daß sie der Beklagten nach § 91a ZPO die Kosten des übereinstimmend

für erledigt erklärten Teils des Rechtsstreits auferlegt hat, ist sie der Nachprü-

fung durch das Revisionsgericht nicht zugänglich (BGHZ 113, 362, 363 f.;

Sen.Urt. v. 7.3.2001 - X ZR 176/99, GRUR 2001, 770 - Kabeldurchführung II);

das Berufungsgericht bleibt deshalb hieran bei seiner erneuten Entscheidung

über die Kosten des ersten und zweiten Rechtszuges gebunden.

Melullis

Jestaedt

Scharen

Mühlens

Meier-Beck