Urteil des BGH, Az. I ZR 244/99

BGH (in den verkehr bringen, marke, eugh, verpackung, verkehr, umpacken, arzneimittel, deutschland, auskunftserteilung, vernichtung)
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 244/99
Verkündet am:
11. Juli 2002
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
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Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-
handlung vom 28. März 2002 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Starck, Pokrant und
Dr. Schaffert
für Recht erkannt:
Die Revision gegen das Urteil des Hanseatischen Oberlandesge-
richts Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 2. September 1999 wird auf Ko-
sten der Beklagten zurückgewiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Klägerin ist Inhaberin der für pharmazeutische Erzeugnisse eingetra-
genen Marke "Berodual", unter der sie gegenwärtig in Deutschland ein Mittel
zur Behandlung von chronischen Atemwegserkrankungen in der Verpackungs-
größe N 3 vertreibt.
Die Beklagte hat "Berodual" in den Größen 10 ml und 15 ml aus Spanien
und Portugal importiert, in neu hergestellte, mit der Marke "Berodual" versehe-
ne Packungen der Größe N 3 (3x10 ml und 2x15 ml) umgepackt und in
Deutschland vertrieben. Seitdem sie von der Klägerin abgemahnt worden ist,
bringt sie das importierte Mittel in Bündelpackungen in den Verkehr.
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Die Klägerin sieht in der Verwendung der neu hergestellten Verpackun-
gen eine Markenverletzung. Sie hat beantragt,
I. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin Auskunft zu erteilen,
in welchem Umfang sie mit "Berodual" bezeichnete Arznei-
mittel aus Ländern der Europäischen Union und/oder des
Europäischen Wirtschaftsraums in Deutschland in nicht von
der Originalherstellerin stammenden Verpackungen ange-
boten und/oder in den Verkehr gebracht hat und/oder zu die-
sen Zwecken besitzt, durch Vorlage eines chronologisch ge-
ordneten Verzeichnisses, aus dem sich ergeben muß: Lie-
ferzeitpunkt, Liefermenge, Abgabepreis gegenüber allen et-
waigen gewerblichen Abnehmern sowie der bei Auskunfts-
erteilung vorhandene Bestand der solchermaßen verpackten
Ware und sonstiger solchermaßen gekennzeichneter Ver-
packungsmaterialien;
II. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin
allen Schaden zu ersetzen, der dieser aus den Handlungen
gemäß Ziffer I. entstanden ist und noch entstehen wird;
III. die Beklagte zu verurteilen, die in ihrem Besitz oder Eigen-
tum befindlichen und in Ziffer I. bezeichneten Verpackungs-
mittel an einen von der Klägerin zu bestimmenden Gerichts-
vollzieher zum Zwecke der Vernichtung herauszugeben.
Die Beklagte ist dem entgegengetreten.
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Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt.
Die Berufung der Beklagten ist erfolglos geblieben.
Mit der Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt
die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag weiter.
Entscheidungsgründe:
I. Das Berufungsgericht hat in den angegriffenen Handlungen der Be-
klagten eine Markenverletzung gesehen, die die geltend gemachten Ansprüche
auf Auskunftserteilung, Feststellung der Schadensersatzpflicht und Vernichtung
auslöse. Hierzu hat es ausgeführt:
Das angegriffene Verhalten sei unbeschadet einer gemeinschaftsrechtli-
chen Erschöpfung des Markenrechts oder eines Verstoßes gegen (jetzt) Art. 28,
30 EG eine Markenverletzung im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.
Eine Erschöpfung des Markenrechts sei nicht eingetreten, weil sich die
Markeninhaberin der Benutzung ihrer Marke aus berechtigten Gründen wider-
setzen dürfe. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen
Gemeinschaften gehöre zu den notwendigen Voraussetzungen für den Eintritt
der Erschöpfung, daß das Umpacken in eine neue äußere Verpackung erfor-
derlich sei, um das Arzneimittel im Einfuhrland vertreiben zu können. Sei es
dem Parallelimporteur möglich, eine im Einfuhrmitgliedstaat vertriebsfähige
Packung zu schaffen, indem er auf der Originalpackung neue Etiketten anbrin-
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ge, könne sich der Markeninhaber weitergehenden Maßnahmen, wie sie in ei-
ner neuen äußeren Verpackung lägen, widersetzen. Hieraus sei der Grundsatz
zu entnehmen, daß der Parallelimporteur gehalten sei, so wenig wie möglich in
das Kennzeichnungsrecht des Markeninhabers einzugreifen.
Das Umpacken in die neue äußere Verpackung "Berodual" zu Pak-
kungsgrößen N 3 mit dem Inhalt von entweder 2x15 ml oder 3x10 ml sei nicht
erforderlich, weil die Originalpackungen sich unbedenklich zu Doppel- oder
Dreier-Packungen bündeln ließen. Eine derartige Bündelung sei nicht "unor-
dentlich", sie werde von der Beklagten auch seit der Abmahnung tatsächlich
praktiziert. Eine neu hergestellte Verpackung möge in gewisser Hinsicht an-
sprechender sein. Das erhebliche wirtschaftliche Interesse der Beklagten, sich
mit einer solchen Verpackung als Vertriebsunternehmen besser darstellen zu
können, sei gegenüber den Interessen des Markeninhabers nicht vorrangig, es
betreffe nicht den der Beklagten zu gewährleistenden freien Warenverkehr als
solchen.
Es sei wahrscheinlich, daß der Klägerin durch den Vertrieb des Arznei-
mittels in der neu hergestellten Verpackung ein Schaden entstanden sei. Die
Meinung der Beklagten, nur im Fall echter Herkunftstäuschungen seien mar-
kenrechtliche Sekundäransprüche gegeben, habe im Gesetz keinen Ausdruck
gefunden.
II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben
keinen Erfolg.
1. Die Rüge, das Berufungsgericht habe gegen § 543 Abs. 2 ZPO a.F.
verstoßen, indem es den Tatbestand des Berufungsurteils so kurz gefaßt habe,
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daß ihm der zugrunde liegende Streitstoff nicht entnommen werden könne,
bleibt ohne Erfolg. Das Berufungsgericht hat im Tatbestand in zulässiger Weise
auf den Tatbestand des landgerichtlichen Urteils Bezug genommen und sich im
Übrigen in den Entscheidungsgründen mit dem Vortrag der Beklagten in der
Berufungsinstanz in einer Weise auseinandergesetzt, daß der Streitstoff für das
Revisionsgericht ohne weiteres erkennbar ist.
2. Nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zu-
stimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein mit einer Marke
identisches Zeichen für Waren zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind,
für die die Marke Schutz genießt. Diesen gesetzlichen Tatbestand verwirklicht
die Beklagte dadurch, daß sie das importierte Präparat "Berodual" nach der
Vornahme bestimmter Veränderungen, insbesondere dem Umpacken in neu
hergestellte äußere Verpackungskartons, als "Berodual N 3" vertreibt (§ 14
Abs. 3 Nr. 1 und 2 MarkenG).
Der markenrechtliche Schutz greift allerdings nicht durch, wenn das Mar-
kenrecht erschöpft ist (§ 24 Abs. 1 MarkenG). Das hat das Berufungsgericht
rechtsfehlerfrei verneint.
a) Die Bestimmung des § 24 MarkenG beruht auf der entsprechenden
Regelung in Art. 7 MarkenRL. Die hierzu ergangene Rechtsprechung des Ge-
richtshofs der Europäischen Gemeinschaften ist deshalb zur Auslegung des
§ 24 MarkenG heranzuziehen (BGH, Urt. v. 19.10.2000 - I ZR 89/98, GRUR
2001, 422, 423 = WRP 2001, 549 - ZOCOR; Urt. v. 29.3.2001 - I ZR 263/98,
GRUR 2002, 57, 58 = WRP 2001, 1326 - Adalat).
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In der Entscheidung "Bristol-Myers Squibb" hat der Gerichtshof dem Re-
oder Parallelimporteur von Arzneimitteln unter bestimmten Voraussetzungen
zugestanden, die Ware um- oder neu zu verpacken und anschließend in den
Verkehr zu bringen (EuGH, Urt. v. 11.7.1996 - verb. Rs. C-427/93, C-429/93
und C-436/93, Slg. 1996, I-3457 = GRUR Int. 1996, 1144 = WRP 1996, 880;
vgl. auch EuGH, Urt. v. 12.10.1999 - Rs. C-379/97, Slg. 1999, I-6927, 6964
Tz. 27, 28 = WRP 1999, 1264 - Pharmacia & Upjohn). Danach ist der Eintritt der
Erschöpfung des Rechts aus der Marke nur für solche bestimmten Waren (vgl.
EuGH, Urt. v. 1.7.1999 - Rs. C-173/98, Slg. 1999, I-4103 Tz. 20 = GRUR Int.
1999, 870 = WRP 1999, 803 - Docksides/Sebago) anzunehmen, die vom Mar-
keninhaber oder mit seiner Zustimmung "unter dieser Marke" in der Gemein-
schaft in den Verkehr gebracht worden sind und bei denen fünf Bedingungen,
die kumulativ erfüllt sein müssen, gegeben sind: (1) Die Geltendmachung der
Rechte aus der Marke dient nicht einer künstlichen Abschottung der Märkte. (2)
Der Originalzustand des Arzneimittels, zum Beispiel in einem Blisterstreifen,
wird von den Veränderungen, die der Importeur oder sein Lieferant vornimmt,
nicht berührt, was auch mittelbar dadurch geschehen kann, daß ein neuer Bei-
packzettel lückenhaft ist oder unrichtige Angaben enthält. (3) Auf der Verpak-
kung müssen sowohl das die Umverpackung vornehmende Unternehmen als
auch der Hersteller genannt sein. (4) Das umgepackte Arzneimittel darf nicht so
aufgemacht sein, daß der Ruf der Marke geschädigt wird. (5) Der Importeur
muß den Markeninhaber vorab vom Feilhalten des umgepackten Arzneimittels
unterrichten und ihm auf Verlangen ein Muster liefern. Diese zuletzt genannte
Voraussetzung soll den Markeninhaber in die Lage versetzen nachzuprüfen, ob
die vom Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften im übrigen aufgestell-
ten Voraussetzungen einer Erschöpfung vorliegen oder nicht (vgl. BGH GRUR
2001, 422, 423 - ZOCOR; BGH GRUR 2002, 57, 58 - Adalat).
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b) Das Berufungsgericht hat eine künstliche Abschottung der Märkte
durch die Klägerin verneint. Ob eine solche vorliegt, beurteilt sich, wie das Be-
rufungsgericht zutreffend angenommen hat, nach objektiven Kriterien und nicht
danach, ob der Parallelimporteur eine darauf gerichtete Absicht des Markenin-
habers nachweist (BGH, Urt. v. 11.7.2002 - I ZR 219/99 - Zantac/Zantic, Umdr.
S. 13; EuGH Slg. 1996, I-3457 Tz. 57 - Bristol-Myers Squibb; vgl. auch EuGH
Slg. 1999, I-6927, 6968 Tz. 39, 41 - Pharmacia & Upjohn). Dabei ist zu untersu-
chen, ob im Zeitpunkt des Vertriebs bestehende Umstände den Parallelimpor-
teur objektiv dazu zwingen, eine neue äußere Verpackung zu verwenden, um
die betreffende Ware im Einfuhrmitgliedstaat in den Verkehr bringen zu können.
c) Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Beru-
fungsgerichts, ein Umpacken des Arzneimittels in neue Kartons der Größe N 3
sei zum Vertrieb im Inland nicht erforderlich.
aa) Hier kann die Erforderlichkeit zwar nicht schon unter Hinweis darauf
verneint werden, daß der Beklagten bereits mit den Packungsgrößen zu 10 ml
oder zu 15 ml, die es in Spanien und Portugal gibt, ein ausreichender Marktzu-
tritt zum deutschen Markt eröffnet sei. Denn es läge eine unzulässige Abschot-
tung der Märkte vor, wenn der Importeur die Ware nur auf einem beschränkten
Marktsegment vertreiben dürfte (vgl. EuGH Slg. 1996, I-3457, 3535 Tz. 54
- Bristol-Myers Squibb; Schlußanträge des Generalanwalts Francis G. Jacobs v.
12.7.2001 in den Rechtssachen C-443/99 - Merck, Sharp & Dohme ./. Paranova
und C-143/00 - Boehringer Ingelheim ./. Swingward u.a., Tz. 116).
Entgegen der Ansicht der Revision führt der Umstand, daß es die Pak-
kungsgröße zu 30 ml in den Ausfuhrmitgliedstaaten Spanien und Portugal nicht
gibt, aber auch nicht schon dazu, daß die Herstellung neuer äußerer Verpak-
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kungen für diese Verpackungsgröße jedenfalls als notwendig anzusehen wäre.
Dies hängt vielmehr davon ab, ob und inwieweit die importierten Arzneimittel
durch weniger einschneidende Maßnahmen in Deutschland verkehrsfähig ge-
macht werden können.
bb) Das Berufungsgericht hat angenommen, daß in Deutschland ver-
kehrs- und vertriebsfähige Packungsgrößen N 3 ohne weiteres durch ein Bün-
deln zweier Originalpackungen zu 15 ml oder dreier Originalpackungen zu
10 ml und das Aufbringen neuer Etiketten geschaffen werden können (BGH,
Urt. v. 11.7.2002 - I ZR 219/99 - Zantac/Zantic, Umdr. S. 16; vgl. dazu auch
EuGH Slg. 1996, I-3457, 3535 Tz. 55 - Bristol-Myers Squibb; Schlußanträge
des Generalanwalts Francis G. Jacobs v. 12.7.2001 in den Rechtssachen C-
443/99 - Merck, Sharp & Dohme ./. Paranova und C-143/00 - Boehringer Ingel-
heim ./. Swingward u.a., Tz. 111).
Das Berufungsgericht hat dazu ausgeführt, daß derartige Bündelpackun-
gen in einer Weise gestaltet werden könnten, daß der Beklagten die Vertriebs-
möglichkeit verbleibe, eine eventuell geringere Akzeptanz betreffe nicht den
freien Marktzutritt als solchen. Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg.
Das Umpacken in neu hergestellte Kartons kann nicht schon dann als
erforderlich im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen
Gemeinschaften angesehen werden, wenn aufgrund bloßer Vorlieben der Ver-
braucher neue Verpackungen des Parallellimporteurs häufiger verkauft werden
als Bündelpackungen (vgl. Schlußanträge des Generalanwalts Francis G. Ja-
cobs v. 12.7.2001 in den Rechtssachen C-443/99 - Merck, Sharp & Dohme ./.
Paranova und C-143/00 - Boehringer Ingelheim ./. Swingward u.a., Tz. 110).
Allein in dem Fall, daß die Abneigung der Verbraucher gegen Bündelpackungen
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derart ausgeprägt und weit verbreitet ist, daß sie sich beispielsweise auch auf
die Verschreibungspraktiken der Ärzte oder die Einkaufspraktiken der Apothe-
ken auswirkt und ein tatsächlicher Zugang des Parallelimporteurs zum Markt
deshalb nicht gewährleistet ist, kann das Umpacken in neu hergestellte Kartons
als objektiv erforderlich angesehen werden (vgl. Schlußanträge des Gene-
ralanwalts Francis G. Jacobs v. 12.7.2001 in den Rechtssachen C-443/99
- Merck, Sharp & Dohme ./. Paranova und C-143/00 - Boehringer Ingelheim ./.
Swingward u.a., Tz. 110; ebenso jetzt: EuGH, Urt. v. 23.4.2002 - Rs. C-443/99
und C-143/00, WRP 2002, 673 und 666 unter Anknüpfung an die Argumentati-
on des Generalanwalts Jacobs).
Insoweit ist das Berufungsgericht in nicht zu beanstandender tatrichterli-
cher Würdigung des Sachverhalts davon ausgegangen, daß das Interesse der
Beklagten an dem Vertrieb der Arzneimittel in neu hergestellten Kartons vor
allem in der besseren Darstellungsmöglichkeit einschließlich der Beifügung des
eigenen Firmenlogos und besonderer Farb- und Formgestaltungen des neuen
Umkartons liege, nicht aber den Marktzugang der Beklagten als solchen be-
treffe.
3. Ohne Erfolg macht die Revision gegenüber der Verurteilung zur Aus-
kunftserteilung und der Feststellung der Schadensersatzpflicht geltend, ein
durch die Markenverletzung adäquat kausaler Schaden könne der Klägerin
nicht entstanden sein. Das trifft nicht zu. Die Klägerin kann wegen der erfolgten
und vom Berufungsgericht unangefochten für fahrlässig erachteten Markenver-
letzung durch die Beklagte Schadensersatz verlangen. Das Berufungsgericht
hat auch rechtsfehlerfrei angenommen, daß ein Schadenseintritt wahrscheinlich
sei. Anhaltspunkte dafür, daß ein Schaden durch die angegriffene Markenver-
letzung nicht entstanden sei, sind von der Revision nicht dargetan und auch
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sonst nicht ersichtlich. Das reicht aus, um die Feststellung der Schadensersatz-
pflicht zu treffen und die Beklagte, wie geschehen, zur Auskunftserteilung zu
verurteilen.
4. Gegen die Verurteilung betreffend die Vernichtung des Verpackungs-
materials (§ 18 MarkenG) wendet sich die Revision nicht mit eigenen Rügen.
Rechtsfehler sind auch insoweit nicht zu erkennen. Insbesondere begegnet die
Verurteilung zur Vernichtung lediglich des Verpackungsmaterials und nicht
(auch) der importierten Arzneimittel unter dem Gesichtspunkt der Verhältnis-
mäßigkeit keinen durchgreifenden Bedenken.
III. Demnach war die Revision mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO
zurückzuweisen.
Erdmann
v. Ungern-Sternberg
Starck
Pokrant
Schaffert