Urteil des BGH, Az. I ZR 35/00

Leitsatzentscheidung
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 35/00
Verkündet am:
11. Juli 2002
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk:
ja
BGHZ
: nein
BGHR : ja
Aspirin
MarkenG § 4 Nr. 2, § 14 Abs. 2 Nr. 1; EG Art. 28, Art. 30
Ist ein Umpacken von parallel importierten Arzneimitteln in neu hergestellte
Verpackungen unter Wiederanbringung der ursprünglichen Marke erforderlich,
um einer künstlichen Abschottung der Märkte entgegenzuwirken, kann dem
Parallelimporteur darüber hinaus auch die erneute Anbringung der Original-
aufmachung selbst dann nicht verboten werden, wenn diese ihrerseits Schutz
als Benutzungsmarke i.S. von § 4 Nr. 2 MarkenG genießt.
- 2 -
BGH, Urt. v. 11. Juli 2002 - I ZR 35/00 - OLG Frankfurt am Main
LG Frankfurt am Main
- 3 -
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-
handlung vom 11. Juli 2002 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann
und die Richter Prof. Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und Dr. Büscher
für Recht erkannt:
Die Revision der Beklagten gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des
Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 16. Dezember 1999
wird zurückgewiesen.
Auf die Revision der Klägerin wird das genannte Urteil im Kosten-
punkt und insoweit aufgehoben, als der Widerklage stattgegeben
worden ist.
Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweiten Ver-
handlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revisionen,
an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
- 4 -
Tatbestand:
Die Klägerin stellt die Arzneimittel "Aspirin plus C Brausetabletten", "As-
pirin Tabletten" und "Resochin Filmtabletten" her und vertreibt sie in Deutsch-
land in Umverpackungen, die - wie unstreitig geworden ist - im Inland jeweils
die Voraussetzungen für eine Verkehrsgeltung gemäß § 4 Nr. 2 MarkenG er-
füllen.
Die Klägerin oder mit ihr verbundene Unternehmen vertreiben die ge-
nannten Arzneimittel auch in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Ge-
meinschaft. So wird "Aspirine-C" (dort in Packungseinheiten von 20 Tabletten)
in Belgien, "Aspirin" (dort in Packungseinheiten von 20 Tabletten) in Grie-
chenland und "Resochin" (dort in Packungseinheiten von 50 Tabletten) in Spa-
nien vertrieben, die jeweiligen Verpackungsaufmachungen weichen von denje-
nigen in Deutschland zum Teil geringfügig ab.
Die Beklagte importiert die erwähnten Arzneimittel aus den genannten
Ländern nach Deutschland. Die hier zugelassenen Packungsgrößen N 2 (Inhalt
40 Stück) für "Aspirin plus C" und N 3 (Inhalt 100 Stück) für "Aspirin" und "Re-
sochin" sind in den jeweiligen Exportländern nicht verfügbar. Die Beklagte ver-
wendet daher für diese Packungsgrößen neue Umverpackungen, in die sie die
entsprechende Arzneimittelmenge einlegt.
Die Klägerin hat geltend gemacht, die Beklagte greife mit den beanstan-
deten Verpackungen in die Rechte ihrer, der Klägerin, Ausstattungsmarken ein.
Auf eine Erschöpfung könne die Beklagte sich schon deshalb nicht berufen,
- 5 -
weil die Ausstattung der von ihr verwendeten eigenen Umverpackungen nicht
vollständig identisch mit denjenigen Verpackungsgestaltungen sei, unter denen
sie, die Klägerin, die Arzneimittel in den Verkehr gebracht habe. Im übrigen
könne sie sich jedenfalls dem Vertrieb aus berechtigten Gründen widersetzen,
da die vom Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften entwickelten
Grundsätze über das Umpacken und die Neukennzeichnung von Arzneimitteln
nur auf die Bezeichnung des Mittels, nicht aber auch auf Ausstattungsmarken
anzuwenden seien. Für einen ungehinderten Vertrieb der importierten Arznei-
mittel sei es nicht erforderlich, die neuen Umverpackungen neben der Original-
bezeichnung auch noch mit der Originalaufmachung zu versehen.
Die Klägerin hat beantragt,
I.
die Beklagte unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verur-
teilen, es zu unterlassen,
1. das Arzneimittel "Aspirine-C" in der im Klageantrag wieder-
gegebenen Verpackung anzubieten und/oder zu vertreiben
und/oder zu bewerben und/oder anbieten und/oder vertrei-
ben und/oder bewerben zu lassen;
2. das Arzneimittel "Aspirin" 100 Tabletten in der im Klagean-
trag wiedergegebenen Verpackung anzubieten und/oder zu
vertreiben und/oder zu bewerben und/oder anbieten und/
oder vertreiben und/oder bewerben zu lassen;
- 6 -
3. das Arzneimittel "Resochin" in der im Klageantrag wiederge-
gebenen Verpackung anzubieten und/oder zu vertreiben
und/oder zu bewerben und/oder anbieten und/oder vertrei-
ben und/oder bewerben zu lassen;
II. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin darüber Auskunft zu
erteilen, in welchem Umfang sie Handlungen gemäß Ziffer I 1,
2 und 3 vorgenommen hat, und zwar unter Bekanntgabe der
Namen und Anschriften der Lieferanten, der gewerblichen Ab-
nehmer oder deren Auftraggeber sowie über die Menge der
bezogenen, ausgelieferten oder bestellten Arzneimittel;
III. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin
denjenigen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die in Ziffer I
1-3 bezeichneten Handlungen entstanden ist.
Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat geltend gemacht, sie sei
nach den markenrechtlichen Erschöpfungsregeln berechtigt, auf den von ihr
verwendeten neuen Umverpackungen auch die jeweilige ursprüngliche Aus-
stattung (erneut) zu benutzen; insbesondere könne sie in den streitgegen-
ständlichen Fällen nicht zu einer neutralen Verpackung gezwungen werden,
während sie in den Fällen, in denen die Packungsgröße im Inland und im Ex-
portland gleich sei, nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäi-
schen Gemeinschaften gehalten sei, in die Originalverpackung - einschließlich
ihrer Aufmachung - so wenig wie möglich einzugreifen. Daß die von ihr ge-
wählte Verpackungsgestaltung mit der Originalverpackung nicht in allen Ein-
- 7 -
zelheiten übereinstimme, schade nicht, zumal dadurch dem Verkehr die Unter-
scheidung von Importpackung und Originalpackung erleichtert werde.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.
Im Berufungsverfahren haben die Parteien den Rechtsstreit hinsichtlich
des Unterlassungsantrags übereinstimmend für erledigt erklärt, nachdem die
Beklagte eine Unterlassungserklärung zu den in erster Instanz beanstandeten
Verpackungen abgegeben hat.
Die Klägerin hat ihr Auskunfts- und Feststellungsbegehren weiterver-
folgt.
Die Beklagte ist dem weiterhin entgegengetreten und hat im Wege der
Widerklage beantragt,
festzustellen, daß die Klägerin nicht berechtigt ist, von der Beklag-
ten zu verlangen, es zu unterlassen,
1. das aus Belgien importierte Arzneimittel "Aspirine-C" in der Pak-
kungsgröße zu 40 Brausetabletten (N 2) in neu angefertigte Um-
kartons umzupacken, welche die im Lieferland Belgien übliche
Packungsaufmachung, wie in der Anlage W 1 zum Schriftsatz
des Beklagtenvertreters vom 7. Mai 1999 wiedergegeben, auf-
weisen und in der Bundesrepublik Deutschland in diesen Um-
kartons in Verkehr zu bringen;
- 8 -
2. das aus Griechenland importierte Arzneimittel "Aspirin" in der
Packungsgröße zu 100 Tabletten (N 3) in neu angefertigte Um-
kartons umzupacken, welche die im Lieferland Griechenland üb-
liche Packungsaufmachung, wie in der Anlage W 2 zum Schrift-
satz des Beklagtenvertreters vom 7. Mai 1999 wiedergegeben,
aufweisen und in diesen Umkartons in der Bundesrepublik
Deutschland in Verkehr zu bringen;
3. das aus Spanien importierte Arzneimittel "Resochin" in der Pak-
kungsgröße zu 100 Filmtabletten (N 3) in neu angefertigte Um-
kartons umzupacken, welche die im Lieferland Spanien übliche
Packungsaufmachung, wie in der Anlage W 3 zum Schriftsatz
des Beklagtenvertreters vom 7. Mai 1999 wiedergegeben, auf-
weisen und in diesen Umkartons in der Bundesrepublik
Deutschland in Verkehr zu bringen,
ungeachtet der möglichen Angreifbarkeit der Verpackungsge-
staltungen aufgrund nicht ausreichender/irreführender, falscher
oder nicht im Einklang mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs
der Europäischen Gemeinschaften stehender weiterer notwen-
diger Angaben auf der Verpackung.
Die Klägerin ist dem entgegengetreten.
Das Berufungsgericht hat die Beklagte antragsgemäß zur Auskunftser-
teilung verurteilt und ihre Schadensersatzpflicht festgestellt. Auf die Widerkla-
ge hat es die beantragte Feststellung getroffen.
- 9 -
Mit ihren Revisionen, deren Zurückweisung sie wechselseitig beantra-
gen, verfolgen die Parteien ihre jeweiligen in der Berufungsinstanz gestellten
Anträge weiter.
Entscheidungsgründe:
I. Das Berufungsgericht hat die Klage und die Widerklage für begründet
erachtet. Dazu hat es ausgeführt:
Das erforderliche Feststellungsinteresse für die als Widerklage erhobe-
ne negative Feststellungsklage sei gegeben, weil sich die Klägerin eines Un-
terlassungsanspruchs gegen die Beklagte mit dem Inhalt und Umfang berüh-
me, wie er im Feststellungsantrag wiedergegeben sei.
Diese Feststellungsklage sei auch begründet, weil der Klägerin ein mar-
kenrechtlicher Unterlassungsanspruch in dem bezeichneten Umfang nicht zu-
stehe. Zwar sei die Klägerin angesichts der unstreitigen Verkehrsgeltung ihrer
Ausstattungen Inhaberin entsprechender Benutzungsmarken i.S. von § 4 Nr. 2
MarkenG. Die beanstandeten, für identische Waren vorgesehenen Packungen
griffen auch in die durch diese Ausstattungsmarken begründeten Rechte nach
§ 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG ein; die Ausstattung des aus Spanien impor-
tierten "Resochin" sei mit der im Inland geschützten Ausstattung der Klägerin
identisch, die Ausstattungen der aus Belgien importierten "Aspirine-C" und des
aus Griechenland importierten "Aspirin" seien mit den Ausstattungsmarken der
- 10 -
Klägerin wegen der großen Ähnlichkeit verwechslungsfähig. Die Markenrechte
der Klägerin seien jedoch erschöpft, da die beanstandeten Import-Arzneimittel
von der Klägerin selbst oder mit ihrer Zustimmung von Dritten unter der ge-
schützten Ausstattungsmarke in einem Mitgliedstaat der Europäischen Ge-
meinschaft in den Verkehr gebracht worden seien und auch kein Fall vorliege,
in dem sich die Markeninhaberin dem weiteren Vertrieb der Waren aus berech-
tigten Gründen widersetzen könne.
Der Anwendung der Erschöpfungsvorschrift des § 24 MarkenG stehe
zunächst nicht entgegen, daß - wie im Falle der Arzneimittel "Aspirine-C" und
"Aspirin" - die Ausstattungen, unter denen die Arzneimittel in Belgien bzw.
Griechenland mit Zustimmung der Klägerin in den Verkehr gebracht und so von
der Beklagten importiert und für den Vertrieb im Inland vorgesehen worden
seien, mit der inländischen Benutzungsmarke nicht vollständig identisch seien;
denn der Erschöpfungseinwand könne auch bezüglich solcher vom Markenin-
haber selbst in den Verkehr gebrachter Waren erhoben werden, deren Kenn-
zeichen von dieser Marke zwar abwichen, ihr aber verwechselbar nahekämen.
Da die Beklagte die von ihr verwendeten Umverpackungen mit densel-
ben Ausstattungen versehe, unter denen die Arzneimittel zuvor mit Zustim-
mung der Klägerin in den Verkehr gesetzt worden seien, lägen die Tatbe-
standsvoraussetzungen einer Erschöpfung des Markenrechts vor. Denn nach
der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs unterliege auch das
Kennzeichnungsrecht des Markeninhabers grundsätzlich der Erschöpfung.
Dem Parallelimporteur sei es daher jedenfalls nicht von vornherein verwehrt,
etwa nach Umpacken der Arzneimittel in einen neuen Umkarton diesen (er-
neut) mit der schon auf der importierten Verpackung angebrachten Marke zu
- 11 -
versehen. Da in einer solchen Wiederkennzeichnung eine erhöhte Gefahr für
die Garantiefunktion der Marke liege, stünden dem Markeninhaber verhältnis-
mäßig weitgehende Befugnisse zu, um seine Interessen gegenüber den Belan-
gen des freien Warenverkehrs wahren zu können. Auch mit Rücksicht auf die-
se besondere Interessenlage seien jedoch keine "berechtigten Gründe" der
Klägerin gegeben, sich dem Vertrieb der importierten Arzneimittel in einer von
der Beklagten hergestellten und von ihr mit der Originalausstattung versehe-
nen Umverpackung zu widersetzen.
Die Voraussetzungen, unter denen der Europäische Gerichtshof die
Wiederkennzeichnung umgepackter Arzneimittel mit der ursprünglichen Wort-
marke für zulässig halte, seien unstreitig erfüllt. Insbesondere wäre es der Be-
klagten wegen der jeweils unterschiedlichen Packungsgrößen im Inland und in
den Exportländern nicht möglich, die importierten Arzneimittel in ihren - an die
inländischen Anforderungen angepaßten - Originalverpackungen im Inland zu
vertreiben. Diese Grundsätze seien ebenso anwendbar, wenn der Parallelim-
porteur die neue Umverpackung nicht nur erneut mit der Originalbezeichnung
(Wortmarke), sondern darüber hinaus auch wiederum mit der ursprünglichen
- markenrechtlich geschützten - Ausstattung versehe. Zwar könne die Ver-
kehrsfähigkeit des parallel importierten Arzneimittels im Inland auch mit der
Wiederanbringung der Wortmarke auf einer sonst neutralen Verpackung her-
beigeführt werden. Bei der Prüfung der berechtigten Gründe i.S. von § 24
Abs. 2 MarkenG sei jedoch eine umfassende Abwägung der beteiligten Inter-
essen vorzunehmen. Diese führe dazu, daß der Beklagten auch die Wieder-
kennzeichnung mit der Ausstattungsmarke nicht untersagt werden könne. An-
derenfalls würden die Absatzchancen der Importarzneimittel deutlich beein-
trächtigt. Gerade wenn die Verpackungsausstattungen der Klägerin im Verkehr
- 12 -
eine solche Bekanntheit genössen, daß sie sich als Herkunftshinweis durchge-
setzt hätten, würden die Abnehmer einem Erzeugnis, das zwar die Originalbe-
zeichnung, nicht aber die bekannten Ausstattungsmerkmale aufweise, mit ei-
nem gewissen Mißtrauen begegnen. Jedenfalls könne der Eindruck entstehen,
es handele sich möglicherweise um eine besondere, mit dem im Inland ge-
wohnten Erzeugnis nicht in jeder Hinsicht vergleichbare Produktionslinie.
Diesem Nachteil auf seiten der Beklagten stünden keine überwiegenden
schützenswerten Interessen der Klägerin gegenüber, sich der Neukennzeich-
nung der Umverpackung auch mit der Ausstattungsmarke zu widersetzen. Es
sei zu berücksichtigen, daß die genannten Vorurteile des Verkehrs gegenüber
einer "neutralen" Verpackung sich auch nachteilig auf den Ruf der Klägerin
selbst auswirken könnten. Vor allem aber werde die Garantiefunktion der Aus-
stattungsmarken gerade im Hinblick auf die vom Europäischen Gerichtshof
verlangten allgemeinen Anforderungen an das Umpacken von Arzneimitteln
nicht wesentlich beeinträchtigt, wenn die Beklagte auf den neuen Verpackun-
gen auch die Ausstattungen wieder anbringe.
Die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche auf Auskunftserteilung
und Feststellung der Schadensersatzpflicht wegen des Vertriebs der drei Arz-
neimittel mit den im Urteilstenor bezeichneten Verpackungen stünden der Klä-
gerin wegen Markenverletzung zu. Die Beklagte habe insoweit in die Ausstat-
tungsmarken der Klägerin eingegriffen, weil die drei beanstandeten Verpak-
kungen mit diesen Marken wegen der großen Ähnlichkeit verwechslungsfähig
gewesen seien. Insoweit könne sich die Beklagte auch nicht mit Erfolg auf den
Erschöpfungseinwand berufen, da bereits der Tatbestand des § 24 Abs. 1
MarkenG nicht erfüllt sei. Die Beklagte habe die von ihr verwendeten Umver-
- 13 -
packungen nicht mit derselben Ausstattung versehen, unter der die Arzneimittel
zuvor mit Zustimmung der Klägerin in den Ausfuhrmitgliedstaaten in den Ver-
kehr gebracht worden seien. Vielmehr habe die Beklagte in allen drei Fällen
Änderungen der Ausstattungen vorgenommen. Die Abweichungen seien zwar
so geringfügig, daß die von der Beklagten hergestellten Kartons noch im Ver-
wechslungsbereich der geschützten Ausstattungsmarken lägen. Auch zu sol-
chen Änderungen seien Dritte jedoch generell nicht berechtigt, wenn sie unter
Berufung auf den Erschöpfungseinwand eine Neukennzeichnung umgepackter
Markenware vornehmen wollten.
Der Anspruch auf Auskunftserteilung stehe der Klägerin gemäß § 19
Abs. 1 und 2 MarkenG zu. Nach dem Wortlaut dieser Vorschriften sei der An-
spruch bei jeder Form von Markenverletzung gegeben.
Da durch die von der Beklagten jedenfalls fahrlässig begangenen Mar-
kenverletzungen der Klägerin ein Schaden entstanden sei, zu dessen Berech-
nung sie sich der Lizenzanalogiemethode bedienen könne, sei auch der Fest-
stellungsantrag begründet.
II. Auf die Revision der Klägerin wird das Berufungsurteil aufgehoben,
soweit dem Widerklageantrag stattgegeben worden ist; insoweit wird die Sache
an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Dagegen bleibt die Revision der
Beklagten ohne Erfolg.
A. Zur Widerklage (Revision der Klägerin)
- 14 -
1. Mit der Widerklage begehrt die Beklagte die Feststellung, daß bezüg-
lich der drei Arzneimittel "Aspirine-C", "Aspirin" und "Resochin", importiert aus
Belgien, Griechenland und Spanien, im Vertrieb in neu angefertigten Umkar-
tons, welche die in den Ausfuhrmitgliedstaaten übliche Packungsaufmachung
aufweisen, keine Markenverletzung liege. Hierzu ist das Berufungsgericht da-
von ausgegangen, daß bei dieser Sachverhaltsgestaltung zwar ein Eingriff i.S.
des § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG in die sich aus § 4 Nr. 2 MarkenG erge-
benden Markenrechte der Klägerin vorliege, jedoch sei Erschöpfung nach § 24
MarkenG eingetreten, weil die Importarzneimittel von der Klägerin selbst oder
mit ihrer Zustimmung von Dritten unter der geschützten Ausstattungsmarke in
einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften in den Verkehr ge-
bracht worden seien und kein Fall vorliege, in dem sich der Markeninhaber
dem weiteren Vertrieb der Waren aus berechtigten Gründen widersetzen kön-
ne. Das ist nicht frei von Rechtsfehlern.
2. Nicht zu beanstanden ist insoweit allerdings, daß das Berufungsge-
richt davon ausgegangen ist, § 24 MarkenG sei auch bezüglich Marken kraft
Verkehrsgeltung (Benutzungsmarken nach § 4 Nr. 2 MarkenG) entsprechend
dem von der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemein-
schaften zu Art. 7 MarkenRL entwickelten Verständnis, also richtlinienkonform
auszulegen. Das zieht die Revision vergeblich in Zweifel. Es trifft zwar zu, daß
die Markenrechtsrichtlinie lediglich das Recht der eingetragenen Marken har-
monisiert hat, nicht jedoch diejenigen Vorschriften, die Benutzungsmarken i.S.
von § 4 Nr. 2 MarkenG betreffen. Hieraus kann aber nicht entnommen werden,
daß markengesetzliche Vorschriften, die - wie § 24 MarkenG - sowohl für ein-
getragene als auch für nicht eingetragene (Benutzungs-)Marken gelten, je
nachdem, welche Markenart in Frage steht, unterschiedlich ausgelegt werden
- 15 -
müßten oder auch nur könnten. Vielmehr ist davon auszugehen, daß der Ge-
setzgeber des Markengesetzes derartige Vorschriften nur einheitlich verstan-
den wissen wollte (vgl. Starck, Festschrift für Piper, 1996, S. 627, 633 f.; Alt-
hammer/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 24 Rdn. 5; Fezer, Markenrecht,
3. Aufl., § 4 Rdn. 24; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 24 Rdn. 3). Der Aus-
gangspunkt des Berufungsgerichts ist deshalb insoweit nicht zu beanstanden.
3. Die Bestimmung des § 24 MarkenG beruht auf der entsprechenden
Regelung in Art. 7 MarkenRL. Die hierzu ergangene Rechtsprechung des Ge-
richtshofs der Europäischen Gemeinschaften ist deshalb zur Auslegung des
§ 24 MarkenG heranzuziehen (BGH, Urt. v. 19.10.2000 - I ZR 89/98, GRUR
2001, 422, 423 = WRP 2001, 549 - ZOCOR; Urt. v. 29.3.2001 - I ZR 263/98,
GRUR 2002, 57, 58 = WRP 2001, 1326 - Adalat).
a) In der Entscheidung "Bristol-Myers Squibb" hat der Gerichtshof dem
Re- oder Parallelimporteur von Arzneimitteln unter bestimmten Voraussetzun-
gen zugestanden, die Ware um- oder neu zu verpacken und anschließend in
den Verkehr zu bringen (EuGH, Urt. v. 11.7.1996 - Rs. C-427/93, C-429/93 und
C-436/93, Slg. 1996, I-3457 = GRUR Int. 1996, 1144 = WRP 1996, 880
- Bristol-Myers Squibb; vgl. auch Urt. v. 12.10.1999 - Rs. C-379/97, Slg. 1999,
I-6927, 6964 Tz. 27, 28 = WRP 1999, 1264 - Pharmacia & Upjohn). Danach ist
der Eintritt der Erschöpfung des Rechts der Marke nur für solche bestimmten
Waren (vgl. EuGH, Urt. v. 1.7.1999 - Rs. C-173/98, Slg. 1999, I-4103 Tz. 20 =
GRUR Int. 1999, 870 = WRP 1999, 803 - Docksides ./. Sebago) anzunehmen,
die vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung "unter dieser Marke" in der
Gemeinschaft in den Verkehr gebracht worden sind und bei denen fünf Bedin-
gungen, die kumulativ erfüllt sein müssen, gegeben sind: (1) Die Geltendma-
- 16 -
chung der Rechte aus der Marke dient nicht einer künstlichen Abschottung der
Märkte. (2) Der Originalzustand des Arzneimittels, zum Beispiel in einem Bli-
sterstreifen, wird von den Veränderungen, die der Importeur oder sein Lieferant
vornimmt, nicht berührt, was auch mittelbar dadurch geschehen kann, daß ein
neuer Beipackzettel lückenhaft ist oder unrichtige Angaben enthält. (3) Auf der
Verpackung müssen sowohl das die Umverpackung vornehmende Unterneh-
men als auch der Hersteller genannt sein. (4) Das umgepackte Arzneimittel
darf nicht so aufgemacht sein, daß der Ruf der Marke geschädigt wird. (5) Der
Importeur muß den Markeninhaber vorab vom Feilhalten des umgepackten
Arzneimittels unterrichten und ihm auf Verlangen ein Muster liefern. Diese zu-
letzt genannte Voraussetzung soll den Markeninhaber in die Lage versetzen
nachzuprüfen, ob die vom Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften im
übrigen aufgestellten Voraussetzungen einer Erschöpfung vorliegen oder nicht
(vgl. BGH GRUR 2001, 422, 423 - ZOCOR; 2002, 57, 58 - Adalat).
Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemein-
schaften gilt dies insbesondere auch für die Frage, ob die Untersagung des
Umpackens der Arzneimittel in neu hergestellte Umkartons unter Wiederan-
bringung der auf dem Originalkarton befindlichen Marke zu einer künstlichen
Abschottung der Märkte führen würde, sofern durch Anbringen neuer Etiketten,
unter Umständen auch durch die Bündelung mehrerer Originalpackungen zu
einer neuen größeren Verpackungseinheit, vertriebsfähige Packungen ge-
schaffen werden können (EuGH Slg. 1996, I-3457 Tz. 37 - Bristol-Myers
Squibb).
Das Berufungsgericht ist zu Recht davon ausgegangen, daß diese
Grundsätze nicht nur dann gelten, wenn der Parallelimporteur auf der neuen
- 17 -
Umverpackung wieder die - markenrechtlich geschützte - Originalbezeichnung
anbringt, sondern auch dann, wenn er sie mit der im Ausfuhrland verwendeten
Ausstattung versieht. Das bedeutet, daß weder die Geltendmachung einer ein-
getragenen Wortmarke i.S. des § 4 Nr. 1 MarkenG noch die einer Benut-
zungsmarke i.S. des § 4 Nr. 2 MarkenG zu einer künstlichen Abschottung der
Märkte dienen darf.
b) Die Frage der Notwendigkeit einer Wiederanbringung der im Aus-
fuhrland verwendeten Marken stellt sich allerdings nur dann, wenn überhaupt
die Herstellung einer neuen Umverpackung erforderlich ist. Das ist insbeson-
dere dann der Fall, wenn der bisherige Originalkarton nicht in zumutbarer Wei-
se durch Aufstockung und Anbringung neuer Etiketten weiter verwendet wer-
den kann und auch eine Bündelung nicht in Betracht kommt. Insoweit hat das
Berufungsgericht (BU 17) zwar festgestellt, daß es der Beklagten wegen der
jeweils unterschiedlichen Packungsgrößen im Ausfuhr- und Einfuhrland nicht
möglich gewesen sei, die importierten Arzneimittel in ihren - an die inländi-
schen Anforderungen angepaßten - Originalverpackungen im Inland zu vertrei-
ben. Die Revision rügt jedoch zu Recht, daß das Berufungsgericht keine Fest-
stellungen dazu getroffen hat, ob das Umpacken in neu hergestellte Umkartons
deshalb entbehrlich war, weil eine Bündelung möglich und zumutbar war; und
zwar hätte das aus Belgien in Packungseinheiten von 20 Tabletten importierte
"Aspirine-C" durch Verdoppelung auf die hier für "Aspirin plus C" zugelassene
Packungsgröße N 2 (Inhalt 40 Stück) gebracht werden können, das aus Spani-
en in Packungseinheiten von 50 Tabletten importierte "Resochin" ebenfalls
durch Verdoppelung auf die hier zugelassene Packungsgröße N 3 (Inhalt
100 Stück); das aus Griechenland in Packungseinheiten von 20 Tabletten ein-
- 18 -
geführte "Aspirin" hätte 5-fach zu einer 100er-Packung der Größe N 3 gebün-
delt werden können.
Das Berufungsgericht wird dem nachzugehen und zu prüfen haben, ob
sich die Verwendung solcher Bündelpackungen als ein Hemmnis erweist, das
den Marktzugang des Parallelimporteurs nicht nur unerheblich behindert. Es
wird dabei zu berücksichtigen haben, daß rein wirtschaftliche Vorteile, die sich
der Parallelimporteur beispielsweise durch eine werbewirksamere und absatz-
fördernde Gestaltung der Verpackung verspricht, grundsätzlich nicht die An-
nahme einer zur Verwendung neuer Kartons nötigenden Zwangslage rechtfer-
tigen (vgl. EuGH Slg. 1999, I-6927, 6969 Tz. 44 - Pharmacia & Upjohn; Urt. v.
23.4.2002 - Rs. C-143/00, WRP 2002, 666, 671 Tz. 48 - Boehringer Ingelheim;
Urt. v. 23.4.2002 - Rs. C-443/99, WRP 2002, 673, 676 Tz. 27 - Merck, Sharp &
Dohme). Eine Abneigung der Verbraucher gegen Bündelpackungen stellt daher
nicht stets ein Hindernis für den tatsächlichen Zugang zum Markt dar, das ein
Umpacken in eine neue Verpackung erforderlich im Sinne der Rechtsprechung
des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften macht (vgl. auch BGH,
Urt. v. 11.7.2002 - I ZR 219/99 - Zantac/Zantic, Umdr. S. 20). Besteht allerdings
auf einem Markt oder einem beträchtlichen Teil dieses Marktes ein starker Wi-
derstand eines nicht unerheblichen Teils der Verbraucher gegen Bündelpak-
kungen, so kann von einem Hindernis für den tatsächlichen Zugang zum Markt
auszugehen sein (vgl. - bezogen auf mit Etiketten überklebte Packungen -
EuGH WRP 2002, 666, 671 Tz. 51 und 52 - Boehringer Ingelheim). Das Beru-
fungsgericht wird auf der Grundlage dieser - zum Zeitpunkt seiner Entschei-
dung noch nicht bekannten - Rechtsprechungsgrundsätze des Gerichtshofs
ergänzende Feststellungen zu treffen haben.
- 19 -
c) Weitere Feststellungen wären nur dann entbehrlich, wenn der Revisi-
on darin gefolgt werden könnte, daß selbst bei zulässiger Herstellung einer
neuen Verpackung diese jedenfalls - neben der im Ausfuhrland verwendeten
Wortmarke - nicht auch wieder mit der Ausstattung versehen werden darf. Das
ist nicht der Fall. Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, daß der
tatsächliche Zugang des Parallelimporteurs zu den Märkten des Einfuhrmit-
gliedstaates behindert wäre, falls ihm verboten würde, die Benutzungsmarke
wieder anzubringen. Darf der Importeur eine Neuverpackung herstellen, dann
ist es auch erforderlich, diese mit den im Ausfuhrmitgliedstaat verwendeten
Kennzeichnungen zu versehen. Für die Wiederanbringung der Originalbe-
zeichnung ist dies selbstverständlich, für die Ausstattung kann nichts anderes
gelten. Das Berufungsgericht hat nicht verkannt, daß die Verkehrsfähigkeit des
Importarzneimittels im Inland zwar auch mit der Wiederanbringung der Be-
zeichnung auf einer ansonsten neutralen Verpackung herbeigeführt werden
könnte. Es hat jedoch rechtsfehlerfrei festgestellt, daß damit eine unzumutbare
Behinderung des Importeurs verbunden wäre. Es hat insoweit ausgeführt, daß
es die Absatzchancen des Importarzneimittels deutlich beeinträchtigen würde,
wollte man die Beklagte darauf verweisen, die neue Umverpackung nur mit den
Bezeichnungen, jedoch ohne die - Verkehrsgeltung genießenden - Ausstat-
tungsmerkmale der im Ausland bezogenen Verpackungen im Inland zu vertrei-
ben. Gerade wenn die Verpackungsausstattungen im Verkehr eine solche Be-
kanntheit besäßen, daß sie sich als Herkunftshinweis i.S. des § 4 Nr. 2 Mar-
kenG durchgesetzt hätten, würden die Abnehmer einem Erzeugnis, das zwar
die Originalbezeichnung, nicht aber die bekannten Ausstattungsmerkmale auf-
weise, mit einem gewissen Mißtrauen begegnen. Soweit nicht sogar Zweifel
aufkämen, ob das Arzneimittel überhaupt von der Klägerin bzw. aus deren
Konzern stamme, könne jedenfalls der Eindruck entstehen, es handele sich
- 20 -
möglicherweise um eine besondere, mit dem im Inland gewohnten Erzeugnis
nicht in jeder Hinsicht vergleichbare Produktionslinie.
Aus diesen tatrichterlichen Feststellungen, die revisionsrechtlich nicht zu
beanstanden sind, wird zugleich deutlich, daß - wie das Berufungsgericht wei-
ter zutreffend angenommen hat - gegenüber den genannten Nachteilen für die
Beklagte keine schützenswerten Interessen der Klägerin bestehen, sich der
Neukennzeichnung der Umverpackung auch mit der Ausstattungsmarke zu wi-
dersetzen. Es hat dabei außerdem berücksichtigt, daß die Vorbehalte des Ver-
kehrs gegenüber einer "neutralen" Verpackung sich auch nachteilig auf den
Ruf der Klägerin selbst auswirken könnten. Vor allem aber werde die Garan-
tiefunktion der Ausstattungsmarken gerade im Hinblick auf die vom Europäi-
schen Gerichtshof verlangten allgemeinen Anforderungen an das Umpacken
von Arzneimitteln nicht wesentlich beeinträchtigt, wenn die Beklagte auf den
neuen Verpackungen auch die Ausstattungen wieder anbringe. Auch das ist
revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. Danach muß in den Fällen einer zu-
lässigen Neuverpackung die Wiederanbringung der bisherigen Kennzeichnun-
gen einschließlich der Ausstattungsmarke gegenüber den sich sonst bietenden
Alternativen ("neutrale" Verpackung oder Anbringung eigener Ausstattungs-
merkmale) als der schonendste Weg eines im Interesse des freien Warenver-
kehrs grundsätzlich zulässigen Umverpackens durch den Importeur angesehen
werden.
B. Zur Klage (Revision der Beklagten)
1. Nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zu-
stimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein mit einer Marke
- 21 -
(hier: die in den jeweiligen Verpackungsausstattungen verkörperten Benut-
zungsmarken i.S. von § 4 Nr. 2 MarkenG) identisches oder ähnliches Zeichen
für Waren zu benutzen, die mit denjenigen identisch oder ähnlich sind, für die
die Marke Schutz genießt. Gegen die Annahme, daß die Beklagte diesen ge-
setzlichen Tatbestand dadurch verwirklicht hat, daß sie die Arzneimittel "Aspi-
rine-C", "Aspirin" und "Resochin" in Verpackungen angeboten und vertrieben
hat, die in den ursprünglichen Klageanträgen zu Ziffer I. 1. bis 3. im einzelnen
durch Abbildung näher beschrieben sind (§ 14 Abs. 3 Nr. 1 und 2 MarkenG),
wendet sich die Revision ohne Erfolg. Sie macht insoweit im Rahmen der Aus-
führungen zu § 19 MarkenG - ohne die Wirksamkeit der von der Beklagten ab-
gegebenen Unterlassungserklärung in Frage stellen zu wollen - geltend, die
Beklagte habe mit dem Vertrieb der Arzneimittel in abgewandelten Verpak-
kungsaufmachungen nicht widerrechtlich in die Markenrechte der Klägerin ein-
gegriffen; durch ihr Verhalten sei nämlich weder die Herkunfts- noch die Qua-
litätsfunktion der Benutzungsmarken der Klägerin beeinträchtigt worden. Das
greift nicht durch.
Die Revision vernachlässigt, daß die Herkunftsfunktion der hier im Sinne
einer Zweitmarke verwendeten Benutzungsmarken durch die verwechselbar
ähnliche Aufmachung der Beklagten im Sinne einer Verwechslungsgefahr nach
§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG berührt wird, wenn der Verkehr sich, wovon nach
der allgemeinen Lebenserfahrung auszugehen ist, (auch) an der Aufmachung
der fraglichen Arzneimittel orientiert (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 5.4.2001
- I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 175 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach).
Nicht beigetreten werden kann insoweit der Auffassung der Revision, es fehle
an einer widerrechtlichen Kennzeichnung, weil die Beklagte die Aufmachung
nicht zur Kennzeichnung eigener, sondern zur Kennzeichnung der Arzneimittel
- 22 -
der Klägerin verwendet habe. Gerade in der Neukennzeichnung liegt - soweit
nicht, wie sogleich noch zu erörtern sein wird, eine Erschöpfung des Marken-
rechts eingetreten ist - eine Markenrechtsverletzung, weil ausschließlich der
Markeninhaber berechtigt ist, eine Kennzeichnung seiner Waren mit seiner
Marke vorzunehmen (§ 14 Abs. 1 MarkenG).
2. Der markenrechtliche Schutz greift zwar nicht durch, wenn das Mar-
kenrecht erschöpft ist (§ 24 Abs. 1 MarkenG). Hiervon kann aber im Streitfall
- wie das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei und von der Revision der Beklagten
unbeanstandet angenommen hat - nicht ausgegangen werden, weil die Kläge-
rin die in Rede stehenden Arzneimittel nicht zuvor "unter der Marke" in den
Verkehr gebracht hat.
3. Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die weitere Beurteilung
des Berufungsgerichts, der (noch) geltend gemachte Auskunftsanspruch sei
aus § 19 Abs. 1 und 2 MarkenG begründet.
Die Revision beanstandet, daß das Berufungsgericht die Frage der Ver-
hältnismäßigkeit des Auskunftsanspruchs (§ 19 Abs. 1 MarkenG a.E.) unge-
prüft gelassen habe. Das trifft nicht zu. Das Berufungsgericht hat ausdrücklich
angeführt, daß es keine Gründe dafür gebe, vom Anwendungsbereich der Vor-
schrift des § 19 Abs. 1 MarkenG diejenigen Fälle auszunehmen, in denen die
widerrechtlich gekennzeichnete Ware zwar vom Markeninhaber stamme, die
Erschöpfungsvoraussetzungen des § 24 MarkenG jedoch nicht erfüllt seien.
Darüber hinaus hat das Berufungsgericht sich auch mit dem Umfang des Aus-
kunftsanspruchs beschäftigt und ist zutreffend davon ausgegangen, daß die
durch die Auskunftsverpflichtung gegebene Eingriffsintensität insoweit eher
- 23 -
gering zu veranschlagen sei, weil die Beklagte hinsichtlich ihrer Lieferanten nur
angeben müsse, von wem sie Arzneimittel in den beanstandeten Verpackungs-
gestaltungen bezogen habe, während sie - nach dem Inhalt des geltend ge-
machten Anspruchs - nicht angeben müsse, woher sie die original verpackten
ausländischen Arzneimittel bezogen habe, die sie in von ihr selbst hergestellte
Verpackungen umgepackt habe. Diese tatrichterliche Würdigung des Beru-
fungsgerichts ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.
4. Bezüglich des Anspruchs auf Feststellung der Schadensersatzpflicht
hat das Berufungsgericht angenommen, daß der Beklagten hinsichtlich der be-
gangenen Markenrechtsverletzung jedenfalls Fahrlässigkeit vorzuwerfen und
sie deshalb dem Grunde nach verpflichtet sei, der Klägerin den hierdurch ent-
standenen Schaden zu ersetzen (§ 14 Abs. 6 MarkenG). Das nimmt die Revisi-
on der Beklagten bezüglich des Verschuldensvorwurfs hin. Sie wendet sich
allerdings gegen die Annahme, daß der Eintritt eines Schadens wahrscheinlich
sei. Damit kann sie aber nicht durchdringen, weil kein durchgreifender Grund
für ihre Ansicht ersichtlich ist. Die Meinung, daß das Verhalten der Beklagten
nicht widerrechtlich gewesen sei, trifft nicht zu, weil das Berufungsgericht
rechtsfehlerfrei von einer Markenrechtsverletzung ausgegangen ist.
Zutreffend hat das Berufungsgericht auch angenommen, daß der Kläge-
rin zur Schadensberechnung jedenfalls die Lizenzanalogiemethode zur Verfü-
gung stehe. Soweit die Revision hierzu meint, die Anwendung der Lizenzana-
logie komme nicht in Betracht, weil es sich im Streitfall um einen zulässigen
Parallelvertrieb von Originalware handele, greift das schon deshalb nicht
durch, weil die Beklagte nicht in zulässiger Weise umverpackt hat, indem sie
eine Markenrechtsverletzung begangen hat. Im übrigen ist die Lizenzanalogie,
- 24 -
was die Revision vernachlässigt, nicht Rechtsgrund für den Schadensersatz-
anspruch, sondern eine der möglichen Berechnungsmethoden, so daß es auf
den von der Revision angeführten Gesichtspunkt nicht ankommt.
- 25 -
III. Danach war die Revision der Beklagten zurückzuweisen und auf die
Revision der Klägerin das Berufungsurteil insoweit aufzuheben, als dem Wi-
derklageantrag stattgegeben worden ist. Insoweit war die Sache zur erneuten
Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfah-
rens, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.
Erdmann
Starck
Bornkamm
Pokrant
Büscher