Urteil des BGH vom 27.03.2013

Baumann Leitsatzentscheidung

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 93/12

Verkündet am:

27. März 2013

Bürk

Amtsinspektorin

als Urkundsbeamtin

der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk:

BGHZ:

nein

BGHR:

Baumann

MarkenG § 5 Abs. 2, § 6 Abs. 3, § 15 Abs. 2 und 4

a) Ein vom Lizenzgeber während der Vertragsbeziehung erworbenes Kennzei-

chenrecht geht dem Kennzeichenrecht des Lizenznehmers vor, das dieser

ebenfalls während des Laufs des Lizenzvertrags erlangt hat, weil die Stellung

des Lizenznehmers im Verhältnis zum Lizenzgeber nach Beendigung des Li-

zenz- oder Gestattungsvertrags nicht besser als diejenige eines Dritten ist,

der erstmals ein mit dem lizenzierten Kennzeichenrecht identisches oder

ähnliches Zeichen nutzt.

b) An den Nachweis eines Lizenz- oder Gestattungsvertrags, aus dem der Li-

zenzgeber einen Vorrang seines Kennzeichenrechts im Verhältnis zum

Kennzeichenrecht des Lizenznehmers ableitet, sind regelmäßig keine gerin-

gen Anforderungen zu stellen.

BGH, Urteil vom 27. März 2013 - I ZR 93/12 - OLG Karlsruhe

LG Mannheim

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Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 27. März 2013 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm

und die Richter Prof. Dr. Büscher, Prof. Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und Dr. Löffler

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats

des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 11. April 2012 im Kosten-

punkt und insoweit aufgehoben, als das Berufungsgericht die auf

die Marke gestützte Widerklage abgewiesen hat.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung

und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Be-

rufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Parteien streiten im Revisionsverfahren noch um die Berechtigung

der Klägerin, das im Widerklageantrag angeführte Zeichen

„CAVAION SIDE-

LOADERS BAUMANN

“ (nachfolgend auch: angegriffenes Zeichen) für Seiten-

oder Staplerfahrzeuge als Marke zu benutzen.

Die Beklagte, die BULMOR Parts Center GmbH, ist Inhaberin der - nach-

stehend abgebildeten - mit Priorität vom 2. Mai 1979 für Seiten- und Gelän-

destapler eingetragenen farbigen (rot und schwarz) Wort-Bild-Marke

Nr. 1005694 (nachfolgend: Widerklagemarke):

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Zuvor war Inhaber der Widerklagemarke die am 1. Januar 1967 von Rolf

und Wolfgang Baumann

als offene Handelsgesellschaft

gegründete

R. Baumann & Co., Gabelstaplerwerk in Bühlertal, die später in eine Komman-

ditgesellschaft umgewandelt wurde und seit 2005 als R. Baumann GmbH & Co.

KG firmierte. Nachdem über das Vermögen dieser Gesellschaft das Insolvenz-

verfahren eröffnet worden war, erwarb die Beklagte mit Vertrag vom 1. und

3. August 2005 die Sachwerte der Insolvenzschuldnerin und die Widerklage-

marke.

Die Klägerin, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach italieni-

schem Recht mit Sitz in Cavaion, Italien, führt die Bezeichnung

„Baumann S.r.l.“.

Sie produziert und vertreibt Seitenstapler. Bei dieser Sonderform der Gabel-

stapler ist die Hubvorrichtung seitlich angebracht.

Nach der Insolvenz der R. Baumann GmbH & Co. KG arbeiteten die Par-

teien zunächst zusammen. Sie schlossen am 3. August 2005 einen Lizenzver-

trag über die Widerklagemarke. Im Juni 2006 kündigte die Klägerin die Zusam-

menarbeit mit der Beklagten zum Jahresende auf. Die Klägerin nutzt seitdem im

Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit das angegriffene Zeichen.

Die Beklagte hat behauptet, die Klägerin habe ausschließlich als Produk-

tionsstandort für die in Deutschland ansässige Gesellschaft gedient und sei

nicht selbständig werbend im Inland tätig gewesen. Die Klägerin habe die Be-

zeichnung

„Baumann“ mit und ohne graphische Gestaltung nur aufgrund einer

Gestattung der R. Baumann & Co. und ihrer Rechtsnachfolgerin, später auf-

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grund des Markenlizenzvertrags mit der Beklagten, verwendet. Die Beklagte ist

der Ansicht, nach der Beendigung des Lizenzvertrags sei die Klägerin nicht be-

rechtigt, das angegriffene Zeichen zu verwenden.

Die Beklagte hat - soweit für das Revisionsverfahren von Bedeutung -

widerklagend beantragt,

die Klägerin unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurteilen, es zu unter-

lassen, ohne Zustimmung der Beklagten im geschäftlichen Verkehr das nach-

folgend wiedergegebene Zeichen für die Waren Seiten- und Geländestapler in

markenmäßiger Benutzung zu verwenden und/oder verwenden zu lassen, ins-

besondere unter dieser Bezeichnung Seiten- oder Staplerfahrzeuge und deren

Bestand- und Ersatzteile sowie Zubehör anzubieten, in der Bundesrepublik

Deutschland in den Verkehr zu bringen oder in die Bundesrepublik Deutschland

einzuführen:

Die Beklagte hat zudem im Wege der Stufenklage Auskunft, eidesstattli-

che Versicherung und nach Erteilung der Auskunft Schadensersatz begehrt.

Die Klägerin ist der Widerklage entgegengetreten. Sie hat behauptet, sie

sei durch Umwandlung aus der 1969 von Rolf und Wolfgang Baumann gegrün-

deten Baumann S.p.A. mit Sitz in Cavaion hervorgegangen. Seit der Gründung

habe sie Seitenstapler produziert und nach Deutschland verkauft. Die Bezeich-

nung

„Baumann“ habe sie beim Absatz der von ihr produzierten Geräte auch in

Deutschland benutzt. Die Parteien hätten vereinbart, dass der Markenlizenzver-

trag erst Gültigkeit erlangen sollte, wenn alle offenen Punkte der Zusammenar-

beit geklärt worden seien. Dazu sei es nicht gekommen.

Auf die Widerklage hat das Landgericht die Klägerin durch Teilurteil zur

Unterlassung und Auskunft sowie zur Abgabe einer Versicherung an Eides Statt

über die Richtigkeit und Vollständigkeit der Auskunft verurteilt. Im Berufungsver-

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fahren hat die Beklagte die von ihr verfolgten Ansprüche hilfsweise auf das Fir-

menschlagwort

„Baumann“ der R. Baumann GmbH & Co. KG gestützt. Das Be-

rufungsgericht hat die Widerklage insgesamt abgewiesen.

Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Be-

klagte ihr Widerklagebegehren gestützt auf die Widerklagemarke weiter. Die

Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Beklagten stünden keine

Ansprüche wegen Verletzung der Widerklagemarke und des Unternehmens-

kennzeichens der R. Baumann GmbH & Co. KG zu. Dazu hat es ausgeführt:

Die Beklagte habe die geltend gemachten Ansprüche in erster Linie auf

die Widerklagemarke gestützt. Das angegriffene Zeichen greife in den Schutz-

bereich der Marke der Beklagten ein. Zwischen den Kollisionszeichen bestehe

aufgrund durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerklagemarke, hoch-

gradiger Zeichenähnlichkeit und Warenidentität Verwechslungsgefahr im Sinne

von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die angegriffene Zeichenbenutzung sei jedoch

durch ein prioritätsälteres Recht der Klägerin an ihrem Unternehmenskennzei-

chen gedeckt. Die Klägerin sei identisch mit der am 24. Juni 1969 gegründeten

Baumann S.p.A. in Cavaion. Sie habe die Benutzung des von Haus aus kenn-

zeichnungskräftigen Unternehmenskennzeichens im Inland im Jahr 1971 auf-

genommen. Das angegriffene Zeichen stelle eine Benutzung des im Verhältnis

zur Widerklagemarke prioritätsälteren Unternehmenskennzeichens der Klägerin

dar. Das angegriffene Zeichen werde durch den Wortbestandteil

„Baumann“

geprägt. Daran änderten die weiteren beschreibenden Zusätze

„CAVAION

SIDELOADERS

“ und die graphische Gestaltung nichts. Die Widerklagemarke,

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die ebenfalls durch den Wortbestandteil

„Baumann“ geprägt werde, greife in

den Schutzbereich des Unternehmenskennzeichens der Klägerin ein. Die Klä-

gerin sei auch nicht gehindert, sich auf ihr im Verhältnis zur Widerklagemarke

prioritätsälteres Unternehmenskennzeichen zu berufen. Zwar habe die Beklagte

mit dem Erwerb des Geschäftsbetriebs der R. Baumann GmbH & Co. KG auch

deren Recht am Unternehmenskennzeichen erworben, das über eine Priorität

von 1967 verfügt habe. Dieses Recht sei jedoch durch Aufgabe des Geschäfts-

betriebs Ende 2007/Anfang 2008 erloschen.

Die Klägerin sei auch nicht im Hinblick auf den zwischen den Parteien

abgeschlossenen Lizenzvertrag gehindert, sich im Verhältnis zur Beklagten auf

ihr Unternehmenskennzeichen zu berufen. Zwar könne der Lizenznehmer dem

Lizenzgeber nach Beendigung des Lizenzvertrags nicht entgegenhalten, eigene

Kennzeichenrechte an dem lizenzierten Gegenstand erworben zu haben. Im

Streitfall bestehe jedoch die Besonderheit, dass das Unternehmenskennzei-

chen der R. Baumann GmbH & Co. KG erloschen sei. Nach dem Erlöschen des

prioritätsälteren Kennzeichenrechts könne die Beklagte sich mit ihrer im Ver-

hältnis zum Unternehmenskennzeichen der Klägerin prioritätsjüngeren Wider-

klagemarke nicht mehr durchsetzen.

Aus dem Unternehmenskennzeichen der R. Baumann GmbH & Co. KG,

auf das die Beklagte ihre Ansprüche im Berufungsrechtszug zulässigerweise

gestützt habe, könne sie keine Ansprüche ableiten, weil dieses Recht erloschen

sei.

II. Die Revision hat Erfolg. Sie führt im Umfang der Anfechtung zur Auf-

hebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Be-

rufungsgericht.

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1. Die Revision ist auf die Anfechtung des Berufungsurteils beschränkt,

soweit das Berufungsgericht die Ansprüche aus der Widerklagemarke verneint

hat.

Die Beklagte hat die Widerklage in der Berufungsinstanz in erster Linie

auf die Widerklagemarke und hilfsweise auf das Recht an dem Unternehmens-

kennzeichen der R. Baumann GmbH & Co. KG gestützt. Trotz der gleichlauten-

den Klageanträge liegen danach unterschiedliche Streitgegenstände (pro-

zessuale Ansprüche) vor, weil die Beklagte ihr Begehren auf zwei verschiedene

Kennzeichen gestützt hat (vgl. BGH, Urteil vom 15. März 2012 - I ZR 137/10,

GRUR 2012, 630 Rn. 14 = WRP 2012, 824 - CONVERSE II; Urteil vom 24. Ja-

nuar 2013 - I ZR 60/11, GRUR 2013, 397 Rn. 13 = WRP 2013, 499 - Peek &

Cloppenburg III). Die Verneinung der aus dem Unternehmenskennzeichen her-

geleiteten Ansprüche durch das Berufungsgericht nimmt die Revision hin. Die

Ansprüche aus dem Unternehmenskennzeichen sind daher nicht in die Revisi-

onsinstanz gelangt. Insoweit unterscheidet sich die vorliegende Verfahrenssitu-

ation von einer Fallkonstellation, in der das Gericht den Beklagten nach dem

Hauptvorbringen verurteilt und der Beklagte Rechtsmittel einlegt. Dann fällt

auch der hilfsweise geltend gemachte Streitgegenstand in der Rechtsmittel-

instanz an (vgl. BGH, Urteil vom 29. Januar 1964 - V ZR 23/63, BGHZ 41, 38,

39; Urteil vom 24. Januar 1990 - VIII ZR 296/88, NJW-RR 1990, 518, 519). Vor-

liegend ist dagegen über die auf das Unternehmenskennzeichen gestützten An-

sprüche eine die Widerklage abweisende Entscheidung ergangen, die die Be-

klagte beschwert. Nimmt sie diese Entscheidung hin, erwächst die Abweisung

der Widerklage, soweit sie auf das Unternehmenskennzeichen gestützt ist, in

Rechtskraft.

2. Die Widerklage ist zulässig. Dies gilt auch für den Unterlassungsan-

trag. Dieser ist ungeachtet der dort verwendeten

Formulierung „in markenmäßi-

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ger Benutzung

“ hinreichend bestimmt (§ 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO). Die Verwen-

dung von Begriffen wie

„markenmäßig“ in einem Klageantrag zur Kennzeich-

nung der zu untersagenden Benutzungshandlung ist vielfach nach den Um-

ständen des Einzelfalls unbedenklich, wenn zum Verständnis der Begriffe auf

die mit der Klage beanstandete konkrete Verletzungshandlung und die gegebe-

ne Klagebegründung zurückgegriffen werden kann (vgl. BGH, Urteil vom 4. Sep-

tember 2003 - I ZR 23/01, BGHZ 156, 126, 131 - Farbmarkenverletzung I). Das

ist auch vorliegend der Fall. Die Klägerin bringt das angegriffene Zeichen auf ih-

ren Erzeugnissen sowie ihren Brief- und Geschäftspapieren zur Unterscheidung

ihrer Produkte von den Produkten anderer Unternehmen an.

3. Auf der Grundlage der vom Berufungsgericht getroffenen Feststellun-

gen kann der mit der Widerklage verfolgte Unterlassungsanspruch wegen Ver-

letzung der Marke der Beklagten nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG

nicht verneint werden. Das Berufungsgericht ist zwar zutreffend davon ausge-

gangen, dass das angegriffene Zeichen der Klägerin in den Schutzbereich der

Marke der Beklagten eingreift (dazu II 3 a). Die Annahme des Berufungsge-

richts, die Benutzung des angegriffenen Zeichens sei durch ein prioritätsälteres

Recht der Klägerin an ihrem Unternehmenskennzeichen

„Baumann S.r.l.“ ge-

deckt, ist jedoch nicht frei von Rechtsfehlern (dazu II 3 b).

a) Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass zwischen der

Wort-Bild-Marke

„Baumann“ der Beklagten und dem angegriffenen Zeichen

„CAVAION SIDELOADERS BAUMANN“ die Gefahr von Verwechslungen im

Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht.

aa) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2

Nr. 2 MarkenG ist - ebenso wie bei § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG - unter Berück-

sichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei be-

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steht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren,

insbesondere der Identität oder der Ähnlichkeit der Zeichen und der Identität

oder der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistun-

gen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer

Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren

Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft

der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt. Bei dieser um-

fassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen

hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unter-

scheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl.

EuGH, Urteil vom 24. Juni 2010 - C-51/09, Slg. 2010, I-5805 = GRUR 2010,

933 Rn. 33 - Barbara Becker; BGH, Urteil vom 9. Februar 2012 - I ZR 100/10,

GRUR 2012, 1040 Rn. 25 = WRP 2012, 1241 - pjur/pure).

bb) Das Berufungsgericht ist von Warenidentität und einer durchschnittli-

chen Kennzeichnungskraft der Widerklagemarke ausgegangen. Es hat weiter

angenommen, dass zwischen den kollidierenden Zeichen hochgradige Ähnlich-

keit besteht. Beide Zeichen würden durch den Wortbestandteil

„Baumann“ ge-

prägt, der die Zeichen auch optisch dominiere. Die übrigen graphischen Ele-

mente hätten keinen bestimmenden Einfluss auf den Gesamteindruck der Zei-

chen. Die Wortbestandteile

„CAVAION SIDELOADERS“ fasse der inländische

Verkehr als beschreibende Angaben auf. Sie prägten das angegriffene Zeichen

deshalb nicht. Aufgrund Warenidentität, durchschnittlicher Kennzeichnungskraft

der Widerklagemarke und hochgradiger Zeichenähnlichkeit liege Verwechs-

lungsgefahr vor. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

b) Die Annahme des Berufungsgerichts, die angegriffene Zeichennut-

zung sei durch ein prioritätsälteres Recht der Klägerin an ihrem Unternehmens-

kennzeichen

„Baumann S.r.l.“ gedeckt, ist dagegen nicht frei von Rechtsfehlern.

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aa) Grundsätzlich können der Klagemarke im Verletzungsprozess aller-

dings prioritätsältere Kennzeichenrechte einredeweise entgegengehalten wer-

den (BGH, Urteil vom 28. Februar 2002 - I ZR 177/99, BGHZ 150, 82, 92 - Hotel

Adlon; Urteil vom 9. Oktober 2003 - I ZR 65/00, GRUR 2004, 512, 513 = WRP

2004, 610 - Leysieffer; Urteil vom 14. Mai 2009 - I ZR 231/06, GRUR 2009,

1055 Rn. 52 = WRP 2009, 1533 - airdsl). Das setzt voraus, dass die Partei, die

sich einredeweise auf ein solches Recht beruft, über ein eigenes prioritätsälte-

res oder zumindest koexistenzberechtigtes Kennzeichenrecht verfügt oder zur

einredeweisen Geltendmachung eines entsprechenden Kennzeichenrechts ei-

nes Dritten ermächtigt ist und durch die Klagemarke in den Schutzbereich des

anderen Kennzeichenrechts eingegriffen wird. Von diesen Maßstäben ist auch

das Berufungsgericht ausgegangen. Seine Annahme, die Voraussetzungen ei-

ner einredeweisen Geltendmachung eines prioritätsälteren Unternehmenskenn-

zeichens der Klägerin seien im Streitfall erfüllt, hält jedoch der revisionsrechtli-

chen Nachprüfung nicht stand.

bb) Das Berufungsgericht hat allerdings zu Recht angenommen, dass die

Klägerin nicht daran gehindert ist, sich auf ihr Unternehmenskennzeichen zu

berufen, weil die Beklagte ihrerseits über ein im Verhältnis zum Unternehmens-

kennzeichen der Klägerin älteres Kennzeichenrecht verfügt.

Zwar kann ein Kläger einem Gegenrecht des Beklagten ein wiederum äl-

teres Kennzeichenrecht entgegenhalten, durch das er dem Beklagten die Be-

nutzung seines Kennzeichens verbieten lassen kann (vgl. BGH, Urteil vom

17. Mai 2001 - I ZR 187/98, GRUR 2002, 59, 63 = WRP 2001, 1211 - ISCO;

BGH, GRUR 2004, 512, 514 - Leysieffer; BGH, Urteil vom 24. Februar 2005

- I ZR 161/02, GRUR 2005, 871, 872 = WRP 2005, 1164 - Seicom; Büscher in

Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medien-

recht, 2. Aufl., § 14 MarkenG Rn. 60; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl.,

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§ 14 Rn. 32). Über ein im Verhältnis zum Unternehmenskennzeichen der Kläge-

rin älteres Kennzeichenrecht verfügt die Beklagte jedoch nicht.

In Betracht kommt insoweit nur das Unternehmenskennzeichen der

R. Baumann GmbH & Co. KG in Bühlertal, das mit der Übertragung des Ge-

schäftsbetriebs auf die Beklagte übergegangen ist (vgl. BGH, Urteil vom 2. Mai

2002 - I ZR 300/99, GRUR 2002, 972, 974 = WRP 2002, 1156 - FROMMIA).

Dieses Unternehmenskennzeichen verfügte über eine Priorität vom 1. Januar

1967 und war damit prioritätsälter als das der Klägerin. Das Unternehmens-

kennzeichen der R. Baumann GmbH & Co. KG ist jedoch nach den rechtsfeh-

lerfrei getroffenen Feststellungen des Berufungsgerichts erloschen.

Nach § 5 Abs. 2 MarkenG entsteht der Schutz eines Kennzeichenrechts

durch die tatsächliche Benutzung des Zeichens im geschäftlichen Verkehr zur

Kennzeichnung des Geschäftsbetriebs. Daraus folgt, dass grundsätzlich nur die

Bezeichnung eines Unternehmens schutzfähig ist, unter der es sich am ge-

schäftlichen Verkehr beteiligt. Der Schutz des Unternehmenskennzeichens

greift nur dann ein, wenn der Gebrauch einer Bezeichnung durch einen anderen

geeignet ist, Verwechslungen mit dem Zeichen des Berechtigten hervorzurufen.

Dieser Schutz entfällt mithin regelmäßig, wenn der Berechtigte entweder den

Betrieb des von ihm geführten Unternehmens aufgibt oder das Unternehmens-

kennzeichen in seiner charakteristischen Eigenart ändert. Ausnahmsweise geht

der Schutz des Unternehmenskennzeichens nicht verloren, wenn der Ge-

schäftsbetrieb nur zeitweise stillgelegt wird, jedoch in seinem für die Wiederer-

öffnung wesentlichen Bestand erhalten bleibt und wenn die Absicht und die

Möglichkeit gegeben sind, ihn innerhalb eines solchen Zeitraums fortzusetzen,

so dass die Stilllegung nach der dafür maßgeblichen Verkehrsauffassung noch

als vorübergehende Unterbrechung erscheint (vgl. BGH, Urteil vom 5. Juni

1997 - I ZR 38/95, BGHZ 136, 11, 21 f. - L'Orange; BGHZ 150, 82, 89 - Hotel

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Adlon; BGH, GRUR 2002, 972, 974 - FROMMIA; GRUR 2005, 871, 872 - Sei-

com).

Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass der Geschäftsbetrieb der

R. Baumann GmbH & Co. KG seit dem Jahr 2007 nicht mehr als separater Ge-

schäftsbetrieb fortgeführt wurde. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Beklagte von

der Terra-Gruppe übernommen und in diese eingegliedert. Die Bezeichnung

„Baumann“ wurde von der Beklagten nicht mehr zur Kennzeichnung eines Ge-

schäftsbetriebs verwendet, sondern von der Terra-Gruppe nur noch als Marke

benutzt.

cc) Das Unternehmenskennzeichen

„Baumann S.r.l.“ der Klägerin ist pri-

oritätsälter als die Widerklagemarke.

(1) Nach den von der Revision nicht angegriffenen Feststellungen des

Berufungsgerichts ist die Klägerin mit der am 24. Juni 1969 gegründeten Bau-

mann S.p.A. identisch. Im Jahr 1980 fand lediglich ein Rechtsformwechsel nach

italienischem Recht statt, der die Identität der Gesellschaft unberührt ließ.

(2) Das Berufungsgericht ist weiter zutreffend davon ausgegangen, dass

zugunsten der Klägerin auch ein Recht an einem Unternehmenskennzeichen im

Inland entstanden ist.

Der Schutz des Unternehmenskennzeichens nach § 5 Abs. 2 Satz 1

MarkenG entsteht bei von Haus aus unterscheidungskräftigen Bezeichnungen

- zu denen die Bezeichnung

„Baumann“ zu rechnen ist (vgl. BGH, Urteil vom

30. Januar 2008 - I ZR 134/05, GRUR 2008, 801 Rn. 14 = WRP 2008, 1189

- Hansen-Bau) - mit der Aufnahme der Benutzung im Inland im geschäftlichen

Verkehr (BGH, Urteil vom 19. Februar 2009 - I ZR 135/06, GRUR 2009, 685

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Rn. 17 = WRP 2009, 803 - ahd.de; Urteil vom 31. Mai 2012 - I ZR 135/10,

GRUR 2012, 832 Rn. 44 = WRP 2012, 940 - ZAPPA).

Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass die Klägerin ihr Unterneh-

menskennzeichen seit 1971 im Inland im geschäftlichen Verkehr benutzt hat

und deshalb seit diesem Zeitpunkt über ein Recht an einem Unternehmens-

kennzeichen im Inland verfügt. Dagegen erinnert die Revision nichts. Rechts-

fehler sind auch nicht ersichtlich.

(3) Das Unternehmenskennzeichen der Klägerin ist prioritätsälter als die

Widerklagemarke. Es verfügt nach § 6 Abs. 3 MarkenG über eine Priorität von

1971, während die Marke eine Priorität vom 2. Mai 1979 aufweist (§ 6 Abs. 2

MarkenG).

dd) Die Annahme des Berufungsgerichts, die Marke der Beklagten greife

in den Schutzbereich des Unternehmenskennzeichens

„Baumann S.r.l.“ der

Klägerin nach § 15 Abs. 2 MarkenG ein, hält der revisionsrechtlichen Nachprü-

fung stand.

Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, es liege Branchenidentität

vor und das Unternehmenskennzeichen verfüge über zumindest durchschnittli-

che Kennzeichnungskraft. Zudem seien die kollidierenden Zeichen hochgradig

ähnlich. Danach bestehe die Gefahr von Verwechslungen zwischen dem priori-

tätsälteren Unternehmenskennzeichen der Klägerin und der Widerklagemarke

im Sinne von § 15 Abs. 2 MarkenG. In anderem Zusammenhang hat das Beru-

fungsgericht zudem angenommen, die Klägerin könne aufgrund ihres Unter-

nehmenskennzeichens auch gegen eine markenmäßige Benutzung eines Zei-

chens vorgehen.

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Die Revision wendet sich nicht dagegen, dass das Berufungsgericht die

Gefahr einer Verwechslung zwischen dem Unternehmenskennzeichen der Klä-

gerin und der Marke der Beklagten bejaht hat. Sie meint jedoch unter Berufung

auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union, aufgrund

eines Unternehmenskennzeichens könne nicht gegen eine markenmäßige Be-

nutzung vorgegangen werden. Mit diesen Angriffen dringt die Revision nicht

durch.

Aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union folgt,

dass ein rein firmenmäßiger Gebrauch keine Benutzungshandlung im Sinne

von Art. 5 Abs. 1 MarkenRL ist (vgl. EuGH, Urteil vom 21. November 2002

- C-23/01, Slg. 2002, I-10913 = GRUR 2003, 143 Rn. 34 - Robeco/Robelco; Ur-

teil vom 16. November 2004 - C-245/02, Slg. 2004, I-10989 = GRUR 2005, 153

Rn. 60 und 64 - Anheuser Busch; Urteil vom 11. September 2007 - C-17/06,

Slg. 2007, I-7041 = GRUR 2007, 971 Rn. 21 - Céline). Diese Rechtsprechung

ist auf den umgekehrten Fall einer Kollision eines älteren Unternehmenskenn-

zeichens mit einer jüngeren Marke nicht übertragbar. Der Schutz des Unter-

nehmenskennzeichens nach § 5 Abs. 2, § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG setzt nur

eine kennzeichenmäßige Verwendung der kollidierenden Bezeichnung voraus

(vgl. BGH, Urteil vom 16. Dezember 2004 - I ZR 177/02, GRUR 2005, 419, 422

= WRP 2005, 605 - Räucherkate; BGH, GRUR 2004, 512, 513 f. - Leysieffer;

BGH, Urteil vom 14. April 2011 - I ZR 41/08, GRUR 2011, 623 Rn. 44 = WRP

2011, 886 - Peek & Cloppenburg II).

Ein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen

Union nach Art. 267 Abs. 3 AEUV ist nicht geboten, weil die Markenrechtsricht-

linie auf den hier in Rede stehenden Schutz eines Unternehmenskennzeichens

im Verhältnis zu einer Marke nicht anwendbar ist.

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ee) Mit Erfolg wendet sich die Revision aber gegen die Annahme des Be-

rufungsgerichts, die Klägerin könne sich nach Beendigung eines Lizenz- oder

Gestattungsvertrags zwischen ihr als Lizenznehmerin und der Beklagten und

deren Rechtsvorgängerinnen, der R. Baumann & Co. sowie der R. Baumann

GmbH & Co. KG, auf ein eigenes Recht an dem lizenzierten Zeichen - hier dem

Unternehmenskennzeichen Baumann S.r.l. der Klägerin - berufen.

(1) Das Berufungsgericht ist im Ausganspunkt allerdings zutreffend da-

von ausgegangen, dass ein Lizenznehmer nach Beendigung eines Lizenz- oder

Gestattungsvertrags dem Lizenzgeber nicht entgegenhalten kann, während der

Laufzeit des Lizenzvertrags eigene Kennzeichenrechte erworben zu haben. Es

meint jedoch, im Streitfall müsse ausnahmsweise etwas anderes gelten, weil

das prioritätsältere Unternehmenskennzeichen der Beklagten inzwischen erlo-

schen sei. Damit sei eine weitere Gestattung seitens der Beklagten nicht mehr

möglich, weil die Klägerin nunmehr über das prioritätsältere Kennzeichenrecht

verfüge. Dem kann nicht zugestimmt werden.

(2) In der Rechtsprechung des Senats ist anerkannt, dass sich ein Li-

zenznehmer nach Beendigung eines Lizenz- oder Gestattungsvertrags dem Li-

zenzgeber gegenüber nicht darauf berufen kann, während der Laufzeit des Li-

zenz- oder Gestattungsvertrags eigene Kennzeichenrechte an dem lizenzierten

Zeichen erworben zu haben (vgl. BGH, Urteil vom 27. Februar 1963

- Ib ZR 180/61, GRUR 1963, 485, 487 f. - Micky-Maus-Orangen). Entsprechend

kann sich der Lizenznehmer gegenüber dem Lizenzgeber auch nicht darauf be-

rufen, er hätte bei Benutzung dieses oder eines ähnlichen Zeichens ohne Ab-

schluss des Lizenzvertrags selbst ein Kennzeichenrecht erwerben können. Die

Stellung des Lizenznehmers im Verhältnis zum Lizenzgeber nach Beendigung

des Lizenz- oder Gestattungsvertrags ist insoweit nicht besser als diejenige ei-

nes Dritten, der erstmals ein mit dem lizenzierten Kennzeichen identisches oder

- 16 -

ähnliches Zeichen benutzt (vgl. BGH, Urteil vom 21. Juli 2005 - I ZR 312/02,

GRUR 2006, 56 Rn. 26 = WRP 2006, 96 - BOSS-Club).

Die Beklagte hat geltend gemacht, die Klägerin habe das Unterneh-

menskennzeichen aufgrund eines mündlich abgeschlossenen Lizenzvertrags

zunächst mit der R. Baumann & Co., später mit der R. Baumann GmbH & Co.

KG und ab August 2005 aufgrund des Lizenzvertrags vom 3. August 2005 mit

der Beklagten benutzt. Das Berufungsgericht hat keine gegenteiligen Feststel-

lungen getroffen. Für das Revisionsverfahren ist daher zugunsten der Beklag-

ten davon auszugehen, dass die Klägerin ihr Unternehmenskennzeichen nur

aufgrund eines Lizenz- oder Gestattungsvertrags mit der Beklagten und den

Rechtsvorgängerinnen im Inland genutzt hat. Eine entsprechende Gestattung

der Verwendung einer Unternehmensbezeichnung durch einen Dritten ist recht-

lich zulässig (vgl. BGH, Urteil vom 18. Januar 2001 - I ZR 175/98, GRUR 2001,

1164, 1165 = WRP 2001, 931 - buendgens; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 30

Rn. 103).

Hat die Klägerin ihr Unternehmenskennzeichen im Inland aber nur auf-

grund eines zwischen ihr und zunächst ihrer Schwestergesellschaft, der R. Bau-

mann & Co., später der GmbH & Co. KG und anschließend aufgrund eines Li-

zenzvertrags mit der Beklagten benutzt, kann sie aus ihrem Unternehmens-

kennzeichen gegen die Beklagte keine Rechte ableiten, die während des Li-

zenzvertragsverhältnisses entstanden sind. Die Klägerin ist in diesem Verhält-

nis so zu stellen, als ob ihr Unternehmenskennzeichen erst mit einer Priorität

zum Ende des Lizenzverhältnisses der Parteien entstanden wäre. Das wäre, da

der Markenlizenzvertrag zwischen den Parteien zum 31. Dezember 2006 geen-

det hat, nach dem im Revisionsverfahren als richtig zu unterstellenden Vortrag

der Beklagten der 1. Januar 2007. Das Markenrecht der Beklagten wäre dann

prioritätsälter (Priorität 2. Mai 1979) als das Unternehmenskennzeichen der

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Klägerin. Auf den Umstand, dass das Unternehmenskennzeichen der R. Bau-

mann GmbH & Co. KG erloschen ist, kommt es in diesem Zusammenhang nicht

an.

(3) An diesem Ergebnis ändert auch der Umstand nichts, dass die Kläge-

rin ungeachtet der Prioritätslage jedenfalls über ein Unternehmenskennzeichen

im Inland verfügt. Die Klägerin kann sich insoweit zwar darauf berufen, dass

niemand daran gehindert werden darf, sich unter seinem Familiennamen im ge-

schäftlichen Verkehr zu betätigen. Dieser Grundsatz gilt auch zugunsten einer

Kapitalgesellschaft wie der Klägerin, die einer deutschen Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung entspricht und die den Namen eines ihrer Gesellschafter in

ihre Firma aufgenommen hat (vgl. BGH, GRUR 2008, 801 Rn. 24 f. - Hansen-

Bau). Kann der Klägerin danach die Führung einer Firma mit dem Namen ihres

Gesellschafters Baumann nicht untersagt werden, rechtfertigt dies jedoch nicht

den Übergang von einer firmenmäßigen zu einer markenmäßigen Benutzung

des angegriffenen Zeichens.

4. Die Abweisung der auf Auskunft, Abgabe der eidesstattlichen Versi-

cherung und Schadensersatz gerichteten Widerklageanträge kann ebenfalls

keinen Bestand haben, weil eine Verletzung der Marke der Beklagten durch die

markenmäßige Verwendung des angegriffenen Zeichens durch die Klägerin

nicht auszuschließen ist.

III. Danach ist das angefochtene Urteil auf die Revision der Beklagten

aufzuheben, soweit das Berufungsgericht die auf die Widerklagemarke gestütz-

te Widerklage abgewiesen hat. Die Sache ist in diesem Umfang zur neuen Ver-

handlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Beru-

fungsgericht zurückzuverweisen.

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Dem Senat ist eine abschließende Entscheidung des Rechtsstreits ver-

wehrt, weil das Berufungsgericht - von seinem Standpunkt folgerichtig - keine

Feststellungen zu einer Vereinbarung zwischen der Klägerin und der Baumann

& Co. und nachfolgend der Baumann GmbH & Co. KG sowie der Beklagten ge-

troffen hat, dass die Klägerin ihr Unternehmenskennzeichen im Inland aus-

schließlich aufgrund eines Gestattungsvertrags benutzt. Das Berufungsgericht

hat zwar angenommen, dass die Beklagte und ihre Rechtsvorgängerinnen der

Klägerin jedenfalls konkludent die Benutzung des Unternehmenskennzeichens

gestattet haben. Eine solche konkludente Gestattung genügt aber nicht, um die

Entstehung eines inländischen Unternehmenskennzeichens zugunsten der Klä-

gerin mit Priorität von 1971 im Verhältnis zur Beklagten und ihren Rechtsvor-

gängerinnen auszuschließen. Dazu ist vielmehr der Abschluss eines Gestat-

tungs- oder Lizenzvertrages erforderlich.

Den Nachweis, dass ein Gestattungs- oder Lizenzvertrag zwischen der

Klägerin und zunächst der Baumann & Co. und nachfolgend der Baumann

GmbH & Co. KG sowie der Beklagten bestand, muss die Beklagte führen. An

diesen Nachweis sind keine geringen Anforderungen zu stellen. Wegen der be-

sonderen Bedeutung, die das Zustandekommen eines entsprechenden Ver-

trags im Hinblick auf die Frage hat, ob zugunsten des Gestattungsempfängers

oder Lizenznehmers eigene Kennzeichenrechte im Verhältnis zum Gestatten-

den oder Lizenzgeber entstehen, wird im kaufmännischen Geschäftsverkehr im

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Regelfall eine Dokumentation des Vertragsschlusses erfolgen. Fehlt eine ent-

sprechende Dokumentation, wird in der Regel davon auszugehen sein, dass

kein über eine konkludente Gestattung hinausgehender Abschluss eines Ge-

stattungs- oder Lizenzvertrags vorliegt.

Bornkamm

Büscher

Schaffert

Kirchhoff

Löffler

Vorinstanzen:

LG Mannheim, Entscheidung vom 30.12.2009 - 22 O 22/08 -

OLG Karlsruhe, Entscheidung vom 11.04.2012 - 6 U 30/10 -