Urteil des BGH vom 23.01.2008

BGH (stand der technik, patentanspruch, bundesrepublik deutschland, veröffentlichung, abweisung der klage, veränderung, fachmann, verhandlung, bundespatentgericht, einlage)

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 115/03 Verkündet

am:

1. April 2008

Wermes

Justizhauptsekretär

als

Urkundsbeamter

der

Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

- 2 -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 23. Januar 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und

die Richter Scharen, Keukenschrijver, Asendorf und Gröning

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Beklagten, die im Übrigen zurückgewiesen

wird, wird das am 8. Mai 2003 verkündete Urteil des 2. Senats

(Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts abgeändert und wie

folgt neu gefasst:

Unter Abweisung der weitergehenden Klage wird das europäische

Patent 548 475 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepu-

blik Deutschland im Umfang seiner Patentansprüche 1, 4 bis 17

sowie 18 bis 23, soweit letztere nicht auf Patentanspruch 2 oder

Patentanspruch 3 rückbezogen sind, für nichtig erklärt.

Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin ein Zehntel

und die Beklagte neun Zehntel.

Von Rechts wegen

- 3 -

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des unter Inanspruchnahme der Priorität einer

Voranmeldung in Frankreich vom 24. Dezember 1991 am 26. September 1992

angemeldeten, u.a. mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten

europäischen Patents 548 475 (Streitpatents), das eine "mehrschichtige Sport-

schuhsohle" ("semelle de chaussure de sport multicouche") betrifft und 23 Pa-

tentansprüche umfasst. Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache

Französisch:

"Semelle (2) de chaussure de sport (1) surmontée d’une tige et ré-

alisée suivant un profil stratifié en plusieurs couches comportant

une couche externe de contact avec le sol présentant des caracté-

ristiques de rigidité et directement en contact avec la couche de

contact, caractérisée en ce qu’elle comporte une couche supé-

rieure (8, 8A, 8B) de confort, placée directement sous le pied (4)

présentant des caractéristiques d’amortissement et/ou d’élasticité,

via à vis des chocs, et en ce que la couche intermédiaire présente

des caractéristiques contrôlées de rigidité en torsion et en flexion

de façon à assurer simultanément la répartition des ondes des

chocs et efforts enregistrés par la couche de contact (7, 7A, 7B) et

leur diffusion avant de rencontrer le pied, et à constituer une sorte

de carcasse empêchant les déformations d’ensemble de la couche

de contact, tout en restant relativement souple en flexion de façon

à permettre un bon déroulement du pied lors de la pratique du

sport, obtenant ainsi un concept modulable de semelle dont les

- 4 -

fonctions globales peuvent être modifiées par la modification d’une

seule couche."

In der deutschen Übersetzung der Patentschrift lautet Patentanspruch 1:

"Sohle (2) für Sportschuhe (1), die durch einen Schaft überhöht ist

und gemäß einem aus mehreren Schichten aufgebauten Profil her-

gestellt wird, das eine äußere Schicht für den Kontakt mit dem Bo-

den, die Eigenschaften bezüglich der Haftung und bezüglich des

Widerstandes gegenüber Abreibung, und eine Zwischenschicht

aufweist, die Eigenschaften bezüglich der Steifigkeit aufweist und

die direkt in Kontakt mit der Kontaktschicht ist, dadurch gekenn-

zeichnet, daß sie eine obere Schicht (8, 8A, 8B) für den Komfort

aufweist, die direkt unter dem Fuß (4) angeordnet ist, und Eigen-

schaften bezüglich der Dämpfung und/oder Elastizität gegenüber

Stößen aufweist, und dadurch, daß die Zwischenschicht kontrollier-

te Eigenschaften bezüglich der Steifigkeit gegenüber Torsion und

Biegung aufweist, um gleichzeitig die Verteilung der Stoßwellen

und der Kräfte, die durch die Kontaktschicht (7, 7A, 7B) registriert

werden, und ihre Diffusion zu gewährleisten, bevor sie auf den Fuß

treffen, und um eine Art Gerüst zu bilden, das die Deformation der

Gesamtheit der Kontaktschicht verhindert, wobei sie jedoch relativ

nachgiebig gegenüber Biegung bleibt, um ein gutes Abrollen des

Fußes beim Ausüben des Sportes zu erlauben, und wobei daher

ein modulförmiges Konzept für eine Sohle erhalten wird, deren glo-

bale Funktionen durch die Veränderung einer einzelnen Schicht

verändert werden können."

- 5 -

Wegen der nachgeordneten Patentansprüche 2 bis 23 in der Verfah-

renssprache wird auf die Patentschrift, wegen ihrer deutschen Übersetzung

auch auf das angefochtene Urteil verwiesen.

Die Klägerin hat geltend gemacht, das Streitpatent sei gegenüber dem

Stand der Technik, wie ihn die Veröffentlichung der europäischen Patentan-

meldungen 458 174 ("Fitsall"; D1, veröffentlicht am 27. November 1991),

373 336 ("Mayer"; D2, veröffentlicht am 20. Juni 1990) und 272 082 ("Barry";

D3, veröffentlicht am 22. Juni 1988) sowie die US-Patentschrift 5 052 130

("Barry"; D4, Patenterteilung am 1. Oktober 1991) bildeten, nicht patentfähig.

Sie hat beantragt, das Streitpatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bun-

desrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären. Die Beklagte

ist der Klage entgegengetreten und hat insbesondere einen eigenständigen

erfinderischen Gehalt der unmittelbar auf Patentanspruch 1 zurückbezogenen

Unteransprüche geltend gemacht. Das Bundespatentgericht hat das Streitpa-

tent in vollem Umfang für nichtig erklärt. Hiergegen richtet sich die Berufung der

Beklagten, die das Streitpatent nunmehr in seiner erteilten Fassung, aber auch

in der Weise verteidigt, dass sie hilfsweise einen erfinderischen Gehalt der Pa-

tentansprüche (in der Zählung des Streitpatents) 2, 3, 4, 5, 8 - diesen weiter

hilfsweise auch unter Streichung des Worts "zumindest" (in der deutschen

Übersetzung; in der maßgeblichen französischen Fassung "au moins"), 10, 13,

14 und 15 geltend macht und auch die auf diese Patentansprüche zurückbezo-

genen Unteransprüche verteidigt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel insgesamt

entgegen und verteidigt das angefochtene Urteil.

Im Auftrag des Senats hat Professor Dr. G.

B. ,

, ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhand-

- 6 -

lung erläutert und ergänzt hat. Die Klägerin hat ein schriftliches Gutachten des

, Prof. Dr. T. M. , vorgelegt.

Entscheidungsgründe:

Das zulässige Rechtsmittel der Beklagten führt unter Abänderung des

angefochtenen Urteils zur Abweisung der Klage, soweit diese die Patentan-

sprüche 2 und 3 des Streitpatents und die auf diese Patentansprüche zurück-

bezogenen weiteren Unteransprüche betrifft; im Übrigen bleibt es ohne Erfolg.

I. 1. Das Streitpatent betrifft eine Sohle für Sportschuhe. Die Beschrei-

bung gibt an, dass der Wunsch insbesondere bei Sohlen für Schuhe für

Bergsportarten immer dahin ging, Steifigkeitseigenschaften bezüglich der Tor-

sion in der Longitudinalachse mit guten Biegeeigenschaften insbesondere im

Bereich des Mittelfußes zu erhalten (Beschr. Sp. 1 Z. 10 - 17). Weiter werden

Schuhsohlen als bekannt geschildert, z.B. aus der französischen Patentschrift

2 520 886, deren Sohle aus Schichten aufgebaut ist, nämlich einer Kontaktsoh-

le, einer oberen nachgiebigen Zwischenschicht (Komfortschicht) und einem

Verstärkungselement in der zentralen Ebene, das sich von der Ferse in Rich-

tung der Fußsohlenwölbung erstreckt. Dieses Verstärkungselement störe je-

doch die Wirksamkeit der Komfortschicht und vergrößere die Höhe und das

Gewicht der gesamten Sohle (Beschr. Sp. 1 Z. 38 - 52). Weitere bekannte

Schuhe wiesen eine äußere Kontaktschicht, eine darüber liegende dämpfende

Schicht und eine sehr steife Brandsohle mit einer Antitorsionseinlage auf.

Nachteilig sei bei ihnen, dass sich die steife Schicht in unmittelbarem Kontakt

- 7 -

mit dem Fuß befinde, die Sohle zu steif gegen Biegung sei und Stoßwellen zu

gut auf den Fuß übertragen würden (Beschr. Sp. 1 Z. 53 - Sp. 2 Z. 11). Vorge-

schlagen sei bereits worden (französisches Patent 2 556 569), eine externe

Sohle herzustellen, bei der zumindest zwei plastische Materialien mit unter-

schiedlichen mechanischen Eigenschaften und die Technik des Überformens

verwendet werden. Diese Sohle weise ein elastisch deformierbares Verstei-

fungselement oder ein Gelenkstück aus steifem Kunststoffmaterial mit einem

Biegungsbereich zumindest im Bereich der Mittelfußzehenglieder auf, auf dem

ein elastisch deformierbares nachgiebiges Kunststoffmaterial angesetzt sei.

Diese Lösung habe sich als kostspielig erwiesen (Beschr. Sp. 2 Z. 12 - 35).

2. Durch das Streitpatent soll eine einfach herstellbare standardisierte

Sohle zur Verfügung gestellt werden, die insbesondere zu einem möglichst

leichten Schuh führt, bei ausreichender Torsionssteifigkeit die natürliche Bewe-

gung des Fußes nach Möglichkeit entsprechend dem Einsatz bei der gewählten

Sportart respektiert, die Schlagenergie dämpft und wieder freigibt und die Blut-

zirkulation im Fuß nicht beeinträchtigt (vgl. die Beschreibung Sp. 2 Z. 36 - Sp. 3

Z. 32).

3. Hierzu lehrt Patentanspruch 1 des Streitpatents eine Sohle für Sport-

schuhe,

(1)

Schaft

(2)

mehreren Schichten aufgebau-

ten Profil

(3)

wobei vorhanden sind:

(3.1) eine

äußere Kontaktschicht

dem Boden)

(3.1.1)

mit Eigenschaften bezüglich der Haftung

- 8 -

(3.1.2)

und bezüglich des Widerstands gegenüber Abrei-

bung,

(3.2) eine

Zwischenschicht

(3.2.1)

mit kontrollierten Eigenschaften bezüglich der

Steifigkeit gegenüber Torsion und Biegung,

(3.2.1.1) wodurch die Verteilung ("Diffusion") der Stoßwel-

len und Kräfte, die durch die Kontaktschicht

(Merkmal 3.1) aufgenommen ("registriert") werden,

erreicht ("gewährleistet") wird (bevor sie auf den

Fuß treffen),

(3.2.1.2) und wodurch eine Art Gerüst gebildet wird, das die

Deformation der Gesamtheit der Kontaktschicht

verhindert,

(3.3) eine

obere Schicht für den Komfort

(3.3.1)

die direkt unter dem Fuß angeordnet ist,

(3.3.2)

mit Eigenschaften bezüglich Dämpfung und/oder

Elastizität gegenüber Stößen,

(4)

wobei das Gesamtsystem relativ nachgiebig ge-

genüber Biegung bleibt und damit ein gutes Abrol-

len des Fußes erlaubt,

(5) die

Kontaktschicht

(Merkmal 3.1) und die Zwi-

direkt in Kontakt

stehen,

(6)

modulförmigen Kon-

zept

(7)

und deren globale Funktionen durch die Verände-

verändert

können.

- 9 -

4. Diese Sohle ist nicht auf drei Schichten begrenzt, sondern setzt nur

einen zumindest dreischichtigen Aufbau voraus. Die drei im Patentanspruch

genannten Schichten können unterschiedlich und damit dem jeweiligen Bedarf

angepasst ausgebildet werden. Die Beschreibung nennt dafür verschiedene

Beispiele, die auch in den Unteransprüchen unter Schutz gestellt werden, auf

die die Eigenschaften (gemeint sind hier, wie die Erörterung mit dem gerichtli-

chen Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung ergeben hat, Stoffei-

genschaften und nicht, wie die Formulierung in der maßgeblichen französi-

schen Fassung des Streitpatents es an sich nahe legen könnte, allgemeine

Charakteristika) der einzelnen Schichten der Sohle aber nicht beschränkt sind.

Die "caractéristiques contrôlées" (kontrollierten Eigenschaften) der Zwischen-

schicht (Merkmal 3.2.1) bezeichnen dabei nicht mehr als deren Einstellbarkeit

je nach dem Verwendungszweck des Sportschuhs. Die Kontaktschicht wird

vorzugsweise aus einem Gummi mit Hafteigenschaften und einem Widerstand

gegenüber Abreibung hergestellt. An der Zwischenschicht (die Bezeichnung

"nerf" (Nerv) wird, wie die Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung zur

Überzeugung des Senats angegeben hat, synonym verwendet) können bei-

spielsweise Befestigungsschlaufen, metallische Einlagen oder Spikes ange-

bracht werden (Beschr. Sp. 8 Z. 22 - Z. 45). Die Schichthärte kann vorzugswei-

se für die Zwischenschicht mit > 45 Shore D, für die Kontaktschicht mit < 45

Shore D und für die Komfortschicht mit < 80 Shore A gewählt werden. Die Zwi-

schenschicht kann dabei aus einem gegebenenfalls verstärkten Polyurethan

oder Polyamid hergestellt werden. Die Komfortschicht soll Dämpfungs-

und/oder Elastizitätseigenschaften aufweisen, wobei der gerichtliche Sachver-

ständige hierzu in der mündlichen Verhandlung überzeugend erläutert hat,

dass es sich bei Dämpfung und Elastizität um zwei Pole einer einheitlichen

physikalischen Erscheinung handelt, eine ideale Elastizität praxisfremd ist,

- 10 -

Dämpfung nur in geringem Umfang in der Praxis gewünscht wird und von der

Modulation zu unterscheiden ist und die Einstellung von fast elastisch bis plas-

tisch gewählt werden kann. Die Anordnung der Komfortschicht "direkt" unter

dem Fuß soll es ersichtlich nicht ausschließen, dass sich zwischen ihr und dem

Fuß noch eine Brandsohle befinden kann, über die sich die Beschreibung des

Streitpatents nicht verhält. Dies haben auch die Parteien in der mündlichen

Verhandlung übereinstimmend so gesehen. Die Nachgiebigkeit gegenüber

Biegung, die ein gutes Abrollen erlauben soll (Merkmal 4), betrifft - bei unklarer

Zuordnung im Patentanspruch ("tout en restant relativement souple en flexion";

in der Übersetzung der Patentschrift "wobei sie jedoch relativ nachgiebig ge-

genüber Biegung bleibt") und damit schwer zu vereinbarenden Angaben in der

Beschreibung (Sp. 3 Z. 44 - 49) - zur Überzeugung des Senats nicht eine ein-

zelne Sohlenschicht, sondern das Gesamtsystem, da nur hierdurch erreicht

werden kann, dass das Abrollen des Fußes erleichtert wird. Die drei Schichten

können durch Verkleben, Überformen, Ultraschall oder andere Mittel miteinan-

der verbunden werden (Beschr. Sp. 8 Z. 46 - Sp. 9 Z. 17), wobei, wie der ge-

richtliche Sachverständige auf wiederholtes Befragen letztlich überzeugend

erklärt hat, insbesondere bei der Lösung nach Patentanspruch 15 des Streitpa-

tents eine feste Verbindung, beispielsweise ein Verkleben, nicht notwendiger-

weise erfolgen muss. Patentanspruch 1 schreibt ohnehin nur einen direkten

Kontakt zwischen Kontaktschicht und Zwischenschicht vor, während sich der

Kontakt zwischen Komfortschicht und Zwischenschicht (Zwischennerv) erst aus

Patentanspruch 2 ergibt.

II. Es kann dahinstehen, ob der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des

Streitpatents neu ist (Art. 54 EPÜ), was von der Klägerin erstmals in der Beru-

fungsverhandlung in Zweifel gezogen worden ist. Er beruht jedenfalls zur Über-

zeugung des Senats nicht auf erfinderischer Tätigkeit (Art. 56 EPÜ), denn er

- 11 -

war dem Fachmann, als den der Senat in Übereinstimmung mit dem gerichtli-

chen Sachverständigen einen Material- und Fertigungsingenieur mit Hoch-

schul- oder Fachhochschulausbildung, Kenntnissen auf dem Gebiet der Bio-

mechanik und mehrjähriger Berufserfahrung ansieht, durch den Stand der

Technik nahegelegt.

1. Die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung 272 082

(Barry; D3) befasst sich näher nur mit dem biegsamen elastischen Element der

Sohle und beschreibt zumindest keinen Sportschuh mit einem modularen Auf-

bau in drei oder mehr Schichten, auch wenn eine innere Sohle als dritte Lage in

der Beschreibung (Sp. 5 Z. 51 - Sp. 6 Z. 1) ausdrücklich angesprochen wird.

Auf weitere Aspekte dieser Entgegenhaltung wird nachfolgend eingegangen.

2. Die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung 458 174

(Fitsall; D1) zeigt einen Schuh mit einem aus wenigstens zwei Schichten be-

stehenden Boden, bei dem es sich auch um einen Lauf- (Beschr. Sp. 1 Z. 4)

oder Skischuh (Beschr. Sp. 1 Z. 11) handeln kann. Dabei wird unter einer star-

ren Schicht eine Laufsohle aus elastischem, insbesondere verschleißfestem

Material angebracht (Patentanspruch 7; Beschr. Sp. 1 Z. 52 - 55). Auf die starre

Schicht kann ein anatomisch geformtes und elastisches Fußbett aufgelegt wer-

den (Patentanspruch 1, Fig. 1). Damit wird auch hier eine dreilagige Sohle be-

schrieben, die sich allerdings von der nach Patentanspruch 1 des Streitpatents

dadurch unterscheidet, dass das Gesamtsystem nicht im Sinn des Merkmals 4

nachgiebig ist und damit auch kein gutes Abrollen des Fußes gewährleistet.

Für die Komfortschicht spricht auch diese Entgegenhaltung die Eigenschaft der

Elastizität an, weshalb in ihr das Merkmal 3.3.2 des Patentanspruchs 1 des

Streitpatents bereits verwirklicht ist. Wie sich aus Fig. 1 der Abbildungen ergibt,

können die drei Schichten unmittelbar aufeinander liegen; dies gilt auch für die

- 12 -

Laufsohle und die starre Schicht. Wie Fig. 1 weiter zeigt, weist dieser Schuh

auch einen Schaft auf, unter dem nicht mehr als das Oberteil des Schuhs zu

verstehen ist. Damit zeigt die Entgegenhaltung im Grundsatz schon die Merk-

male der Merkmalsgruppen (1) bis (3) und (5).

Die Wertung des gerichtlichen Sachverständigen, dass die der Entge-

genhaltung zugrunde liegende Konstruktionsidee in eine völlig andere Richtung

als nach dem Streitpatent führe, teilt der Senat angesichts der allgemeinen

Formulierung der in Patentanspruch 1 des Streitpatents unter Schutz gestellten

Lehre jedenfalls nicht, soweit daraus die Konsequenz abgeleitet werden sollte,

dass der Konstrukteur sie gar nicht beachte. Zwar erwähnt die Merkmalsgruppe

(3.2.1) des Patentanspruchs 1 des Streitpatents einige zusätzliche Aspekte, auf

die nach Bedarf geachtet werden soll, jedoch keine solchen, die außerhalb des

Erfahrungshorizonts des Schuhkonstrukteurs liegen. Zudem werden in dieser

Merkmalsgruppe des Streitpatents keine verbindlichen Vorgaben zur Ausle-

gung der Sohle gemacht, es wird im Gegenteil nur darauf hingewiesen, welche

Parameter beachtet werden sollen. Das gilt insbesondere für die auf die Torsi-

on des Fußes bezogenen Eigenschaften der Zwischenschicht (Merkmal 3.2.1).

Diese waren nach den Angaben des gerichtlichen Sachverständigen, an denen

zu zweifeln für den Senat kein Anlass besteht, in der Fachwelt jedenfalls seit

1977 bekannt. Zudem verweist die Veröffentlichung der europäischen Patent-

anmeldung 272 082 (D3) darauf, dass (auch) die Querbiegeeigenschaft des

elastischen Bauteils (das der Zwischenschicht entspricht) auf eine bestimmte

Tätigkeit (Beschr. Sp. 3 Z. 9 - Z. 13), sowie generell darauf, dass die Steifigkeit

auf den speziellen Anwendungsbereich abgestimmt werden kann (Beschr.

Sp. 3 Z. 18 - 21). In dieser Entgegenhaltung sind auch bereits die Verteilung

der Stoßkraft in einer Zwischenlage wie in einer Flüssigkeit und damit eine

- 13 -

Verminderung (Dämpfung) der Gesamtstoßkraft angesprochen (Beschr. Sp. 5

Z. 44 - Z. 50).

Nicht gelehrt werden in der Veröffentlichung der europäischen Patent-

anmeldung 458 174 (D1) die Nachgiebigkeit gegenüber Biegung (Merkmal 4)

sowie der modulare Aufbau nach den Merkmalen (6) und (7), weiter nicht an-

gesprochen sind die Eigenschaften der Zwischenschicht, die vielmehr im deut-

lichen Gegensatz zur Lehre im Streitpatent als "starr" bezeichnet wird und die

aus Hartkunststoff (Beschr. Sp. 5 Z. 44) gebildet sein oder aus einer verstärk-

ten Polyesterplatte bestehen (Beschr. Sp. 6 Z. 7 - 8) könne und dem Fuß die

notwendige starre Unterstützung beim Stehen verleihe (Beschr. Sp.

Z. 14 - 21). Dies führt von der im Streitpatent insgesamt und in ihrer Gesamt-

heit zu betrachtenden geschützten Lehre (vgl. Sen.Urt. v. 15.5.2007

- X ZR 273/02, GRUR 2007, 1055 - Papiermaschinengewebe) weg. Schon des-

halb sieht der Senat in dieser Vorveröffentlichung keine ausreichende Grundla-

ge, das Naheliegen des Patentanspruchs 1 des Streitpatents zu bejahen.

3. Die US-Patentschrift 5 052 130 (Barry; D4) beschreibt einen Sport-

schuh mit einem Schaft und einer an diesem befestigten Sohlenanordnung mit

einer Laufsohle, einer Zwischensohle und einer dazwischen liegenden Feder-

platte. Die Laufsohle entspricht, wie der gerichtliche Sachverständige in seinem

schriftlichen Gutachten überzeugend ausgeführt hat, der Kontaktschicht des

Streitpatents, die Zwischensohle der Komfortschicht und die Federplatte der

Zwischenschicht des Streitpatents (Gutachten S. 19 oben). Die Biegesteifigkeit

der Federplatte ist für die Längsachse größer als für die Querachse. Auch das

stellt eine kontrollierte Eigenschaft im Sinn von Merkmal (3.2.1) des Streitpa-

tents dar. Die Steifigkeit des Federelements kann hier zudem an die Einsatz-

bedingungen angepasst werden (Beschr. Sp. 3 Z. 19 - 22). Dies legt das

- 14 -

Merkmal (4) nahe, wie dies auch bei der Veröffentlichung der europäischen

Patentanmeldung 373 336 (Mayer; D2) der Fall ist, wenn dort angegeben wird,

es solle eine Einlage (und zwar auch als Bestandteil einer Schuhsohle, Patent-

anspruch 22) zur Verfügung gestellt werden, die eine ausgezeichnete laufge-

rechte Abrollbewegung der Schuhsohle bei optimaler Standfestigkeit gestatte

(Beschr. Sp. 4 Z. 40 - 42).

4. Die Zusammenschau dieser Entgegenhaltungen ergibt jedenfalls,

dass auch die Kombination der Merkmale und Merkmalsgruppen (1) bis (5) na-

hegelegen hat.

5. Nicht genannt wird in den bereits genannten Entgegenhaltungen der

modulare Aufbau der Schuhsohle. Der Senat versteht hierunter zum einen den

Aufbau der Sohle aus mehreren jedenfalls in bestimmten charakteristischen

Eigenschaftsparametern definierten Bauelementen (Modulen), nämlich Kon-

taktschicht, Zwischenschicht und Komfortschicht, bei Abstimmung der ver-

schiedenen Module aufeinander und deren Anpassung an den vorgesehenen

Einsatzbereich des Schuhs (z.B. Laufschuh, Wanderschuh, Fußball- oder Bas-

ketballschuh). Ein diesen Anforderungen entsprechender Aufbau ist jedoch

prinzipiell aus der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung

373 336 (Mayer; D2) bereits bekannt. Diese Veröffentlichung betrifft zwar nicht

in erster Linie einen Sportschuh mit einem modularen Aufbau der Schuhsohle,

sondern eine Einlage für die Sohle eines Sportschuhs. Beschrieben ist aber

auch ein Schuh mit einer Sohle, die eine in Querrichtung biegesteife, aber in

Längsrichtung biegeweiche Einlage aufweist (vgl. Patentansprüche 24 und 25).

Die Beschreibung spricht von einer in die Gesamtstruktur einer Sohle integrier-

ten Einlage, die zwischen der Außensohle und der Innensohle sowie dem Fuß-

bett integriert ist (Sp. 15 Z. 37 - Z. 41). Daraus ergibt sich, dass die Sohle aus

- 15 -

der Außensohle (18), der Einlage (1) (als Zwischenschicht, vgl. das Gutachten

des gerichtlichen Sachverständigen S. 15), der Innensohle (20) und einem

Fußbett (21) aufgebaut sein kann; dass dies einen Aufbau aus vier Schichten

ergibt, steht nicht im Widerspruch zu Patentanspruch 1 des Streitpatents, der,

wie bereits oben unter I.4. ausgeführt, auch Sohlen mit mehr als drei Schichten

erfasst. Auch nach der Entgegenhaltung sollen die Module, insbesondere die

Einlage (auch als Zwischenschicht - "Zwischensohle", vgl. Beschr. Sp. 9 Z. 24 -

im Sinn des Streitpatents) Eigenschaften aufweisen, die denjenigen, die für die

Zwischenschicht des Streitpatents erörtert werden, im Wesentlichen entspre-

chen (vgl. D2, Beschr. Sp. 3 Z. 51 - Sp. 4 Z. 22: Seitenstabilität, Flexibilität, Tor-

sionsfähigkeit, Druckverteilung und Rückstellfähigkeit). Dabei kann dahinste-

hen, ob die Entgegenhaltung in der Beschreibung (Sp. 17/18) auch die Kom-

fortschicht näher beschreibt, was von den Parteien unterschiedlich gewürdigt

wird; denn sie befasst sich näher nur mit der Ausbildung der Einlage (Zwi-

schenschicht). Die Komfortschicht war indessen - wie auch die Kontaktschicht -

schon aus den weiteren, bereits genannten Entgegenhaltungen näher bekannt.

Auch der Aufbau etwa des Schuhs nach der Veröffentlichung der europäischen

Patentanmeldung 458 174 (D1) kann bereits zwanglos als modular angesehen

werden (vgl. die dortige Beschreibung Sp. 5 Z. 39 - 49 i.V.m. Fig. 1). Dem ver-

gleichsweise hochqualifizierten und berufserfahrenen, in der Schuhentwicklung

tätigen Fachmann konnte es zudem keine Schwierigkeiten bereiten, seine

Kenntnisse über die verschiedenen Schichten (Module) in geeigneter Weise

miteinander zu verbinden und dabei die jeweils auszuwählenden Eigenschaften

zu definieren, wie dies auch das Streitpatent dem seine Lehre Ausführenden

ansinnt.

6. In der vorveröffentlichten, dem Senat vorgelegten Literatur weiter nicht

genannt ist die Veränderung der "globalen Funktionen" der Schuhsohle durch

- 16 -

die Veränderung einer einzelnen Schicht. Hierzu hat die Verhandlung ergeben,

dass eine derartige Beeinflussung zwar eintreten kann, aber nicht unter allen

Umständen auch eintreten wird. So wird eine völlige Biegesteifigkeit der Zwi-

schenschicht, wie sie etwa in der Veröffentlichung der europäischen Patentan-

meldung 458 174 (D1) angelegt ist, durch eine Flexibilisierung der Kontakt-

schicht schwerlich beeinflusst werden können, sondern letztlich eher auf das

Gesamtergebnis durchschlagen. In diesem Fall beeinflusst zwar die Ausgestal-

tung ("Veränderung") der Zwischenschicht die genannten "globalen Funktio-

nen", nicht aber die Veränderung der Kontaktschicht. Diese Relativierung der

Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Modulen hat der gerichtliche

Sachverständige in der mündlichen Verhandlung überzeugend bestätigt. Weiter

soll, wie sich ebenfalls in der mündlichen Verhandlung ergeben hat, die vorge-

sehene Veränderung dazu führen, dass ein jeweils für eine bestimmte Sportart

geeigneter Schuh zur Verfügung gestellt wird und nicht etwa ein von vornherein

"multifunktioneller" (oder Allround-)Schuh. Damit handelt es sich auch bei

Merkmal (7) nicht um mehr als die Formulierung der Erkenntnis einer Tatsache,

die bei Sportschuhen nach dem Stand der Technik bereits implizit verwirklicht

war, und damit die theoretische Begründung für ein in der Fachwelt bereits

gängiges Verhalten. So hat der Gerichtsgutachter die auf den

schuh … gestützte Äußerung des Parteigutachters bestätigt,

dass es dem Fachmann bereits 1988 bekannt gewesen sei, durch die Zwi-

schensohle Biege- und Torsionssteifigkeit des Schuhs (insgesamt) zu beein-

flussen. Damit kann auch auf die Veränderung der globalen Funktionen der

Schuhsohle durch die Veränderung einer einzelnen Schicht das Nichtnahelie-

gen der in Patentanspruch 1 des Streitpatents unter Schutz gestellten Lehre

nicht gestützt werden.

- 17 -

7. Eine kombinatorische Wirkung der Einzelelemente der geschützten

Lehre, wie sie in den Merkmalen und Merkmalsgruppen (1) bis (5) enthalten ist,

mit dem modularen Aufbau der Sohle und der Beeinflussung der globalen

Funktionen der Schuhsohle durch die Veränderung einer einzelnen Schicht ist

ebenfalls schon deshalb zu verneinen, weil in den Merkmalen (6) und (7) nur

Wirkungen formuliert werden, wie sie bei entsprechendem Aufbau der Sohle

ohnehin auftreten.

III. Dagegen ist der Senat nicht zu der Überzeugung gelangt, dass auch

die in den Patentansprüchen 2 und 3 des Streitpatents unter Schutz gestellten

Lehren nicht patentfähig sind. Dies geht zu Lasten der Klägerin und verhilft

dem Rechtsmittel der Beklagten insoweit zu einem Teilerfolg. Mit den genann-

ten beiden Patentansprüchen erweist sich damit der Angriff der Klägerin als

erfolglos, soweit die Patentansprüche 18 bis 23 auf diese zurückbezogen sind

(vgl. nur Sen.Urt. v. 19.5.1998 - X ZR 20/95, bei Bausch, Nichtigkeitsrechtspre-

chung in Patentsachen, BGH 1994-1998, 434, 444 - Dilatationskatheter; v.

18.2.1997 - X ZR 25/95, aaO, S. 445, 455 - Zerstäubervorrichtung).

1. Nach Patentanspruch 2 des Streitpatents soll die Komfortschicht aus

einem nachgiebigen Material hergestellt sein, das eine Dichte aufweist, die

progressiv von ihrem oberen Teil in Richtung ihres unteren Teils ansteigt, der

im Kontakt mit dem steifen Zwischennerv ist. Hierzu fehlt es an jedem Beleg

aus dem Stand der Technik, der als der Patentfähigkeit entgegenstehend an-

gesehen werden könnte. Das Bundespatentgericht hat zwar die nichtlineare

Dämpfung als dem Fachmann geläufige Maßnahme angesehen, und auch der

Parteigutachter hat ausgeführt, dem Fachmann sei es bekannt gewesen, dass

durch eine nichtlineare Dichtezunahme die Dämpfungseigenschaften beein-

flusst werden könnten. Der gerichtliche Sachverständige hat demgegenüber

- 18 -

lediglich bestätigt, dass zum Prioritätszeitpunkt Zweidichtenmaterialien als

dämpfend bekannt gewesen seien. Demgegenüber verweist die Beklagte mit

Recht darauf, dass es an jedem Beleg für die Bekanntheit des Einsatzes pro-

gressiv dichteren Materials fehle. Damit ist aber keine Grundlage dafür gege-

ben, die progressive Dichtesteigerung von oben nach unten als vorbekannt

oder im Fachwissen und Fachkönnen des Fachmanns liegend anzusehen. Ob-

gleich das Bundespatentgericht und der Parteigutachter eine abweichende Auf-

fassung vertreten haben, sieht sich der Senat nicht in der Lage, ihnen beizutre-

ten, denn die Nichtigerklärung verlangt auch unter dem gewandelten Verständ-

nis der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit als Akt wertender Erkenntnis

(vgl. nur BGHZ 166, 305, 311 - vorausbezahlte Telefongespräche) eine eindeu-

tige Klärung im Sinn des Klagevorbringens, an der es hier fehlt.

2. Das gilt auch für die im Streitpatent in Patentanspruch 3 unter Schutz

gestellte Lehre. Danach soll die Komfortschicht aus mehreren benachbarten

Bereichen zusammengesetzt sein, wobei ein erster Bereich mit großer Elastizi-

tät der Ferse entspricht, ein zweiter mit mittlerer Elastizität, der die Blutzirkulati-

on begünstigt, der Fußsohlenwölbung und ein dritter Bereich mit geringer Elas-

tizität die Kontrolle des Gehens begünstigt. Dieses zusätzliche, auf die Elastizi-

tät (und nicht auf die Dichte) abstellende Merkmal ist in den zu Patentanspruch

1 abgehandelten Entgegenhaltungen nicht genannt. Der gerichtliche Sachver-

ständige hat zu ihm die Auffassung vertreten, dass der Fachmann zum Priori-

tätszeitpunkt auch keinen Anlass hatte, sich über die Aufteilung der Komfort-

schicht in verschiedene Elastizitätsbereiche Gedanken zu machen. Zwar hat

der Parteigutachter darauf hingewiesen, dass in der Orthopädieschuhtechnik

eine Einlage mit benachbarten unterschiedlich elastischen Bereichen "zum täg-

lichen Handwerk" gehöre, "da die unterschiedlichen anatomischen Regionen

des Fußes nach orthopädischen Gesichtspunkten und biomechanischen Ge-

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setzmäßigkeiten bezüglich der Abrollbewegung unterschiedlich gedämpft wer-

den sollen." Auch das sachkundig besetzte Bundespatentgericht hat den

Fachmann auf Grund logischer Überlegungen ohne erfinderische Anstrengung

dazu in der Lage gesehen, diese Ausgestaltung zu entwickeln. Der gerichtliche

Sachverständige hat demgegenüber aber darauf hingewiesen, dass der mit der

Entwicklung von Sportschuhen befasste Fachmann keinen Anlass hatte, Ge-

danken aus der Versorgung mit orthopädischen Einlagen in Betracht zu ziehen,

schon weil es in diesem Bereich um ganz andere Steifigkeiten als bei Sport-

schuhsohlen geht.

3. Patentanspruch 4 des Streitpatents kennzeichnet die Sohle nach Pa-

tentanspruch 1 weiter dadurch, dass die Steifigkeit der Zwischenschicht (des

Nervs) im Wesentlichen einen konstanten Wert in jedem Punkt aufweist, wobei

dieser Wert in Abhängigkeit von der Bestimmung des Schuhs im Lauf der Her-

stellung entsprechend ("adéquatement") ausgewählt wird. Die Steifigkeit soll

damit nicht nur im Wesentlichen konstant gehalten, sondern auch den Einsatz-

bedingungen des Schuhs angepasst werden. Dies war für Spezialfälle (vgl. die

Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung 458 174 (D1) für die star-

re Zwischenschicht und die Veröffentlichung der europäischen Patentanmel-

dung 373 336 (D2; vgl. Sp. 3 Z. 25 - 31), auf die sich das Bundespatentgericht

bei seiner übereinstimmenden Beurteilung gestützt hat) bereits bekannt. Beim

Einsatz von biegsamem Material entsprechend zu verfahren, musste für den

hochqualifizierten Fachmann - auch wenn der gerichtliche Sachverständige das

abweichend beurteilt hat - naheliegend sein, zumal es sich hierbei um die tech-

nisch einfachste Lösung gehandelt hat.

4. Nach Patentanspruch 5 des Streitpatents wird die Zwischenschicht

durch eine Vielzahl von unterschiedlich steifen Bereichen beidseitig einer Tor-

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sionsachse gebildet, wobei die Steifigkeit wie nach Patentanspruch 4 ausge-

wählt wird. Hierfür bot die Figur 3 der Veröffentlichung der europäischen Pa-

tentanmeldung 373 336 eine hinreichende Anregung. Mit dem Bundespatent-

gericht ist auch der Senat davon überzeugt, dass diese Abbildung den hoch-

qualifizierten fachkundigen Betrachter nicht nur zu einer Querprofilierung an

sich anregt, sondern auch hinreichenden Anlass bietet, sich über unterschiedli-

che Steifigkeiten in den profilierten Bereichen Gedanken zu machen.

5. Nach Patentanspruch 8 des Streitpatents wird die steife Zwischen-

schicht (der Nerv) zumindest im Bereich der Mittelfußknochen aus einer Folge

von steifen Einlagen gebildet, die abwechselnd senkrecht zur Torsionsachse

angeordnet sind, wodurch eine gute Nachgiebigkeit bezüglich der Biegung er-

halten, aber auch eine gute Steifigkeit bezüglich der Torsion bewahrt werden

soll. Mit dem Bundespatentgericht sieht der Senat dies als durch die Abbildung

Figur 7 der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung 373 336 na-

hegelegt an. Dort ist die Querprofilierung, wie sie Patentanspruch 8 lehrt, zwar

nur für den Vorderfußbereich dargestellt. Dieser erfasst unter Berücksichtigung

des Offenbarungsgehalts von Fig. 7 der Vorveröffentlichung aber auch Berei-

che der vorderen Mittelfußknochen, auf die das Streitpatent abstellt. Dies wur-

de in der mündlichen Verhandlung eingehend erörtert.

6. Nach Patentanspruch 10 des Streitpatents soll die Zwischenschicht

(der Nerv) in der Nähe des vorderen wie des hinteren Teils zwei kreisbogen-

förmige Aussparungen aufweisen, die im Wesentlichen den Enden der Sohle

entsprechen und dazu geeignet sind, den Durchgang der beiden Anschläge zu

erlauben, die von der Kontaktschicht ausgehen und auf deren inneren Seiten

Teile des Schafts geklebt sind. Hierin sieht der Senat eine dem Fachmann

nach Bedarf zur Verfügung stehende Maßnahme, die er ohne Weiteres ergrei-

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fen wird, wenn er einen Durchgang von der Kontaktschicht weiter in das Innere

des Schuhs benötigt, insbesondere weil er Teile (Spikes, Stollen, Bindungstei-

le) im Inneren des Schuhs befestigen will. Auch die beklagte Patentinhaberin

hat in dieser Maßnahme zudem nur ein konstruktives Detail gesehen und nicht

näher darlegen können, warum sich aus ihm eine erfinderische Tätigkeit erge-

ben soll. Auf Fig. 2 der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung

373 336 braucht daher nicht zurückgegriffen zu werden.

7. Patentanspruch 13 des Streitpatents stellt unter Schutz, dass die Kon-

taktschicht aus einer Vielzahl von Bereichen gebildet wird, wobei ein erster pe-

ripherer Bereich einem Hauptbereich zum mechanischen Verhaften auf dem

Boden entspricht, ein zweiter zentraler Bereich zum Halten oder Haften dient

und ein zentraler hinterer Bereich neutral ist. Dabei handelt es sich um eine

Gestaltung der Kontaktsohle, die einsatzspezifischen Anforderungen entspricht

und im Bereich der Fachkenntnisse des Konstrukteurs liegt. Gleiches gilt für

Patentanspruch 14, nach dem die Kontaktschicht aus Kufen hergestellt wird,

die außen auf dem Nerv in hierfür vorgesehene Aussparungen eingesetzt wer-

den. Dies entspricht zudem der handwerksmäßigen Anpassung an die Einsatz-

situation, insbesondere bei Skischuhen.

8. Nach Patentanspruch 15 wird die Komfortschicht aus Reliefs gebildet,

die aus Material aus dem oberen Teil der Kontaktschicht erhalten werden und

die Zwischenschicht oder den Nerv durchqueren und gemäß einem Wert mün-

den, der gleich der Dicke der zu erhaltenden Komfortschicht ist. Damit ist letzt-

lich nur ausgesagt, dass Material der Kontaktschicht in das Schuhinnere gezo-

gen wird, die Zwischenschicht durchbricht und reliefförmig (rippen- oder nop-

penförmig) die Komfortschicht bilden kann. Damit wird nur in naheliegender

Weise von einem allgemein bekannten Konstruktionsprinzip Gebrauch ge-

- 22 -

macht, wie es etwa schon bei Gesundheits- oder Massagesohlen mit Noppen

verwendet worden ist, worauf das Bundespatentgericht zu Recht abgestellt hat.

9. Einen erfinderischen Gehalt der weiteren Unteransprüche macht die

Beklagte weder für sich allein noch in Kombination mit den Merkmalen des Pa-

tentanspruchs 1 geltend. Er ist für den Senat auch nicht erkennbar.

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG i.V.m.

§§ 91, 92, 97 ZPO.

Melullis Scharen

Keukenschrijver

Asendorf

Gröning

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 08.05.2003 - 2 Ni 47/01 (EU) -