Urteil des BGH vom 10.01.2013

PROTI II Leitsatzentscheidung

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 84/09

Verkündet am:

10. Januar 2013

Führinger

Justizangestellte

als Urkundsbeamtin

der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk:

BGHZ:

nein

BGHR:

PROTI II

MarkenRL Art. 10 Abs. 2 Buchst. a; MarkenG § 26 Abs. 3 Satz 1 und 2

a) Die Vorschriften der Markenrechtsrichtlinie stehen der Anwendung des § 26

Abs. 3 Satz 2 MarkenG nicht entgegen.

b) Der Schutz einer Zeichenserie kann auch dadurch entstehen, dass der Mar-

keninhaber unmittelbar mit der gesamten Markenserie im Markt auftritt und

die Serie nicht erst über einen längeren Zeitraum entwickelt. Aus einem nur

einmalig verwendeten Zeichen kann dagegen der Schutz eines Stammzei-

chens einer Zeichenserie nicht abgeleitet werden.

BGH, Urteil vom 10. Januar 2013 - I ZR 84/09 - OLG Köln

LG Köln

- 2 -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 10. Januar 2013 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm

und die Richter Prof. Dr. Büscher, Prof. Dr. Schaffert, Dr. Koch und Dr. Löffler

für Recht erkannt:

Auf die Revision des Klägers wird das Urteil des 6. Zivilsenats des

Oberlandesgerichts Köln vom 20. Mai 2009 aufgehoben.

Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch

über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurück-

verwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Kläger ist Inhaber der Wortmarken Nr. 397 02 429

„PROTI“ (einge-

tragen am 3. März 1997) und Nr. 395 49 559.8

„PROTIPLUS“ (eingetragen am

20. Mai 1996) sowie der nachfolgend wiedergegebenen Wort-Bild-Marke

Nr. 396 08 644.6 (eingetragen am 5. März 1997):

Die Marken sind unter anderem für Eiweiß eingetragen. Die Marke

Nr. 397 02 429

„PROTI“ ist auch für Eiweiß mit dem Zusatz von Vitaminen und

- 3 -

Mineralstoffen sowie Kohlenhydraten und für Lebensmittelzubereitungen mit

hohen Eiweißanteilen zur Anreicherung für Lebensmittel registriert.

Der Kläger vertrieb zunächst über die P. R. & M. Gesellschaft bürgerli-

chen Rechts und anschließend über die P. GmbH Nahrungsergänzungsproduk-

te unter den Bezeichnungen

„Proti Power“, „PROTIPLUS“, „PROTIPLEX“ und

„PROTI 4-K“ in verschiedenen Aufmachungen und mit weiteren Zusätzen

(

„Plus 80“, „XXL“, „Power 75, 80 oder 90“).

Der Beklagte bietet unter der am 11. Februar 2003 für näher beschriebe-

ne Nahrungsergänzungsmittel, Vitaminpräparate und diätetische Lebensmittel

eingetragenen

und

14. März

2003

veröffentlichten

Wortmarke

Nr. 302 47 818

„Protifit“ ein Milchproteingemisch an.

Nachdem der Beklagte die Einrede mangelnder Benutzung der Marke

„PROTI“ erhoben hatte, hat der Kläger geltend gemacht, diese Marke durch die

Bezeichnungen

„Proti Power“, „PROTIPLUS“, „PROTI®PLEX“ und „PROTI®4-

“ in Preislisten und graphisch gestalteten, nachfolgend wiedergegebenen Auf-

machungen verwandt zu haben:

- 4 -

Der Kläger begehrt unter Berufung auf seine prioritätsälteren Marken

vom Beklagten die Einwilligung in die Löschung der Marke

„Protifit“ sowie das

Verbot, dieses Zeichen zu verwenden. Der Kläger verfolgt weiter einen Aus-

kunftsanspruch und die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung des Be-

klagten.

- 5 -

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung des Klägers ist

ohne Erfolg geblieben (vgl. OLG Köln, GRUR 2009, 958 = WRP 2009, 1286).

Mit der vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung der Beklagte

beantragt, verfolgt der Kläger seine Klageanträge weiter.

Mit Beschluss vom 17. August 2011 hat der Senat dem Gerichtshof der

Europäischen Union folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt (BGH,

GRUR 2011, 1142 = WRP 2011, 1615 - PROTI I):

1. Ist Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a der Richtlinie 89/104/EWG dahin auszule-

gen, dass diese Vorschrift generell und allgemein einer nationalen Regelung

entgegensteht, nach der von der Benutzung einer Marke (Marke 1) auch

dann auszugehen ist, wenn die Benutzung der Marke (Marke 1) in einer von

der Eintragung abweichenden Form erfolgt, ohne dass die Abweichungen

die Unterscheidungskraft der Marke (Marke 1) beeinflussen, und wenn die

Marke in der Form, in der sie benutzt wird, ebenfalls eingetragen ist (Mar-

ke 2)?

2. Falls die Frage 1 verneint wird:

Ist die vorstehend unter 1 bezeichnete nationale Vorschrift mit der Richtlinie

89/104/EWG vereinbar, wenn die nationale Vorschrift einschränkend dahin

ausgelegt wird, dass sie nicht auf eine Marke (Marke 1) angewandt wird, die

nur dazu eingetragen ist, um den Schutzbereich einer anderen eingetrage-

nen Marke (Marke 2) abzusichern oder auszuweiten, die in der Form, in der

sie benutzt wird, eingetragen ist?

3. Falls die Frage 1 bejaht oder die Frage 2 verneint wird:

a) Ist eine Benutzung einer eingetragenen Marke (Marke 1) im Sinne von

Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a der Richtlinie 89/104/EWG nicht gegeben,

aa) wenn der Markeninhaber die Form eines Zeichens benutzt, die von

der Eintragung der Marke (Marke 1) und einer weiteren Marke (Mar-

ke 2) des Markeninhabers nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass

durch die Abweichungen die Unterscheidungskraft der Marken (Mar-

ke 1 und Marke 2) beeinflusst wird;

bb) wenn der Markeninhaber zwei Formen von Zeichen benutzt, von de-

nen keine der eingetragenen Marke (Marke 1) entspricht, von denen

aber eine benutzte Zeichenform (Form 1) mit einer anderen einge-

tragenen Marke (Marke 2) des Markeninhabers übereinstimmt und

die zweite vom Markeninhaber verwandte Zeichenform (Form 2) in

Bestandteilen von beiden eingetragenen Marken (Marke 1 und Mar-

ke 2) abweicht, ohne dass durch die Abweichungen die Unterschei-

dungskraft der Marken beeinflusst wird, und wenn diese Zeichenform

(Form 2) die größere Ähnlichkeit mit der anderen Marke (Marke 2)

des Markeninhabers aufweist?

…

- 6 -

Der Gerichtshof der Europäischen Union hat darüber durch Urteil vom

25. Oktober 2012 (C-553/11, GRUR 2012, 1257 = WRP 2012, 1514 - Rintisch/

Eder) folgendermaßen entschieden:

1. Art. 10 Abs. 2 Buchst. a der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom

21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-

staaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass er es dem Inhaber einer

eingetragenen Marke nicht verwehrt, sich zum Nachweis für deren Benut-

zung im Sinne dieser Vorschrift darauf zu berufen, dass sie in einer von ihrer

Eintragung abweichenden Form benutzt wird, ohne dass die Unterschiede

zwischen diesen beiden Formen die Unterscheidungskraft der Marke beein-

flussen, und zwar ungeachtet dessen, dass die abweichende Form ihrerseits

als Marke eingetragen ist.

2. Art. 10 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 89/104 ist dahin auszulegen, dass er

einer Auslegung der zu seiner Umsetzung in nationales Recht erlassenen

nationalen Vorschrift entgegensteht, wonach er nicht für eine

„Defensivmar-

“ gilt, deren Eintragung nur dazu dient, den Schutzbereich einer anderen

eingetragenen Marke abzusichern oder auszuweiten, die in der Form, in der

sie benutzt wird, eingetragen ist.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat die auf die Wortmarke

„PROTI“ gestützten

Ansprüche nach § 22 Abs. 1 Nr. 2, § 49 Abs. 1 Satz 1, § 51 Abs. 4 Nr. 1 Mar-

kenG wegen Verfalls der Klagemarke und die aus den Klagemarken

„PROTI-

PLUS

“ und „Proti Power“ abgeleiteten Ansprüche mangels Verwechslungsge-

fahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verneint. Dazu hat es ausgeführt:

Der Kläger habe eine rechtserhaltende Benutzung der Marke

„PROTI“ in

den fünf Jahren vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Mar-

ke im Sinne von § 26 MarkenG nicht dargelegt. Die Benutzung der Bezeich-

nungen

„PROTIPLUS“ und „Proti Power“ sei keine rechtserhaltende Benutzung

der Marke

„PROTI“, weil diese Zeichen für den Kläger als Marken eingetragen

seien und der Markeninhaber nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der

Europäischen Union eine eingetragene Marke nicht durch die Verwendung

- 7 -

eines abgewandelten, ebenfalls als Marke registrierten Zeichens rechtserhal-

tend benutzen könne.

Eine rechtserhaltende Benutzung der Marke

„PROTI“ durch die Bezeich-

nungen

„PROTI Power 90“, „Proti XXL“ oder „Proti 85“ sei nicht gegeben. Mit

diesen Zeichen habe der Kläger vor der Veröffentlichung der Eintragung der

Marke des Beklagten keine Umsätze erzielt. Die Verwendung der Zeichen

„PROTI 4-K“ und „PROTIPLEX“ sei keine rechtserhaltende Benutzung der Mar-

„PROTI“, weil deren kennzeichnender Charakter durch die Zusätze „4-K“ und

„PLEX“ verändert werde.

Ansprüche aus den Marken

„PROTIPLUS“ und „Proti Power“ gegen die

angegriffene Marke

„Protifit“ seien ebenfalls nicht gegeben. Aufgrund der nur

geringen Kennzeichnungskraft der Klagemarken und einer durchschnittlichen

Zeichenähnlichkeit bestehe trotz Warenidentität keine Verwechslungsgefahr.

II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision des Klägers hat Er-

folg. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung

der Sache an das Berufungsgericht.

1. Der Kläger hat sein Klagebegehren in der Revisionsinstanz in erster

Linie auf die Marke Nr. 397 02 429

„PROTI“ (Klagemarke 1) und hilfsweise auf

die Marke Nr. 395 49 559.8

„PROTIPLUS“ (Klagemarke 2) sowie weiter hilfs-

weise auf die Marke Nr. 396 08 644.6

„Proti Power“ (Klagemarke 3) gestützt. Es

ist deshalb zunächst über die Ansprüche aus der Klagemarke 1 und nur hilfs-

weise über die Ansprüche aus den Klagemarken 2 und 3 in der angegebenen

Reihenfolge zu entscheiden.

2. Auf der Grundlage der vom Berufungsgericht bisher getroffenen Fest-

stellungen können die Ansprüche des Klägers gegen den Beklagten aus der

- 8 -

Klagemarke 1 (

„PROTI“) auf Löschung der Marke „Protifit“ (§ 51 Abs. 1, § 9

Abs. 1 Nr. 2 MarkenG), auf Unterlassung der Verwendung dieser Marke (§ 14

Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG) und auf Auskunft und Schadensersatz (§ 14

Abs. 6, § 19 MarkenG, § 242 BGB) nicht verneint werden. Die Annahme des

Berufungsgerichts, die Ansprüche seien nach § 22 Abs. 1 Nr. 2, § 49 Abs. 1

Satz 1, § 51 Abs. 4 Nr. 1 MarkenG ausgeschlossen, weil die Klagemarke 1

mangels rechtserhaltender Benutzung verfallen sei, hält der revisionsrechtli-

chen Nachprüfung nicht stand.

a) Das Berufungsgericht ist allerdings zutreffend davon ausgegangen,

dass der Kläger die Klagemarke 1 innerhalb des für den Verfall maßgeblichen

Zeitraums (§ 51 Abs. 4 Nr. 1, § 49 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG) nicht durch

Verwendung der Zeichen

„PROTI 4-K“ und „PROTIPLEX“ rechtserhaltend im

Sinne von § 26 MarkenG benutzt hat.

aa) Nach § 51 Abs. 4 Nr. 1 MarkenG kann die Eintragung einer Marke

nicht aufgrund der Eintragung einer Marke mit älterem Zeitrang nach § 9 Abs. 1

Nr. 2, § 51 Abs. 1 MarkenG gelöscht werden, wenn die Eintragung der älteren

Marke am Tag der Veröffentlichung der Eintragung der Marke mit jüngerem

Zeitrang wegen Verfalls hätte gelöscht werden können. Die Eintragung der

Marke wird auf Antrag wegen Verfalls nach § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG ge-

löscht, wenn die Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines ununter-

brochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt wor-

den ist. Der Verfall einer Marke kann jedoch nicht geltend gemacht werden,

wenn nach Ende dieses Zeitraums und vor Stellung eines Löschungsantrags

eine Benutzung der Marke nach § 26 MarkenG begonnen oder wieder aufge-

nommen worden ist (§ 49 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Die Eintragung der angegrif-

fenen Marke

„Protifit“ ist am 14. März 2003 veröffentlicht worden. Zu diesem

Zeitpunkt war der Fünfjahreszeitraum nach § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, inner-

- 9 -

halb dessen der Kläger die am 3. März 1997 eingetragene Klagemarke 1

rechtserhaltend benutzen musste, bereits abgelaufen. Die Klagemarke 1 war

somit am 14. März 2003 wegen Verfalls nach § 49 Abs. 1 Satz 1 und 2 Mar-

kenG löschungsreif, wenn sie nicht innerhalb des Zeitraums vom 14. März 1998

bis 14. März 2003 rechtserhaltend gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist.

bb) Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Beru-

fungsgerichts, die Benutzungsformen

„PROTI 4-K“ und „PROTIPLEX“ veränder-

ten den kennzeichnenden Charakter der Klagemarke 1.

(1) Wird die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form be-

nutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG

nur vor, wenn die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht

verändert. Eine solche Veränderung des kennzeichnenden Charakters ist dann

zu verneinen, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei

Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der ein-

getragenen Marke gleichsetzt, das heißt, in der benutzten Form noch dieselbe

Marke sieht (vgl. BGH, Urteil vom 31. Mai 2012 - I ZR 112/10, GRUR 2013, 68

Rn. 14 = WRP 2013, 61 - Castell/VIN CASTEL). Werden zur Kennzeichnung

einer Ware zwei Zeichen verwendet, liegt es in der Regel nahe, dass der Ver-

kehr darin ein aus zwei Teilen bestehendes zusammengesetztes Kennzeichen

erblickt. Denkbar ist aber auch, dass der Verkehr in der Kennzeichnung keinen

einheitlichen Herkunftshinweis, sondern zwei voneinander zu unterscheidende

Zeichen sieht (BGH, Urteil vom 5. November 2008 - I ZR 39/06, GRUR 2009,

766 Rn. 50 f. = WRP 2009, 831 - Stofffähnchen I). Die Beurteilung ist grund-

sätzlich dem Tatrichter vorbehalten und im Revisionsverfahren nur einge-

schränkt, insbesondere auf eine zutreffende Rechtsanwendung und die Beach-

tung der allgemeinen Lebenserfahrung, überprüfbar (vgl. BGH, Urteil vom

26. April 2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 168 = WRP 2001, 1320 - Bit/

- 10 -

Bud; Beschluss vom 13. Dezember 2007 - I ZB 39/05, GRUR 2008, 719 Rn. 24

= WRP 2008, 1098 - idw Informationsdienst Wissenschaft; BGH, GRUR 2013,

68 Rn. 14 - Castell/ VIN CASTEL).

(2) Ausgehend von diesen Maßstäben hat das Berufungsgericht ange-

nommen, der Verkehr sehe die Benutzungsform

„PROTI 4-K“ als einheitliches

Zeichen und nicht als zwei aus den Bestandteilen

„PROTI“ und „4-K“ bestehen-

de Zeichen an. Entsprechendes gelte für die benutzte Form

„PROTIPLEX“. Der

Verkehr werde den Bestandteil

„PROTI“ in den zusammengesetzten Benut-

zungsformen auch nicht als Stammbestandteil einer Zeichenserie auffassen. An

diesem Ergebnis ändere die Verwendung des Zeichens

„R im Kreis“ nichts, die

der Verkehr aufgrund der graphischen Gestaltung auf die Benutzungsformen in

ihrer Gesamtheit ziehen werde. Fasse das angesprochene Publikum die Benut-

zungsformen jeweils als einheitliche Zeichen auf, werde durch die Zusätze

„4-K“

und

„PLEX“ zu „PROTI“ der kennzeichnende Charakter der Klagemarke 1 im

Sinne von § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG verändert, weil die Zusätze

„4-K“ und

„PLEX“ nicht lediglich beschreibend seien. Diese Ausführungen halten der revi-

sionsrechtlichen Nachprüfung stand.

(3) Anders als die Revision meint, hat das Berufungsgericht bei seiner

Prüfung dem Zeichen

„PROTI“ nicht unter Verstoß gegen die Bindung des Ver-

letzungsrichters an die Markeneintragung jegliche Unterscheidungskraft abge-

sprochen. Es ist vielmehr wegen der Abweichung von der beschreibenden An-

gabe

„Protein“ von einer - wenn auch unterdurchschnittlichen - Kennzeich-

nungskraft der Klagemarke ausgegangen. Das Berufungsgericht hat lediglich im

Zusammenhang mit der Frage, wie der Verkehr die fraglichen Benutzungsfor-

men auffasst, angenommen, dieser werde in den zusammengesetzten Zeichen

„PROTI 4-K“ und „PROTIPLEX“ den Bestandteil „PROTI“ als Hinweis auf „Pro-

tein

“ und nicht als gesondertes Zeichen ansehen.

- 11 -

Ohne Erfolg macht die Revision in diesem Zusammenhang weiter gel-

tend, das Berufungsgericht sei zu Unrecht davon ausgegangen, dass die Be-

zeichnung

„PROTI“ in den Benutzungsformen „PROTI 4-K“ und „PROTIPLEX“

nicht Stammbestandteil einer Zeichenserie des Klägers sei. Allerdings ist re-

gelmäßig von einer rechtserhaltenden Benutzung einer Marke auszugehen,

wenn diese als Stammbestandteil einer Zeichenserie verwendet wird, bei der

das eine Zeichen die Produktfamilie und das andere Zeichen das konkrete Pro-

dukt benennt (vgl. BGH, Urteil vom 8. Februar 2007 - I ZR 71/04, GRUR 2007,

592 Rn. 14 f. = WRP 2007, 958 - bodo Blue Night). Das Berufungsgericht hat

jedoch in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise das Bestehen einer

Zeichenserie mit dem Stammbestandteil

„PROTI“ verneint. Das Vorliegen einer

Zeichenserie setzt die Benutzung mehrerer Marken mit einem gemeinsamen

Stammbestandteil voraus, damit die angesprochenen Verkehrskreise das ge-

meinsame Element kennen und mit der Zeichenserie in Verbindung bringen

(vgl. EuGH, Urteil vom 13. September 2007 - C-234/06, Slg. 2007, I-7333 =

GRUR 2008, 343 Rn. 64 - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]). Das

kann auch dergestalt geschehen, dass der Markeninhaber unmittelbar mit der

gesamten Markenserie auf dem Markt auftritt und die Serie nicht erst über einen

längeren Zeitraum entwickelt. Das Berufungsgericht hat keine Feststellungen

getroffen, die die Annahme rechtfertigen, dass die vom Kläger mit dem Be-

standteil

„PROTI“ gebildeten Zeichen im maßgeblichen Zeitpunkt (14. März

2003) in einer Art und Weise und einem Umfang benutzt worden sind, der den

Verkehr veranlasst, vom Vorliegen einer Zeichenserie auszugehen. Soweit der

Senat es in Ausnahmefällen unter engen Voraussetzungen für denkbar gehal-

ten hat, in einem erstmalig verwendeten Zeichen ein Stammzeichen zu sehen

(vgl. BGH, Beschluss vom 25. Oktober 1995 - I ZB 33/93, GRUR 1996, 200,

202 = WRP 1997, 448 - Innovadiclophlont; Urteil vom 22. November 2001 -

I ZR 111/99, GRUR 2002, 542, 544 = WRP 2002, 534 - BIG), hält er daran nicht

fest.

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Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, der Verkehr habe

auch aufgrund der unterschiedlichen graphischen Gestaltung der Bestandteile

„PROTI“ einerseits und „4-K“ und „PLEX“ andererseits keine Veranlassung, die

Benutzungsformen nicht als jeweils einheitliches Zeichen anzusehen. Mit ihrer

gegenteiligen Würdigung setzt die Revision lediglich ihre Sicht an die Stelle der-

jenigen des Tatrichters.

Die Revision beanstandet auch ohne Erfolg, das Berufungsgericht habe

die Bestandteile

„4-K“ und „PLEX“ in den Benutzungsformen nicht als aus-

schließlich beschreibend angesehen. Zwar wird ein zusätzlicher Bestandteil,

dem der Verkehr eine rein beschreibende Angabe entnimmt, den kennzeich-

nenden Charakter der Marke häufig nicht verändern (vgl. BGH, Urteil vom

19. November 2009 - I ZR 142/07, GRUR 2010, 729 Rn. 18 = WRP 2010, 1046

- MIXI). Das Berufungsgericht ist jedoch rechtsfehlerfrei davon ausgegangen,

dass die angesprochenen Verkehrskreise den Zusätzen

„4-K“ und „PLEX“ keine

ausschließlich beschreibende Sachangabe entnehmen.

b) Die Beurteilung des Berufungsgerichts, die Klagemarke 1 sei auch

nicht durch die Verwendung der (ebenfalls eingetragenen) Marken

Nr. 395 49 559.8

„PROTIPLUS“ und Nr. 396 08 644.6 „Proti Power“ rechtserhal-

tend benutzt worden, ist dagegen nicht frei von Rechtsfehlern.

aa) Das Berufungsgericht hat angenommen, der Kläger könne sich nicht

darauf berufen, die Klagemarke 1 (

„PROTI“) dadurch rechtserhaltend benutzt

zu haben, dass er die für ihn eingetragenen Marken Nr. 395 49 559.8

„PROTI-

PLUS

“ und Nr. 396 08 644.6 „Proti Power“ verwendet habe, weil diese selbst

als Marken eingetragen seien. Nach den vom Gerichtshof der Europäischen

Union im Urteil

„Il Ponte Finanziaria/HABM“ (GRUR 2008, 343) entwickelten

Grundsätzen könne eine eingetragene Marke nicht durch die Verwendung eines

- 13 -

abgewandelten, ebenfalls als Marke eingetragenen Zeichens rechtserhaltend

benutzt werden. Die Entscheidung sei zwar zu Art. 15 Abs. 1 und 2 Buchst. a

GMV ergangen. Die Vorschriften der Gemeinschaftsmarkenverordnung ent-

sprächen aber inhaltlich Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a MarkenRL. Die richtli-

nienkonforme Auslegung des Markengesetzes habe zur Folge, dass § 26

Abs. 3 Satz 2 MarkenG nicht anwendbar sei.

bb) Diese Ausführungen des Berufungsgerichts halten der rechtlichen

Nachprüfung nicht stand.

Wie der Gerichtshof der Europäischen Union auf das Vorabentschei-

dungsersuchen des Senats zur Vorschrift des Art. 10 Abs. 2 Buchst. a Mar-

kenRL entschieden hat, kann sich der Markeninhaber zur Darlegung der

rechtserhaltenden Benutzung auch dann auf die Benutzung eines abgewandel-

ten Zeichens berufen, wenn dieses Zeichen ebenfalls als Marke eingetragen ist

(vgl. EuGH, GRUR 2012, 1257 Rn. 18 bis 30 - Rintisch/Eder). Die Vorschriften

der Markenrechtsrichtlinie stehen der Anwendung des § 26 Abs. 3 Satz 2 Mar-

kenG nicht entgegen. Eine rechtserhaltende Benutzung der Klagemarke 1

(

„PROTI“) im Sinne von § 26 Abs. 3 MarkenG ist daher - anders als vom Beru-

fungsgericht angenommen - nicht allein deshalb ausgeschlossen, weil die Be-

nutzungsformen

„PROTIPLUS“ und „Proti Power“ ebenfalls als Marke eingetra-

gen sind.

III. Die Entscheidung des Berufungsgerichts stellt sich auch nicht aus

anderen Gründen als richtig dar (§ 561 ZPO).

1. Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Beru-

fungsgerichts, eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 Satz 1 Mar-

kenG sei ausgeschlossen, weil die Bezeichnungen

„PROTIPLUS“ und „Proti

- 14 -

Power

“ aufgrund der Abweichungen von der Klagemarke 1 („PROTI“) den

kennzeichnenden Charakter dieser Marke veränderten.

a) Das Berufungsgericht hat zur Begründung einer Veränderung des

kennzeichnenden Charakters der Klagemarke 1 darauf abgestellt, der Verkehr

werde die Wortmarke

„PROTIPLUS“ und die Wort-Bild-Marke „Proti Power“ als

einheitliches Zeichen ansehen. Die Zeichenbestandteile

„PLUS“ und „Power“

seien nicht beschreibend. Inwieweit etwa

„PROTIPLUS“ ein „Mehr“ enthalte, sei

nicht ersichtlich. Auch der Bestandteil

„Power“ beschreibe nichts anderes als

das, wofür auch die übrigen Produkte des Klägers stünden.

b) Diese Ausführungen halten der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

In diesem Zusammenhang braucht nicht entschieden zu werden, ob die

Ausführungen des Berufungsgerichts überhaupt eine ausreichende Entschei-

dungsgrundlage für das Revisionsgericht sein können. Das könnte fraglich sein,

weil das Berufungsgericht seine Annahme, der Verkehr werde das Wortzeichen

„PROTIPLUS“ und die Wort-Bild-Marke „Proti Power“ jeweils als einheitliche

Zeichen auffassen (BU 5 unter II 1 b cc), in Klammern gesetzt und im Konjunk-

tiv gehalten hat.

Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerhaft in die Beurteilung, ob der Ver-

kehr das Zeichen

„PROTIPLUS“ als einheitliches Zeichen ansieht, nicht die

graphisch gestaltete Form einbezogen, bei der

„PROTI“ mit einem „R im Kreis“

in der oberen Reihe und - davon abgesetzt -

„PLUS 80“ in der unteren Reihe

dargestellt sind. Da der Verkehr der Beifügung des Zusatzes ® zu einem Zei-

chen den Hinweis entnimmt, dass es eine Marke genau dieses Inhalts gibt (vgl.

BGH, Urteil vom 26. Februar 2009 - I ZR 219/06, GRUR 2009, 888 Rn. 15 =

WRP 2009, 1080 - Thermoroll), ist nicht ausgeschlossen, dass der Verkehr die

- 15 -

Zeichenform nicht als zusammengesetztes Zeichen ansieht, sondern

„PROTI®“

als ein Zeichen auffasst.

Darüber hinaus hat das Berufungsgericht nicht geprüft, ob der Verkehr

auch das Wortzeichen

„Proti Power“ als einheitliches Zeichen auffasst oder ob

er in ihm nicht zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen sieht. Der Ver-

weis des Berufungsgerichts auf das Zeichen

„Proti Power“ bezieht sich auf die

Wort-Bild-Marke, bei der zwischen den Zeichenbestandteilen durch das einheit-

liche

„P“ eine gewisse Klammerwirkung entsteht. Diese Ausführungen des Be-

rufungsgerichts können nicht ohne weiteres auf das Wortzeichen übertragen

werden.

Die Ausführungen des Berufungsgerichts, die Bestandteile

„PLUS“ und

„Power“ seien in Kombination mit dem Wortbestandteil „PROTI“ in Groß- und

Kleinschreibung nicht beschreibend, sind ebenfalls nicht frei von Rechtsfehlern.

Das Berufungsgericht hat in anderem Zusammenhang angenommen, der Ver-

kehr werde in

„PROTI“ einen Hinweis auf den Hauptbestandteil der damit be-

zeichneten Produkte erkennen. Dann erweist sich seine Annahme, es sei nicht

ersichtlich, wovon

„PROTIPLUS“ ein Mehr enthalte, als widersprüchlich. Ent-

sprechendes gilt für den Bestandteil

„Power“. Das Berufungsgericht hat unter-

stellt, dass der Zusatz für

„mit Energie und Leistungskraft arbeiten“ steht. Ist

von einer entsprechenden Verkehrsauffassung für das Revisionsverfahren aus-

zugehen, ist nichts dafür ersichtlich, dass der Bestandteil

„Power“ in Verbindung

mit dem Zeichen

„Proti“ nicht beschreibend wirkt.

Die Beurteilung des Berufungsgerichts, die Verwendung der Zeichen

„PROTIPLUS“ und „Proti Power“ stelle keine rechtserhaltende Benutzung im

Sinne von § 26 Abs. 3 MarkenG dar, kann danach keinen Bestand haben.

- 16 -

2. Das Berufungsgericht hat keine Feststellungen zur Verwechslungsge-

fahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen der Klagemarke 1 und

dem angegriffenen Zeichen

„Protifit“ getroffen. Im Hinblick darauf ist zugunsten

des Klägers im Revisionsverfahren zu unterstellen, dass zwischen den kollidie-

renden Marken

„PROTI“ und „Protifit“ Verwechslungsgefahr besteht.

IV. Auf die Revision des Klägers ist danach das Berufungsurteil aufzuhe-

ben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Beru-

fungsgericht zurückzuverweisen, weil die Sache nicht zur Endentscheidung reif

ist (§ 563 Abs. 1 und 3 ZPO). Das Berufungsgericht hat die fehlenden Feststel-

lungen zur rechtserhaltenden Benutzung der Klagemarke 1 durch die Verwen-

dung der Zeichen

„PROTIPLUS“ und „Proti Power“ zu treffen. Sollte die Klage-

marke 1 nicht verfallen sein, wird das Berufungsgericht weiter die notwendigen

- 17 -

Feststellungen zum Vorliegen der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14

Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen der Klagemarke 1 und der Marke

„Protifit“ zu

treffen haben.

Bornkamm

Büscher

Schaffert

Koch

Löffler

Vorinstanzen:

LG Köln, Entscheidung vom 16.09.2008 - 33 O 484/06 -

OLG Köln, Entscheidung vom 20.05.2009 - 6 U 195/08 -