Urteil des BGH vom 09.10.2003, I ZR 65/00

Entschieden
09.10.2003
Schlagworte
Unternehmen, Marke, Bezeichnung, Wein, Verwendung, Mutter, Firma, Widerklage, Ige, Gebrauch
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BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 65/00 Verkündet am: 9. Oktober 2003 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Leysieffer

MarkenG §§ 5, 15 Abs. 2

a) Infolge der allen Kennzeichenrechten gemeinsamen Herkunftsfunktion gehen firmen- und markenmäßiger Gebrauch ineinander über. Eine Unternehmensbezeichnung kann daher auch dadurch verletzt werden, daß sie von einem Dritten als Marke verwendet wird, ebenso wie umgekehrt eine Marke auch dadurch verletzt werden kann, daß ein Dritter, der ähnliche Waren oder Dienstleistungen anbietet, sie als Bezeichnung seines Unternehmens verwendet.

b) Zwischen der geschäftlichen Bezeichnung „Leysieffer“ für ein Confiseriegeschäft in einer norddeutschen Stadt und der Firma „Leysieffer & Co. Nachf.“ für eine Weinhandlung in einer Weinbaugemeinde am Rhein, die ihren Wein über Handelsvertreter und über den Handel bundesweit absetzt, besteht keine Verwechslungsgefahr.

BGH, Urt. v. 9. Oktober 2003 I ZR 65/00 OLG Koblenz LG Koblenz

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung

vom 9. Oktober 2003 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die

Richter Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Schaffert

für Recht erkannt:

Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des

Oberlandesgerichts Koblenz vom 24. Februar 2000 aufgehoben.

Auf die Berufung des Beklagten wird das Urteil der 2. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Koblenz vom 7. Mai 1997 abgeändert.

Die Klage wird abgewiesen.

Im übrigen wird die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin betreibt eine traditionsreiche Confiserie in Osnabrück mit Niederlassungen in einer Reihe deutscher Städte. Sie ist Inhaberin der mit Priorität

vom 11. November 1988 eingetragenen Marke

Das Osnabrücker Ladenlokal der Klägerin existiert seit 1909. Vor dem Zweiten

Weltkrieg nahm der Sohn des Firmengründers, Karl Leysieffer, die Pralinenproduktion auf. Nach dem Kriege wurde aus der lokalen Konditorei ein bundesweit

operierendes Unternehmen. Heute vertreibt die Klägerin unter der abgebildeten

Marke nicht nur ihre verschiedenen Confiserie-Produkte, sondern seit etwa

1987/88 auch Wein, Sekt und Liköre. Das Warenverzeichnis der Marke umfaßt

dementsprechend neben feinen Backwaren, Konditoreiwaren, Pralinen und Konfekt auch alkoholische Getränke, nämlich Weine, Schaumweine, Spirituosen und

Liköre.

Der Beklagte betreibt unter der Firma Leysieffer & Co. Nachf. in Kaub am

Rhein ein Weingut und eine Weinkellerei. Er hat das Unternehmen 1995 von seiner Mutter übernommen, die es 1980 unter Umwandlung von einer Kommanditgesellschaft in ein einzelkaufmännisches Unternehmen erworben hatte. Komplementär dieser Gesellschaft, die bis dahin die Firma Vereinigung Kauber Weingutsbesitzer Leysieffer & Co. geführt hatte, war Ulrich Leysieffer, ein Vetter von

Karl Leysieffer. Im Zuge der Veräußerung des Unternehmens an die Mutter des

Beklagten war die Fortführung des Unternehmens unter der Firma Leysieffer &

Co. mit Nachfolgezusatz vereinbart worden. Ulrich Leysieffer war etwa 1950 in die

Gesellschaft „Vereinigung Kauber Weingutsbesitzer“ eingetreten; seit seinem Eintritt hatte das Unternehmen als „Vereinigung Kauber Weingutsbesitzer Leysieffer

& Co. Weinbau und Weingroßhandel“ firmiert. In welchem Umfang die Gesellschaft ab Ende der fünfziger Jahre den Firmenbestandteil „Leysieffer“ bzw. „Leysieffer & Co.“ wie vom Beklagten behauptet und durch umfangreiches Druck-

material belegt in Alleinstellung benutzt hat und ob es sich dabei gegebenenfalls

um eine markenmäßige Benutzung gehandelt hat, ist zwischen den Parteien streitig. Der Wein aus dem Unternehmen des Beklagten wird im Bundesgebiet vertrieben. Auch das Stammhaus der Klägerin bezog bis in die siebziger Jahre diesen

Wein. Anlaß für den vorliegenden Rechtsstreit war ein Testkauf in der Nähe von

Osnabrück.

In einem von der Klägerin angestrengten Rechtsstreit ist der Mutter des Beklagten durch Urteil des Oberlandesgerichts Koblenz vom 23. November 1995 die

Verwendung des in Künstlerschreibschrift gestalteten Schriftzugs

für Weine, weinhaltige Getränke und Sekt untersagt worden.

Der Beklagte vertreibt heute Wein und Sekt mit Etiketten, die beispielsweise wie folgt gestaltet sind:

Im vorliegenden Rechtsstreit geht die Klägerin aus ihrer Marke gegen die

Verwendung des Zeichens „Leysieffer & Co. Nachf.“ durch den Beklagten vor. Sie

hat zuletzt beantragt, dem Beklagten die Verwendung der nachstehend wiedergegebenen Schriftzüge in Künstlerschreibschrift oder Druckschrift für Wein, weinhaltige Getränke oder Sekt zu untersagen:

Außerdem hat sie Auskunft begehrt und die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung des Beklagten beantragt.

Der Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Er hat sich auf ein Recht an

der geschäftlichen Bezeichnung „Leysieffer & Co.“ gestützt, die sein Unternehmen

ab Ende der fünfziger Jahre in Alleinstellung verwendet habe. Außerdem habe

Karl Leysieffer, damals persönlich haftender Gesellschafter der Klägerin, seinem

Vetter Ulrich Leysieffer gegenüber sein Einverständnis erklärt, daß dessen Unternehmen die Bezeichnung „Leysieffer“ in Künstlerschreibschrift verwende.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Im Berufungsverfahren hat der

Beklagte gestützt auf das Unternehmenskennzeichen „Leysieffer & Co. Nachf.“

Widerklage erhoben und beantragt, die Klägerin zur Einwilligung in die Löschung

der Klagemarke zu verurteilen, soweit sie die Warenklasse 33 (alkoholische Getränke ausgenommen Biere) betrifft. Das Berufungsgericht hat die Berufung des

Beklagten zurückgewiesen und ohne dies ausdrücklich im Tenor hervorzuheben

die Widerklage abgewiesen.

Hiergegen richtet sich die Revision des Beklagten, mit der er seinen Klageabweisungs- und seinen Widerklageantrag weiterverfolgt. Die Klägerin beantragt,

die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat in der Verwendung des Zeichens „Leysieffer“

durch den Beklagten eine Verletzung der Klagemarke gesehen. Zur Begründung

hat es ausgeführt:

Wegen der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen und der Identität der erfaßten Waren bestehe Verwechslungsgefahr. Der Beklagte habe das

Zeichen „Leysieffer“ ohne Zustimmung der Klägerin verwendet. Es sei nicht ersichtlich, daß das behauptete Einverständnis des Karl Leysieffer sich auf die markenmäßige Benutzung der Bezeichnung „Leysieffer“ erstreckt habe. Der Beklagte

könne der Klägerin nicht entgegenhalten, daß ihre Marke löschungsreif sei, denn

es sei nicht ersichtlich, daß der Beklagte vor der Anmeldung der Klagemarke

Rechte an einer Marke i.S. von § 4 Nr. 2 MarkenG erworben habe. Die Rechtsvorgängerin des Beklagten habe zwar möglicherweise vor dem Prioritätszeitpunkt das

Recht an dem Unternehmenskennzeichen „Leysieffer & Co. Nachf.“ erworben.

Dieses Recht gehe möglicherweise auf die Verwendung des Zusatzes „Leysieffer

& Co.“ seit dem Jahre 1950 zurück. Demgegenüber sei jedoch das Recht der Klägerin an ihrer geschäftlichen Bezeichnung „Leysieffer“ älter; denn wie sich aus der

Aussage von Ursula Leysieffer in dem früheren Verfahren gegen die Mutter des

Beklagten ergebe, existiere das Unternehmen der Klägerin schon seit den vierziger Jahren.

Die Ausübung des Markenrechts durch die Klägerin sei auch nicht rechtsmißbräuchlich. Ein Mißbrauch komme in Betracht, wenn aufgrund der Vorbenutzung des Zeichens durch einen Dritten ein schutzwürdiger Besitzstand entstanden

sei und die Anmeldung in Kenntnis dieser Umstände erfolge. Im Streitfall sei indessen nichts für einen solchen Besitzstand zu erkennen. Im übrigen werde dem

Beklagten lediglich der markenmäßige Gebrauch des Zeichens „Leysieffer“ untersagt; die firmenmäßige Verwendung stehe ihm nach wie vor frei. Schließlich sei

der Anspruch der Klägerin auch nicht verwirkt.

Da dem Beklagten kein Recht mit älterem Zeitrang zustehe, sei auch die Widerklage, deren Erhebung sachdienlich gewesen sei, nicht begründet.

II. Gegen diese Beurteilung wendet sich die Revision mit Erfolg. Mit Recht

macht sie geltend, daß die Klägerin aus der Klagemarke keine Rechte herleiten

kann, weil sich der Beklagte für den Handel mit Wein und Sekt auf ein prioritätsälteres Recht an der geschäftlichen Bezeichnung „Leysieffer & Co. Nachf.“ stützen

kann.

1. Der Beklagte verfügt mit der Unternehmensbezeichnung „Leysieffer &

Co. Nachf.“ über ein gegenüber der Marke der Klägerin prioritätsälteres Kennzeichenrecht i.S. des § 12 MarkenG, das er einredeweise im Verletzungsprozeß geltend machen kann (vgl. BGHZ 150, 82, 88 Hotel Adlon). Sein Unternehmen führt

seit 1980 dem Zeitpunkt des Erwerbs des Weinhandelsunternehmens durch seine Mutter diese Firma.

a) Der Beklagte kann Rechte aus diesem Unternehmenskennzeichen allerdings nur beanspruchen, wenn er sich dieses Kennzeichens befugtermaßen bedient (vgl. BGH, Urt. v. 2.10.1997 I ZR 105/95, GRUR 1998, 391, 393 = WRP

1998, 394 Dr. St. ... Nachf.). Es bestehen jedoch keine Anhaltspunkte dafür, daß

der Beklagte die Firma unbefugt benutzt. Er hat das Unternehmen von seiner

Mutter erworben. Als sie ihrerseits das Unternehmen im Jahre 1980 erworben

hatte, hatten die bisherigen Gesellschafter der Fortführung des Unternehmens mit

dem geänderten Firmennamen, insbesondere der weiteren Verwendung des Namens Leysieffer, zugestimmt 22 HGB a.F.).

b) Der Schutzumfang dieses der Klagemarke im Zeitrang vorgehenden

Kennzeichenrechts erstreckt sich auch auf die im vorliegenden Rechtsstreit von

der Klägerin beanstandeten Verwendungsformen. Dies gilt auch insoweit, als der

Beklagte das Unternehmenskennzeichen „Leysieffer & Co. Nachf.“ zur Kennzeichnung der in seinen Geschäftsbereich fallenden Waren (hier: Weine) verwendet hat. Der Bundesgerichtshof ist in seiner Rechtsprechung zum früheren § 16

UWG ebenso wie zu §§ 5, 15 MarkenG stets davon ausgegangen, daß firmenund markenmäßige Benutzung infolge der allen Kennzeichenrechten gemeinsamen Herkunftsfunktion ineinander übergehen (BGH, Urt. v. 18.10.1974

I ZR 118/73, GRUR 1975, 257 Buddelei, m.w.N. aus der älteren Rspr.; Urt. v.

13.7.1977 I ZR 136/75, GRUR 1977, 789, 790 = WRP 1977, 708 Tina-

Spezialversand I; Urt. v. 28.4.1983 I ZR 52/81, GRUR 1983, 764, 765 Haller II;

Urt. v. 24.11.1983 I ZR 124/81, GRUR 1984, 354, 356 Tina-Spezialversand II;

BGHZ 145, 279, 282 DB Immobilienfonds; 150, 82, 93 Hotel Adlon; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 14 Rdn. 22 u. 110; v. Gamm, Wettbewerbsrecht,

5. Aufl., Kap. 52 Rdn. 8). Eine Unternehmensbezeichnung kann daher auch dadurch verletzt werden, daß sie von einem Dritten als Produktbezeichnung, also als

Marke, verwendet wird, ebenso wie umgekehrt eine Marke auch dadurch verletzt

werden kann, daß ein Dritter, der ähnliche Waren oder Dienstleistungen anbietet,

sie als Bezeichnung seines Unternehmens verwendet. Dem liegt die Erwägung

zugrunde, daß eine Produktbezeichnung häufig auch das Unternehmen bezeichnet und umgekehrt die Unternehmensbezeichnung zumindest mittelbar auch die

Herkunft der aus dem Betrieb stammenden Waren kennzeichnet (BGH GRUR

1984, 354, 356 Tina-Spezialversand II).

Die in der Robelco-Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (Urt. v. 21.11.2002 Rs. C-23/01, Slg. 2002, I-10913 Tz. 34 =

GRUR 2003, 143 = WRP 2003, 66) zur Unterscheidung von firmen- und markenmäßigem Gebrauch angestellten Erwägungen betreffen allein die Reichweite der

Markenrechtsrichtlinie und besagen nichts darüber, ob das nationale Markenrecht

den Schutzumfang einer Marke auch auf andere kennzeichenmäßige Verwendungen als den markenmäßigen Gebrauch erstrecken kann (vgl. auch Ingerl/Rohnke

aaO Rdn. 110). Schon gar nicht sagen diese Erwägungen etwas über den

Schutzumfang von Unternehmenskennzeichen, die als ältere Rechte einer eingetragenen Marke nach Art. 4 Abs. 4 lit. b MarkenRL entgegengehalten werden können.

2. Zu Unrecht hat das Berufungsgericht angenommen, der Klägerin stehe

ihrerseits ein noch älteres Gegenrecht zu.

a) Das Berufungsgericht hat dies der Aussage der Zeugin Ursula Leysieffer,

der Ehefrau von Karl Leysieffer, entnommen, die sie in dem früheren, gegen die

Mutter des Beklagten gerichteten Verfahren gemacht hat. Ob die insoweit erhobenen Verfahrensrügen der Revision durchgreifen, kann offenbleiben. Auch wenn

die Klägerin den Namen Leysieffer noch vor dem Unternehmen des Beklagten als

allein prägenden Firmenbestandteil verwendet haben sollte, ließe sich daraus kein

älteres Gegenrecht ableiten. Denn bevor die Klägerin 1987 oder 1988 begonnen

hat, mit Wein, Sekt und Likör zu handeln, gab es zwischen ihrem Unternehmen

einer expandierenden Osnabrücker Confiserie und dem Unternehmen des Beklagten einem Weingut und einer Weinhandlung keine sich überschneidenden

Geschäftsbereiche. Das Unternehmen des Beklagten hat 1980 begonnen, die Be-

zeichnung „Leysieffer & Co. Nachf.“ für eine Weinhandlung zu verwenden, deren

Wein sei es mit Hilfe von Handelsvertretern, sei es über den Handel im gesamten Bundesgebiet abgesetzt wurde. Zum damaligen Zeitpunkt war der Tätigkeitsbereich der Klägerin sachlich und räumlich noch fast vollständig auf das Confiseriegeschäft in Osnabrück beschränkt. Zu diesem Zeitpunkt waren die Berührungspunkte zwischen den beiden Unternehmen derart gering, daß die Klägerin

selbst wenn eine geringe Branchennähe anzunehmen wäre dem Unternehmen

des Beklagten die auf den früheren Komplementär Ulrich Leysieffer hinweisende

Bezeichnung „Leysieffer & Co. Nachf.“ nicht hätte untersagen können.

b) Der dem Unternehmen des Beklagten zukommende Zeitrang wird durch

die spätere räumliche und sachliche Erweiterung des Geschäftsbereichs der Klägerin nicht beeinträchtigt. Dies gilt insbesondere für die 1987/88 erfolgte Erweiterung des Sortiments der Klägerin auf Wein, Sekt und Likör. Auf die Frage, ob der

Beklagte auch schon aus der seit 1950 verwendeten Firma „Vereinigung Kauber

Weingutsbesitzer Leysieffer & Co.“ Gegenrechte gegen die Klagemarke geltend

machen kann, kommt es unter diesen Umständen nicht an. Ebenso kann offenbleiben, ob der Name „Leysieffer“ für das Unternehmen des Beklagten wie dieser durch umfangreiches Anschauungsmaterial aus den fünfziger und sechziger

Jahren zu belegen versucht hat schon seit Ende der fünfziger Jahre in Alleinstellung verwendet worden ist mit der Folge, daß sich der Beklagte auf einen noch

viel früheren Zeitrang an der entsprechenden geschäftlichen Bezeichnung stützen

könnte.

c) Der Beklagte kann der Klägerin sein älteres Recht an der geschäftlichen

Bezeichnung „Leysieffer & Co. Nachf.“ für den Bereich des Handels mit Wein und

weinhaltigen Getränken unabhängig davon entgegenhalten, ob ein entsprechender Löschungsanspruch durchgesetzt werden kann oder nicht (vgl. Ingerl/Rohnke

aaO § 14 Rdn. 24).

3. Das Berufungsgericht hat aus seiner Sicht folgerichtig noch keine

Feststellungen zu der Frage getroffen, ob dem Beklagten der mit der Widerklage

geltend gemachte Anspruch auf Teillöschung der Klagemarke, d.h. auf Streichung

der Waren „alkoholische Getränke, nämlich Weine, Schaumweine, Spirituosen

und Liköre“ aus dem Warenverzeichnis, zusteht. Die Beantwortung dieser Frage

setzt voraus, daß auch die gegen die Widerklage erhobenen Einwände der Klägerin geprüft werden. In Ermangelung entsprechender Feststellungen ist im Revisionsverfahren eine abschließende Entscheidung nicht angezeigt.

III. Das angefochtene Urteil kann danach keinen Bestand haben. Die Klage

ist abzuweisen, weil sich der Beklagte auf den gegenüber der Klagemarke älteren

Zeitrang der geschäftlichen Bezeichnung „Leysieffer & Co. Nachf.“ stützen kann.

Dagegen ist die Sache hinsichtlich der Widerklage zur anderweiten Verhandlung

und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Ullmann Bornkamm Pokrant

Büscher Schaffert

Urteil vom 17.10.2001

2 ARs 278/01 vom 17.10.2001

Urteil vom 17.10.2001

2 ARs 245/01 vom 17.10.2001

Leitsatzentscheidung

NotZ 39/02 vom 31.03.2003

Anmerkungen zum Urteil