Urteil des BGH, Az. X ZB 5/04

Mikroprozessor Leitsatzentscheidung
BUNDESGERICHTSHOF
BESCHLUSS
X ZB 5/04
vom
14. März 2006
in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend die Patentanmeldung 197 81 850.1-53
Nachschlagewerk: ja
BGHZ
:
ja
BGHR
:
ja
Mikroprozessor
PatG §§ 34, 48
a) Es ist zulässig, über die Patentanmeldung in der Fassung des Hauptantrags
zu entscheiden und die Entscheidung über die Patentanmeldung in der Fas-
sung des Hilfsantrags zurückzustellen.
b) Übereinstimmungen im Schutzbereich von Patentansprüchen berühren das
Rechtsschutzbedürfnis jedenfalls solange nicht, wie der Erteilungsantrag
nicht auf eine mehrfache Patentierung ein und desselben Gegenstands ge-
richtet wird.
BGH, Beschl. v. 14. März 2006 - X ZB 5/04 - Bundespatentgericht
- 2 -
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 14. März 2006 durch
den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Scharen, Keukenschrijver,
Asendorf und Dr. Kirchhoff
beschlossen:
Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss des
17. Senats des Bundespatentgerichts vom 16. Oktober 2003 auf-
gehoben.
Die Sache wird zu anderweiter Verhandlung und Entscheidung,
auch über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens, an das
Bundespatentgericht zurückverwiesen.
Beschwerdewert: 50.000,-- €
Gründe:
I. Die vorliegende Patentanmeldung wurde am 26. Juni 1997 beim Deut-
schen Patent- und Markenamt als PCT-Anmeldung mit dem Bestimmungsland
Deutschland unter der Bezeichnung "Prozessor und Verfahren zum spekulati-
ven Ausführen von Befehlen aus mehreren von einem Verzweigungsbefehl an-
gezeigten Befehlströmen" angemeldet. Es wurde die Priorität einer Voranmel-
dung in den Vereinigten Staaten von Amerika vom 28. Juni 1996 in Anspruch
genommen.
1
- 3 -
2
Die Anmeldung betrifft nach den mit der Eingabe vom 20. Januar 2000
eingereichten, geänderten Unterlagen einen Mikroprozessor zum Verarbeiten
von Befehlen, die einen eine Bedingung enthaltenden Verzweigungsbefehl um-
fassen, sowie ein Verfahren zum Bearbeiten eines solche Befehle aufweisen-
den Programms und ein Computersystem mit einem solchen Mikroprozessor.
Patentanspruch 1 lautet:
"Mikroprozessor zum Verarbeiten von Befehlen, die einen eine
aufzulösende Bedingung enthaltenden Verzweigungsbefehl, einen
ersten Codeabschnitt, der verarbeitet werden soll, sofern die Be-
dingung als erfüllt aufgelöst, und einen zweiten Codeabschnitt,
der verarbeitet werden soll, sofern wenn die Bedingung als nicht
erfüllt aufgelöst wird, umfassen, wobei der Mikroprozessor auf-
weist:
eine Heranholeinheit zum Heranholen von Befehlen aus einem
Speicher;
eine mit der Heranholeinheit gekoppelte Verzweigungsvorhersa-
gelogik, die die Auflösung der Bedingung vorhersagt und feststellt,
ob eine richtige Vorhersage der Auflösung der Bedingung un-
wahrscheinlich ist; und
eine von der Verzweigungsvorhersagelogik abhängige Stromma-
nagementlogik, die die spekulative Ausführung von Befehlen aus
sowohl dem ersten als auch dem zweiten Codeabschnitt vor der
Auflösung der Bedingung anweist, sofern festgestellt worden ist,
dass eine richtige Vorhersage der Auflösung der Bedingung un-
wahrscheinlich ist,
wobei dann, wenn die Verzweigungsvorhersagelogik feststellt,
dass die richtige Vorhersage der Auflösung der Bedingung nicht
- 4 -
unwahrscheinlich ist, die Strommanagementlogik die spekulative
Verarbeitung des ersten Codeabschnitts anweist, sofern die Vor-
hersagelogik vorhersagt, dass die Bedingung als erfüllt aufgelöst
wird, und die Verarbeitung des zweiten Codeabschnitts anweist,
sofern die Vorhersagelogik vorhersagt, dass die Bedingung als
nicht erfüllt aufgelöst wird."
Die Patentansprüche 2 bis 9 betreffen nähere Ausgestaltungen des Mi-
kroprozessors nach Patentanspruch 1. Die Patentansprüche 10 bis 18 betreffen
ein Verfahren zum Verarbeiten von Befehlen. Patentanspruch 19 lautet:
3
"Computersystem, aufweisend: einen Speicher, der Befehle in ei-
nem Programmablauf speichert, wobei der Programmablauf einen
Verzweigungsbefehl mit einer aufzulösenden Bedingung, einen
ersten Codeabschnitt, der verarbeitet werden soll, wenn die Be-
dingung als erfüllt aufgelöst wird, und einen zweiten Codeab-
schnitt, der verarbeitet werden soll, wenn die Bedingung als nicht
erfüllt aufgelöst wird, enthält; einen mit dem Speicher gekoppelten
Bus, der Informationen austauscht, und einen Mikroprozessor
nach einem der Ansprüche 1 bis 9."
Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Anmeldung wegen fehlen-
den Rechtsschutzbedürfnisses zurückgewiesen, weil die Patentansprüche 1
und 19 nicht Lösungen eines übergeordneten Problems beträfen, sondern es
sich um die Lösung ein und desselben Problems durch ein und dieselben
Merkmale zuzüglich des vom Fachmann mitgelesenen Mittels eines Bus hand-
le.
4
- 5 -
Gegen diesen Beschluss hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt und
beantragt,
5
unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses die Erteilung
des Patents zu beschließen im Umfang der mit Eingabe vom
20. Januar 2000 geänderten Patentunterlagen,
hilfsweise
auf der Grundlage der mit dieser Eingabe eingereichten Patentan-
sprüche 1 bis 18 und der geänderten Beschreibungseinleitung, bei
der auf Seite 3 in den Zeilen 30 bis 31 die Worte "bzw. ein Compu-
tersystem mit den Merkmalen des Anspruchs 19" gestrichen sind.
Die Anmelderin hat geltend gemacht, sie habe ein Rechtsschutzbe-
dürfnis an einem Patentbegehren, das die beiden Patentansprüche 1 und 19
umfasse.
6
Der Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts hat, ohne einen
Antrag zu stellen, geltend gemacht, der Patentanspruch 19 dürfe als Nebenan-
spruch mangels Rechtsschutzbedürfnisses nicht zugelassen werden. Denn die-
ser Anspruch weise gegenüber dem Patentanspruch 1 aus der Sicht des
Fachmanns keine neuen Aspekte auf, die über Selbstverständliches hinausgin-
gen. Ein Nebenanspruch müsse eine unabhängige Lösung zu demselben Prob-
lem enthalten. Dies sei hier nicht der Fall. Dabei komme es nicht auf die Formu-
lierung an, hier die Rückbeziehung am Anspruchsende, um zu erkennen, ob ein
Neben- oder ein Unteranspruch vorliege.
7
- 6 -
Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Anmelderin durch Teil-
beschluss (veröffentlicht in BPatGE 47, 224 und GRUR 2004, 320 ff.) im Haupt-
antrag zurückgewiesen und die Entscheidung über die Patenterteilung nach
dem Hilfsantrag zurückgestellt. Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde
beantragt die Anmelderin, den Teilbeschluss des Bundespatentgerichts aufzu-
heben und die Sache zu anderweiter Verhandlung und Entscheidung an das
Bundespatentgericht zurückzuverweisen.
8
II. Die kraft Zulassung statthafte und im Übrigen zulässige Rechtsbe-
schwerde führt zur Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht.
9
1. Das Bundespatentgericht hat mit dem angegriffenen Beschluss in zu-
lässiger Weise zunächst über die Patentanmeldung in der Fassung des Haupt-
antrags entschieden und die Entscheidung über die Patentanmeldung in der
Fassung des Hilfsantrags zurückgestellt. Soweit die Auffassung vertreten wird,
dies sei unzulässig (Busse/Schwendy, PatG, 6. Aufl., § 48 PatG Rdn. 21), kann
dem nicht beigetreten werden. Gesichtspunkte der Prozessökonomie mögen
dafür sprechen, ein solches Verfahren nicht zu wählen (Schulte, PatG, 7. Aufl.,
§ 48 PatG Rdn. 13), führen aber nicht dazu, dass eine solche Entscheidung
unzulässig wäre.
10
2. Dem Antrag der Anmelderin, ein Patent in der mit dem Hauptantrag
zur Entscheidung gestellten Fassung zu erteilen, kann entgegen der Auffas-
sung des Bundespatentgerichts das Rechtsschutzbedürfnis nicht abgesprochen
werden.
11
a) Das Bundespatentgericht hat den Antrag auf Erteilung des Patents mit
den Patentansprüchen 1 und 19 mangels Rechtsschutzbedürfnisses für unzu-
lässig gehalten und im wesentlichen ausgeführt, auch für das Patenterteilungs-
12
- 7 -
verfahren gelte das Erfordernis des Rechtsschutzbedürfnisses, dessen Fehlen
vom Deutschen Patent- und Markenamt positiv festgestellt werden müsse, wo-
bei strenge Anforderungen zu stellen seien. Das Rechtsschutzbedürfnis fehle,
wenn an der Patenterteilung in dem angestrebten Umfang im Einzelfall aus be-
sonderen Gründen keinerlei Interesse des Anmelders bestehe, insbesondere,
wenn dessen Verlangen missbräuchlich erscheine. Jegliches schutzwürdiges
Anmelderinteresse an einem weiteren Patentanspruch werde in der Rechtspre-
chung verneint, wenn dieser Anspruch nichts enthalte, was über den sachlichen
Gehalt des ersten Patentanspruchs hinausgehe und dem Anmelder einen zu-
sätzlichen Schutz verleihen oder ihm eine sichere Auffangposition bei einem
späteren Wegfall des ersten Patentanspruchs sichern oder aus sonstigen
Gründen ein Rechtsschutzbedürfnis für die Gewährung eines solchen zusätzli-
chen Patentanspruchs begründen könne. Dabei mache es für die Rechtspre-
chung keinen Unterschied, ob die in Frage stehenden Patentansprüche katego-
rieübergreifend seien oder derselben Patentkategorie angehörten. Diese Nega-
tivkriterien hat das Bundespatentgericht im Streitfall für vorliegend erachtet.
Da es sich bei den Patentansprüchen 1 und 19 um zwei Sachansprüche
handle, von denen keiner eine (unmittelbare) Rückbeziehung auf den anderen
enthalte, sei davon auszugehen, dass die Anmelderin Nebenansprüche habe
aufstellen wollen. Voraussetzung für Nebenansprüche auch in derselben Pa-
tentkategorie sei - wie auch vom Präsidenten des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts betont - eine unabhängige, selbstständige Erfindung, d.h. eine eigene,
unabhängige Lösung eines übergeordneten Problems. Dies sei bei den vorlie-
genden Patentansprüchen 1 und 19 nicht der Fall. Beide wiesen denselben
sachlichen Gehalt auf, in dem die Erfindung zum Ausdruck kommen solle,
nämlich die Verzweigungsvorhersagelogik. Die sonstigen Merkmale der bei-
den Patentansprüche könnten deren sachlichem Gehalt nicht zugeordnet
werden. Durch sie werde nur die Umgebung umrissen, in der diese Logik
13
- 8 -
arbeiten solle, der Mikroprozessor und das Computersystem. Beide seien
Angaben, die für den Fachmann auf der Hand lägen, so dass Patentan-
spruch 19 auch nicht als Unteranspruch zum Patentanspruch 1 erteilt werden
könne.
14
b) Hiergegen wendet sich die Rechtsbeschwerde mit Erfolg.
Das Bundespatentgericht ist im Ausgangspunkt zutreffend davon ausge-
gangen, dass für eine Patentanmeldung ein Rechtsschutzbedürfnis erforderlich
ist. Dieser Ausgangspunkt entspricht der Rechtsprechung des Senats (BGHZ
54, 181, 184 - Fungizid; 68, 156, 159 - Benzolsulfonylharnstoff; BGHZ 73, 183,
186 f. - Farbbildröhre; Sen.Beschl. v. 16.09.1997 - X ZB 21/94, GRUR 1998,
130 - Handhabungsgerät).
15
Der Anmelder muss das für die Patentanmeldung erforderliche Rechts-
schutzbedürfnis nicht darlegen. Dieses folgt vielmehr regelmäßig bereits aus
der Anmeldung selbst, mit der ein anderweitig nicht zu erreichender Schutz des
Anmelders für die angemeldete Erfindung herbeigeführt werden soll (Benkard/
Melullis, EPÜ, Art. 52 EPÜ Rdn. 7). Denn das Gesetz gewährt dem Erfinder
oder seinem Rechtsnachfolger den öffentlich-rechtlichen Anspruch auf Erteilung
des Patents für die Erfindung in dem gesetzlich geregelten Patenterteilungsver-
fahren, so dass dieser die Erteilung des Patents grundsätzlich in der Ausgestal-
tung verlangen kann, die der gegebenen neuen technischen Lehre entspricht
(BGHZ 54, 181, 184 f. - Fungizid; BGHZ 73, 183 - Farbbildröhre; Bus-
se/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 34 PatG Rdn. 89). Lässt sich die Erfindung
in mehrere Kategorien einordnen, hat der Anmelder das Recht, unter den in
Betracht kommenden Anspruchsformen jede Kategorie zu wählen, die er
wünscht (BGHZ 95, 295, 297 - borhaltige Stähle). Dabei berühren inhaltliche
Übereinstimmungen im Schutzbereich der Ansprüche untereinander das
16
- 9 -
Rechtsschutzbedürfnis grundsätzlich nicht. Patente auf ein Produkt sowie auf
ein Verfahren zu seiner Herstellung betreffen unterschiedliche Gegenstände
und sind daher grundsätzlich nebeneinander zu gewähren, zumal jeder der bei-
den Ansprüche im Verlauf der weiteren Entwicklung im Einspruchs- und Nich-
tigkeitsverfahren ein unterschiedliches Schicksal nehmen kann (Ben-
kard/Melullis, aaO, Art. 52 EPÜ Rdn. 9). Nichts anderes gilt für einen auf ein
Erzeugnis gerichteten Sachanspruch und einen mit diesem kumulierten Ver-
wendungsanspruch (BGHZ 54, 181, 185).
Die Beanspruchung eines Patents mit mehreren Patentansprüchen ein
und derselben oder mehrerer Patentkategorien kann daher allenfalls dann als
unzulässig angesehen werden, wenn an der Patenterteilung in dem angestreb-
ten Umfang im Einzelfall aus besonderen Gründen keinerlei Interesse des An-
melders erkennbar ist und der Anmelder mit einem der kumulierten Patentan-
sprüche keinen weitergehenden Schutz erreichen kann als den, den er mit der
Gewährung der anderen Patentansprüche bereits erhält (Benkard/Melullis, aaO,
Art. 52 EPÜ Rdn. 10). Dafür fehlen im Streitfall die Anhaltspunkte. Patentan-
spruch 1 ist darauf gerichtet, den beanspruchten Mikroprozessor als solchen
unter Schutz zu stellen. Patentanspruch 19 ist auf ein Computersystem gerich-
tet, das den beanspruchten Mikroprozessor enthält. Der Umstand, dass die be-
anspruchte Erfindung mit den als Sachansprüche formulierten Patentansprü-
chen 1 und 19 mehrere Ausprägungen innerhalb ein und derselben Patentkate-
gorie findet, steht als solcher dem Bestehen eines Rechtsschutzbedürfnisses
nicht entgegen (BGHZ 73, 183, 186 f. - Farbbildröhre). Soweit das Bundespa-
tentgericht darauf abgestellt hat, dass der Schutz aus dem als Sachanspruch
formulierten Patentanspruch 1 auch die Verwendung des Mikroprozessors in
einem Computersystem erfasst, lässt sich daraus nicht herleiten, dass ein
Computersystem, das einen Mikroprozessor nach Patentanspruch 1 enthält,
keine Ausprägung der Erfindung sei, an deren Schutz keinerlei Interesse des
17
- 10 -
Anmelders festgestellt werden könne. Zwar bestehen Übereinstimmungen im
Schutzbereich der Ansprüche untereinander; solche Übereinstimmungen berüh-
ren aber das Rechtsschutzbedürfnis nicht (BGHZ 73, 183, 187; vgl. auch
Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 34 PatG Rdn. 89), solange der Ertei-
lungsantrag nicht auf eine mehrfache Patentierung ein und desselben Gegen-
stands gerichtet wird (Benkard/Melullis, aaO, Art. 52 EPÜ Rdn. 10). Davon,
dass das Patentbegehren nach den Patentansprüchen 1 und 19 auf eine mehr-
fache Patentierung ein und desselben Gegenstandes gerichtet sei, ist auch das
Bundespatentgericht nicht ausgegangen.
Anhaltspunkte dafür, dass in dem Antrag auf Erteilung eines Patents mit
den Patentansprüchen 1 und 19 ein Missbrauch liegen könnte, hat das Bun-
despatentgericht nicht festgestellt. Soweit sachliche Überschneidungen im
Schutzbereich der Patenansprüche 1 und 19 in Betracht kommen, sind diese
über den Grundsatz der Erschöpfung des Patentrechts zu lösen. Aus dem Se-
natsbeschluss vom 16. September 1997 (X ZB 21/94, GRUR 1998, 130 - Hand-
habungsgerät) ist nichts Gegenteiliges herzuleiten, denn er betraf einen nicht
18
- 11 -
verallgemeinerungsfähigen Fall, in dem der Senat an die Feststellung des In-
halts eines neben einem Vorrichtungsanspruch geltend gemachten Verfahrens-
anspruchs gebunden war (vgl. Benkard/Melullis, aaO, Art. 52 EPÜ Rdn. 11).
Melullis Scharen
Keukenschrijver
Asendorf
Kirchhoff
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 16.10.2003 - 17 W(pat) 1/01 -