Urteil des BGH vom 16.10.2003, X ZB 5/04

Entschieden
16.10.2003
Schlagworte
Bedingung, Bundespatentgericht, Patentanspruch, Patg, Erfindung, Patent, Auflösung, Antrag, Anmeldung, Speicher
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BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 5/04

vom

14. März 2006

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 197 81 850.1-53

Nachschlagewerk: ja BGHZ : ja BGHR : ja

Mikroprozessor

PatG §§ 34, 48

a) Es ist zulässig, über die Patentanmeldung in der Fassung des Hauptantrags zu entscheiden und die Entscheidung über die Patentanmeldung in der Fassung des Hilfsantrags zurückzustellen.

b) Übereinstimmungen im Schutzbereich von Patentansprüchen berühren das Rechtsschutzbedürfnis jedenfalls solange nicht, wie der Erteilungsantrag nicht auf eine mehrfache Patentierung ein und desselben Gegenstands gerichtet wird.

BGH, Beschl. v. 14. März 2006 - X ZB 5/04 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 14. März 2006 durch

den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Scharen, Keukenschrijver,

Asendorf und Dr. Kirchhoff

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss des

17. Senats des Bundespatentgerichts vom 16. Oktober 2003 aufgehoben.

Die Sache wird zu anderweiter Verhandlung und Entscheidung,

auch über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens, an das

Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Beschwerdewert: 50.000,--

Gründe:

1I. Die vorliegende Patentanmeldung wurde am 26. Juni 1997 beim Deutschen Patent- und Markenamt als PCT-Anmeldung mit dem Bestimmungsland

Deutschland unter der Bezeichnung "Prozessor und Verfahren zum spekulativen Ausführen von Befehlen aus mehreren von einem Verzweigungsbefehl angezeigten Befehlströmen" angemeldet. Es wurde die Priorität einer Voranmeldung in den Vereinigten Staaten von Amerika vom 28. Juni 1996 in Anspruch

genommen.

2Die Anmeldung betrifft nach den mit der Eingabe vom 20. Januar 2000

eingereichten, geänderten Unterlagen einen Mikroprozessor zum Verarbeiten

von Befehlen, die einen eine Bedingung enthaltenden Verzweigungsbefehl umfassen, sowie ein Verfahren zum Bearbeiten eines solche Befehle aufweisenden Programms und ein Computersystem mit einem solchen Mikroprozessor.

Patentanspruch 1 lautet:

"Mikroprozessor zum Verarbeiten von Befehlen, die einen eine

aufzulösende Bedingung enthaltenden Verzweigungsbefehl, einen

ersten Codeabschnitt, der verarbeitet werden soll, sofern die Bedingung als erfüllt aufgelöst, und einen zweiten Codeabschnitt,

der verarbeitet werden soll, sofern wenn die Bedingung als nicht

erfüllt aufgelöst wird, umfassen, wobei der Mikroprozessor aufweist:

eine Heranholeinheit zum Heranholen von Befehlen aus einem

Speicher;

eine mit der Heranholeinheit gekoppelte Verzweigungsvorhersagelogik, die die Auflösung der Bedingung vorhersagt und feststellt,

ob eine richtige Vorhersage der Auflösung der Bedingung unwahrscheinlich ist; und

eine von der Verzweigungsvorhersagelogik abhängige Strommanagementlogik, die die spekulative Ausführung von Befehlen aus

sowohl dem ersten als auch dem zweiten Codeabschnitt vor der

Auflösung der Bedingung anweist, sofern festgestellt worden ist,

dass eine richtige Vorhersage der Auflösung der Bedingung unwahrscheinlich ist,

wobei dann, wenn die Verzweigungsvorhersagelogik feststellt,

dass die richtige Vorhersage der Auflösung der Bedingung nicht

unwahrscheinlich ist, die Strommanagementlogik die spekulative

Verarbeitung des ersten Codeabschnitts anweist, sofern die Vorhersagelogik vorhersagt, dass die Bedingung als erfüllt aufgelöst

wird, und die Verarbeitung des zweiten Codeabschnitts anweist,

sofern die Vorhersagelogik vorhersagt, dass die Bedingung als

nicht erfüllt aufgelöst wird."

3Die Patentansprüche 2 bis 9 betreffen nähere Ausgestaltungen des Mikroprozessors nach Patentanspruch 1. Die Patentansprüche 10 bis 18 betreffen

ein Verfahren zum Verarbeiten von Befehlen. Patentanspruch 19 lautet:

"Computersystem, aufweisend: einen Speicher, der Befehle in einem Programmablauf speichert, wobei der Programmablauf einen

Verzweigungsbefehl mit einer aufzulösenden Bedingung, einen

ersten Codeabschnitt, der verarbeitet werden soll, wenn die Bedingung als erfüllt aufgelöst wird, und einen zweiten Codeabschnitt, der verarbeitet werden soll, wenn die Bedingung als nicht

erfüllt aufgelöst wird, enthält; einen mit dem Speicher gekoppelten

Bus, der Informationen austauscht, und einen Mikroprozessor

nach einem der Ansprüche 1 bis 9."

4Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Anmeldung wegen fehlenden Rechtsschutzbedürfnisses zurückgewiesen, weil die Patentansprüche 1

und 19 nicht Lösungen eines übergeordneten Problems beträfen, sondern es

sich um die Lösung ein und desselben Problems durch ein und dieselben

Merkmale zuzüglich des vom Fachmann mitgelesenen Mittels eines Bus handle.

Gegen diesen Beschluss hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt und 5

beantragt,

unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses die Erteilung

des Patents zu beschließen im Umfang der mit Eingabe vom

20. Januar 2000 geänderten Patentunterlagen,

hilfsweise

auf der Grundlage der mit dieser Eingabe eingereichten Patentansprüche 1 bis 18 und der geänderten Beschreibungseinleitung, bei

der auf Seite 3 in den Zeilen 30 bis 31 die Worte "bzw. ein Computersystem mit den Merkmalen des Anspruchs 19" gestrichen sind.

6Die Anmelderin hat geltend gemacht, sie habe ein Rechtsschutzbedürfnis an einem Patentbegehren, das die beiden Patentansprüche 1 und 19

umfasse.

7Der Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts hat, ohne einen

Antrag zu stellen, geltend gemacht, der Patentanspruch 19 dürfe als Nebenanspruch mangels Rechtsschutzbedürfnisses nicht zugelassen werden. Denn dieser Anspruch weise gegenüber dem Patentanspruch 1 aus der Sicht des

Fachmanns keine neuen Aspekte auf, die über Selbstverständliches hinausgingen. Ein Nebenanspruch müsse eine unabhängige Lösung zu demselben Problem enthalten. Dies sei hier nicht der Fall. Dabei komme es nicht auf die Formulierung an, hier die Rückbeziehung am Anspruchsende, um zu erkennen, ob ein

Neben- oder ein Unteranspruch vorliege.

8Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Anmelderin durch Teilbeschluss (veröffentlicht in BPatGE 47, 224 und GRUR 2004, 320 ff.) im Hauptantrag zurückgewiesen und die Entscheidung über die Patenterteilung nach

dem Hilfsantrag zurückgestellt. Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde

beantragt die Anmelderin, den Teilbeschluss des Bundespatentgerichts aufzuheben und die Sache zu anderweiter Verhandlung und Entscheidung an das

Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

9II. Die kraft Zulassung statthafte und im Übrigen zulässige Rechtsbeschwerde führt zur Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht.

101. Das Bundespatentgericht hat mit dem angegriffenen Beschluss in zulässiger Weise zunächst über die Patentanmeldung in der Fassung des Hauptantrags entschieden und die Entscheidung über die Patentanmeldung in der

Fassung des Hilfsantrags zurückgestellt. Soweit die Auffassung vertreten wird,

dies sei unzulässig (Busse/Schwendy, PatG, 6. Aufl., § 48 PatG Rdn. 21), kann

dem nicht beigetreten werden. Gesichtspunkte der Prozessökonomie mögen

dafür sprechen, ein solches Verfahren nicht zu wählen (Schulte, PatG, 7. Aufl.,

§ 48 PatG Rdn. 13), führen aber nicht dazu, dass eine solche Entscheidung

unzulässig wäre.

112. Dem Antrag der Anmelderin, ein Patent in der mit dem Hauptantrag

zur Entscheidung gestellten Fassung zu erteilen, kann entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts das Rechtsschutzbedürfnis nicht abgesprochen

werden.

12a) Das Bundespatentgericht hat den Antrag auf Erteilung des Patents mit

den Patentansprüchen 1 und 19 mangels Rechtsschutzbedürfnisses für unzulässig gehalten und im wesentlichen ausgeführt, auch für das Patenterteilungs-

verfahren gelte das Erfordernis des Rechtsschutzbedürfnisses, dessen Fehlen

vom Deutschen Patent- und Markenamt positiv festgestellt werden müsse, wobei strenge Anforderungen zu stellen seien. Das Rechtsschutzbedürfnis fehle,

wenn an der Patenterteilung in dem angestrebten Umfang im Einzelfall aus besonderen Gründen keinerlei Interesse des Anmelders bestehe, insbesondere,

wenn dessen Verlangen missbräuchlich erscheine. Jegliches schutzwürdiges

Anmelderinteresse an einem weiteren Patentanspruch werde in der Rechtsprechung verneint, wenn dieser Anspruch nichts enthalte, was über den sachlichen

Gehalt des ersten Patentanspruchs hinausgehe und dem Anmelder einen zusätzlichen Schutz verleihen oder ihm eine sichere Auffangposition bei einem

späteren Wegfall des ersten Patentanspruchs sichern oder aus sonstigen

Gründen ein Rechtsschutzbedürfnis für die Gewährung eines solchen zusätzlichen Patentanspruchs begründen könne. Dabei mache es für die Rechtsprechung keinen Unterschied, ob die in Frage stehenden Patentansprüche kategorieübergreifend seien oder derselben Patentkategorie angehörten. Diese Negativkriterien hat das Bundespatentgericht im Streitfall für vorliegend erachtet.

13Da es sich bei den Patentansprüchen 1 und 19 um zwei Sachansprüche

handle, von denen keiner eine (unmittelbare) Rückbeziehung auf den anderen

enthalte, sei davon auszugehen, dass die Anmelderin Nebenansprüche habe

aufstellen wollen. Voraussetzung für Nebenansprüche auch in derselben Patentkategorie sei - wie auch vom Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts betont - eine unabhängige, selbstständige Erfindung, d.h. eine eigene,

unabhängige Lösung eines übergeordneten Problems. Dies sei bei den vorliegenden Patentansprüchen 1 und 19 nicht der Fall. Beide wiesen denselben

sachlichen Gehalt auf, in dem die Erfindung zum Ausdruck kommen solle,

nämlich die Verzweigungsvorhersagelogik. Die sonstigen Merkmale der beiden Patentansprüche könnten deren sachlichem Gehalt nicht zugeordnet

werden. Durch sie werde nur die Umgebung umrissen, in der diese Logik

arbeiten solle, der Mikroprozessor und das Computersystem. Beide seien

Angaben, die für den Fachmann auf der Hand lägen, so dass Patentanspruch 19 auch nicht als Unteranspruch zum Patentanspruch 1 erteilt werden

könne.

14b) Hiergegen wendet sich die Rechtsbeschwerde mit Erfolg.

15Das Bundespatentgericht ist im Ausgangspunkt zutreffend davon ausgegangen, dass für eine Patentanmeldung ein Rechtsschutzbedürfnis erforderlich

ist. Dieser Ausgangspunkt entspricht der Rechtsprechung des Senats (BGHZ

54, 181, 184 - Fungizid; 68, 156, 159 - Benzolsulfonylharnstoff; BGHZ 73, 183,

186 f. - Farbbildröhre; Sen.Beschl. v. 16.09.1997 - X ZB 21/94, GRUR 1998,

130 - Handhabungsgerät).

16Der Anmelder muss das für die Patentanmeldung erforderliche Rechtsschutzbedürfnis nicht darlegen. Dieses folgt vielmehr regelmäßig bereits aus

der Anmeldung selbst, mit der ein anderweitig nicht zu erreichender Schutz des

Anmelders für die angemeldete Erfindung herbeigeführt werden soll (Benkard/

Melullis, EPÜ, Art. 52 EPÜ Rdn. 7). Denn das Gesetz gewährt dem Erfinder

oder seinem Rechtsnachfolger den öffentlich-rechtlichen Anspruch auf Erteilung

des Patents für die Erfindung in dem gesetzlich geregelten Patenterteilungsverfahren, so dass dieser die Erteilung des Patents grundsätzlich in der Ausgestaltung verlangen kann, die der gegebenen neuen technischen Lehre entspricht

(BGHZ 54, 181, 184 f. - Fungizid; BGHZ 73, 183 - Farbbildröhre; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 34 PatG Rdn. 89). Lässt sich die Erfindung

in mehrere Kategorien einordnen, hat der Anmelder das Recht, unter den in

Betracht kommenden Anspruchsformen jede Kategorie zu wählen, die er

wünscht (BGHZ 95, 295, 297 - borhaltige Stähle). Dabei berühren inhaltliche

Übereinstimmungen im Schutzbereich der Ansprüche untereinander das

Rechtsschutzbedürfnis grundsätzlich nicht. Patente auf ein Produkt sowie auf

ein Verfahren zu seiner Herstellung betreffen unterschiedliche Gegenstände

und sind daher grundsätzlich nebeneinander zu gewähren, zumal jeder der beiden Ansprüche im Verlauf der weiteren Entwicklung im Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren ein unterschiedliches Schicksal nehmen kann (Benkard/Melullis, aaO, Art. 52 EPÜ Rdn. 9). Nichts anderes gilt für einen auf ein

Erzeugnis gerichteten Sachanspruch und einen mit diesem kumulierten Verwendungsanspruch (BGHZ 54, 181, 185).

17Die Beanspruchung eines Patents mit mehreren Patentansprüchen ein

und derselben oder mehrerer Patentkategorien kann daher allenfalls dann als

unzulässig angesehen werden, wenn an der Patenterteilung in dem angestrebten Umfang im Einzelfall aus besonderen Gründen keinerlei Interesse des Anmelders erkennbar ist und der Anmelder mit einem der kumulierten Patentansprüche keinen weitergehenden Schutz erreichen kann als den, den er mit der

Gewährung der anderen Patentansprüche bereits erhält (Benkard/Melullis, aaO,

Art. 52 EPÜ Rdn. 10). Dafür fehlen im Streitfall die Anhaltspunkte. Patentanspruch 1 ist darauf gerichtet, den beanspruchten Mikroprozessor als solchen

unter Schutz zu stellen. Patentanspruch 19 ist auf ein Computersystem gerichtet, das den beanspruchten Mikroprozessor enthält. Der Umstand, dass die beanspruchte Erfindung mit den als Sachansprüche formulierten Patentansprüchen 1 und 19 mehrere Ausprägungen innerhalb ein und derselben Patentkategorie findet, steht als solcher dem Bestehen eines Rechtsschutzbedürfnisses

nicht entgegen (BGHZ 73, 183, 186 f. - Farbbildröhre). Soweit das Bundespatentgericht darauf abgestellt hat, dass der Schutz aus dem als Sachanspruch

formulierten Patentanspruch 1 auch die Verwendung des Mikroprozessors in

einem Computersystem erfasst, lässt sich daraus nicht herleiten, dass ein

Computersystem, das einen Mikroprozessor nach Patentanspruch 1 enthält,

keine Ausprägung der Erfindung sei, an deren Schutz keinerlei Interesse des

Anmelders festgestellt werden könne. Zwar bestehen Übereinstimmungen im

Schutzbereich der Ansprüche untereinander; solche Übereinstimmungen berühren aber das Rechtsschutzbedürfnis nicht (BGHZ 73, 183, 187; vgl. auch

Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 34 PatG Rdn. 89), solange der Erteilungsantrag nicht auf eine mehrfache Patentierung ein und desselben Gegenstands gerichtet wird (Benkard/Melullis, aaO, Art. 52 EPÜ Rdn. 10). Davon,

dass das Patentbegehren nach den Patentansprüchen 1 und 19 auf eine mehrfache Patentierung ein und desselben Gegenstandes gerichtet sei, ist auch das

Bundespatentgericht nicht ausgegangen.

18Anhaltspunkte dafür, dass in dem Antrag auf Erteilung eines Patents mit

den Patentansprüchen 1 und 19 ein Missbrauch liegen könnte, hat das Bundespatentgericht nicht festgestellt. Soweit sachliche Überschneidungen im

Schutzbereich der Patenansprüche 1 und 19 in Betracht kommen, sind diese

über den Grundsatz der Erschöpfung des Patentrechts zu lösen. Aus dem Senatsbeschluss vom 16. September 1997 (X ZB 21/94, GRUR 1998, 130 - Handhabungsgerät) ist nichts Gegenteiliges herzuleiten, denn er betraf einen nicht

verallgemeinerungsfähigen Fall, in dem der Senat an die Feststellung des Inhalts eines neben einem Vorrichtungsanspruch geltend gemachten Verfahrensanspruchs gebunden war (vgl. Benkard/Melullis, aaO, Art. 52 EPÜ Rdn. 11).

Melullis Scharen Keukenschrijver

Asendorf Kirchhoff

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 16.10.2003 - 17 W(pat) 1/01 -

Urteil vom 17.10.2001

2 ARs 278/01 vom 17.10.2001

Urteil vom 17.10.2001

2 ARs 245/01 vom 17.10.2001

Leitsatzentscheidung

NotZ 39/02 vom 31.03.2003

Anmerkungen zum Urteil