Urteil des BGH, Az. X ZR 151/99

BGH (stand der technik, kompostierung, patentanspruch, fachmann, verhandlung, stillstand, technik, stand, veröffentlichung, patg)
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X ZR 151/99
Verkündet am:
18. Februar 2003
Mayer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache
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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-
handlung vom 18. Februar 2003 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis
und die Richter Prof. Dr. Jestaedt, Scharen, Keukenschrijver und Asendorf
für Recht erkannt:
Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil des 3. Senats (Nich-
tigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 8. Juni 1999 abge-
ändert:
Das Patent 36 37 393 wird für nichtig erklärt.
Die Beklagten tragen die Kosten des Rechtsstreits einschließlich
der durch die Streithilfe verursachten Kosten.
Von Rechts wegen
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Tatbestand:
Die Beklagten waren bei Einleitung des Nichtigkeitsverfahrens eingetra-
gene Inhaber des am 3. November 1986 unter Inanspruchnahme der inneren
Priorität einer Patentanmeldung vom 19. Februar 1986 angemeldeten deut-
schen Patents 36 37 393 (Streitpatents), das seither auf den Erstbeklagten als
alleinigen Inhaber umgeschrieben worden ist. Das Streitpatent betrifft "Verfah-
ren und Vorrichtung zur Abfallkompostierung" und umfaßt die Verfahrensan-
sprüche 1 bis 8 sowie die Vorrichtungsansprüche 9 bis 24; die Patentansprüche
1 und 9 lauten:
"1. Verfahren zur Kompostierung von Hausmüll oder hausmüllähn-
lichen Abfällen, wobei durch eine dem mikrobiellen Wachstum
angepaßte Luftzuführung ohne Bewegung der Abfälle zunächst
die biologisch leichter zersetzbaren organischen Bestandteile
der Abfälle abgebaut werden, dadurch gekennzeichnet, daß die
Kompostierung durch Trocknung dann zum Stillstand gebracht
wird, wenn die biologisch leichter zersetzbaren organischen
Bestandteile der Abfälle abgebaut worden sind.
9. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, bestehend aus einem Kanal mit
luftdurchlässigen mobilen Bodenplatten (1), unter denen Luft-
kastenräume (6) mit je einem Lufteinlaß zur Luftzuführung an-
geordnet sind."
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Wegen der unmittelbar oder mittelbar auf die Patentansprüche 1 und 9
rückbezogenen Patentansprüche 2 - 8 und 10 - 24 wird auf die Patentschrift
verwiesen.
Die Klägerin hat beantragt, das Streitpatent für nichtig zu erklären. Sie
hat geltend gemacht, daß der Gegenstand des Streitpatents nicht ausführbar
und nicht patentfähig sei, weil er sich für den Fachmann in naheliegender Wei-
se aus dem Stand der Technik ergeben habe. Hierzu hat sie sich auf verschie-
dene Patentveröffentlichungen, Aufsätze und Berichte sowie ein Angebot aus
dem Jahr 1983 gestützt; wegen der Einzelheiten wird auf das angefochtene
Urteil verwiesen. Die Beklagte hat das Streitpatent in seiner erteilten Fassung
verteidigt. Das Bundespatentgericht hat die Klage abgewiesen.
Mit der Berufung verfolgt die Klägerin ihr erstinstanzliches Begehren
weiter. Die Beklagten treten dem Rechtsmittel entgegen. Die im Berufungsver-
fahren auf Klägerseite beigetretene, aus dem Streitpatent wegen Patentverlet-
zung in Anspruch genommene Streithelferin schließt sich dem Antrag der Klä-
gerin an.
Prof. Dr.-Ing. habil. W. B.
, hat im Auftrag des Senats ein schriftliches Gutachten erstellt,
das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat. Der gerichtli-
che Sachverständige hat weiteres Material, u.a. die US-Patentschrift 4,050,917
(Varro), herangezogen, auf die sich die Klägerin, die im Berufungsverfahren
weiteres Material genannt hat, gestützt hat.
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Entscheidungsgründe:
I.
Klage und Berufung sind zulässig; auch gegen die Zulässigkeit der
im Berufungsverfahren erklärten Nebenintervention bestehen keine Bedenken.
Die nach Eintritt der Rechtshängigkeit erfolgte Umschreibung des Streitpatents
auf den Beklagten zu 1 allein ist für den Verfahrensgang ohne Bedeutung (§ 99
Abs. 1 PatG i.V.m. § 265 Abs. 2 Satz 1 ZPO; vgl. BGHZ 117, 144, 146 - Tauch-
computer).
II.
Das Rechtsmittel führt unter Abänderung des angefochtenen Ur-
teils zur Nichtigerklärung des Streitpatents in vollem Umfang, weil sich sein Ge-
genstand für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Tech-
nik ergab (§ 22 Abs. 1, § 21 Abs. 1 Nr. 1; §§ 1, 4 PatG). Dabei kann dahinste-
hen, ob das Patent die Erfindung so deutlich und vollständig offenbart, daß ein
Fachmann sie ausführen kann (§ 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG).
1.
Nach der Beschreibung des Streitpatents setzt die Kompostierung
von Hausmüll und hausmüllähnlichen Abfällen eine intensive Sauerstoffzufuhr
zu den aeroben Mikroorganismen im Abfallgemenge voraus. Dieses Abfallge-
menge besteht jeweils zum Teil aus biologisch leicht zersetzbarer organischer
Substanz wie Zellflüssigkeiten, biologisch schwerer zersetzbarer organischer
Substanz wie Lignin- und Zelluloseverbindungen sowie aus biologisch nicht
zersetzbarer organischer Substanz. Das Streitpatent schildert Kompostierver-
fahren als bekannt, bei denen zwischen der Kompostierung biologisch leichter
und biologisch schwerer abbaubarer organischer Substanzen kein Unterschied
gemacht wurde; es seien vielmehr immer wieder neue mikrobielle Abbaupha-
sen eingeleitet worden, ohne daß dadurch eine wesentliche Verringerung des
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übrig bleibenden Grundsubstrats habe erreicht werden können. Es sei weiter
bekannt gewesen, daß eine Kompostierung nur dann stattfinden könne, wenn
ein bestimmter Feuchtigkeitsgehalt vorhanden sei.
2.
Durch das Streitpatent soll ein Verfahren zur Verfügung gestellt
werden, das es ermöglicht, in kurzer Zeit eine gute Kompostqualität bei gerin-
gen Herstellungskosten zu erreichen (vgl. Beschreibung Sp. 3 Z. 5 - 8). Weiter
soll eine Vorrichtung geschaffen werden, die zur Durchführung des Verfahrens
dient, insbesondere eine ausreichende Luftversorgung der zu kompostierenden
Abfälle ermöglicht.
3.
Hierzu lehrt das Streitpatent in seinem Patentanspruch 1 ein Ver-
fahren mit folgenden Verfahrensschritten:
(1) Die Abfälle werden durch eine dem mikrobakteriellen Wach-
stum angepaßte Luftzuführung abgebaut.
(2) Der Abbau erfolgt ohne Bewegung der Abfälle.
(3) Zunächst werden die biologisch leichter zersetzbaren organi-
schen Bestandteile abgebaut.
(4) Die Kompostierung wird durch Trocknung zum Stillstand ge-
bracht.
(5) Dies erfolgt dann, wenn die biologisch leichter zersetzbaren or-
ganischen Bestandteile der Abfälle abgebaut worden sind.
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4.
In seinem Patentanspruch 9 lehrt das Streitpatent eine Vorrichtung
zur Durchführung des Verfahrens nach den Patentansprüchen 1 bis 8,
(1’)
die aus einem Kanal besteht (d.h. einen Kanal aufweist),
(1’.1’)
mit luftdurchlässigen mobilen Bodenplatten,
(2.’)
unter denen Luftkastenräume angeordnet sind,
(2’.2’) mit je einem Lufteinlaß zur Luftzuführung.
Die Figuren 3 und 4 der Zeichnungen des Streitpatents zeigen eine
Ausführungsform dieser Vorrichtung im schematischen Querschnitt und in einer
Ansicht von oben:
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III.
Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents ergab
sich für den Fachmann, einen Maschinenbauingenieur mit Hochschul- oder
Fachhochschulabschluß, der sich die erforderlichen vertieften biotechnologi-
schen Kenntnisse insbesondere auf dem Gebiet der Umwelttechnik durch He-
ranziehung von einschlägig erfahrenen Personen verschaffte, jedenfalls in na-
heliegender Weise aus dem Stand der Technik.
Die im Jahr 1977 veröffentlichte US-Patentschrift 4,050,917 beschreibt
eine Prozeßführung für eine Kompostierung fester Abfallstoffe durch kontrol-
lierte Luftzuführung, die innerhalb von 48 Stunden zum Abbau der leicht abbau-
baren Stoffe führt, wobei der Wassergehalt in dieser Zeit auf rund 30% reduziert
wird. Die Veröffentlichung gibt u.a. an, daß es durch Kompostierung ermöglicht
wird, die im Müll enthaltene Zellulose, die stabilisiert werden kann, von den ver-
rottbaren Materialien zu reinigen (Sp. 2 Z. 52 - 54). Die Verfahrensführung kann
auf die erwünschten Charakteristika des Produkts eingestellt werden (Sp. 2
Z. 55 - 58). Das Ausmaß der Sauerstoffzufuhr wird dabei als direkte Funktion
der Teileoberfläche der dem Sauerstoff ausgesetzten Masse bezeichnet (Sp. 3
Z. 52 ff.). Die Lufttemperatur wird vorzugsweise 2° bis 30°C oberhalb der zu
kompostierenden Masse gehalten, was vorzugsweise durch die Verwendung
geschlossener Kreisläufe beheizter Luft bewirkt wird (Sp. 4 Z. 49 ff.). Hierin liegt
eine Anpassung der Belüftung an das mikrobakterielle Wachstum.
Unter einer angepaßten Luftzufuhr im Sinn des Patentanspruchs 1 des
Streitpatents ist nach den überzeugenden und von den Beteiligten nicht in
Zweifel gezogenen Angaben des gerichtlichen Sachverständigen in der mündli-
chen Verhandlung eine Steuerung dahin zu verstehen, daß zum einen genü-
gend Luft für das gewünschte Mikroorganismenwachstum zur Verfügung steht,
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zum anderen eine Luftzufuhr, die zum gewünschten Zeitpunkt zu einem Aus-
trocknen des zu kompostierenden Materials (der "Rotte") durch Wasserentzug
führt. Wie der gerichtliche Sachverständige weiter überzeugend angegeben hat,
war eine Steuerung der Luft- (Sauerstoff-)zufuhr in Anpassung an den Sauer-
stoffbedarf der Rotte zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents in verschiedenen
Veröffentlichungen (u.a. Haug, Ann Arbor 1980, Willson u.a., Cincinnati 1980;
Dissertation Moreno, Stockholm 1982) beschrieben; die Parteien haben diese
Aussage seines Gutachtens nicht in Zweifel gezogen. Damit war Merkmal 1 des
Patentanspruchs 1 des Streitpatents zu dessen Prioritätszeitpunkt bekannt.
Fig. 3 der US-Patentschrift 4,050,917 zeigt, daß binnen 48 Stunden Zuk-
ker und Fette vollständig abgebaut werden, während Zellulose erst zu einem
geringen Anteil abgebaut ist:
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Damit konnte der Fachmann aus dem Stand der Technik die Erkenntnis
entnehmen, daß der Abbau der leichter abbaubaren Komponenten wesentlich
schneller vonstatten geht als der vollständige Kompostierungsvorgang unter
Einschluß von Zellulose (und den in dieser Veröffentlichung nicht eigens ge-
nannten Ligninen). Merkmal 3 des Patentanspruchs 1 des Streitpatents war
damit ebenfalls für den Fachmann dieser Veröffentlichung entnehmbar.
Wie der gerichtliche Sachverständige weiter überzeugend ausgeführt
hat, war es technisches Allgemeinwissen, daß der Rotteprozeß durch Wasser-
entzug (Trocknung) zum Stillstand gebracht werden kann. Belegt wird dies auch
durch die Beschreibung der US-Patentschrift 3,138,448 (Schulze), in der aus-
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geführt ist daß durch Wasserentzug der Kompostierungsprozeß gehindert wird
("... the air ... tends to cool and dehydrate ... the entire composting mass there-
by inhibiting the composting process"; Sp. 3 Z. 28 - 31); ob der Fachmann hier-
bei von einer Hemmung oder von einer Beendigung des Rotteprozesses aus-
gehen wird, ist für den wesentlichen Aussagegehalt dieser Literaturstelle entge-
gen der Auffassung der Beklagtenvertreter nicht ausschlaggebend. Damit war
auch Merkmal 4 des Patentanspruchs 1 des Streitpatents zum Prioritätszeit-
punkt bekannt.
Der gerichtliche Sachverständige hat angegeben, daß der gezielte Ab-
bruch der Kompostierung nach Abbau der leicht abbaubaren Substanzen aus
einem 1974 im Kompostwerk H. angewendeten Verfahren bekannt war.
Die Beklagten stellen dies allerdings in Abrede. Sie machen geltend, daß die
Kompostierung im Kompostwerk H. nicht durch Trocknung zum Stillstand
gebracht worden sei, und bestreiten weiter die Offenkundigkeit der Benutzung
im Kompostwerk H. . Es kann indessen offen bleiben, ob die Angaben des
gerichtlichen Sachverständigen insoweit eine offenkundige Vorbenutzung die-
ser Maßnahme belegen. Die US-Patentschrift 4,050,917 offenbart dem Fach-
mann nämlich deutlich, daß die leicht abbaubaren Fette und Kohlenhydrate
("Sugar") binnen 48 Stunden vollständig abgebaut sind, während die Zellulose
zu diesem Zeitpunkt erst zu einem geringen Anteil abgebaut ist. Zusammen mit
der Information, die der fachmännische Leser dieser Patentschrift aus deren
Beschreibung (Sp. 2 Z. 52 - 60) erhielt, konnte er erkennen, daß er die Verrot-
tung zu diesem Zeitpunkt zum Stillstand bringen kann, wenn er ein Produkt in
einem entsprechenden Rottestadium, d.h. mit nur wenig zersetzten Zellulose-
anteilen erhalten will. Auf dieses Ziel wurde er aber durch die genannte Be-
schreibungsstelle der US-Patentschrift hingelenkt ("cellulose which is one of the
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most important natural contents of the waste masses"). Damit legte es schon
diese Veröffentlichung dem Fachmann nahe - je nach gewünschtem Produkt -
die Kompostierung dann zum Stillstand zu bringen, wenn die biologisch leichter
zersetzbaren organischen Bestandteile der Abfälle abgebaut sind.
Dies entsprach, wie der gerichtliche Sachverständige in der mündlichen
Verhandlung überzeugend ausgeführt hat, den Marktgegebenheiten zum Prio-
ritätszeitpunkt. Auf dem Markt bestand nicht nur Bedarf für sog. Fertigkompost,
d.h. ein Material, bei dem der Kompostiervorgang bis zu einem Endstadium der
Verrottung abgelaufen war, sondern auch, wenngleich für eher spezielle An-
wendungen in der Landwirtschaft und im Weinbau außerhalb der Vegetations-
periode, für Frischkompost, nämlich ein Produkt, bei dem die Verrottung nicht
bis zum Endzustand geführt worden war. Die Bereitstellung eines durch Trock-
nung lagerfähig gemachten Frischkomposts führte zu einer Vergrößerung der
zeitlichen Disponibilität dieses Materials, das von den Abnehmern nur zu be-
stimmten Zeiten außerhalb der jeweiligen Vegetationsperiode benötigt wurde,
nunmehr wegen der Lagerfähigkeit aber auch außerhalb der Zeiten der Nach-
frage hergestellt werden konnte.
Einen weiteren entsprechenden Hinweis erhielt der Fachmann aus dem
im Jahr 1985 veröffentlichten Beitrag von Schnorr "Kompostierung besonders
feuchter Abfälle" in Thomé-Kozmiensky (Hrsg.), Kompostierung von Abfällen,
S. 121 ff., 128, in dem für die Kompostierung von organischen Abfällen eine
"kürztmögliche Stabilisierungsdauer" als grundsätzliche Forderung genannt
wird. Die Veröffentlichung enthält zudem (S. 135) einen Hinweis darauf, daß
nach Zerstörung elementarer Zellbestandteile günstigere Lagereigenschaften
entstehen.
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Damit lenkte der Stand der Technik den Fachmann auch darauf hin, die
in Merkmal 5 des Patentanspruch 1 des Streitpatents vorgesehene Maßnahme
zu verwirklichen. Eines ausdrücklichen Hinweises bedurfte es insoweit entge-
gen der Auffassung des Beklagtenvertreters nicht.
Allerdings wird das Verfahren nach der US-Patentschrift 4,050,917, wie
auch der gerichtliche Sachverständige angegeben hat, mit bewegtem Rottegut
durchgeführt, es verwirklicht mithin nicht Merkmal 2 des Patentanspruchs 1 des
Streitpatents, wonach der Abbau ohne Bewegung der Abfälle erfolgt. Verfahren,
bei denen dies der Fall ist, waren indessen zum Prioritätszeitpunkt des Streit-
patents bekannt, wie der gerichtliche Sachverständige angegeben und in der
mündlichen Verhandlung nochmals ausdrücklich bestätigt hat, und gehörten
zum Fachwissen, auf das der Fachmann nach Belieben zurückgreifen konnte.
Die Bewegung des Abfalls dient nach den überzeugenden Ausführungen des
gerichtlichen Sachverständigen allein dazu, den für die Zersetzung erforderli-
chen Sauerstoff heranzuführen; er hat in diesem Zusammenhang weiter darauf
hingewiesen, daß es zum Wissen des Fachmanns im Prioritätszeitpunkt ge-
hörte, daß dem auch durch eine gesteuerte Luftzufuhr in die zur Rotte be-
stimmten Masse genügt werden konnte. Diese Einschätzung, der der Senat
folgt, wird durch die vorliegende Literatur bestätigt. Nach alledem stellten Be-
wegung der Masse und gesonderte Luftzufuhr im Belieben des Fachmanns
stehende Alternativen zur Einleitung und Aufrechterhaltung des Rotteprozesses
dar. Von daher trägt es zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nichts Ent-
scheidendes bei, ob die übrigen Verfahrensschritte bei einem Verfahren durch-
geführt werden, bei dem der Abfall bewegt wird oder bei einem Verfahren, bei
dem dies nicht der Fall ist.
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IV.
Die auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 8
betreffen weitere Ausgestaltungen des Verfahrens dahin, daß die Abfälle vor
Beginn der Kompostierung zerkleinert werden (Patentanspruch 2), gemischt
werden (Patentanspruch 3), die Trocknung dann erfolgt, wenn die niedrigen
Fettsäuren vollständig (Patentanspruch 4), die Aminosäuren zu ca. 75% biolo-
gisch abgebaut worden sind (Patentanspruch 5), nach der Trocknung die anor-
ganischen Substanzen abgetrennt werden (Patentanspruch 6), bei sinkenden
Außentemperaturen die zugeführte Luft vorgewärmt wird (Patentanspruch 7)
oder daß entstehendes Sicker- bzw. Preßwasser zentral gesammelt, auf der
Oberfläche versprüht und als gereinigtes Kondensat aus der Abluft auskonden-
siert wird (Patentanspruch 8). Der gerichtliche Sachverständige hat in ihnen
einen eigenständigen erfinderischen Gehalt nicht gesehen; die Beklagten ha-
ben einen solchen auch auf Nachfrage des Senats nicht geltend gemacht.
V.
Das Bundespatentgericht hat die Vorrichtung nach Patentan-
spruch 9 des Streitpatents, hinsichtlich derer Bedenken gegen die Ausführbar-
keit nicht bestehen, als gegenüber der Nichtigkeitsklage rechtsbeständig ange-
sehen, weil eine Vorwegnahme nicht vorliege und die Klägerin zur Untermaue-
rung ihrer Behauptung, der Einsatz mobiler Bodenplatten sei eine rein hand-
werkliche Maßnahme, weder auf ein druckschriftlich belegtes Vorbild auf dem
Gebiet der Kompostierung verwiesen noch praktische Gegebenheiten oder
sonstige Erwägungen angeführt habe, die dem Fachmann hätten Anlaß geben
können, mobile Bodenplatten in einschlägigen Vorrichtungen in Betracht zu zie-
hen.
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Auch insoweit kann das angefochtene Urteil keinen Bestand haben. Der
Senat ist nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung davon überzeugt,
daß sich auch der Gegenstand des Patentanspruchs 9 des Streitpatents auch
insoweit in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergab.
Aus der US-Patentschrift 3,138,448 ist eine Kompostiervorrichtung mit
einem belüftbaren Boden bekannt. Die deutsche Offenlegungsschrift 29 09 515
(Willisch; Von Roll AG) beschreibt Kompostiereinrichtungen mit einem Kanal
(Beschreibung S. 9 Z. 11), einem luftdurchlässigen Gitterrost (Figuren, Bezugs-
zeichen 3) und einem unten liegenden Luftraum (Beschreibung S. 11 Z. 6 - 8).
Die dieser Entgegenhaltung nicht unmittelbar entnehmbaren Merkmale wie die
Beweglichkeit der Bodenplatten, die Aufteilung des Luftraums in "Luftkasten-
räume" und die Zuordnung der Lufteinlässe zu den Luftkastenräumen sind, wie
der gerichtliche Sachverständige überzeugend und von den Beklagten unwider-
sprochen ausgeführt hat, gängige konstruktive Ausgestaltungen, die vorzuse-
hen im Belieben des Fachmanns lag; eine erfinderische Leistung liegt in ihnen
nicht. Der gerichtliche Sachverständige hat dazu in der mündlichen Verhand-
lung in Klarstellung seiner Ausführungen im schriftlichen Gutachten weiter an-
gegeben, daß es seiner Auffassung nach für den hier maßgeblichen Fachmann
keiner überdurchschnittlichen Leistung bedurfte, um zu der Vorrichtung nach
Patentanspruch 9 zu gelangen.
VI.
Ein eigenständiger erfinderischer Gehalt der auf Patentanspruch 9
rückbezogenen Patentansprüche 10 bis 24 ist nicht erkennbar; auch die Be-
klagten haben sich auf einen solchen Gehalt nicht berufen.
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VII.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG i.V.m. § 91
Abs. 1, § 101 Abs. 1 ZPO.
Melullis
Jestaedt
Scharen
Keukenschrijver
Asendorf