Urteil des BGH vom 28.06.2000, X ZR 128/98

Entschieden
28.06.2000
Schlagworte
Stand der technik, Bundesrepublik deutschland, Wirkung, Verbindung, Versehen, Patentanspruch, Lehre, Fachmann, Untersuchung, Vergleich
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BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 128/98 Verkündet am: 28. Juni 2000 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ : nein

Bratgeschirr

EPÜ Art. 69 Abs. 1, PatG 1981 § 14

Im Rahmen der Prüfung, ob eine abgewandelte Ausführungsform der patentierten Lösung gleichwirkend ist, ist eine Untersuchung erforderlich, welche von

den einzelnen Wirkungen, die mit den Merkmalen des Patentanspruchs erzielt

werden können, zur Lösung des ihm zugrundeliegenden Problems patentgemäß zusammenkommen müssen. Diese Gesamtheit repräsentiert die patentierte Lösung und stellt die für den anzustellenden Vergleich maßgebliche Wirkung dar.

BGH, Urteil vom 28. Juni 2000 - X ZR 128/98 - OLG Karlsruhe

LG Mannheim

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 28. Juni 2000 durch den Vorsitzenden Richter Rogge, die Richter Dr. Jestaedt, Scharen, Keukenschrijver und die Richterin Mühlens

für Recht erkannt:

Auf die Revision des Klägers wird das am 24. Juni 1998 verkündete Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe

aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung,

auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Kläger ist Inhaber eines deutschen und eines mit Wirkung auch für

die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents.

Anspruch 1 des deutschen Patents ..., das auf einer Anmeldung

vom 2. März 1988 beruht, lautet:

"Verfahren zum Beschichten von Haushaltsgegenständen mit einer

Antihaftschicht, bei dem eine Oberfläche des Haushaltsgegenstandes durch Plasmaspritzen mit einer porösen Hartstoffschicht (20,

21, 22, 23) versehen und dann die Hartstoffschicht (20, 21, 22, 23)

mit einer Antihaftschicht (24, 25) versehen wird,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

daß nach dem Aufbringen der Hartstoffschicht (20, 21, 22, 23) deren Poren zunächst mit einem dünnflüssigen Einbrennlack (55) auf

Harzbasis in untere Lagen der Hartstoffschicht (20, 21, 22, 23) bis

zu einem ersten Niveau (60) ausgefüllt werden, und dann ein Antihaftlack (56) in obere Lagen der Hartstoffschicht (20, 21, 22, 23)

eingebracht wird."

Bei der Anmeldung des in der Verfahrenssprache Deutsch erteilten europäischen Patents ..., das neben Verfahren zum Beschichten von

Haushaltsgegenständen mit einer Antihaftschicht auch einen Haushaltsgegenstand mit einer Antihaftschicht betrifft, ist die Priorität der vorgenannten Anmeldung in Anspruch genommen worden. Anspruch 1 dieses Patents lautet:

"Verfahren zum Beschichten von Haushaltsgegenständen mit einer

Antihaftschicht, bei dem eine Oberfläche des Haushaltsgegenstandes durch Plasmaspritzen mit einer porösen Hartstoffschicht (20,

21, 22, 23) versehen und dann die Hartstoffschicht (20, 21, 22, 23)

mit einer Antihaftschicht (24, 25) versehen wird,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

daß nach dem Aufbringen der Hartstoffschicht (20, 21, 22, 23) zunächst mit einem dünnflüssigen Einbrennlack (55) auf Harzbasis

die Poren der unteren Lagen (20, 21, 22) der Hartstoffschicht bis

zu einem ersten Niveau (60) ausgefüllt werden, so daß zumindest

die unterste Lage (20) mit dem Einbrennlack (55) ausgefüllt ist, und

dann die Poren der oberen Lagen (21, 22, 23) der Hartstoffschicht

mit einem Antihaftlack (56) ausgefüllt werden."

Der Beklagte zu 2 vertrieb zunächst im Rahmen eines einzelkaufmännischen Unternehmens Brat- und Kochgeschirre einer dänischen Herstellerin in

der Bundesrepublik Deutschland. Seit dem 1. Januar 1994 erfolgt der Vertrieb

durch die mit Gesellschaftsvertrag vom 26. Oktober 1993 gegründete und am

9. Dezember 1993 im Handelsregister eingetragene Beklagte zu 1, deren Mitgeschäftsführer der Beklagte zu 2 ist und die ihre Produkte als "schnittfest,

kratzfest, langlebig" bewirbt. Der Kläger hat die Beklagten deshalb wegen

Verletzung beider Patente auf Unterlassung und Rechnungslegung gerichtlich

in Anspruch genommen und ferner Feststellung der Entschädigungs- und

Schadensersatzpflicht der Beklagten beantragt.

Das Landgericht hat nach Einholung von Sachverständigengutachten

die Beklagten antragsgemäß verurteilt. Das Oberlandesgericht hat diese Verurteilung abgeändert und die Klage abgewiesen. Hiergegen wendet sich der

Kläger mit der Revision und dem Antrag, die landgerichtliche Verurteilung wiederherzustellen. Die Beklagten sind diesem Begehren entgegengetreten.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Revision des Klägers führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

1. Das Berufungsgericht hat ausgeführt: Um die relativ große Empfindlichkeit der eigentlichen Antihaftschicht von Haushaltsgegenständen gegen

Kratz- und Schnittbelastungen zu verringern, sei es bekannt gewesen, die

Oberfläche der Haushaltsgegenstände zunächst mit einer porösen keramischen Hartstoffschicht zu versehen und erst darauf die Antihaftschicht anzubringen, und zwar so, daß sie die durch die körnige Struktur der Hartstoffschicht entstehenden Täler ausfülle und die Spitzen ihrer Körner noch mit einer

dünnen Schicht überdecke. Dieses Verfahren habe den Nachteil, daß die relativ zähflüssige Antihaftschicht die poröse Struktur der darunter angebrachten

Hartstoffschicht nicht vollständig ausfüllen könne. In die im unteren Bereich

verbleibenden Freiräume könne bei längerem Gebrauch, insbesondere bei

Überhitzung, Fett eindringen, was zu ästhetischen Beeinträchtigungen durch

Fleckenbildung führe. Hiervon ausgehend solle die Erfindung nach beiden Klagepatenten den Stand der Technik so weiterbilden, daß die optische Qualität

der Oberfläche erhalten bleibe und gleichzeitig die Belastbarkeit der Beschichtung noch weiter erhöht werde.

Diese Ausführungen des Berufungsgerichts sind aus Rechtsgründen

nicht zu beanstanden; sie beruhen auf entsprechenden Angaben in den Klagepatentschriften.

2. Den jeweiligen Ansprüchen 1 beider Klagepatente hat das Berufungsgericht entnommen, daß sie ein inhaltlich übereinstimmendes Verfahren lehrten. Dies lasse sich beim deutschen Patent wie folgt gliedern:

1. Die Oberfläche des Haushaltsgegenstandes wird durch Plasmaspritzen mit einer porösen Hartstoffschicht versehen.

2. Die Hartstoffschicht wird dann mit einer Antihaftschicht versehen.

3. a) Nach dem Aufbringen der Hartstoffschicht werden deren

Poren zunächst mit einem dünnflüssigen Einbrennlack auf

Harzbasis in unteren Lagen der Hartstoffschicht ausgefüllt,

b) und zwar bis zu einem ersten Niveau.

4. Danach wird ein Antihaftlack in obere Lagen der Hartstoffschicht eingebracht.

In Anspruch 1 des europäischen Patents seien die Merkmale 3 und 4

wie folgt formuliert:

3. a) Nach dem Aufbringen der Hartstoffschicht werden zunächst

die Poren der unteren Lagen der Hartstoffschicht mit einem

dünnflüssigen Einbrennlack auf Harzbasis ausgefüllt,

b) und zwar bis zu einem ersten Niveau, so daß zumindest

die unterste Lage mit dem Einbrennlack ausgefüllt ist.

4. Dann werden die Poren der oberen Lagen der Hartstoffschicht

mit einem Antihaftlack ausgefüllt.

Auch diese Feststellungen beruhen nicht auf einem Rechtsfehler; die

Aufgliederungen werden auch vom Kläger im Rahmen der Begründung seines

Rechtsmittels verwendet; auch der Kläger geht davon aus, daß die Ansprüche 1 beider Klageschutzrechte inhaltsgleich seien; die Revisionserwiderung

erinnert insoweit nichts. Im weiteren Verfahren wird allerdings Art. II § 8 Abs. 1

IntPatÜG zu berücksichtigen sein.

3. a) Bei der Beantwortung der Frage nach der Verletzung der Klagepatente ist das Berufungsgericht auf die von ihm aufgegliederten Merkmale 1 bis

3 b nicht eingegangen. Es hat gemeint, es könne ihre Benutzung dahinstehen

lassen, weil bei der Herstellung der mit der Klage beanstandeten Brat- und

Kochgeschirre Merkmal 4 weder wortlautgemäß noch gleichwirkend verwirklicht

werde. Dieses Merkmal verstehe der Fachmann dahin, daß nach dem teilweisen Ausfüllen der in der Hartstoffschicht befindlichen, als Poren bezeichneten

Hohlräume der Antihaftlack in den oberen Bereich dieser Hohlräume und damit

in die Hartstoffschicht selbst eingebracht werde. Für den fachkundigen Leser

der Patentschriften sei ohne weiteres ersichtlich, daß durch das Eindringen des

Antihaftlacks in Hohlräume der Hartstoffschicht und die dadurch erreichte innige Verbindung zwischen Hartstoffschicht und Antihaftschicht eine besondere

Stabilität der Beschichtung erreicht werde, die zur Lösung der den Klagepatenten zugrundeliegenden Teilaufgabe, die Belastbarkeit der Schicht noch

weiter zu erhöhen, wesentlich beitrage. Die von dem vom Landgericht beauftragten Sachverständigen Dr. W. in seinem Analysebericht vom 17. Oktober

1996 getroffenen Feststellungen zu einer von den Beklagten vertriebenen

Bratpfanne ergäben jedoch, daß bei der dort untersuchten Beschichtung die in

der Hartstoffschicht vorhandenen Risse vollständig mit dünnflüssigem Lack

ausgefüllt seien und eine aus diesem Lack (Basislack oder Versiegelungslack)

bestehende Schicht die Keramikschicht vollständig überdecke. An keiner Stelle

habe sich ein Eindringen des nachträglich aufgebrachten Antihaftlacks auch

nur in den obersten Bereich der Hartstoffschicht gefunden. Eine diesem Eindringen gleichende Wirkung ergebe sich nicht dadurch, daß die Antihaftschicht

an verschiedenen Stellen in den dünnflüssigen, die Hartstoffschicht vollständig

überziehenden Lack eingedrungen sei und so den oberen Bereich der an der

Oberfläche der Hartstoffschicht befindlichen Täler ausgefüllt habe. Denn das

bloße Vorhandensein von Antihaftlack in Teilbereichen der auf der Oberfläche

der Hartstoffschicht festzustellenden, flachwelligen Täler bewirke eine vergleichbar stabile Verbindung zwischen Hartstoffschicht und Antihaftschicht

nicht.

Diese Würdigung bekämpft die Revision mit Erfolg. Jedenfalls die Feststellung, die mit der Klage beanstandeten Brat- und Kochgeschirre der Beklagten seien nicht nach einem dem patentgemäßen gleichwirkenden Verfahren hergestellt, ist nicht frei von Rechtsirrtum.

b) Bei Beachtung des gemäß Art. 164 Abs. 1 EPÜ als Bestandteil dieses

Übereinkommens zu berücksichtigenden Protokolls über die Auslegung des

Art. 69 EPÜ, dessen Grundsätze auch für das deutsche Recht maßgeblich sein

sollen (BT-Drucks. 7/3712, 30; BGHZ 98, 12 - Formstein), beschränkt sich der

Schutzbereich eines Verfahrenspatents nicht auf Verfahren, die in jeder Hinsicht die Anweisungen verwirklichen, die der betreffende Anspruch des Patents

nach seinem Inhalt vorschreibt. Auch abgewandelte Verfahren werden regelmäßig umfaßt, wenn ihre Ausgestaltung die gleiche oder im wesentlichen gleiche Wirkung hat und vom Fachmann mit Hilfe seiner Fachkenntnisse aufgrund

von Überlegungen, die am Sinngehalt der Patentansprüche, d.h. an der darin

unter Schutz gestellten Erfindung anknüpfen, als Lösung des der Erfindung

zugrundeliegenden Problems aufgefunden werden konnte (zu Art. 69 Abs. 1

EPÜ: BGHZ 105, 1, 10 f. - Ionenanalyse, m.w.N.; zum inhaltsgleichen § 14

PatG: Sen.Urt. v. 18.05.1999 - X ZR 156/97, GRUR 1999, 977, 981

- Räumschild, m.w.N.). Die Zugehörigkeit zum Schutzbereich eines Patentanspruchs kann deshalb regelmäßig nur nach einem Vergleich der geschützten

Lehre und der streitigen Ausgestaltung verneint werden, der seinerseits zweierlei voraussetzt: Zum einen müssen die Wirkungen erkannt sein, die nach der

im Patentanspruch bezeichneten, geschützten Lehre vorausgesetzt werden.

Zum anderen bedarf es der Kenntnis der tatsächlichen Beschaffenheit des angeblichen Verletzungsgegenstandes und seiner Wirkungen. Die hierzu nötigen

Feststellungen hat der Tatrichter zu treffen.

c) Was die Beschaffenheit der mit der Klage beanstandeten Brat- und

Kochgeschirre anbelangt, ist diese Feststellung nicht prozeßordnungsgemäß

getroffen.

Wie infolge des bei der Produktion der mit der Klage beanstandeten

Brat- und Kochgeschirre angewandten Verfahrens die Verbindung von Hartstoffschicht und Antihaftschicht sowie ihre Stabilität tatsächlich beschaffen

sind, läßt sich durch einen einfachen Augenschein der von den Beklagten ver-

triebenen Erzeugnisse nicht feststellen. Ein Gutachten hierüber fehlt. Der erstinstanzlich hinzugezogene gerichtliche Sachverständige hat sich zu dieser

Frage nicht geäußert. Für die Verfasser der von dem Kläger vorgelegten Privatgutachten trifft dies ebenfalls zu. Verläßliche Erkenntnisse hätte das Berufungsgericht deshalb allenfalls aus den Abbildungen gewinnen können, die im

Rahmen der Begutachtungen mittels Rasterelektronenmikroskopie der Beschichtung der beanstandeten Brat- und Kochgeschirre erstellt und als Bestandteil der Gutachten zu den Gerichtsakten gereicht worden sind. Dem angefochtenen Urteil läßt sich jedoch nicht entnehmen, daß das Berufungsgericht

diese Abbildungen im Hinblick auf die von ihm für wesentlich gehaltene Frage

der Verbindung zwischen Hartstoffschicht und Antihaftschicht untersucht und

seine Zweifel an einer stabilen Verbindung zwischen diesen beiden Schichten

hieraus abgeleitet hat. Auch auf Parteivortrag, der sich über diese Verbindung

verhält, verweist das Berufungsgericht nicht. Seine Feststellung hierzu beschränkt sich damit auf eine bloße Behauptung. Dies ist - wie die Revision zu

Recht rügt - keine Auseinandersetzung mit dem streitigen Prozeßstoff, wie sie

§ 286 ZPO voraussetzt. Eine sachgerechte Beantwortung der Frage, wie bei

den mit der Klage beanstandeten Brat- und Kochgeschirren die Verbindung

zwischen Hartstoffschicht und Antihaftschicht sowie ihre Stabilität tatsächlich

beschaffen sind, erfordert vielmehr weitere Untersuchungen. Diese wird das

Berufungsgericht einem Sachverständigen übertragen müssen.

4. Bei der erneuten Befassung mit der Verletzungsfrage wird es auch

nicht angehen, sich im Hinblick auf die patentgemäßen Wirkungen wiederum

letztlich nur für das Merkmal 4 und seine Wirkung zu interessieren. Ebensowenig wie die bloße Übereinstimmung im Leistungsergebnis ausreicht (Sen.Urt. v.

06.11.1990 - X ZR 55/89, GRUR 1991, 444, 446 - Autowaschvorrichtung,

m.w.N.), kann die Frage der Gleichwirkung im patentrechtlichen Sinne nicht

allein aufgrund eines Einzelvergleichs der Wirkung entschieden werden, die

einerseits einem einzelnen oder mehreren einzelnen Merkmalen eines Patentanspruchs zukommt, andererseits mit der statt dessen bei einer beanstandeten

Ausführung vorhandenen Ausgestaltung erreicht werden kann. Entscheidend

ist, welche einzelnen Wirkungen die patentgemäßen Merkmale - für sich und

insgesamt - gerade zur Lösung des dem Patentanspruch zugrundeliegenden

Problems bereitstellen. Nur so ist gewährleistet, daß trotz Abwandlung bei einem oder mehreren Merkmalen lediglich die Ausgestaltungen vom Schutzbereich des Patentanspruchs umfaßt werden, bei denen der mit der geschützten

Erfindung verfolgte Sinn beibehalten ist (vgl. hierzu Sen.Urt. v. 06.11.1990,

aaO). Es ist deshalb nötig, den Patentanspruch einer Untersuchung daraufhin

zu unterziehen, welche von den einzelnen Wirkungen, die mit seinen Merkmalen erzielt werden können, zur Lösung des zugrundeliegenden Problems patentgemäß zusammenkommen müssen. Diese Gesamtheit repräsentiert die

patentierte Lösung und stellt deshalb die für den anzustellenden Vergleich

maßgebliche Wirkung dar.

Eine Ausführung, die anstelle eines oder mehrerer im Patentanspruch

genannter Merkmale eine abweichende Gestaltung nutzt, muß sie freilich nicht

in völliger Identität erreichen. Unter dem Gesichtspunkt angemessener Belohnung des Erfinders kann eine Einbeziehung in den Schutzbereich eines Patents bereits dann sachgerecht sein, wenn im wesentlichen, also in einem

praktisch noch erheblichen Maße, die Wirkungen des Patents erzielt werden

(Sen.Urt. v. 02.03.1999 - X ZR 85/96, GRUR 1999, 909, 914 - Spannschraube,

m.w.N.). Diese Möglichkeit verbietet es, in Fällen, in denen immerhin von einer

teilweisen Übereinstimmung in den Wirkungen ausgegangen werden muß, oh-

ne weiteres die erforderliche Gleichwirkung zu verneinen. Das kann nur nach

Analyse der patentgemäßen Wirkungen und einer sich hieran orientierenden

Gewichtung des bei der beanstandeten Ausführung festgestellten Defizits geschehen. Diese Untersuchung wird deshalb nachzuholen sein. Denn mangels

gegenteiliger Feststellungen des Berufungsgerichts ist zugunsten des Klägers

anzunehmen, daß das mit der Klage beanstandete Brat- und Kochgeschirr in

seiner optischen Erscheinung nicht durch Fleckenbildung beeinträchtigt wird,

deshalb gerade den am Stand der Technik bemängelten Nachteil vermeidet

und mithin jedenfalls insoweit einem patentgemäß hergestellten Erzeugnis

gleicht.

5. Die hiernach erforderliche Untersuchung ihrerseits setzt eine Auslegung des Patentanspruchs, von dessen Lehre angeblich Gebrauch gemacht

worden sein soll, daraufhin voraus, welcher Sinn ihm nach dem Offenbarungsgehalt der Patentansprüche unter Heranziehung von Beschreibung und Zeichnungen als den patenteigenen Auslegungshilfen zukommt (vgl. Sen.Urt. v.

02.03.1999 - X ZR 85/96, GRUR 1999, 909, 911 - Spannschraube). Den Vorrang der Ermittlung des dem Anspruchswortlaut beizumessenden Sinns auch

dann, wenn eine Patentverletzung durch eine abgewandelte Ausgestaltung zu

prüfen ist, hat der Senat in ständiger Rechtsprechung immer wieder betont

(BGHZ 105, 1, 10 - Ionenanalyse; Sen.Urt. v. 17.02.1999 - X ZR 22/97, GRUR

1999, 914 - Kontaktfederblock). Sie trägt der in Art. 69 Abs. 1 EPÜ wie in § 14

PatG zum Ausdruck kommenden zentralen Bedeutung des Inhalts der Patentansprüche für den Schutzbereich Rechnung. Maßgeblich für die Beurteilung ist

dabei die Sicht des in dem jeweiligen Fachgebiet tätigen Fachmanns (Sen.Urt.

v. 02.03.1999 - X ZR 85/96, GRUR 1999, 909, 911 - Spannschraube).

Ohne eine Befassung mit der Frage, wie der Fachmann die Lehre nach

Anspruch 1 des europäischen Patents versteht, wird deshalb auch der vom

Berufungsgericht heranzuziehende Sachverständige die an ihn zu richtenden

Beweisfragen nicht beantworten können. Die sachverständigen Äußerungen

hierzu können möglicherweise auch Einfluß auf die vom Berufungsgericht im

angefochtenen Urteil dargelegte Meinung haben, die mit der Klage beanstandeten Brat- und Kochgeschirre seien keine Erzeugnisse, die nach einem Verfahren hergestellt seien, das von dem sinnvoll verstandenen Wortlaut des Anspruchs 1 der Klagepatente Gebrauch mache. Da bereits im Stand der Technik

die Antihaftschicht die durch die körnige Struktur der Hartstoffschicht entstehenden Vertiefungen nach oben abdeckte, erscheint es insbesondere nicht

ausgeschlossen, daß der Fachmann mit Merkmal 4 keine weitere Funktion als

die verbindet, auch nach Durchführung des patentgemäßen Verfahrens die

bereits bekannten Antihafteigenschaften zu gewährleisten. Die Ausführungen

des Berufungsgerichts, die zu der Feststellung des Fehlens einer wortsinngemäßen

Benutzung von Anspruch 1 des europäischen Patents geführt haben, werden

mithin ebenfalls zu überprüfen sein; die Berechtigung der gegen diese Feststellung vorgebrachten Rügen der Revision kann deshalb dahinstehen.

Rogge Jestaedt Scharen

Keukenschrijver Mühlens

Urteil vom 17.10.2001

2 ARs 278/01 vom 17.10.2001

Urteil vom 17.10.2001

2 ARs 245/01 vom 17.10.2001

Leitsatzentscheidung

NotZ 39/02 vom 31.03.2003

Anmerkungen zum Urteil