Urteil des BGH vom 05.10.2000, X ZR 184/98

Entschieden
05.10.2000
Schlagworte
Stand der technik, Anzeige, Anmeldung, Gebot der rechtssicherheit, Patg, Patentanspruch, Nichtigerklärung, Gegenstand, Lehre, Erfindung
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BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZR 184/98 Verkündet am: 5. Oktober 2000 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

Zeittelegramm

PatG 1981 §§ 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 4, 38 S. 2

a) Wenn der durch den erteilten Patentanspruch festgelegte Gegenstand

lediglich enger als in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen definiert ist, kommt eine Nichtigerklärung regelmäßig nicht in Betracht; eine

Streichung oder Ersetzung von Merkmalen im Patentanspruch scheidet

aus.

b) In einem solchen Fall dürfen zur positiven Beantwortung der Frage der

Patentfähigkeit des Anspruchs Erkenntnisse, die erst die nachträgliche

Änderung vermittelt, nicht herangezogen werden.

BGH, Beschluß vom 05. Oktober 2000 X ZR 184/98 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am 5. Oktober 2000

durch den Richter Dr. Jestaedt als Vorsitzenden sowie die Richter Dr. Melullis,

Scharen, Keukenschrijver und die Richterin Mühlens

beschlossen:

Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.

Gründe:

I. Der Beklagte war eingetragener Inhaber des deutschen Patents

30 15 312 (Streitpatents), das auf einer am 22. Oktober 1981 offengelegten

Anmeldung vom 21. April 1980 beruht und acht Patentansprüche umfaßt, wobei

Patentanspruch 1 folgenden Wortlaut hat:

"Verfahren zum Anzeigen der Empfangsverhältnisse bei Funkuhrempfängern für die binärkodierten Zeitsignale des Senders

DCF 77 nach dem Einschalten, mit einer Anzeigevorrichtung für die

Uhrzeit,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß bei jedem Sekundenimpuls die durch Störungen verursachten Abweichungen der

Zeitsignale von idealen Rechtecksignalen im Empfänger selbst

automatisch ermittelt werden und davon Qualitätskennzahlen ab-

geleitet werden, die auf der Anzeigevorrichtung im Sekundentakt

zur Anzeige gebracht werden und daß diese Anzeige abgeschaltet

wird, sobald ein vollständiges Zeittelegramm empfangen wurde und

zur Anzeige gebracht werden kann."

Mit seiner Nichtigkeitsklage hat der Kläger geltend gemacht, das Streitpatent gehe über die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung

hinaus; außerdem fehle es an einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem

Stand der Technik. Seine weitere Behauptung, das Streitpatent offenbare die

darin beschriebene Lehre nicht so deutlich und vollständig, daß ein Fachmann

sie ausführen könne, hat der Kläger im Berufungsverfahren fallengelassen.

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Hiergegen hat sich der Beklagte mit der Berufung und dem Begehren gewendet,

das angefochtene Urteil aufzuheben und das Streitpatent in der

erteilten Fassung aufrechtzuerhalten;

hilfsweise,

das Streitpatent mit einem acht Patentansprüche umfassenden Anspruchssatz aufrechtzuerhalten, wobei Anspruch 1 wie folgt lautet:

"Verfahren zum Anzeigen der Empfangsqualitätsverhältnisse

bei Funkuhrempfängern für die binärkodierten Zeitsignale des

für Funkuhren in Deutschland zuständigen Senders, nach

dem Einschalten, mit einer Anzeigevorrichtung für die Uhrzeit,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß bei jedem Sekundenimpuls die Empfangsqualität mit den zugehörigen

Qualitätskennzahlen aus den durch Störungen verursachten

Verformungen des Sekundenimpulses automatisch ermittelt

wird, daß die Qualitätskennzahlen auf der Anzeigevorrichtung

im Sekundentakt zur Anzeige gebracht werden und daß diese

Anzeige abgeschaltet wird, sobald eine vollständige Zeitinformation empfangen wurde und zur Anzeige gebracht werden kann."

Der Kläger ist diesem Begehren entgegengetreten.

Der Senat hat ein schriftliches Gutachten des Dipl.-Ing. U. A., Stuttgart,

eingeholt.

In Anbetracht des mittlerweile erfolgten Zeitablaufs des Streitpatents haben die Parteien den Rechtsstreit in der mündlichen Verhandlung übereinstimmend für in der Hauptsache erledigt erklärt. Die Parteien beantragen wechselseitig,

dem Gegner die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen.

II. Die übereinstimmende Erledigungserklärung hat zur Folge, daß die

Parteien nicht mehr um die Frage der Nichtigerklärung des Streitpatents streiten und das hierzu ergangene Urteil des Bundespatentgerichts hinfällig ist;

gemäß § 110 Abs. 3 PatG a.F. in Verbindung mit § 91 a ZPO ist nur noch über

die Kosten des Rechtsstreits zu befinden. Diese Entscheidung hat auf der

Grundlage des bis zur übereinstimmenden Erledigungserklärung von den Par-

teien Vorgebrachten sowie der bis dahin erhobenen Beweise und ihrer Ergebnisse zu erfolgen. Das führt zur Aufhebung der Kosten gegeneinander. Denn

der Senat vermag nach dem bisherigen Beweisergebnis nicht zuverlässig zu

erkennen, welche Partei ohne die Erledigung des Rechtsstreits in der Hauptsache obsiegt hätte.

A. Die Nichtigkeitsklage war bis zu dem den Anlaß der übereinstimmenden Erledigungserklärung bildenden Zeitablauf des Streitpatents nicht wegen

Unzulässigkeit abweisungsreif.

Die förmliche Nichtigerklärung eines Patents, dem Patentfähigkeit nicht

zukommt oder dessen Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinausgeht, in der sie bei der für die Einreichung der Anmeldung zuständigen Behörde ursprünglich eingereicht worden ist, liegt für sich schon im öffentlichen Interesse und macht damit die Nichtigkeitsklage statthaft. Der vorliegende Fall ist entgegen der Auffassung des Beklagten nicht durch Umstände

geprägt, die rechtfertigen könnten, diesen Grundsatz ausnahmsweise nicht

anzuwenden (vgl. Sen.Urt. v. 13.01.1998 - X ZR 82/94, GRUR 1998, 904 - Bürstenstromabnehmer). Da der Kläger der deutsche Repräsentant einer Firmengruppe in Hongkong ist, die nach Deutschland Uhren lieferte, bei deren Betrieb

nach der Behauptung des Beklagten das patentgemäße Verfahren Anwendung

findet, bestand bis zum Zeitablauf des Streitpatents ein Interesse des Klägers

an der Nichtigerklärung, um einen ungestörten Vertrieb dieser Uhren sicherzustellen.

B. Der sachliche Ausgang des Rechtsstreits war zum Zeitpunkt der

übereinstimmenden Erledigungserklärung der Parteien offen.

1. Das Streitpatent betrifft den Bereich der Funkuhrempfänger mit einer

Anzeigeeinrichtung für die Uhrzeit. In Deutschland werden für solche Empfänger seit dem Jahre 1972 kodierte Zeitinformationen von dem Sender DCF 77

ausgestrahlt. Seine Trägerfrequenz wird dazu mit Sekundenimpulsen amplitudenmoduliert, indem eine Absenkung der Trägeramplitude (auf etwa 25 %) für

die Dauer von genau 100 Millisekunden oder 200 Millisekunden erfolgt, wobei

der Beginn der Absenkung den genauen Sekundenbeginn und ihre Dauer eine

logische Null (100 Millisekunden) bzw. eine logische Eins (200 Millisekunden)

kennzeichnen. 59 Sekundenimpulse kodieren auf diese Weise ein vollständiges Zeittelegramm. Es enthält die aktuellen Informationen über das Jahr, den

Monat, das Datum, den Wochentag, die Stunde, die Minute, die Sommer- bzw.

Winterzeit und läßt - im Wege des Abzählens vom Beginn der Minute an - auch

die Sekunde erkennen.

Wird der Funkuhrempfänger eingeschaltet, kann die Anzeigevorrichtung

Zeitdaten nur anzeigen, wenn mindestens einmal ein vollständiges Zeittelegramm erkannt worden ist. Wann dies der Fall ist, hängt von den Empfangsverhältnissen am Aufstellungsort des Funkuhrempfängers ab. Selbst bei besten

Empfangsverhältnissen kann es wenigstens drei Minuten dauern, bis die aktuellen Zeitdaten angezeigt werden. Bei ungünstigen Empfangsverhältnissen

kann diese Zeit weit überschritten werden; wird eine vorhandene Störquelle

nicht beseitigt, der Empfänger nicht an einem anderen Ort aufgestellt oder seine Antenne nicht anders ausgerichtet, kann eine Anzeige sogar gänzlich mißlingen.

Während der Zeit, in welcher der Funkuhrempfänger keine Zeitdaten

angeben kann, ist sein Benutzer im Unklaren, wie lange er voraussichtlich auf

eine zuverlässige Funkuhrzeit wird warten müssen bzw. ob deren Anzeige am

gewählten Aufstellungsort unter den dort bestehenden Empfangsverhältnissen

überhaupt gelingen wird. Die Qualität der dort zu empfangenden Sekundenimpulse ließe sich zwar mit einem Oszillographen sehr rasch beurteilen; es kann

jedoch nicht vorausgesetzt werden, daß dem Benutzer einer Funkuhr ein solches Meßgerät zur Verfügung steht.

Eine gewisse Abhilfe war im Stand der Technik durch die Anbringung einer Leuchtdiode versucht worden, die sofort dann, wenn sich der Empfänger

auf die Sekundenimpulse synchronisiert hat, im Sekundentakt aufleuchtet. Dies

vermag zu vermitteln, daß der Funkuhrempfänger arbeitet; es handelt sich

hierbei jedoch lediglich um eine sehr grobe Anzeige.

Die Erfindung soll demgegenüber ein Verfahren angeben, das eine

brauchbare Anzeige der Empfangsverhältnisse bei Funkuhrempfängern ohne

zusätzliche Anzeigemittel ermöglicht.

Anspruch 1 gibt hierzu ein Verfahren an, das

1. bei Funkuhrempfängern für die binärkodierten Zeitsignale des

Senders DCF 77

2. mit einer Anzeigevorrichtung für die Uhrzeit

durchzuführen ist, indem

3. a) nach dem Einschalten

b) in dem Empfänger selbst

c) automatisch

d) bei jedem Sekundenimpuls

e) die durch Störungen verursachten Abweichungen der Zeitsignale von idealen Rechtecksignalen ermittelt werden,

f) davon Qualitätskennzahlen abgeleitet werden,

4. die Qualitätskennzahlen auf der Anzeigevorrichtung im Sekundentakt zur Anzeige gebracht werden und

5. diese Anzeige abgeschaltet wird, sobald ein vollständiges Zeittelegramm empfangen wurde und zur Anzeige gebracht werden

kann.

2. Nach dem zu berücksichtigenden Sach- und Streitstand kann nicht

festgestellt werden, ob der erteilte Anspruch 1 und die hierauf unmittelbar bzw.

mittelbar rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 8 aus dem in §§ 22 Abs. 1

1. Altern., 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG genannten Grunde für nichtig zu erklären gewesen wären oder ob die Geltendmachung dieses Nichtigkeitsgrundes nicht zu

einer Änderung der genannten Patentansprüche geführt hätte.

a) Den Inhalt der nach §§ 22 Abs. 1 1. Altern., 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG

maßgeblichen ursprünglichen Anmeldung bildet alles, was ihr der mit durchschnittlichen Kenntnissen und Fähigkeiten ausgestattete Fachmann des betreffenden Gebiets der Technik als zur angemeldeten Erfindung gehörend ent-

nehmen kann. Eine Lehre zum technischen Handeln geht deshalb über den

Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus, wenn die Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen nicht erkennen läßt, daß sie als Gegenstand von dem mit der

Anmeldung verfolgten Schutzbegehren umfaßt sein soll (Sen.Urt. v. 21.09.1993

- X ZR 50/91, Mitt. 1996, 204 - unzulässige Erweiterung).

b) Daß ein solcher Fall gegeben ist, ist insbesondere dann zu erwägen,

wenn der erteilte Anspruch aus der Sicht des Durchschnittsfachmanns eine

andere Erfindung zum Gegenstand hat als die ursprüngliche Anmeldung. Damit, daß etwas patentiert wird und bei der eigenen geschäftlichen Tätigkeit als

geschützt zu beachten ist, das gegenüber dem der Fachwelt durch die ursprünglichen Unterlagen Offenbarten ein "Aliud" darstellt, braucht nicht gerechnet zu werden. Ein solcher Patentanspruch gefährdet die Rechtssicherheit

für Dritte, die sich auf den Inhalt der Patentanmeldung in der eingereichten und

veröffentlichten Fassung verlassen. Dies kann eine Nichtigerklärung des erteilten Patents erfordern, wenn der Nichtigkeitsgrund der §§ 22 Abs. 1

1. Altern., 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG geltend gemacht ist. Es ist nicht ausgeschlossen, daß auch hier ein solcher Fall gegeben ist.

c) Der Nichtigkeitsgrund der §§ 22 Abs. 1 1. Altern., 21 Abs. 1 Nr. 4

PatG kommt hier zwar nicht bereits deshalb in Betracht, weil das patentgemäße Verfahren in der erteilten Fassung mit einem auf die Zeitsignale des Senders DCF 77 ausgerichteten Funkuhrempfänger durchzuführen ist, der für binärkodierte Zeitsignale bestimmt sein soll. Angesichts des Sendebeginns des

Senders DCF 77 im Jahre 1972 kann ohne weiteres angenommen werden, daß

Fachleute zur Zeit der Anmeldung des Streitpatents im Jahr 1980 wußten, daß

nach gesetzlicher Bestimmung und tatsächlicher Beschaffenheit er derjenige

Sender ist, von dem die Zeitsignale ausgestrahlt werden, die in Deutschland

ansässige Benutzer von Funkuhren benötigen, um sich die für sie aktuellen

Zeitdaten anzeigen zu lassen. Diese Kenntnis veranlaßte, die im Hinblick auf

einen Patentschutz für Deutschland eingereichten Anmeldeunterlagen jedenfalls auch mit bezug auf diesen Sender zu lesen und zu verstehen. Auch der

gerichtliche Sachverständige hat es in seinem schriftlichen Gutachten als naheliegend bezeichnet, daß sich die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen auf

den Sender DCF 77 bezögen. Da dieser auf der Basis binärkodierter Zeitsignale arbeitet, war damit zugleich auch dieses Teilmerkmal der fraglichen Anweisung des erteilten Patentanspruchs 1 als zur angemeldeten Lehre gehörend

erkennbar.

Nach dem der Beurteilung zugrundezulegenden Sach- und Streitstand

kann auch der weitere Vorwurf, die Anweisungen zu 3 c und d sowie 5 des erteilten Patentanspruchs 1 seien nicht ursprungsoffenbart, nicht als berechtigt

angesehen werden. Die ursprüngliche Beschreibung erläuterte den gemachten

Vorschlag dahin, daß ermittelt werde, mit welcher Qualität die Sekundenimpulse empfangen werden; die durch Zahlen darstellbare Qualität werde in Form

derartiger Qualitätskennzahlen im Sekundentakt an die vorhandene Ziffernanzeigevorrichtung gegeben. Diese Darstellung betont das impulsgenaue Arbeiten. Dies führte zu der Erkenntnis, daß vorschlagsgemäß eingeschlossen ist,

die erforderliche Ermittlung bei jedem Sekundenimpuls vorzunehmen. Daß außerdem die automatische Ermittlung von vornherein zu der angemeldeten Erfindung gehört, wurde dem Fachmann jedenfalls durch den sich an den bereits

wiedergegebenen Beschreibungsteil der ursprünglichen Unterlagen anschließenden Hinweis deutlich, wonach ein automatisches Zeichenerkennungsverfahren verwendet werden könne, wodurch Qualitätskennzahlen ohnehin anfielen. Das Merkmal 5 schließlich war in den ursprünglichen Unterlagen im wesentlichen durch den Anspruch 4 des damaligen Anspruchssatzes offenbart.

Danach soll die Anzeige der Empfangsqualität nach dem Einschalten der Funkuhr bis zur ersten Darstellung der Uhrzeit erfolgen. Das ist gleichbedeutend

mit der Anweisung die Anzeige abzuschalten, sobald ein vollständiges Zeittelegramm empfangen wurde und zur Anzeige gebracht werden kann.

Soweit das Bundespatentgericht eine nicht ursprungsoffenbarte Ausdrucksweise in dem angeblich von dem Beklagten geprägten Begriff des Zeittelegramms gesehen hat, hat das eingeholte Sachverständigengutachten die

Unrichtigkeit dieser Bewertung ergeben. Die ursprüngliche Beschreibung nahm

durch die bereits erwähnte Textstelle im ersten Absatz auf die Notwendigkeit

des vollständigen Empfangs eines Intervalls mit kodierter Information Bezug.

Damit ist ersichtlich der Empfang einer vollständigen Zeitinformation gemeint.

Der Senat hat keine durchgreifenden Zweifel, daß das - wie der gerichtliche

Sachverständige in seinem schriftlichen Gutachten ausgeführt hat - aus der

Sicht des Durchschnittsfachmanns ohne Änderung der Bedeutung auch durch

den Begriff des vollständigen Zeittelegramms ausgedrückt werden kann.

d) Eine vergleichbar eindeutige Festlegung läßt das schriftliche Sachverständigengutachten jedoch hinsichtlich des Merkmals 3 e nicht zu.

In der Ursprungsbeschreibung ist neben der wiederholt erwähnten Angabe, daß ermittelt werde, mit welcher Qualität die Sekundenimpulse empfangen werden, ein idealer Sekundenimpuls als vollkommen ungestört bezeichnet.

Ergänzend ist ausgeführt, daß eine Abweichung des diesem Zustand annäherungsweise zugewiesenen Zahlenwerts die entsprechende Störung und Verformung der Impulse angebe. Dies kennzeichnete den angemeldeten Vorschlag in der Weise, wie es in dem Hilfsantrag des Beklagten seinen Niederschlag gefunden hat, dahin, daß die Empfangsqualität (mit den zugehörigen

Qualitätskennzahlen - Merkmal 3 f) aus den durch Störungen verursachten

Verformungen des Sekundenimpulses ermittelt wird. Eine weitere Konkretisierung, auf welche Weise dies geschehen soll, war in den Ursprungsunterlagen

dagegen nicht enthalten.

Der Sachverständige hat dies dahin ausgedrückt, in den Anmeldeunterlagen bleibe unklar, wie die Qualität der empfangenen Sekundenimpulse erkannt werde. Dies kann möglicherweise dahin verstanden werden, daß die Ursprungsunterlagen insoweit allenfalls aufgabenhaft formuliert waren und dem

Fachmann eine Lösungsmöglichkeit nicht eröffneten. Dies wiederum kann aus

der Sicht des die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen und das erteilte Patent

vergleichenden Fachmanns bedeuten, daß letzteres als auf eine anders geartete Lehre zum technischen Handeln gerichtet erscheint.

e) Mit seiner Aussage kann der gerichtliche Sachverständige freilich

auch gemeint haben, daß der durch den erteilten Patentanspruch 1 festgelegte

Gegenstand lediglich enger als in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen

definiert ist, weil er eine zur Lösung des der Erfindung zugrundeliegenden Problems dienende, in den Anmeldungsunterlagen allgemein gehaltene Anweisung in einer Weise konkretisiert, die dem Durchschnittsfachmann durch die

Ursprungsunterlagen nicht offenbart war. Die Patentierung eines "Aliud" durch

den erteilten Patentanspruch 1 hätte dann nicht festgestellt werden können.

Infolge der übereinstimmenden Erledigungserklärungen der Parteien war

der Senat gehindert, durch Befragung des gerichtlichen Sachverständigen insoweit eine weitere Sachaufklärung herbeizuführen, die notwendig gewesen

wäre, weil der gerichtliche Sachverständige bei Abfassung seines schriftlichen

Gutachtens ersichtlich nicht erkannt hat, daß hier eine für die rechtliche Beur-

teilung der Sache bedeutsame Abgrenzungsfrage besteht, deren Beantwortung

sich nach dem Verständnis des Fachmanns richtet und deshalb sachverständiger Aufklärung bedurft hätte. Es kann danach nicht festgestellt werden, daß

eine Nichtigerklärung des erteilten Patentanspruchs 1 und der hierauf rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 8 wegen Patentierung eines "Aliud" zu erfolgen gehabt hätte.

f) Andererseits kann nach dem zugrundezulegenden Sach- und Streitstand auch nicht festgestellt werden, daß der erteilte Patentanspruch 1 eine

bloße Einschränkung des angemeldeten Gegenstandes beinhaltet, was im vorliegenden Fall zu seinem Fortbestand geführt hätte, weil dann eine Nichtigerklärung weder aus dem Gesichtspunkt der Rechtssicherheit noch aufgrund einer gesetzlichen Regelung des deutschen Patentrechts geboten gewesen wäre.

Durch die wortsinngemäße Benutzung der durch den erteilten Anspruch 1 patentierten Lehre wird ohne weiteres auch vom Gegenstand der ursprünglichen Anmeldung Gebrauch gemacht. Denn hierbei wird auch eine Ermittlung vorgenommen, wie sie im Merkmal 3 e des ursprünglich hilfsweise

verteidigten Anspruchs 1 vorgeschlagen und - wie ausgeführt - ursprungsoffenbart ist. Dasselbe gilt für jedwede sich dem Fachmann aufgrund des Merkmals 3 e in seiner erteilten Fassung erschließende Abwandlung. Das Gebot

der Rechtssicherheit ist damit im Falle des Bestandes der erteilten Patentansprüche gewahrt. Es verlangt, daß ein interessierter Dritter erkennen kann, ob

eine existente oder geplante Ausführung in fremde Ausschließlichkeitsrechte

eingreift, sowie daß die mögliche Erkenntnis sich nicht aufgrund nachträglicher

Umstände als unrichtig erweist. Wie schon der früher anwendbare § 26 Abs. 5

Satz 2 PatG a.F. legt ferner auch der seither geltende § 38 Satz 2 PatG ledig-

lich fest, daß aus Änderungen, die den Gegenstand der Anmeldung erweitern,

Rechte nicht hergeleitet werden können. Was das den Schutzbereich betreffende Interesse, also den Umfang eines entstandenen Patentrechts anbelangt,

ist auch diesem Grundsatz bereits durch Beibehaltung der engeren Formulierung des erteilten Patentanspruchs Genüge getan. § 14 PatG, der gemäß

Art. 11 § 1 Abs. 2, § 3 Abs. 5 IntPatÜG den Schutz bestimmt, den ein deutsches Patent gewährt, das auf eine nach dem 1. Januar 1978 getätigte Anmeldung hin erteilt ist, verhindert, daß insoweit zum Nachteil interessierter Dritter

auf weiteren Inhalt der Anmeldung zurückgegriffen werden kann. Es bleibt deshalb nur Sorge zu tragen, daß im übrigen, also was die Entstehung von Patentrechten anbelangt, aus der Änderung Rechte nicht hergeleitet werden können. Hierfür bedarf es der Nichtigerklärung erteilter Ansprüche des Streitfalls

jedoch nicht. Es ist lediglich notwendig, die Erkenntnisse, die erst die nachträgliche Änderung vermittelt, nicht zur positiven Beantwortung der Frage ihrer

Patentfähigkeit heranzuziehen.

Ob wegen dieser Notwendigkeit ein entsprechender erläuternder Hinweis im Patent erforderlich sein kann, kann im vorliegenden Fall dahinstehen,

weil sich der sachliche Streit der Parteien erledigt hat und nur noch über die

Kosten des erledigten Rechtsstreits zu entscheiden ist. Eine Streichung des

Merkmals 3 e im erteilten Patentanspruch 1 und/oder seine gleichzeitige Ersetzung durch die möglicherweise allgemeinere Anweisung, die durch die ursprünglichen Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart ist, scheidet

nach dem Vorgesagten allerdings aus; eine solche Änderung mißachtete § 22

Abs. 2 2. Alt. PatG.

3. Der danach mögliche Erfolg der Berufung des Patentinhabers war

auch nicht wegen des ferner geltend gemachten Nichtigkeitsgrundes des Feh-

lens der Patentfähigkeit (§§ 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG) ausgeschlossen.

Sein Bestehen wäre - wie zuvor ausgeführt - im Hinblick auf das Merkmal 3 e

anhand der Offenbarung in den ursprünglichen Unterlagen zu prüfen gewesen.

Das bisherige Beweisergebnis erlaubt jedoch nicht die Feststellung, daß die

danach zu würdigende Lehre zum technischen Handeln, die - wie der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat und auch von den Parteien nicht in Zweifel

gezogen wird - nicht bekannt war, nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht. Diese Erkenntnis ist wesentlich beeinflußt einmal von dem Umstand, daß zum

Anmeldezeitpunkt die Entwicklung bei Funkuhrempfängern sich noch im Anfangsstadium befand, zum anderen von der schriftlichen Ausführung des Sachverständigen, der der maßgeblichen Lehre Erfindungshöhe zugesprochen hat,

weil sich aus anderen Bereichen der Funkübertragung Problemlösungen für

den hier interessierenden Bereich kaum hätten übernehmen lassen. Unter diesen Umständen hatte der Senat davon auszugehen, daß überhaupt erst einmal

zu erkennen war, daß bei Funkuhrempfängern eine wirkliche Übertragungsqualitätsanzeige sinnvoll sei; ferner mußte erkannt werden, daß sich auch bei

Empfängern, die Informationen aufgrund der jeweiligen Länge von empfangenen Impulsen erhalten, die Empfangsqualität ermitteln lasse, daß dies bei Funkuhrempfängern aufgrund der bei ihnen eingesetzten Technik ebenfalls möglich sei, und schließlich, daß sich die Qualität durch entsprechende Kennzahlen darstellen lasse. Gefordert war danach die erstmalige Zurverfügungstellung

einer tauglichen Empfangsqualitätsfeststellung nebst -anzeige auf dem Gebiet

der Funkuhrempfängertechnik. Angesichts des geringen Entwicklungsstandes

dieses Gebiets der Technik rechtfertigen sich hieraus durchgreifende Zweifel,

daß die vermittels der Anmeldung vorgeschlagene Lösung einem Durchschnittsfachmann nahegelegen habe.

4. Eine dem Beklagten günstigere Kostenentscheidung rechtfertigt sich

nicht in Anbetracht seines ursprünglichen Hilfsantrages. In der Fassung dieses

Hilfsantrages hätte das Streitpatent nämlich nicht Bestand haben können, weil

der Schutzbereich des Patentanspruchs 1 und damit auch derjenige der hierauf

rückbezogenen Unteransprüche gegenüber den erteilten Ansprüchen erweitert

wäre 22 Abs. 1 2. Altern. PatG). Der erforderliche Tatbestand ergibt sich

insoweit jedenfalls aus dem Fehlen des Merkmals 3 b im Anspruch 1 des ursprünglichen Hilfsantrages. Sein Gegenstand ist damit insoweit weiter als der

des erteilten Patentanspruchs, was auch den Schutzbereich dieses Anspruchs

erweitert.

Jestaedt Melullis Scharen

Keukenschrijver Mühlens

Urteil vom 17.10.2001

2 ARs 278/01 vom 17.10.2001

Urteil vom 17.10.2001

2 ARs 245/01 vom 17.10.2001

Leitsatzentscheidung

NotZ 39/02 vom 31.03.2003

Anmerkungen zum Urteil