Urteil des BGH vom 11.02.2009

Niederlegung der Inlandsvertretung Leitsatzentscheidung

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

Xa ZB 24/07

vom

11. Februar 2009

in der Rechtsbeschwerdesache

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

Niederlegung der Inlandsvertretung

PatG § 25 Abs. 4

Die Regelung des § 25 Abs. 4 PatG erfasst nur solche Fälle, in denen den

(auswärtigen) Patentinhaber nach § 25 Abs. 1 PatG die Obliegenheit trifft, ei-

nen Inlandsvertreter zu bestellen.

PatG § 74 Abs. 1

Die Beschwerde gegen eine Entscheidung des Patentamts setzt in Nebenver-

fahren (hier: Antrag auf Löschung eines Vertreters im Patentregister) nicht vor-

aus, dass der Beschwerdeführer Verfahrensbeteiligter im Hauptverfahren ist.

BGH, Beschl. v. 11. Februar 2009 - Xa ZB 24/07 - Bundespatentgericht

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Der Xa. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 11. Februar 2009

durch die Richter Prof. Dr. Meier-Beck, Scharen, Keukenschrijver, die Richterin

Mühlens und den Richter Dr. Achilles

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Antragsteller wird der Beschluss

des 10. Senats (Juristischen Beschwerdesenats und Nichtigkeits-

senats) des Bundespatentgerichts vom 19. April 2007 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an

das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Wert des Gegenstands des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird

auf 5.000 EUR festgesetzt.

Gründe:

I. Die Antragsteller haben zu dem mit Wirkung für die Bundesrepublik

Deutschland erteilten europäischen Patent 648 136 dem Deutschen Patent-

und Markenamt (nachfolgend: Amt) im November 2003 angezeigt, dass sie als

Vertreter der auf der im Kronbesitz Insel Man ansässigen Patentinhaberin auf-

treten. Im Mai 2005 haben sie erklärt, dass sie die Vertretung niederlegen. An-

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schließend haben sie die Löschung der Vertreterangabe im Patentregister be-

antragt. Die Patentabteilung des Amts hat den Antrag der Vertreter zurückge-

wiesen. Die Beschwerde der Antragsteller hiergegen ist erfolglos geblieben

(Beschluss veröffentlicht in BlPMZ 2007, 421). Mit ihrer zugelassenen Rechts-

beschwerde beantragen die Antragsteller, unter Aufhebung des angefochtenen

Beschlusses dem Antrag auf Löschung der Vertreterangaben stattzugeben,

hilfsweise, die Sache an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

II. Die Rechtsbeschwerde ist kraft Zulassung statthaft und wirksam ein-

gelegt.

1. Der Zulässigkeit der Beschwerde steht nicht entgegen, dass der Ver-

treter eines am Ausgangsverfahren Beteiligten grundsätzlich nicht selbst Ver-

fahrensbeteiligter im Sinn des § 74 Abs. 1 PatG ist (vgl. hierzu BPatGE 17, 14,

15 = BlPMZ 1975, 145; BPatG BlPMZ 1995, 256; Schäfers in Benkard, PatG

GebrMG, 10. Aufl. 2006, Rdn. 3 zu § 74 PatG; Keukenschrijver in Busse, PatG,

6. Aufl. 2003, Rdn. 4 zu § 74 PatG), denn an dem Nebenverfahren über die

Vertreterlöschung, das die Antragsteller selbst in Lauf gesetzt haben, sind sie

formell beteiligt (vgl. Busse, aaO Rdn. 6, 14; Mes, PatG GebrMG, 2. Aufl. 2005,

Rdn. 2 zu § 74 PatG). Die Beschwerde gegen eine Entscheidung des Amts

setzt in Nebenverfahren wie dem vorliegenden nicht voraus, dass der Be-

schwerdeführer Verfahrensbeteiligter im Hauptverfahren ist.

2. Die Antragsteller sind durch die Entscheidungen des Amts wie des

Bundespatentgerichts auch jedenfalls in formeller Hinsicht beschwert, weil ih-

rem Begehren nicht stattgegeben wurde. Daneben sind sie aus den in dem

(nicht rechtskräftigen) Beschluss des Bundespatentgerichts vom 5. August

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2008 - 24 W (pat) 97/07 (GRUR 2009, 188) genannten Gründen auch materiell

beschwert, wie dies das Beschwerdegericht ebenfalls angenommen hat.

III. In der Sache hat die Rechtsbeschwerde teilweise Erfolg.

1. Dem Hauptantrag muss allerdings schon deshalb der Erfolg versagt

bleiben, weil das geltende Verfahrensrecht eine stattgebende Sachentschei-

dung des Rechtsbeschwerdegerichts nicht zulässt.

2. Mit dem Hilfsantrag hat die Rechtsbeschwerde dagegen Erfolg.

a) Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, dass der Vermerk der An-

tragsteller als Inlandsvertreter im Patentregister nach § 30 Abs. 1 Satz 1 PatG

zu Recht bestehe, weil sich die Antragsteller nach § 25 Abs. 1 als Vertreter be-

stellt hätten und eine Löschung nur erfolgen könne, wenn eine Änderung dem

Amt gemäß § 30 Abs. 3 Satz 1 PatG nachgewiesen werde. Nach § 30 Abs. 3

Satz 2 PatG bleibe demgemäß der frühere Vertreter nach Maßgabe des Pa-

tentgesetzes verpflichtet. Die rechtsgeschäftliche Beendigung der Vertreterbe-

stellung werde nach § 25 Abs. 4 PatG erst wirksam, wenn sowohl die Beendi-

gung des Vertretungsverhältnisses als auch die Bestellung eines anderen Ver-

treters gegenüber dem Amt angezeigt würden. Da die Bestellung eines ande-

ren Vertreters nicht erfolgt sei, sei die Beendigung der Vertretung nicht wirksam

geworden, sie könne deshalb auch nicht im Register vermerkt werden. Dabei

sei die Bestimmung des § 25 Abs. 4 PatG entgegen der Auffassung der An-

tragsteller nicht nur auf laufende Verfahren bezüglich des Schutzrechts an-

wendbar, sondern auf das Schutzrecht während seiner gesamten Laufzeit. § 25

Abs. 4 PatG unterscheide nämlich nicht nach verschiedenen Stadien des

Schutzrechts, sondern sei unabhängig davon anwendbar, ob bestimmte Ver-

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fahrensabschnitte abgeschlossen seien. Nach Sinn und Zweck der Regelung

(wie auch der wortgleichen Regelung in § 96 MarkenG) solle gewährleistet

werden, dass förmliche Zustellungen, die etwa nach § 23 Abs. 4 PatG, § 64

PatG oder nach § 130 PatG sowie bei gegen das Schutzrecht gerichteten Ver-

fahren wie dem Nichtigkeitsverfahren erforderlich seien, effizient durchgeführt

werden könnten. Werde die Löschung des Inlandsvertreters ohne gleichzeitige

Eintragung eines Nachfolgers zugelassen, so führe das zur Notwendigkeit von

Auslandszustellungen bei gleichzeitiger Unzulässigkeit der Verfahrenshandlun-

gen des nicht vertretenen auswärtigen Beteiligten. Die mit der Regelung ver-

bundenen Auswirkungen seien für den Inlandsvertreter nach Beendigung des

Mandatsverhältnisses nicht so weitgehend, dass sie zu einem Grundrechtsver-

stoß führten.

b) Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde zu Recht. Dass die feh-

lende Bestellung eines neuen Inlandsvertreters der Löschung der bisherigen

Inlandsvertreter entgegensteht, kann entgegen der Auffassung des Beschwer-

degerichts nicht bejaht werden.

aa) Bei der Bestellung eines Inlandsvertreters durch den Patentinhaber

nach § 25 Abs. 1 PatG handelt es sich zunächst nicht um eine Dritten oder

auch dem Amt gegenüber bestehende Rechtspflicht, sondern um eine Oblie-

genheit, deren Nichtbeachtung einzig denjenigen trifft, der gehalten ist, den

Vertreter zu bestellen (vgl. BGHZ 3, 46, 49).

bb) § 25 Abs. 4 PatG sieht ebenso wie die parallele Bestimmung des

§ 96 Abs. 4 MarkenG vor, dass die rechtsgeschäftliche Beendigung der Bestel-

lung eines Vertreters nach § 25 Abs. 1 PatG erst dann wirksam wird, wenn so-

wohl diese Beendigung als auch die Bestellung eines anderen Vertreters ge-

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genüber dem Patentamt (oder, hier nicht von Interesse, gegenüber dem Pa-

tentgericht) angezeigt wird. Ein etwa bestellter Vertreter wird im Patentregister

angegeben (§ 30 Abs. 1 Satz 1 PatG). Die Änderung in der Person des Vertre-

ters wird im Patentregister vermerkt, wenn sie dem Amt nachgewiesen wird

(§ 30 Abs. 3 Satz 1 PatG). Die beantragte Löschung der Antragsteller als Ver-

treter im Patentregister kommt demnach nur dann in Betracht, wenn deren

Mandatsniederlegung wirksam erklärt worden ist. Das wäre indessen ausge-

schlossen, soweit die Bestimmung des § 25 Abs. 4 PatG einem Wirksamwer-

den der Mandatsniederlegung entgegenstehen sollte, wie dies die angefochte-

ne Entscheidung annimmt.

cc) Die Patentinhaberin ist auf Grund ihres Sitzes ohne weiteres der Re-

gelung in § 25 PatG unterworfen. Dies zieht auch die Rechtsbeschwerde nicht

in Zweifel.

dd) Solange gegen den Patentinhaber gerichtete Verfahren andauern,

kommt die Regelung in § 25 Abs. 4 PatG ohne Weiteres zur Anwendung, so

dass die Beendigung der rechtsgeschäftlichen Vertretung in solchen Fällen erst

wirksam wird, wenn die Bestellung eines anderen Vertreters dem Amt ange-

zeigt wird. Gleiches gilt bei Durchführung eines Widerrufs- oder Beschrän-

kungsverfahrens, das der Patentinhaber einleiten kann (§ 64 PatG). Nachdem

gegen eine Anwendung der Bestimmung in solchen Fällen von der Rechtsbe-

schwerde keine verfassungsrechtlichen Bedenken erhoben werden, ist vorlie-

gend nur zu entscheiden, ob das Fortwirken der rechtsgeschäftlichen Vertre-

tung bis zur Bestellung eines neuen Vertreters auch dann von der Bestimmung

gedeckt ist, wenn gegenwärtig ein Verfahren nicht anhängig ist. Dies ist zu ver-

neinen:

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(1) Schon nach ihrer systematischen Stellung setzt die Regelung voraus,

dass der Vertreter ein solcher nach § 25 Abs. 1 PatG ist, d.h., dass die Vertre-

tung nach dieser Bestimmung erforderlich ist, um an einem im Patentgesetz

geregelten Verfahren vor dem Patentamt oder dem Patentgericht teilzunehmen

oder um Rechte aus einem Patent geltend zu machen. Danach kann der Pa-

tentinhaber eines europäischen Patents etwa an einem gegen dieses Patent

gerichteten Nichtigkeitsverfahren, bei einem Zwangslizenzverfahren, das die-

ses Patent betrifft, oder zur Geltendmachung von Rechten aus dem Patent nur

dann wirksam handeln, wenn er einen Inlandsvertreter bestellt hat.

(2) Die bloße Innehabung eines auch im Hoheitsgebiet der Bundesrepu-

blik Deutschland wirksamen (europäischen) Patents füllt die Voraussetzungen

des § 25 Abs. 1 PatG dagegen nicht aus. Sie stellt insbesondere keine Teil-

nahme an einem im Patentgesetz geregelten Verfahren dar. Dies gilt selbst

dann, wenn man verschiedene, in anderen Gesetzen als dem Patentgesetz zu

Lasten des Patentinhabers normierte Obliegenheiten (Gebührenzahlung; Ein-

reichung von Übersetzungen) als sich aus dem Patentgesetz ergebend anse-

hen wollte, denn weder die Gebührenzahlung noch die Einreichung von Über-

setzungen eröffnen ein Verfahren in diesem Sinn.

(3) Der in der Mitteilung Nr. 9/05 des Präsidenten des Deutschen Patent-

und Markenamts (veröffentlicht in BlPMZ 2005, 41) wie in dem angefochtenen

Beschluss geäußerten Auffassung, dass die Regelung in Absatz 4 auch nach

der Patenterteilung gelte, um sicherzustellen, dass im Verfahren vor dem Amt

niemals eine Auslandszustellung zu erfolgen habe, vermag der Senat hiernach

nicht in vollem Umfang beizutreten. Der Auswärtige bedarf nicht immer und

unter allen Umständen eines Inlandsvertreters (BGHZ 121, 58, 63 f. - Zustel-

lungswesen). Wenn ein Verfahren im Sinn des § 25 Abs. 1 PatG nicht anhängig

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ist, und solange der Patentinhaber Rechte aus dem Patent nicht geltend macht,

fehlt die entscheidende Voraussetzung für eine Anwendung von Absatz 4 der

Bestimmung (ebenso zum Markenrecht BPatG, Beschl. v. 5.8.2008, aaO; krit.

zur angefochtenen Entscheidung auch Rudloff-Schäffer in Schulte, PatG,

8. Aufl. 2008, Rdn. 43 zu § 25). Das gilt trotz der Unterschiede in der möglichen

Laufzeit von Patent und Markenschutz im Patentrecht nicht anders als im Mar-

kenrecht.

(4) Auch Sinn und Zweck der Regelungen über den Inlandsvertreter ge-

bieten keine abweichende Auslegung der Bestimmung. Die Regelung folgt der

in § 96 MarkenG (vgl. Begr. BT-Drucks. 14/6203, auch in BlPMZ 2002, 36, 53).

Danach war eine Angleichung an die Regelung in § 87 ZPO vorgesehen. Diese

gilt jedoch nur insoweit, als ein Verfahren anhängig ist, und demnach für einen

in der Regel überschaubaren Zeitraum. Einer Übertragung auf die gesamte

Laufdauer eines Patents (und erst recht eine zeitlich unbeschränkt denkbare

Marke) steht schon entgegen, dass damit keine Angleichung an die zivilprozes-

suale Regelung erfolgte, sondern über diese weit hinausgegangen würde (so

auch für das Markenrecht BPatG, Beschl. v. 5.8.2008, aaO).

(5) Die Abwägung der Interessen von Behörden und Gerichten an einem

möglichst reibungslosen Verfahrensablauf mit dem Interesse der Angehörigen

der rechtsberatenden Berufe spricht jedenfalls nicht eindeutig für eine abwei-

chende Auslegung der Bestimmung des § 25 Abs. 4 PatG. Die Bedeutung der

in Frage stehenden Regelung wird durch die vorliegende Entscheidung nicht

ausgehöhlt. Will der auswärtige Patentinhaber selbst Rechte aus dem Patent

geltend machen, so bedarf er zwingend eines Inlandsvertreters. Handlungen,

die er vornimmt, ohne einen solchen bestellt zu haben, leiden an einem unbe-

hebbaren Mangel (vgl. Schwendy in Busse, PatG, 6. Aufl. 2003, Rdn. 44 zu

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§ 25). Verfahren vor dem Amt nach dem Patentgesetz kann er, ohne einen In-

landsvertreter bestellt zu haben, nicht einleiten. Auf der anderen Seite stellt es

für den Vertreter auch unter denkbaren Haftungsgesichtspunkten durchaus ei-

ne gewisse Belastung dar, über möglicherweise längere Zeit außerhalb eines

anhängigen Verfahrens in gewissem Umfang an der Wahrnehmung der Inte-

ressen des Patentinhabers festgehalten zu werden.

(6) Im Patentnichtigkeitsverfahren ist der im Register eingetragene Pa-

tentinhaber notwendigerweise als Beklagter zu beteiligen (§ 81 Abs. 1 Satz 2

PatG). Ist hier ein Vertreter nicht bestellt, so ist die Klage dem beklagten, im

Beklagte, die ihren Wohnsitz oder Sitz im Ausland haben, richtet sich im Pa-

tentnichtigkeitsverfahren wie in allen Verfahren vor dem Bundespatentgericht

nach der Zivilprozessordnung (vgl. § 127 Abs. 2 PatG). Dabei sind nur bei der

ersten Zustellung die Vorschriften über die Auslandszustellung (§ 183 ZPO) zu

beachten; weitere Zustellungen können an den dann nach Anordnung durch

das Gericht zu bestellenden Zustellungsbevollmächtigten oder durch Aufgabe

zur Post erfolgen (§ 184 ZPO). Die Notwendigkeit der Zustellung des verfah-

renseinleitenden Schriftsatzes im Ausland nach § 183 ZPO kann zwar im Ein-

zelfall für das Patentgericht eine Erschwerung gegenüber der Inlandszustellung

an den Inlandsvertreter bedeuten. Dies ist jedoch nur dann der Fall, wenn der

Patentinhaber - ohne hierzu nach § 25 Abs. 1 PatG verpflichtet zu sein - einen

Inlandsvertreter benannt hat. Mit der Löschung des Inlandsvertreters im Patent-

te, wenn der Patentinhaber einen Inlandsvertreter von Anfang an nicht bestellt

hätte. Damit besteht aber auch keine Grundlage dafür, in der Nichtbestellung

eines Inlandsvertreters für sich eine Obliegenheitsverletzung zu sehen, die es

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rechtfertigen könnte, bereits an sie die Rechtsfolge des § 25 Abs. 4 PatG zu

knüpfen.

(7) Dem auswärtigen Patentinhaber steht es allerdings frei, auch in den

Fällen, in denen ihn mangels Vorliegens der Voraussetzungen des § 25 Abs. 1

PatG nicht die Obliegenheit trifft, einen Inlandsvertreter zu bestellen, zum Ein-

trag im Patentregister einen Inlandsvertreter anzugeben. Das folgt schon dar-

aus, dass § 30 Abs. 1 Satz 1 PatG die Eintragung eines "etwa" bestellten Ver-

treters vorsieht, ohne zugleich darauf abzustellen, dass dessen Bestellung im

Sinn des § 25 Abs. 1 PatG notwendig war, um an einem im Patentgesetz gere-

gelten Verfahren teilzunehmen oder um Rechte aus dem Patent geltend zu

machen.

(8) Auf die Löschung einer Vertreterangabe im Patentregister ist § 25

Abs. 4 PatG hiernach nur anzuwenden, soweit die Vertreterbestellung nach

§ 25 Abs. 1 PatG im Sinn einer Obliegenheit des Patentinhabers notwendig

war. Eine solche Notwendigkeit wird durch die bloße Innehabung eines Patents

für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland nicht begründet; dies

gilt insbesondere auch für europäische Patente, an deren Erteilung das Deut-

sche Patent- und Markenamt grundsätzlich nicht beteiligt ist. Tritt dagegen spä-

ter ein Verfahren hinzu, in dem der Patentinhaber nur handlungsfähig ist, wenn

er einen Inlandsvertreter bestellt, wirkt § 25 Abs. 4 PatG als Sperre gegen die

Löschung des Inlandsvertreters, solange das Verfahren andauert und die Vor-

aussetzungen dieser Bestimmung nicht erfüllt sind. Dass dies der Fall wäre,

ergibt sich aus den Feststellungen des Beschwerdegerichts jedoch nicht.

c) Das Beschwerdegericht wird auf der Grundlage der vorstehend auf-

gezeigten Grundsätze neu über die Beschwerde zu befinden haben.

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IV. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht als erforderlich an-

gesehen.

Meier-Beck

Scharen

Keukenschrijver

Mühlens

Achilles

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 19.04.2007 - 10 W(pat) 56/06 -