Urteil des BGH, Az. X ZB 41/08

BGH (rechtliches gehör, stand der technik, patentgericht, prospekt, patg, kupfer, fachmann, kenntnis, vorbenutzung, begründung)
BUNDESGERICHTSHOF
BESCHLUSS
X ZB 41/08
vom
28. Juli 2009
in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend das Patent 44 47 572
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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am 28. Juli 2009 durch den Vor-
sitzenden Richter Scharen und die Richter Asendorf, Gröning, Dr. Berger und
Dr. Grabinski
beschlossen:
Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 8. Senats (Tech-
nischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 1. Juli
2008 wird auf Kosten der Einsprechenden zurückgewiesen.
Der Wert des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird auf 50.000,-- €
festgesetzt.
Gründe:
I. Die
Rechtsbeschwerdegegnerin
ist eingetragene Inhaberin des
beim Deutschen Patent- und Markenamt am 30. Mai 1994 angemeldeten und
mit Beschluss vom 11. Dezember 2003 erteilten deutschen Patents 44 47 572
(Streitpatents), welches aus einer Teilung des deutschen Patents 44 18 828.5
stammt.
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Im Einspruchsverfahren hat das Patentgericht das Streitpatent durch Be-
schluss beschränkt aufrechterhalten.
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Patentanspruch 1 hat danach folgenden Wortlaut:
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"Elektrischer Heizkörper für Spritzgießwerkzeuge in Form einer
Heizpatrone oder eines Rohrheizkörpers, wobei diese oder dieser
ein metallisches Mantelrohr aufweist, in dem die Heizleiter in Iso-
liermasse eingebettet angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet,
dass das Mantelrohr (2) aus einem unter manueller Kraftaufwen-
dung plastisch verformbaren Werkstoff besteht, so dass der elekt-
rische Heizkörper ohne maschinelle Vorformung in die entspre-
chende Kontur des Spritzgießwerkzeuges einlegbar und manuell
entsprechend der Kontur einformbar ist."
Die - nicht zugelassene - Rechtsbeschwerde der Einsprechenden richtet
sich gegen den das Streitpatent beschränkt aufrechterhaltenden Beschluss des
Patentgerichts. Die Einsprechende rügt, dass ihr das rechtliche Gehör versagt
worden und der Beschluss nicht mit Gründen versehen sei.
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Die Patentinhaberin tritt dem Rechtsmittel entgegen.
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II.
Die Rechtsbeschwerde ist zulässig, weil mit ihr die nicht zulas-
sungsgebundenen Rechtsbeschwerdegründe des § 100 Abs. 3 Nr. 3 und 6
PatG geltend gemacht werden. Sie ist jedoch nicht begründet, weil die geltend
gemachten Verfahrensmängel nicht vorliegen.
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1.
Das Patentgericht hat seine Entscheidung - soweit für das Rechts-
beschwerdeverfahren von Interesse - im Wesentlichen wie folgt begründet:
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Der elektrische Heizkörper für Spritzgießwerkzeuge nach Patentan-
spruch 1 in der von der Patentinhaberin verteidigten Fassung sei gegenüber
dem entgegengehaltenen druckschriftlichen Stand der Technik neu. Zwar of-
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fenbarten die Prospekte E1 bis E5 Heizkörper, deren Außenmantel aus Kupfer
bestehe. Jedoch enthielten diese keine Angabe darüber, ob die Heizkörper bei
Biegen bzw. Anpassen an die Kontur des Spritzwerkzeuges unter manueller
Kraftaufwendung plastisch verformbar seien. Der streitgegenständliche Heiz-
körper beruhe zudem auf einer erfinderischen Tätigkeit. Damit der elektrische
Heizkörper ohne größeren Kraftaufwand einem durch das Spritzwerkzeug vor-
gegebenen Biegeverlauf angepasst werden könne, sei das Mantelrohr des
Heizkörpers aus einem Material gefertigt, das allein unter manueller Kraftauf-
wendung plastisch verformbar sei. In dem Prospekt E2 sei ein Heizkörper be-
schrieben, der einen Mantel aus Kupfer, Messing oder Stahl aufweise. Es sei
erwähnt, dass der Heizkörper biegefähig geglüht geliefert werden könne. Zu-
dem werde darauf hingewiesen, dass bei der Bestellung anzugeben sei, ob der
Heizkörper durch den Abnehmer selbst gebogen werde. Es werde davor ge-
warnt, den Rohrmantel durch Hammerschläge zu beschädigen. In der Abbil-
dung 7.1 des Prospektes sei gezeigt, wie die Heizkörper über einer Rolle gebo-
gen würden. Somit zeige die Entgegenhaltung, dass zum Biegen der Heizkör-
per jeweils eine Vorrichtung erforderlich sei, selbst wenn diese manuell betrie-
ben werde. Dies führe nicht zum Gegenstand des Streitpatents, sondern sei
durch diesen ausgeschlossen.
2.
Die Rechtsbeschwerde rügt, dass der Einsprechenden rechtliches
Gehör versagt worden sei. In der Einspruchsschrift sei vorgetragen worden,
dass in den Prospekten E1 bis E3, bei denen es sich um Prospekte der Ein-
sprechenden handele, im Einzelnen genau bezeichnete Rohrheizkörper/Heiz-
patronen beschrieben worden seien, die unter manueller Kraftaufwendung ver-
formbar seien. Hinsichtlich des in dem Prospekt E1 gezeigten Rohrheizkörper
RHK AL-10 mit einem Außenmantel (Mantelrohr) aus Aluminium, welcher zur
Beheizung von Festkörpern, also auch für Spritzwerkzeuge, eingesetzt werde,
sei (in der Einspruchsbegründung) ausgeführt worden, dass dieser unter manu-
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eller Kraftaufwendung verformbar sei, ohne dass es hierzu des Einsatzes ir-
gendwelcher maschineller Vorrichtungen bedürfe. Hinsichtlich des Prospektes
E2 habe das Patentgericht zutreffend erkannt, dass dieser einen Heizkörper
beschreibe, der "biegefähig geglüht" geliefert werden könne. Auch hierzu habe
die Einsprechende vorgetragen, dass ein solches Mantelrohr aus Kupfer unter
manueller Kraftaufwendung verformbar sei. Ergänzend habe die Einsprechende
ausgeführt, dass im Falle des Bestreitens, dass die genannten bekannten
Werkstoffe nicht die erfindungsgemäßen Eigenschaften aufwiesen, dies auch
anhand von entsprechenden Rohrheizkörpern demonstriert werden könne. Das
Patentgericht habe die von der Einsprechenden vorgelegten Prospekte aus-
schließlich unter dem Gesichtspunkt zur Kenntnis genommen, ob aus diesen im
Wege einer Beschreibung unmittelbar hervorgehe, dass die in ihnen aufgeführ-
ten Heizkörper unter manuellen Kraftaufwendungen plastisch verformbar seien.
Die fehlende Neuheit sei jedoch auch unter dem Gesichtspunkt angegriffen
worden, dass die von ihr hergestellten und prospektierten Rohrheizkörper/
Heizpatronen real unter einer manuellen Kraftaufwendung plastisch verformbar
seien. Das Patentgericht hätte sich daher zwingend auch mit dem Vortrag be-
fassen müssen, die Heizkörper/Heizpatronen seien tatsächlich unter manueller
Krafteinwirkung verformbar.
3.
Damit ist ein mit der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde rügbarer
Verfahrensmangel weder nach Art. 103 Abs. 1 GG, § 100 Abs. 3 Ziff. 3 PatG
noch nach § 100 Abs. 3 Ziff. 6 PatG dargetan.
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a)
Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist verletzt, wenn im Einzelfall
deutlich wird, dass das Vorbringen überhaupt nicht zur Kenntnis genommen
oder doch bei der Entscheidung nicht erwogen worden ist (BVerfGE 65, 293
[295]; 70, 288 [293]; 86, 133 [145f.]; BGH, Sen.Beschl. v. 11.9.2007
- X ZB 15/06, GRUR 2007, 997 [998] Tz. 17 - Wellnessgerät, st. Rspr.). Grund-
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sätzlich ist jedoch davon auszugehen, dass das Gericht Parteivorbringen zur
Kenntnis genommen und in Erwägung gezogen hat. Das gilt auch dann, wenn
das Gericht sich in den Gründen seiner Entscheidung hiermit nicht ausdrücklich
beschäftigt hat. Erst dann, wenn das Gericht auf den wesentlichen Kern des
Tatsachenvortrags einer Partei zu einer Frage, die für das Verfahren von be-
sonderer Bedeutung ist, nicht eingeht, kann dies auf die Nichtberücksichtigung
des Vortrags schließen lassen, es sei denn, er ist nicht nach dem sich aus den
sonstigen Darlegungen ergebenden Rechtsstandpunkt des Gerichts unerheb-
lich oder offensichtlich unsubstantiiert (vgl. BVerfGE 86, 133 [146]; Sen. aaO
GRUR 2007, 998 Tz. 17 - Wellnessgerät).
b)
Hiernach hat das Patentgericht den Anspruch der Einsprechenden
auf rechtliches Gehör nicht verletzt. Es hat die von der Einsprechenden zur Be-
gründung fehlender Neuheit als druckschriftlicher Stand der Technik entgegen-
gehaltenen Prospekte E1 bis E5 zur Kenntnis genommen und sich mit deren
Offenbarungsgehalt inhaltlich auseinandergesetzt. Das ergibt sich aus den
Gründen der angefochtenen Entscheidung, wonach die genannten Druckschrif-
ten zwar Heizkörper offenbarten, deren Außenmantel aus Kupfer bestehe, je-
doch darin keine Angaben enthalten seien, ob diese Heizkörper bei Biegen bzw.
Anpassen an die Kontur des Spritzgießwerkzeuges unter manueller Kraftauf-
wendung plastisch verformbar seien.
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Zwar kann zum Offenbarungsgehalt einer Druckschrift auch dasjenige
gehören, was nicht ausdrücklich erwähnt wird, aus der Sicht des Fachmanns
jedoch für die Ausführung der unter Schutz gestellten Lehre selbstverständlich
ist und deshalb keiner besonderen Offenbarung bedarf, sondern "mitgelesen"
wird, wobei die Einbeziehung von Selbstverständlichem keine Ergänzung der
Offenbarung durch das Fachwissen erlaubt, sondern lediglich der vollständigen
Ermittlung des Sinngehalts, d.h. derjenigen technischen Information, die der
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fachkundige Leser der Quelle vor dem Hintergrund seines Fachwissens ent-
nimmt, dient (BGH GRUR 2009, 382 [384] - Olanzapin [zur Veröffentlichung in
BGHZ vorgesehen]; vgl. auch BGHZ 128, 270, 276 f. - elektrische Steckverbin-
dung). Insoweit waren jedoch Ausführungen des Patentgerichts entbehrlich,
weil darin jedenfalls nicht der wesentliche Kern des Tatsachenvorbringens der
Einsprechenden gelegen hat. In der Einspruchsbegründung ist unter Bezug-
nahme auf den in dem Prospekt E1 beworbenen Rohrheizkörpertyp RHK AL-10
mit einem Außenmantel (Mantelrohr) aus Aluminium lediglich ausgeführt, dass
ein solcher Rohrheizkörper unter manueller Kraftaufwendung verformbar sei,
ohne dass es hierzu eines Einsatzes irgendwelcher maschineller Vorrichtungen
bedürfe. Die Einsprechende hat jedoch nicht aufgezeigt, dass dieser Umstand
vom Fachmann als selbstverständliche Eigenschaft des prospektierten Rohr-
heizkörpertyps "mitgelesen" wird. Daher war auch das Patentgericht nicht
gehalten, sich in den Gründen der angefochtenen Entscheidung ausdrücklich
mit dem Offenbarungsgehalt der Entgegenhaltung unter dem genannten rechtli-
chen Gesichtspunkt zu befassen, sondern konnte es stattdessen bei seinen
allgemeinen Ausführungen zur Offenbarung der Prospekte E1 bis E5 belassen.
Gleiches gilt für das Vorbringen der Einsprechenden, dass die in dem Prospekt
E2 gezeigten Rohrheizkörper mit einem Mantelrohr aus Kupfer unter manueller
Krafteinwirkung verformbar seien. Auch hier hat die Einsprechende nicht darge-
tan, dass der Fachmann dem Prospekt E2 diese Eigenschaft ohne weiteres
entnimmt, obwohl dazu keine Angaben gemacht werden, so dass es gesonder-
ter Ausführungen des Patentgerichts im Hinblick auf den Anspruch der Einspre-
chenden auf rechtliches Gehör nicht bedurfte.
Der Rechtsbeschwerde kann auch nicht darin gefolgt werden, dass das
Patentgericht übersehen habe, dass die fehlende Neuheit von der Einspre-
chenden auch damit begründet worden sei, dass die von ihr gemäß den Pros-
pekten E1 bis E3 hergestellten Heizpatronen und Heizkörper tatsächlich unter
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einer manuellen Kraftaufwendung plastisch verformbar gewesen seien. Die
Rechtsbeschwerde stellt insoweit nicht auf den Offenbarungsgehalt der entge-
gengehaltenen Prospekte als schriftliche Beschreibung im Sinne von § 3 Abs. 1
Satz 2, Alt. 1 PatG ab, sondern darauf wie die dort beschriebenen Gegenstände
vorbenutzt werden konnten. Unter dem rechtlichen Gesichtspunkt einer offen-
kundigen Vorbenutzung im Sinne von § 3 Abs. 1 Satz 2, Alt. 3 PatG stellte sich
das von der Rechtsbeschwerde angeführte Vorbringen jedoch bereits als offen-
sichtlich unsubstantiiert dar und erforderte daher keine ausdrückliche Abhand-
lung durch das Patentgericht. Allein die Behauptung, ein Rohrheizkörper, wie er
in der Anlage E1 unter der Bezeichnung RHK AL-10 gezeigt und beschrieben
sei, sei unter manueller Kraftaufwendung verformbar, ohne dass es hierzu ei-
nes Einsatzes irgendwelcher maschineller Vorrichtungen bedürfe, enthält kein
den Tatbestand der offenkundigen Vorbenutzung ausfüllendes Tatsachenvor-
bringen. Es fehlen jegliche Angaben zu Art, Ort und Zeit einer entsprechenden
Vorbenutzung. Gleiches gilt für den auf den Prospekt Anlage E2 bezogenen
Vortrag der Einsprechenden, wonach im Falle des Bestreitens, dass die ge-
nannten bekannten Werkstoffe nicht die erfindungsgemäßen Eigenschaften
aufwiesen, dies auch anhand von entsprechenden Rohrheizkörpern demonst-
riert werden könne. Auch damit ist eine offenkundige Vorbenutzung nicht sub-
stantiiert dargelegt. Hinzu kommt, dass sich das letztgenannte Vorbringen allein
auf die Eignung der Werkstoffe (gemeint sind die von der Einsprechenden zu-
vor in der Einspruchsbegründung im Hinblick auf elektrische Heizkörper ge-
nannten Werkstoffe Kupfer, Messing und Aluminium) bezieht, bei entsprechen-
der Zurichtung manuell verformbar zu sein. Dieser Umstand war für sich ge-
nommen nicht entscheidungsrelevant, weil es nicht auf die manuelle Verform-
barkeit der Werkstoffe als solche ankam, sondern allein auf die manuelle Ver-
formbarkeit elektrischer Heizkörper nach der Lehre aus Patentanspruch 1.
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c)
Der gesetzliche Begründungszwang dient nicht der Richtigkeits-
kontrolle der Beschwerdeentscheidungen des Bundespatentgerichts. Es soll
vielmehr ausschließlich sichergestellt werden, dass das Patentgericht der Ver-
pflichtung nachkommt, seine Entscheidung zu begründen. Für die unterlegene
Partei muss aus den schriftlichen Gründen der Entscheidung erkennbar sein,
welche rechtlichen oder tatsächlichen Gesichtspunkte nach dem Willen des Pa-
tentgerichts die getroffene Entscheidung tragen sollen (BGHZ 39, 333, 337,
346 f. - Warmpressen; Sen. GRUR 2007, 862 Tz. 15 - Informationsübermitt-
lungsverfahren II; st. Rspr.). Hingegen rechtfertigt eine sachlich fehlerhafte oder
unvollständige Begründung die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde nicht (Sen.
GRUR 2006, 929 Tz. 10 - Rohrleitungsprüfverfahren; Sen. GRUR 2007, 862
Tz. 16 - Informationsübermittlungsverfahren II).
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d)
Danach genügt die angefochtene Entscheidung dem Begrün-
dungszwang. Diese lässt erkennen, aus welchen Gründen das Patentgericht
angenommen hat, dass die streitgegenständliche Erfindung auf einer erfinderi-
schen Tätigkeit beruht. Der Entscheidung ist insbesondere zu entnehmen, dass
das Wesentliche der streitgegenständlichen Erfindung in dem Gedanken liegt,
den elektrischen Heizkörper nicht maschinell vorzuformen, sondern diesen so
auszugestalten, dass er manuell, das heißt ohne - auch handbetätigbare - me-
chanische Vorrichtungen allein durch manuelle Kraftentfaltung in die Kontur des
Spritzgießwerkzeugs einlegbar und einformbar ist und dass dem Durchschnitts-
fachmann dieser Gedanke auch nicht durch den entgegengehaltenen Pro-
spekt E2 nahe gelegt wird.
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Das Patentgericht hat ausgeführt, dass in dem Prospekt E2 darauf hin-
gewiesen werde, der Rohrmantel dürfe nicht durch Hammerschläge beschädigt
werden, und der Abbildung 7.1 der Entgegenhaltung zu entnehmen sei, dass
auch biegefertig gelieferte Heizkörper über eine Rolle - und somit unter Zuhilfe-
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nahme einer Vorrichtung - gebogen würden. Somit zeige die Entgegenhaltung,
dass zum Biegen der Heizkörper eine Vorrichtung, und sei sie manuell betrie-
ben, erforderlich sei, was den Fachmann nicht zum Gegenstand des Streitpa-
tents führe, weil dies gerade ausgeschlossen werde. Der Begründung des Pa-
tentgerichts hält die Rechtsbeschwerdeführerin entgegen, dass der Hinweis, ein
Hammer dürfe nicht eingesetzt werden, keinerlei Rückschlüsse darauf zulasse,
welche Intensität an Kraft erforderlich sein könnte, um einen bestimmten er-
strebten Zweck zu erreichen. Zudem sei der Abbildung 7.1 der Entgegenhal-
tung nicht zu entnehmen, dass der Rohrheizkörper zwingend über eine Rolle
gebogen werden müsse, und fixiere die Rolle im Übrigen lediglich den Umlenk-
punkt für die Rolle, während die eingesetzten Kräfte lediglich manueller Natur
seien.
Es kann dahinstehen, ob die Beanstandungen der Rechtsbeschwerde
gegenüber den Ausführungen des Patentgerichts durchgreifen. Denn die
Rechtsbeschwerde macht mit ihren Beanstandungen keinen Begründungsman-
gel im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG geltend. Sie rügt allein, dass die
rechtlichen und tatsächlichen Erwägungen fehlerhaft gewesen seien, welche
das Patentgericht zu der Annahme geführt haben, dass der Fachmann dem
Prospekt E2 keine Anregungen zum Auffinden mit manueller Kraftaufwendung
verformbarer elektrischer Heizkörper entnehmen konnte. Die Beanstandungen
der Rechtsbeschwerde betreffen mithin allein die inhaltliche Richtigkeit der an-
gefochtenen Entscheidung, welche im Verfahren der nicht zugelassenen
Rechtsbeschwerde aber - wie erläutert - nicht zu prüfen ist.
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4.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG.
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III.
Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich
gehalten.
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Scharen Asendorf
Gröning
Berger
Grabinski
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 01.07.2008 - 8 W(pat) 358/04 -