Urteil des BGH vom 01.07.2008, X ZB 41/08

Entschieden
01.07.2008
Schlagworte
Rechtliches gehör, Stand der technik, Patentgericht, Prospekt, Patg, Kupfer, Fachmann, Kenntnis, Vorbenutzung, Begründung
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BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 41/08

vom

28. Juli 2009

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend das Patent 44 47 572

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am 28. Juli 2009 durch den Vorsitzenden Richter Scharen und die Richter Asendorf, Gröning, Dr. Berger und

Dr. Grabinski

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 8. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 1. Juli

2008 wird auf Kosten der Einsprechenden zurückgewiesen.

Der Wert des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird auf 50.000,--

festgesetzt.

Gründe:

1I. Die Rechtsbeschwerdegegnerin ist eingetragene Inhaberin des

beim Deutschen Patent- und Markenamt am 30. Mai 1994 angemeldeten und

mit Beschluss vom 11. Dezember 2003 erteilten deutschen Patents 44 47 572

(Streitpatents), welches aus einer Teilung des deutschen Patents 44 18 828.5

stammt.

2Im Einspruchsverfahren hat das Patentgericht das Streitpatent durch Beschluss beschränkt aufrechterhalten.

3Patentanspruch 1 hat danach folgenden Wortlaut:

"Elektrischer Heizkörper für Spritzgießwerkzeuge in Form einer

Heizpatrone oder eines Rohrheizkörpers, wobei diese oder dieser

ein metallisches Mantelrohr aufweist, in dem die Heizleiter in Isoliermasse eingebettet angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet,

dass das Mantelrohr (2) aus einem unter manueller Kraftaufwendung plastisch verformbaren Werkstoff besteht, so dass der elektrische Heizkörper ohne maschinelle Vorformung in die entsprechende Kontur des Spritzgießwerkzeuges einlegbar und manuell

entsprechend der Kontur einformbar ist."

4Die - nicht zugelassene - Rechtsbeschwerde der Einsprechenden richtet

sich gegen den das Streitpatent beschränkt aufrechterhaltenden Beschluss des

Patentgerichts. Die Einsprechende rügt, dass ihr das rechtliche Gehör versagt

worden und der Beschluss nicht mit Gründen versehen sei.

5Die Patentinhaberin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

6II. Die Rechtsbeschwerde ist zulässig, weil mit ihr die nicht zulassungsgebundenen Rechtsbeschwerdegründe des § 100 Abs. 3 Nr. 3 und 6

PatG geltend gemacht werden. Sie ist jedoch nicht begründet, weil die geltend

gemachten Verfahrensmängel nicht vorliegen.

71. Das Patentgericht hat seine Entscheidung - soweit für das Rechtsbeschwerdeverfahren von Interesse - im Wesentlichen wie folgt begründet:

8Der elektrische Heizkörper für Spritzgießwerkzeuge nach Patentanspruch 1 in der von der Patentinhaberin verteidigten Fassung sei gegenüber

dem entgegengehaltenen druckschriftlichen Stand der Technik neu. Zwar of-

fenbarten die Prospekte E1 bis E5 Heizkörper, deren Außenmantel aus Kupfer

bestehe. Jedoch enthielten diese keine Angabe darüber, ob die Heizkörper bei

Biegen bzw. Anpassen an die Kontur des Spritzwerkzeuges unter manueller

Kraftaufwendung plastisch verformbar seien. Der streitgegenständliche Heizkörper beruhe zudem auf einer erfinderischen Tätigkeit. Damit der elektrische

Heizkörper ohne größeren Kraftaufwand einem durch das Spritzwerkzeug vorgegebenen Biegeverlauf angepasst werden könne, sei das Mantelrohr des

Heizkörpers aus einem Material gefertigt, das allein unter manueller Kraftaufwendung plastisch verformbar sei. In dem Prospekt E2 sei ein Heizkörper beschrieben, der einen Mantel aus Kupfer, Messing oder Stahl aufweise. Es sei

erwähnt, dass der Heizkörper biegefähig geglüht geliefert werden könne. Zudem werde darauf hingewiesen, dass bei der Bestellung anzugeben sei, ob der

Heizkörper durch den Abnehmer selbst gebogen werde. Es werde davor gewarnt, den Rohrmantel durch Hammerschläge zu beschädigen. In der Abbildung 7.1 des Prospektes sei gezeigt, wie die Heizkörper über einer Rolle gebogen würden. Somit zeige die Entgegenhaltung, dass zum Biegen der Heizkörper jeweils eine Vorrichtung erforderlich sei, selbst wenn diese manuell betrieben werde. Dies führe nicht zum Gegenstand des Streitpatents, sondern sei

durch diesen ausgeschlossen.

92. Die Rechtsbeschwerde rügt, dass der Einsprechenden rechtliches

Gehör versagt worden sei. In der Einspruchsschrift sei vorgetragen worden,

dass in den Prospekten E1 bis E3, bei denen es sich um Prospekte der Einsprechenden handele, im Einzelnen genau bezeichnete Rohrheizkörper/Heizpatronen beschrieben worden seien, die unter manueller Kraftaufwendung verformbar seien. Hinsichtlich des in dem Prospekt E1 gezeigten Rohrheizkörper

RHK AL-10 mit einem Außenmantel (Mantelrohr) aus Aluminium, welcher zur

Beheizung von Festkörpern, also auch für Spritzwerkzeuge, eingesetzt werde,

sei (in der Einspruchsbegründung) ausgeführt worden, dass dieser unter manu-

eller Kraftaufwendung verformbar sei, ohne dass es hierzu des Einsatzes irgendwelcher maschineller Vorrichtungen bedürfe. Hinsichtlich des Prospektes

E2 habe das Patentgericht zutreffend erkannt, dass dieser einen Heizkörper

beschreibe, der "biegefähig geglüht" geliefert werden könne. Auch hierzu habe

die Einsprechende vorgetragen, dass ein solches Mantelrohr aus Kupfer unter

manueller Kraftaufwendung verformbar sei. Ergänzend habe die Einsprechende

ausgeführt, dass im Falle des Bestreitens, dass die genannten bekannten

Werkstoffe nicht die erfindungsgemäßen Eigenschaften aufwiesen, dies auch

anhand von entsprechenden Rohrheizkörpern demonstriert werden könne. Das

Patentgericht habe die von der Einsprechenden vorgelegten Prospekte ausschließlich unter dem Gesichtspunkt zur Kenntnis genommen, ob aus diesen im

Wege einer Beschreibung unmittelbar hervorgehe, dass die in ihnen aufgeführten Heizkörper unter manuellen Kraftaufwendungen plastisch verformbar seien.

Die fehlende Neuheit sei jedoch auch unter dem Gesichtspunkt angegriffen

worden, dass die von ihr hergestellten und prospektierten Rohrheizkörper/

Heizpatronen real unter einer manuellen Kraftaufwendung plastisch verformbar

seien. Das Patentgericht hätte sich daher zwingend auch mit dem Vortrag befassen müssen, die Heizkörper/Heizpatronen seien tatsächlich unter manueller

Krafteinwirkung verformbar.

103. Damit ist ein mit der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde rügbarer

Verfahrensmangel weder nach Art. 103 Abs. 1 GG, § 100 Abs. 3 Ziff. 3 PatG

noch nach § 100 Abs. 3 Ziff. 6 PatG dargetan.

11a) Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist verletzt, wenn im Einzelfall

deutlich wird, dass das Vorbringen überhaupt nicht zur Kenntnis genommen

oder doch bei der Entscheidung nicht erwogen worden ist (BVerfGE 65, 293

[295]; 70, 288 [293]; 86, 133 [145f.]; BGH, Sen.Beschl. v. 11.9.2007

- X ZB 15/06, GRUR 2007, 997 [998] Tz. 17 - Wellnessgerät, st. Rspr.). Grund-

sätzlich ist jedoch davon auszugehen, dass das Gericht Parteivorbringen zur

Kenntnis genommen und in Erwägung gezogen hat. Das gilt auch dann, wenn

das Gericht sich in den Gründen seiner Entscheidung hiermit nicht ausdrücklich

beschäftigt hat. Erst dann, wenn das Gericht auf den wesentlichen Kern des

Tatsachenvortrags einer Partei zu einer Frage, die für das Verfahren von besonderer Bedeutung ist, nicht eingeht, kann dies auf die Nichtberücksichtigung

des Vortrags schließen lassen, es sei denn, er ist nicht nach dem sich aus den

sonstigen Darlegungen ergebenden Rechtsstandpunkt des Gerichts unerheblich oder offensichtlich unsubstantiiert (vgl. BVerfGE 86, 133 [146]; Sen. aaO

GRUR 2007, 998 Tz. 17 - Wellnessgerät).

12b) Hiernach hat das Patentgericht den Anspruch der Einsprechenden

auf rechtliches Gehör nicht verletzt. Es hat die von der Einsprechenden zur Begründung fehlender Neuheit als druckschriftlicher Stand der Technik entgegengehaltenen Prospekte E1 bis E5 zur Kenntnis genommen und sich mit deren

Offenbarungsgehalt inhaltlich auseinandergesetzt. Das ergibt sich aus den

Gründen der angefochtenen Entscheidung, wonach die genannten Druckschriften zwar Heizkörper offenbarten, deren Außenmantel aus Kupfer bestehe, jedoch darin keine Angaben enthalten seien, ob diese Heizkörper bei Biegen bzw.

Anpassen an die Kontur des Spritzgießwerkzeuges unter manueller Kraftaufwendung plastisch verformbar seien.

13Zwar kann zum Offenbarungsgehalt einer Druckschrift auch dasjenige

gehören, was nicht ausdrücklich erwähnt wird, aus der Sicht des Fachmanns

jedoch für die Ausführung der unter Schutz gestellten Lehre selbstverständlich

ist und deshalb keiner besonderen Offenbarung bedarf, sondern "mitgelesen"

wird, wobei die Einbeziehung von Selbstverständlichem keine Ergänzung der

Offenbarung durch das Fachwissen erlaubt, sondern lediglich der vollständigen

Ermittlung des Sinngehalts, d.h. derjenigen technischen Information, die der

fachkundige Leser der Quelle vor dem Hintergrund seines Fachwissens entnimmt, dient (BGH GRUR 2009, 382 [384] - Olanzapin [zur Veröffentlichung in

BGHZ vorgesehen]; vgl. auch BGHZ 128, 270, 276 f. - elektrische Steckverbindung). Insoweit waren jedoch Ausführungen des Patentgerichts entbehrlich,

weil darin jedenfalls nicht der wesentliche Kern des Tatsachenvorbringens der

Einsprechenden gelegen hat. In der Einspruchsbegründung ist unter Bezugnahme auf den in dem Prospekt E1 beworbenen Rohrheizkörpertyp RHK AL-10

mit einem Außenmantel (Mantelrohr) aus Aluminium lediglich ausgeführt, dass

ein solcher Rohrheizkörper unter manueller Kraftaufwendung verformbar sei,

ohne dass es hierzu eines Einsatzes irgendwelcher maschineller Vorrichtungen

bedürfe. Die Einsprechende hat jedoch nicht aufgezeigt, dass dieser Umstand

vom Fachmann als selbstverständliche Eigenschaft des prospektierten Rohrheizkörpertyps "mitgelesen" wird. Daher war auch das Patentgericht nicht

gehalten, sich in den Gründen der angefochtenen Entscheidung ausdrücklich

mit dem Offenbarungsgehalt der Entgegenhaltung unter dem genannten rechtlichen Gesichtspunkt zu befassen, sondern konnte es stattdessen bei seinen

allgemeinen Ausführungen zur Offenbarung der Prospekte E1 bis E5 belassen.

Gleiches gilt für das Vorbringen der Einsprechenden, dass die in dem Prospekt

E2 gezeigten Rohrheizkörper mit einem Mantelrohr aus Kupfer unter manueller

Krafteinwirkung verformbar seien. Auch hier hat die Einsprechende nicht dargetan, dass der Fachmann dem Prospekt E2 diese Eigenschaft ohne weiteres

entnimmt, obwohl dazu keine Angaben gemacht werden, so dass es gesonderter Ausführungen des Patentgerichts im Hinblick auf den Anspruch der Einsprechenden auf rechtliches Gehör nicht bedurfte.

14Der Rechtsbeschwerde kann auch nicht darin gefolgt werden, dass das

Patentgericht übersehen habe, dass die fehlende Neuheit von der Einsprechenden auch damit begründet worden sei, dass die von ihr gemäß den Prospekten E1 bis E3 hergestellten Heizpatronen und Heizkörper tatsächlich unter

einer manuellen Kraftaufwendung plastisch verformbar gewesen seien. Die

Rechtsbeschwerde stellt insoweit nicht auf den Offenbarungsgehalt der entgegengehaltenen Prospekte als schriftliche Beschreibung im Sinne von § 3 Abs. 1

Satz 2, Alt. 1 PatG ab, sondern darauf wie die dort beschriebenen Gegenstände

vorbenutzt werden konnten. Unter dem rechtlichen Gesichtspunkt einer offenkundigen Vorbenutzung im Sinne von § 3 Abs. 1 Satz 2, Alt. 3 PatG stellte sich

das von der Rechtsbeschwerde angeführte Vorbringen jedoch bereits als offensichtlich unsubstantiiert dar und erforderte daher keine ausdrückliche Abhandlung durch das Patentgericht. Allein die Behauptung, ein Rohrheizkörper, wie er

in der Anlage E1 unter der Bezeichnung RHK AL-10 gezeigt und beschrieben

sei, sei unter manueller Kraftaufwendung verformbar, ohne dass es hierzu eines Einsatzes irgendwelcher maschineller Vorrichtungen bedürfe, enthält kein

den Tatbestand der offenkundigen Vorbenutzung ausfüllendes Tatsachenvorbringen. Es fehlen jegliche Angaben zu Art, Ort und Zeit einer entsprechenden

Vorbenutzung. Gleiches gilt für den auf den Prospekt Anlage E2 bezogenen

Vortrag der Einsprechenden, wonach im Falle des Bestreitens, dass die genannten bekannten Werkstoffe nicht die erfindungsgemäßen Eigenschaften

aufwiesen, dies auch anhand von entsprechenden Rohrheizkörpern demonstriert werden könne. Auch damit ist eine offenkundige Vorbenutzung nicht substantiiert dargelegt. Hinzu kommt, dass sich das letztgenannte Vorbringen allein

auf die Eignung der Werkstoffe (gemeint sind die von der Einsprechenden zuvor in der Einspruchsbegründung im Hinblick auf elektrische Heizkörper genannten Werkstoffe Kupfer, Messing und Aluminium) bezieht, bei entsprechender Zurichtung manuell verformbar zu sein. Dieser Umstand war für sich genommen nicht entscheidungsrelevant, weil es nicht auf die manuelle Verformbarkeit der Werkstoffe als solche ankam, sondern allein auf die manuelle Verformbarkeit elektrischer Heizkörper nach der Lehre aus Patentanspruch 1.

15c) Der gesetzliche Begründungszwang dient nicht der Richtigkeitskontrolle der Beschwerdeentscheidungen des Bundespatentgerichts. Es soll

vielmehr ausschließlich sichergestellt werden, dass das Patentgericht der Verpflichtung nachkommt, seine Entscheidung zu begründen. Für die unterlegene

Partei muss aus den schriftlichen Gründen der Entscheidung erkennbar sein,

welche rechtlichen oder tatsächlichen Gesichtspunkte nach dem Willen des Patentgerichts die getroffene Entscheidung tragen sollen (BGHZ 39, 333, 337,

346 f. - Warmpressen; Sen. GRUR 2007, 862 Tz. 15 - Informationsübermittlungsverfahren II; st. Rspr.). Hingegen rechtfertigt eine sachlich fehlerhafte oder

unvollständige Begründung die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde nicht (Sen.

GRUR 2006, 929 Tz. 10 - Rohrleitungsprüfverfahren; Sen. GRUR 2007, 862

Tz. 16 - Informationsübermittlungsverfahren II).

16d) Danach genügt die angefochtene Entscheidung dem Begründungszwang. Diese lässt erkennen, aus welchen Gründen das Patentgericht

angenommen hat, dass die streitgegenständliche Erfindung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Der Entscheidung ist insbesondere zu entnehmen, dass

das Wesentliche der streitgegenständlichen Erfindung in dem Gedanken liegt,

den elektrischen Heizkörper nicht maschinell vorzuformen, sondern diesen so

auszugestalten, dass er manuell, das heißt ohne - auch handbetätigbare - mechanische Vorrichtungen allein durch manuelle Kraftentfaltung in die Kontur des

Spritzgießwerkzeugs einlegbar und einformbar ist und dass dem Durchschnittsfachmann dieser Gedanke auch nicht durch den entgegengehaltenen Prospekt E2 nahe gelegt wird.

17Das Patentgericht hat ausgeführt, dass in dem Prospekt E2 darauf hingewiesen werde, der Rohrmantel dürfe nicht durch Hammerschläge beschädigt

werden, und der Abbildung 7.1 der Entgegenhaltung zu entnehmen sei, dass

auch biegefertig gelieferte Heizkörper über eine Rolle - und somit unter Zuhilfe-

nahme einer Vorrichtung - gebogen würden. Somit zeige die Entgegenhaltung,

dass zum Biegen der Heizkörper eine Vorrichtung, und sei sie manuell betrieben, erforderlich sei, was den Fachmann nicht zum Gegenstand des Streitpatents führe, weil dies gerade ausgeschlossen werde. Der Begründung des Patentgerichts hält die Rechtsbeschwerdeführerin entgegen, dass der Hinweis, ein

Hammer dürfe nicht eingesetzt werden, keinerlei Rückschlüsse darauf zulasse,

welche Intensität an Kraft erforderlich sein könnte, um einen bestimmten erstrebten Zweck zu erreichen. Zudem sei der Abbildung 7.1 der Entgegenhaltung nicht zu entnehmen, dass der Rohrheizkörper zwingend über eine Rolle

gebogen werden müsse, und fixiere die Rolle im Übrigen lediglich den Umlenkpunkt für die Rolle, während die eingesetzten Kräfte lediglich manueller Natur

seien.

18Es kann dahinstehen, ob die Beanstandungen der Rechtsbeschwerde

gegenüber den Ausführungen des Patentgerichts durchgreifen. Denn die

Rechtsbeschwerde macht mit ihren Beanstandungen keinen Begründungsmangel im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG geltend. Sie rügt allein, dass die

rechtlichen und tatsächlichen Erwägungen fehlerhaft gewesen seien, welche

das Patentgericht zu der Annahme geführt haben, dass der Fachmann dem

Prospekt E2 keine Anregungen zum Auffinden mit manueller Kraftaufwendung

verformbarer elektrischer Heizkörper entnehmen konnte. Die Beanstandungen

der Rechtsbeschwerde betreffen mithin allein die inhaltliche Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung, welche im Verfahren der nicht zugelassenen

Rechtsbeschwerde aber - wie erläutert - nicht zu prüfen ist.

194. Die Kostenentscheidung beruht auf § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG.

Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich 20 III.

gehalten.

Scharen Asendorf Gröning

Berger Grabinski

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 01.07.2008 - 8 W(pat) 358/04 -

Urteil vom 17.10.2001

2 ARs 278/01 vom 17.10.2001

Urteil vom 17.10.2001

2 ARs 245/01 vom 17.10.2001

Leitsatzentscheidung

NotZ 39/02 vom 31.03.2003

Anmerkungen zum Urteil