Urteil des BGH vom 03.09.2013

Analog-Digital-Wandler Leitsatzentscheidung

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZR 1/13

X ZR 2/13

vom

3. September 2013

in den Patentnichtigkeitssachen

Nachschlagewerk:

BGHZ:

nein

BGHR:

Kostenbegünstigung III

PatG § 144 Abs. 1

a) Ein nicht aktiv am Wirtschaftsleben beteiligtes Unternehmen, das nicht über

nennenswerte Vermögensgegenstände verfügt, wird in seiner wirtschaftli-

chen Lage nicht zusätzlich im Sinne von § 144 PatG gefährdet, wenn es mit

einer Prozesskostenforderung belastet wird, die angesichts seiner Vermö-

genssituation ohnehin nicht beitreibbar ist (Bestätigung von BGH, Beschluss

vom 24. Februar 1953 - I ZR 106/51, GRUR 1953, 284 - Kostenbegünsti-

gung I).

b) Wenn ein Patentinhaber beim Abschluss einer Vereinbarung über die Finan-

zierung von Prozesskosten eine Vertragsgestaltung wählt, die ihm und dem

finanzierenden Dritten alle mit dem Rechtsstreit verbundenen Chancen si-

chert, das Kostenrisiko eines Nichtigkeitsverfahrens wirtschaftlich aber der

Gegenseite auferlegt, ist es in der Regel nicht angemessen, ihn von diesem

Kostenrisiko durch eine Kostenbegünstigung gemäß § 144 PatG noch wei-

tergehend zu entlasten.

BGH, Beschluss vom 3. September 2013 - X ZR 1/13, X ZR 2/13 - Bundespatentgericht

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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 3. September 2013

durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Dr. Grabinski,

Dr. Bacher und Hoffmann sowie die Richterin Schuster

beschlossen:

Der Kostenbegünstigungsantrag der Beklagten wird zurückgewiesen.

Gründe:

Die Beklagte wurde am 30. November 2007 gegründet und ist mit

einem Stammkapital von einem Pfund Sterling ausgestattet. In ihrer Bilanz zum

30. November 2012 weist sie Aktiva und Passiva lediglich in der genannten Hö-

he aus.

Die Beklagte ist Inhaberin eines deutschen und eines europäischen Pa-

tents. Die Schutzrechte betreffen einen Delta-Sigma-Analog-Digital-Wandler.

Sie wurden in den Jahren 2001 bzw. 2002 angemeldet und im Jahr 2008 auf

die Beklagte übertragen. Diese nimmt die Klägerin wegen Verletzung beider

Patente gerichtlich auf Schadensersatz und Auskunft in Anspruch. Die Klägerin

hat gegen die Patente in zwei separaten Verfahren Nichtigkeitsklage erhoben.

Das Patentgericht hat die Patente für nichtig erklärt. Die Beklagte hat in beiden

Verfahren Berufung eingelegt.

Die Beklagte trägt vor, sie habe aufgrund der beobachteten Patentverlet-

zungen und der daraus resultierenden negativen wirtschaftlichen Prognosen für

eigene Produkte den Geschäftsbetrieb ruhen lassen. Die Kosten für den Verlet-

zungsprozess habe sie bislang aufbringen können, weil sie dort prozess-

finanziert sei. Dies gelte für die beiden Nichtigkeitsverfahren nicht.

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Die Beklagte beantragt in beiden Verfahren, den Streitwert gemäß § 144

PatG zu ihren Gunsten auf 50.000 Euro festzusetzen. Die Klägerin tritt dem An-

trag jeweils entgegen.

II.

Der Antrag auf Kostenbegünstigung ist in beiden Verfahren unbe-

gründet.

Die Belastung mit den Prozesskosten nach dem vollen Streitwert

kann nicht zu einer erheblichen Gefährdung der wirtschaftlichen Lage der Be-

klagten führen.

Der Bundesgerichtshof hat bereits entschieden, dass ein nicht aktiv am

Wirtschaftsleben beteiligtes Unternehmen, das nicht über nennenswerte Ver-

mögensgegenstände verfügt, in seiner wirtschaftlichen Lage nicht zusätzlich im

Sinne von § 144 PatG gefährdet wird, wenn es mit einer Prozesskostenforde-

rung belastet wird, die angesichts seiner Vermögenssituation ohnehin nicht bei-

treibbar ist (BGH, Beschluss vom 24. Februar 1953 - I ZR 106/51, GRUR 1953,

284 - Kostenbegünstigung I).

Dieser Grundsatz ist entgegen der Auffassung der Beklagten auch im

Streitfall einschlägig. Die Beklagte verfügt nach ihrem Vortrag neben den ihr

zustehenden Patenten nicht über nennenswertes Vermögen und entfaltet außer

der Geltendmachung von Rechten aus diesen Patenten keine Geschäftstätig-

keit.

Dass die Beklagte nach ihrem Vortrag im Falle eines Unterliegens in In-

solvenzgefahr gerät, führt nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Ursache

der Insolvenz wäre gegebenenfalls nicht die Belastung mit Prozesskosten, son-

dern der Umstand, dass sich die beiden Streitpatente im Falle ihrer Nichtig-

erklärung als wirtschaftlich wertlos erweisen würden. Die Festsetzung eines

niedrigeren Streitwerts könnte an diesem Kausalablauf nichts ändern. Das

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Vermögen der Beklagten würde nach ihrem Vortrag unabhängig von der Höhe

des Streitwerts zur Deckung der Prozesskosten nicht ausreichen. Dass die Be-

klagte zur Tragung der Prozesskosten auch dann nicht in der Lage wäre, wenn

sich zumindest eines der Patente als werthaltig erweisen sollte, ist weder gel-

tend gemacht noch sonst ersichtlich.

Unabhängig davon erschiene eine Begünstigung der Beklagten auch

deshalb unangemessen, weil die Beklagte für eine Finanzierung des Verlet-

zungsrechtsstreits gesorgt hat, ohne die Finanzierung des Nichtigkeitsverfah-

rens zu sichern.

Der Umstand, dass die Beklagte einen Dritten gefunden hat, der bereit ist,

das wirtschaftliche Risiko eines Verletzungsrechtsstreits in voller Höhe zu tra-

gen, belegt, dass den beiden Streitpatenten jedenfalls in ihrer Summe ein wirt-

schaftlicher Wert zukommt. Wenn ein Patentinhaber in einer solchen Aus-

gangssituation eine Vereinbarung über die Finanzierung des Rechtsstreits trifft,

obliegt es ihm, auch für den Fall einer Nichtigkeitsklage Sorge zu tragen. In der

Regel besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass es nach Erhebung der

Verletzungsklage zu einem solchen Verfahren kommt. Ein besonnener und

wirtschaftlich denkender Patentinhaber hat deshalb Anlass, die Finanzierungs-

vereinbarung auch auf diese Kosten zu erstrecken. Wenn er dennoch eine Ver-

tragsgestaltung wählt, die ihm und dem finanzierenden Dritten alle mit dem

Rechtsstreit verbundenen Chancen sichert, das Kostenrisiko des Nichtigkeits-

verfahrens wirtschaftlich aber der Gegenseite auferlegt, erschiene es nicht an-

gemessen, ihn von diesem Kostenrisiko durch eine Kostenbegünstigung gemäß

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§ 144 PatG noch weitergehend zu entlasten. Besondere Umstände, die aus-

nahmsweise eine andere Beurteilung nahelegen könnten, sind weder vorgetra-

gen noch sonst ersichtlich.

Meier-Beck

Grabinski

Bacher

Hoffmann

Schuster

Vorinstanzen:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 02.10.2012 - 5 Ni 40/10 -

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 02.10.2012 - 5 Ni 41/10 (EP) -