Urteil des BGH vom 03.09.2013, X ZR 2/13

Entschieden
03.09.2013
Schlagworte
Prozesskosten, Patentinhaber, Nichtigkeitsklage, Belastung, Unternehmen, Insolvenz, Gerät, Geschäftstätigkeit, Deckung, Wahrscheinlichkeit
Urteil herunterladen

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZR 1/13 X ZR 2/13

vom

3. September 2013

in den Patentnichtigkeitssachen

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Kostenbegünstigung III

PatG § 144 Abs. 1

a) Ein nicht aktiv am Wirtschaftsleben beteiligtes Unternehmen, das nicht über nennenswerte Vermögensgegenstände verfügt, wird in seiner wirtschaftlichen Lage nicht zusätzlich im Sinne von § 144 PatG gefährdet, wenn es mit einer Prozesskostenforderung belastet wird, die angesichts seiner Vermögenssituation ohnehin nicht beitreibbar ist (Bestätigung von BGH, Beschluss vom 24. Februar 1953 ­ I ZR 106/51, GRUR 1953, 284 ­ Kostenbegünstigung I).

b) Wenn ein Patentinhaber beim Abschluss einer Vereinbarung über die Finanzierung von Prozesskosten eine Vertragsgestaltung wählt, die ihm und dem finanzierenden Dritten alle mit dem Rechtsstreit verbundenen Chancen sichert, das Kostenrisiko eines Nichtigkeitsverfahrens wirtschaftlich aber der Gegenseite auferlegt, ist es in der Regel nicht angemessen, ihn von diesem Kostenrisiko durch eine Kostenbegünstigung gemäß § 144 PatG noch weitergehend zu entlasten.

BGH, Beschluss vom 3. September 2013 - X ZR 1/13, X ZR 2/13 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 3. September 2013

durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Dr. Grabinski,

Dr. Bacher und Hoffmann sowie die Richterin Schuster

beschlossen:

Der Kostenbegünstigungsantrag der Beklagten wird zurückgewiesen.

Gründe:

1I. Die Beklagte wurde am 30. November 2007 gegründet und ist mit

einem Stammkapital von einem Pfund Sterling ausgestattet. In ihrer Bilanz zum

30. November 2012 weist sie Aktiva und Passiva lediglich in der genannten Höhe aus.

2Die Beklagte ist Inhaberin eines deutschen und eines europäischen Patents. Die Schutzrechte betreffen einen Delta-Sigma-Analog-Digital-Wandler.

Sie wurden in den Jahren 2001 bzw. 2002 angemeldet und im Jahr 2008 auf

die Beklagte übertragen. Diese nimmt die Klägerin wegen Verletzung beider

Patente gerichtlich auf Schadensersatz und Auskunft in Anspruch. Die Klägerin

hat gegen die Patente in zwei separaten Verfahren Nichtigkeitsklage erhoben.

Das Patentgericht hat die Patente für nichtig erklärt. Die Beklagte hat in beiden

Verfahren Berufung eingelegt.

3Die Beklagte trägt vor, sie habe aufgrund der beobachteten Patentverletzungen und der daraus resultierenden negativen wirtschaftlichen Prognosen für

eigene Produkte den Geschäftsbetrieb ruhen lassen. Die Kosten für den Verletzungsprozess habe sie bislang aufbringen können, weil sie dort prozessfinanziert sei. Dies gelte für die beiden Nichtigkeitsverfahren nicht.

4Die Beklagte beantragt in beiden Verfahren, den Streitwert gemäß § 144

PatG zu ihren Gunsten auf 50.000 Euro festzusetzen. Die Klägerin tritt dem Antrag jeweils entgegen.

5II. Der Antrag auf Kostenbegünstigung ist in beiden Verfahren unbegründet.

61. Die Belastung mit den Prozesskosten nach dem vollen Streitwert

kann nicht zu einer erheblichen Gefährdung der wirtschaftlichen Lage der Beklagten führen.

7Der Bundesgerichtshof hat bereits entschieden, dass ein nicht aktiv am

Wirtschaftsleben beteiligtes Unternehmen, das nicht über nennenswerte Vermögensgegenstände verfügt, in seiner wirtschaftlichen Lage nicht zusätzlich im

Sinne von § 144 PatG gefährdet wird, wenn es mit einer Prozesskostenforderung belastet wird, die angesichts seiner Vermögenssituation ohnehin nicht beitreibbar ist (BGH, Beschluss vom 24. Februar 1953 ­ I ZR 106/51, GRUR 1953,

284 ­ Kostenbegünstigung I).

8Dieser Grundsatz ist entgegen der Auffassung der Beklagten auch im

Streitfall einschlägig. Die Beklagte verfügt nach ihrem Vortrag neben den ihr

zustehenden Patenten nicht über nennenswertes Vermögen und entfaltet außer

der Geltendmachung von Rechten aus diesen Patenten keine Geschäftstätigkeit.

9Dass die Beklagte nach ihrem Vortrag im Falle eines Unterliegens in Insolvenzgefahr gerät, führt nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Ursache

der Insolvenz wäre gegebenenfalls nicht die Belastung mit Prozesskosten, sondern der Umstand, dass sich die beiden Streitpatente im Falle ihrer Nichtigerklärung als wirtschaftlich wertlos erweisen würden. Die Festsetzung eines

niedrigeren Streitwerts könnte an diesem Kausalablauf nichts ändern. Das

Vermögen der Beklagten würde nach ihrem Vortrag unabhängig von der Höhe

des Streitwerts zur Deckung der Prozesskosten nicht ausreichen. Dass die Beklagte zur Tragung der Prozesskosten auch dann nicht in der Lage wäre, wenn

sich zumindest eines der Patente als werthaltig erweisen sollte, ist weder geltend gemacht noch sonst ersichtlich.

102. Unabhängig davon erschiene eine Begünstigung der Beklagten auch

deshalb unangemessen, weil die Beklagte für eine Finanzierung des Verletzungsrechtsstreits gesorgt hat, ohne die Finanzierung des Nichtigkeitsverfahrens zu sichern.

11Der Umstand, dass die Beklagte einen Dritten gefunden hat, der bereit ist,

das wirtschaftliche Risiko eines Verletzungsrechtsstreits in voller Höhe zu tragen, belegt, dass den beiden Streitpatenten jedenfalls in ihrer Summe ein wirtschaftlicher Wert zukommt. Wenn ein Patentinhaber in einer solchen Ausgangssituation eine Vereinbarung über die Finanzierung des Rechtsstreits trifft,

obliegt es ihm, auch für den Fall einer Nichtigkeitsklage Sorge zu tragen. In der

Regel besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass es nach Erhebung der

Verletzungsklage zu einem solchen Verfahren kommt. Ein besonnener und

wirtschaftlich denkender Patentinhaber hat deshalb Anlass, die Finanzierungsvereinbarung auch auf diese Kosten zu erstrecken. Wenn er dennoch eine Vertragsgestaltung wählt, die ihm und dem finanzierenden Dritten alle mit dem

Rechtsstreit verbundenen Chancen sichert, das Kostenrisiko des Nichtigkeitsverfahrens wirtschaftlich aber der Gegenseite auferlegt, erschiene es nicht angemessen, ihn von diesem Kostenrisiko durch eine Kostenbegünstigung gemäß

§ 144 PatG noch weitergehend zu entlasten. Besondere Umstände, die ausnahmsweise eine andere Beurteilung nahelegen könnten, sind weder vorgetragen noch sonst ersichtlich.

Meier-Beck Grabinski Bacher

Hoffmann Schuster

Vorinstanzen:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 02.10.2012 - 5 Ni 40/10 -

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 02.10.2012 - 5 Ni 41/10 (EP) -

Urteil vom 29.09.2016

X ZR 58/14 vom 29.09.2016

Urteil vom 06.10.2016

I ZR 97/15 vom 06.10.2016

Urteil vom 09.11.2016

5 StR 425/16 vom 09.11.2016

Anmerkungen zum Urteil