Urteil des BGH vom 05.03.2013

BGH: stand der technik, asphalt, patentanspruch, wasser, materialien, einbau, vorschlag, patentgericht, vergleich, verfahrenssprache

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 1/12

Verkündet am:

5. März 2013

Anderer

Justizangestellte

als Urkundsbeamtin

der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche

Verhandlung vom 5. März 2013 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-

Beck, die Richterin Mühlens und die Richter Gröning, Dr. Bacher und Hoffmann

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das am 4. August 2011 verkündete Urteil des

10. Senats (Juristischen Beschwerdesenats und Nichtigkeitssenats)

des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Beklagten zurück-

gewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik

Deutschland erteilten europäischen Patents 1 158 098 (Streitpatents), das am

5. Dezember 1997 unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 17. Dezember

1996 angemeldet worden ist und die Verwendung eines textilen Gitters zum

Bewehren bitumengebundener Asphaltschichten betrifft. Patentanspruch 1, auf

den die übrigen zehn Patentansprüche zurückbezogen sind, hat im Einspruchs-

verfahren in der Verfahrenssprache folgende Fassung erhalten:

"Verwendung eines weitmaschigen, textilen Gitters zum Bewehren bitumengebun-

dener Asphalt-Schichten, insbesondere Straßendecken, das im Wesentlichen aus

zwei Sätzen paralleler, lastaufnehmender Fäden (1 und 2) besteht,

wobei sich ein Satz Fäden (1) in Längsrichtung des Gitters und der andere

Satz Fäden (2) quer zur Längsrichtung des Gitters erstreckt und die Fäden

(1 und 2) aus Glasfasern oder Chemiefasern wie Polymerisatfasern oder

Polykondensatfasern bestehen,

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wobei das Gitter mit einem bitumenaffinen Haftmittel (6) überzogen ist oder

die sich kreuzenden Fäden (1, 2) des Gitters aus einem bitumenaffinen, ins-

besondere an Bitumen haftendem Material bestehen,

wobei die sich kreuzenden Fäden (1, 2) auf ein dünnes Vlies (3) auf-

geraschelt sind,

dadurch gekennzeichnet, dass ein dünnes Vlies (3) mit einem Gewicht von 10 bis

50 g/m² verwendet wird, welches eine gute Verzahnung der groben Körner des auf

das Gitter aufgebrachten Asphalt-Mischguts mit den groben Körnern des unter

dem Gitter befindlichen Mischguts ermöglicht und nicht als Trennschicht zwischen

der unter dem Gitter und der über dem Gitter befindlichen Asphaltschicht wirkt."

Die Klägerin hat das Streitpatent mit der Begründung angegriffen, sein

Gegenstand gehe über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen

hinaus und sei nicht patentfähig.

Das Patentgericht hat das Streitpatent antragsgemäß für nichtig erklärt.

Dagegen wendet sich die Beklagte mit ihrer Berufung, mit der sie das Streit-

patent in erster Linie in der Fassung aus dem Einspruchsverfahren und mit zwei

Hilfsanträgen in abermals geänderter Fassung verteidigt. Die Klägerin tritt dem

Rechtsmittel entgegen.

Der Senat hat ein schriftliches Gutachten von Prof. Dr. P.

herangezogen,

das

dieser

Auftrag

des

Se-

nats in dem von der Klägerin eingeleiteten Rechtsstreit X ZR 117/09 erstattet

hat, der das aus derselben Anmeldung wie das Streitpatent hervorgegangene

europäische Patent 956 392 betrifft. Der gerichtliche Sachverständige hat

dieses Gutachten in der mündlichen Verhandlung, die für beide Verfahren ge-

meinsam stattgefunden hat, erläutert und ergänzt.

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Entscheidungsgründe:

Die zulässige Berufung bleibt ohne Erfolg.

Das Streitpatent betrifft in der Fassung, die es im Einspruchsverfah-

ren erhalten hat, die Verwendung eines textilen Gitters zum Bewehren bitumen-

gebundener Asphaltschichten.

In der Streitpatentschrift wird ausgeführt, ein mit einem Vliesstoff

verbundenes Gitter für die Bewehrung von Asphaltschichten sei aus der euro-

päischen Patentanmeldung 413 295 (D1) bekannt. Der dort offenbarte Vliesstoff

solle eine gute Bitumensaugfähigkeit aufweisen, so dass er beim Verlegen des

Geotextils bitumenimprägniert werde und als Wassersperre wirke. Aus der

deutschen Offenlegungsschrift 2 000 937 (D3) sei ein weitmaschiges textiles

Gitter zum Bewehren von Straßendecken bekannt, das mit einem bitumenaffi-

nen Haftmittel beschichtet sei. Dieses Gitter habe wegen der Beschichtung eine

halbsteife Konsistenz. Deshalb bestehe die Gefahr, dass es im Zeitraum zwi-

schen seiner Verlegung und der Aufbringung der oberen Asphaltschicht verrut-

sche oder Falten aufwerfe, insbesondere wenn Fahrzeuge darüber führen.

Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische Problem,

ein Textil zum Bewehren bitumengebundener Asphaltschichten zur Verfügung

zu stellen, das besser als die bekannten Gitter auf einer vorbereiteten Ebene

haftet und keine Trennschicht zwischen den beiden Schichten der Straßen-

decke bildet.

Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent in Anspruch 1

eine Verwendung vor, deren Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:

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Ein weitmaschiges textiles Gitter wird zum Bewehren von bitumen-

gebundenen Asphalt-Schichten, insbesondere von Straßendecken,

verwendet.

Das Gitter besteht im Wesentlichen aus zwei Sätzen paralleler last-

aufnehmender Fäden (1, 2).

Die Fäden (1, 2) bestehen aus Glasfasern oder Chemiefasern wie

Polymerisatfasern oder Polykondensatfasern.

Ein Satz Fäden (1) erstreckt sich in Längsrichtung des Gitters.

Der andere Satz Fäden (2) erstreckt sich quer zur Längsrichtung des

Gitters.

Das Gitter ist in der nachfolgend aufgeführten Weise mit einem

bitumenaffinen Haftmittel versehen:

6.1 Entweder ist das Gitter mit dem Haftmittel überzogen

6.2 oder die sich kreuzenden Fäden des Gitters bestehen aus

einem bitumenaffinen, insbesondere an Bitumen haftenden Ma-

terial.

Die sich kreuzenden Fäden sind auf ein dünnes Vlies aufgeraschelt.

Das Vlies weist ein Gewicht von 10 bis 50 g/m² auf.

Das Vlies wirkt nicht als Trennschicht zwischen der unter dem Gitter

und der über dem Gitter befindlichen Asphaltschicht.

10. Das Vlies ermöglicht eine gute Verzahnung der groben Körner des

auf das Gitter aufgebrachten Asphalt-Mischguts mit den groben Kör-

nern des unter dem Gitter befindlichen Mischguts.

Einige Merkmale bedürfen näherer Erörterung.

In der Streitpatentschrift wird nicht ausdrücklich ausgeführt, unter

welchen Voraussetzungen ein Gitter als weitmaschig im Sinne von Merkmal 1

anzusehen ist. Der Funktion, die dem Gitter nach dem Streitpatent zukommt,

und den in der Streitpatentschrift enthaltenen Ausführungen zum Stand der

Technik ist jedoch zu entnehmen, dass die Maschenweite deutlich größer sein

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muss als der größte Korndurchmesser des zur Anwendung gelangenden

Mischguts.

Aus Merkmal 9 ergibt sich, dass das textile Gitter zur Bewehrung zwi-

schen zwei aufeinanderliegenden Asphaltschichten verwendet werden soll.

Einem in dieser Weise verwendeten textilen Gitter kommt, wie der gerichtliche

Sachverständige näher erläutert hat, die Funktion zu, im Asphalt auftretende

Zugkräfte aufzunehmen und so der Bildung oder Ausdehnung von Rissen ent-

gegenzuwirken. Hierzu muss die Bewehrung möglichst geradlinig in einer Ebe-

ne wirken können. Andererseits sollten die beiden aneinandergrenzenden As-

phaltschichten möglichst gut miteinander verbunden sein. Dies kann erreicht

werden, indem die Maschenweite des Gitters so ausgewählt wird, dass sie

deutlich über dem größten Korndurchmesser jedenfalls der oberen Asphalt-

schicht liegt.

Diese Überlegungen liegen auch dem Streitpatent zugrunde. In der Streit-

patentschrift wird ausgeführt, die Maschenweite sollte vorzugsweise zwei- bis

zweieinhalbmal größer sein als der größte Korndurchmesser des zur Anwen-

dung gelangenden Mischguts (Sp. 2 Z. 4 bis 6). Diese Ausführungen setzen

sich zwar mit dem Stand der Technik auseinander. Als Nachteil von bekannten

Gittern mit diesen Merkmalen wird in der Streitpatentschrift jedoch nur deren

halbsteife Konsistenz angegeben, die zu Schwierigkeiten beim Verlegen führe.

Diese Schwierigkeiten werden nach dem Streitpatent dadurch überwunden,

dass ein zur Bewehrung geeignetes, weitmaschiges Gitter auf ein Vlies aufge-

bracht wird. Eine besondere, vom Stand der Technik abweichende Geometrie

dieses Gitters ist in der Streitpatentschrift nicht beschrieben. Daraus ergibt sich,

dass die Maschenweite des Gitters deutlich, vorzugsweise zwei- bis zweiein-

halbmal, größer sein muss als der größte Korndurchmesser des zur Anwen-

dung gelangenden Mischguts.

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Die Eigenschaften des in den Merkmalen 8 bis 10 näher definierten

Vlieses, auf das die sich kreuzenden Fäden des Gitters aufgeraschelt sind,

müssen ebenfalls auf die Beschaffenheit des zur Anwendung gelangenden

Mischguts abgestimmt sein.

Dem Vlies kommt nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift die

Funktion zu, die Haftung des verlegten Gitters auf der unteren Asphaltschicht

erheblich zu verstärken und dennoch eine gute Verzahnung der beiden As-

phaltschichten zu erreichen (Sp. 2 Z. 35 bis 45). Hierzu ist das verwendete

Vlies gemäß den Merkmalen 9 und 10 so ausgebildet, dass es nicht als Trenn-

schicht zwischen den beiden Asphaltschichten wirkt, sondern eine gute Ver-

zahnung zwischen diesen beiden Schichten ermöglicht. Die konkrete Beschaf-

fenheit, die hierfür erforderlich ist, hängt von der Beschaffenheit der beiden As-

phaltschichten ab, deren Verzahnung das Vlies ermöglichen soll.

II.

Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt

begründet:

Der Gegenstand des Streitpatents sei nicht neu. Die europäische Patent-

anmeldung 413 295 (D1) offenbare ein Geotextil für die Bewehrung von As-

phaltschichten, das alle räumlich-gegenständlichen Merkmale der vom Streitpa-

tent geschützten Verwendung aufweise. Dies gelte auch für die Merkmale 6.2

und 8. Das in D1 offenbarte Gitter müsse zwangsläufig Fäden aus einem an

Bitumen haftenden Material aufweisen, weil der Verbund zwischen dem Ge-

otextil und den Asphaltschichten durch ein Haftmittel wie zum Beispiel reines

Bitumen erreicht werden solle. Der im Streitpatent beanspruchte Bereich für das

Flächengewicht (10 g/m² bis 50 g/m²) falle mit seinem oberen Grenzwert in den

Offenbarungsgehalt von Anspruch 9 der Entgegenhaltung (50 g/m² bis

300 g/m²). Die Merkmale 9 und 10 beschränkten sich auf bloße Wirkungsanga-

ben. Mit ihnen werde lediglich der angestrebte Erfolg angegeben, der aus der

Kombination der Merkmale 2 bis 8 resultiere. Da das in D1 offenbarte Gitter

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diese Merkmale aufweise, müsse zwangsläufig auch deren resultierende Wir-

kung dieselbe sein. Dass in D1 auch die Verwendung eines solchermaßen defi-

nierten Gitters offenbart sei, ergebe sich schon aus den einleitenden Worten in

der Beschreibung der Entgegenhaltung, wonach die dort offenbarte Erfindung

ein Geotextil für die Bewehrung von Asphaltschichten im Straßenbau betreffe.

III.

Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren nur

im Ergebnis stand.

Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist der Gegenstand von

Patentanspruch 1 des Streitpatents neu.

Die auch in der Streitpatentschrift angeführte europäische Patent-

anmeldung 413 295 (D1) offenbart ein Geotextil für die Bewehrung von Asphalt-

schichten im Straßenbau, das viele der im Streitpatent aufgeführten Merkmale

aufweist, jedenfalls aber nicht das Merkmal 9.

In D1 werden die grundsätzlichen Vor- und Nachteile einer Gitter- und

einer Vliesstruktur angeführt und der Vorschlag unterbreitet, die Vorteile durch

einen Verbund beider Strukturen zu kombinieren. Anders als bei der vom

Streitpatent geschützten Verwendung ist die in D1 offenbarte Vlieskomponente

jedoch so ausgebildet, dass sie ein Durchdringen von Wasser verhindert. Sie

wirkt damit als Trennschicht und als Hindernis gegen mechanische Verzah-

nung. Damit fehlt es an Merkmal 9.

Eine andere Beurteilung ergibt sich nicht daraus, dass sich der in D1 of-

fenbarte Bereich für das Flächengewicht des Vliesstoffs (50 g/m² bis 300 g/m²)

in einem Wert mit dem vom Streitpatent beanspruchten Bereich (10 g/m² bis

50 g/m²) berührt. Zwar mag ein Vlies bei bestimmten Einsatzbedingungen auch

mit den in D1 offenbarten Werten so beschaffen sein, dass es nicht mehr als

Trennschicht wirkt. Dies führt entgegen der Auffassung des Patentgerichts je-

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doch nicht zur Offenbarung von Merkmal 9. In D1 wird weder offenbart noch

nahegelegt, das Vlies so zu verwenden, dass es nicht als Trennschicht zwi-

schen den beiden Asphaltschichten wirkt. Ob ein Vlies wasserdurchlässig ist

oder als Trennschicht gegen Wasser wirkt, hängt, wie die Klägerin in anderem

Zusammenhang dargelegt hat, nicht allein vom Flächengewicht des Vliesstoffs

ab, sondern in erster Linie davon, wie stark das Vlies mit Bitumen getränkt oder

imprägniert ist. Der Einsatz eines Vliesstoffs mit den in D1 offenbarten Eigen-

schaften führt mithin nicht ohne weiteres zur Verwirklichung von Merkmal 9.

Entscheidend ist vielmehr, ob und in welcher Weise das Vlies mit Imprägnier-

mitteln versehen wird. Den Ausführungen in D1, in denen die Wasserundurch-

lässigkeit ausdrücklich hervorgehoben wird, lässt sich auch vor diesem Hinter-

grund nicht unmittelbar und eindeutig entnehmen, das Vlies so auszugestalten,

dass es nicht als Trennschicht wirkt.

In der französischen Gebrauchsmusteranmeldung 2 713 253 (D29)

ist ein Komplexmaterial zur Verstärkung von Asphalt offenbart, das im Wesent-

lichen demselben Zweck dient wie die vom Streitpatent geschützte Verwen-

dung, aber nicht die Merkmale 6 und 7 aufweist.

Auch in D29 werden als Nachteile einer Gitterstruktur die Schwierigkeiten

beim Verlegen und beim Befahren mit Fahrzeugen vor der Aufbringung der

oberen Asphaltschicht geschildert. Zur Vermeidung dieser Nachteile wird ein

Komplexmaterial offenbart, das aus einem Gitter und einem Vlies besteht.

aa) Als bevorzugtes Material für das Gitter wird Glasfilamentgarn ange-

geben (S. 3 Abs. 2). Die Maschenweite beträgt bei einem Ausführungsbeispiel

40 x 26 mm (S. 5). Ergänzend wird ausgeführt, die Maschen sollten relativ groß

sein, damit selbst die gröbsten Kieselsteine im Belag direkten Kontakt mit dem

Unterbau erhielten (S. 2 Abs. 1).

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Damit sind die Merkmale 1 bis 5 offenbart. Das in D29 beschriebene Gitter

ist weitmaschig im Sinne von Merkmal 1, es besteht aus Glasfasern und damit

aus einem der in Merkmal 3 aufgeführten Materialien und setzt sich aus zwei

Sätzen paralleler lastaufnehmender Fäden zusammen, die in Längs- und Quer-

richtung verlaufen, wie dies in den Merkmalen 2, 4 und 5 vorgesehen ist.

Nicht ausdrücklich offenbart ist Merkmal 6. In dem in D29 geschilderten

Ausführungsbeispiel wird eine Haftschicht in Form einer Bitumenemulsion viel-

mehr auf die untere Asphaltschicht aufgebracht (S. 5 unten). Als Alternative

wird zwar in Betracht gezogen, auf diejenige Seite, die mit dem Boden in Kon-

takt sein soll, einen Stoff mit Hafteigenschaften aufzubringen (S. 7). Die Seite,

die mit der unteren Asphaltschicht in Kontakt steht, ist jedoch jedenfalls in dem

geschilderten Ausführungsbeispiel nicht das Gitter, sondern das Vlies (S. 6

oben).

bb) Das in D29 offenbarte Vlies weist ein Flächengewicht von 25 g/m²

auf (S. 5 oben). Es besteht aus einem Material, das beim Aufbringen der obe-

ren Asphaltschicht zerstört wird, wenn dessen Temperatur 150°C oder mehr

beträgt. Dadurch erhält das Material eine Gitterstruktur, wodurch eine optimale

Verbindung zwischen dem Untergrund und der Deckschicht erreicht wird (S. 6).

Damit sind die Merkmale 8 bis 10 offenbart.

Wie bei der vom Streitpatent geschützten Verwendung können auch mit

dem in D29 offenbarten Material die Vorteile, die eine Vliesstruktur beim Verle-

gen und vor dem Aufbringen der oberen Asphaltschicht bietet, genutzt werden,

ohne die Verbindung zwischen den beiden Asphaltschichten zu beeinträchtigen.

Dass die in D29 offenbarte Vliesstruktur beim Aufbringen der oberen Asphalt-

schicht zerstört wird, steht der Offenbarung der Merkmale 9 und 10 nicht entge-

gen. Zwar setzt die Beschreibung des Streitpatents implizit voraus, dass das

Vlies auch nach dem Aufbringen der Oberschicht noch vorhanden ist, weil die in

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den Merkmalen 9 und 10 definierten Wirkungen dadurch erzielt werden, dass

das Vlies hinreichend dünn und nachgiebig ist (Sp. 2 Z. 38 bis 41). Dies hat in

der Fassung, die Patentanspruch 1 im Einspruchsverfahren erhalten hat, jedoch

keinen Niederschlag gefunden. Deshalb sind die genannten Merkmale auch

dann verwirklicht, wenn die darin definierten Wirkungen durch Zerstörung des

Vlieses beim Einbringen der oberen Asphaltschicht erreicht werden.

Nicht offenbart ist das Merkmal 7. Zwar werden in D29 mehrere verschie-

dene Möglichkeiten zum Herstellen der Verbindung zwischen dem Gitter und

dem Vlies aufgeführt (S. 4 Abs. 4 und 5), darunter mit Nähen und Stricken auch

zwei Verfahren, die relativ große Ähnlichkeit mit dem in Merkmal 7 vorgesehe-

nen Aufrascheln aufweisen. Dennoch ist dieses Merkmal in D29 nicht unmittel-

bar und eindeutig offenbart.

Die sonstigen Entgegenhaltungen liegen weiter ab und bedürfen kei-

ner eingehenderen Befassung. Auch in diesen Entgegenhaltungen sind jeden-

falls die Merkmale 9 und 10 nicht offenbart.

Das angefochtene Urteil erweist sich jedoch im Ergebnis als richtig.

Der Gegenstand von Patentanspruch 1 des Streitpatents beruht nicht auf erfin-

derischer Tätigkeit.

Im Stand der Technik war aus verschiedenen Entgegenhaltungen

bekannt, dass der Bildung von Rissen in Straßenbelägen aus Asphalt durch

Einbau von Geotextilien entgegengewirkt werden kann. Zu den als geeignet

angesehenen Maßnahmen gehörten die Bewehrung einer Asphaltschicht mit

einer gitterförmigen Textilstruktur, um schon die Bildung von Rissen zu verhin-

dern, sowie der Einbau einer Zwischenlage aus Vliesstoff, um eine Abdichtung

gegen Wasser zu erreichen und die Fortpflanzung von Rissen von einer As-

phaltschicht in die andere zu verhindern. Bekannt waren auch Kombinationen

aus Vlies und Gitter, die im Vergleich zu einer bloßen Gitterstruktur zusätzliche

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Vorteile beim Verlegen bieten. Bei dem in D1 offenbarten Geotextil dient die

Kombination beider Strukturen zusätzlich auch der Verwirklichung aller anderen

Funktionen, die mit einem Vlies erreicht werden können. Bei der in D29 offen-

barten Kombination hat das Vlies hingegen lediglich die Funktion, in der Ver-

legephase bis zum Aufbringen der oberen Asphaltschicht eine leichtere Bear-

beitung zu ermöglichen; eine gegen Wasser abdichtende oder die beiden

Schichten trennende Wirkung wird dagegen zugunsten einer guten Verzahnung

der beiden Asphaltschichten vermieden.

Aus diesen unterschiedlichen Ausgestaltungen ergab sich für den Fach-

mann, dass eine Kombination aus Vlies und Gitter nicht nur dann eingesetzt

werden kann, wenn eine Dicht- oder Trennwirkung angestrebt wird, sondern

dass die Verwendung eines Vlieses als Verlegehilfe auch dann sinnvoll ist,

wenn eine gute Verzahnung der beiden Asphaltschichten erreicht werden soll.

Aus D29 ergab sich für den Fachmann zusätzlich der Hinweis, dass der

dort offenbarte Weg, die Vliesschicht so auszugestalten, dass sie sich beim

Aufbringen der oberen Asphaltschicht durch Wärmeeinwirkung auflöst und da-

mit eine optimale Verzahnung der beiden Asphaltschichten ermöglicht, nur

gangbar ist, wenn die für die Auflösung erforderliche Mindesttemperatur erreicht

wird, die in D29 mit 150°C angegeben ist.

Dies gab dem Fachmann Anlass, nach Abwandlungen zu suchen, bei de-

nen die in D29 beschriebenen Funktionen des Vlieses auch dann verwirklicht

werden können, wenn die genannte Temperaturgrenze nicht erreicht wird. Aus-

gehend davon hatte der Fachmann Veranlassung, nach anderen Verbundmate-

rialien zu suchen, bei denen dem Vlies zwar die in D1 und D29 beschriebene

Funktion als Verlegehilfe zukommt, nicht aber die in D1 zusätzlich angestrebte

Dichtungs- und Trennfunktion.

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Eine solche Suche führte den Fachmann jedenfalls zu dem Material Macrit

GTV/31, das ausweislich der in LS 6.3 veröffentlichten Anzeigen schon vor dem

Prioritätstag auch für Bodenbewehrung und Bitumendecken angeboten worden

ist und das ein perforiertes, dünnes und nachgiebiges Vlies aufweist. Zwar war

dieses Material aufgrund der geringen Maschenweite des Gitters für die vom

Streitpatent geschützte Verwendung allenfalls in Ausnahmefällen geeignet. Für

den mit der Herstellung von Verbundmaterialien betrauten Fachmann, der die

im Stand der Technik bekannten weitmaschigen Gitter entsprechend der Anre-

gung aus D29 mit einem besser geeigneten Vlies kombinieren wollte, stellte

dies aber keinen Grund dar, diese Anregung zu verwerfen. Er konnte die

Maschenweite des Gitters ohne weiteres an den angestrebten Verwendungs-

zweck anpassen und hatte aufgrund der Anregung in D29 auch Anlass hierzu.

Ob Macrit GTV/31 am Prioritätstag bereits mit einem Haftmittelüberzug mit

den in Merkmal 6 definierten Eigenschaften verfügbar war, bedarf keiner Aufklä-

rung. Die Ausgestaltung des Gitters in dieser Weise war jedenfalls durch D29

und D1 nahegelegt. Anlass, das Gitter entsprechend Merkmal 6.1 zumindest

aus einem bitumenaffinen Material auszugestalten, ergab sich schon aus des-

sen Zwecksetzung, nämlich der Bewehrung der oberen Asphaltschicht. Unab-

hängig davon wird auch in D1 ein Vliesstoff mit Bitumensaugfähigkeit als vor-

zugswürdig bezeichnet (Sp. 3 Z. 19 bis 21). Ferner wird ausgeführt, die Aus-

wahl des Rohstoffs für das Gewebe sei ähnlich wie beim Vliesstoff. Besonders

zu bevorzugen sei, beide Komponenten aus dem gleichen Rohstoff herzustellen

(Sp. 3 Z. 25 bis 29). Dies gab dem Fachmann auch bei einer Ausgestaltung

nach dem Vorbild von D29 Anlass, für das Gitter ebenfalls ein bitumenaffines

Material auszuwählen. Den von der Beklagten hervorgehobenen konzeptionel-

len Unterschieden zwischen D1 und D29 kommt insoweit keine ausschlagge-

bende Bedeutung zu, weil das Gitter nach beiden Konzepten dieselbe Funktion

hat.

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Für die mit Hilfsantrag 1 verteidigte Fassung von Patentanspruch 1

gilt nichts anderes.

Nach diesem Hilfsantrag ist als zusätzliches Merkmal vorgesehen, dass

das Vlies so dünn und nachgiebig ist, dass die in den Merkmalen 9 und 10 be-

schriebenen Wirkungen eintreten. Damit wird der Gegenstand des Streitpatents

zwar implizit auf Ausführungsformen beschränkt, bei denen das Vlies beim Auf-

bringen der oberen Asphaltschicht nicht zerstört wird. Auch solche Ausfüh-

rungsformen waren dem Fachmann aber aus den bereits genannten Gründen

durch D29 nahegelegt.

Entgegen der Auffassung der Beklagten ist den Ausführungen in D29 kein

Vorurteil dahin zu entnehmen, dass die Vliesschicht nach dem Aufbringen der

oberen Asphaltschicht nicht mehr vorhanden sein darf. In D29 ist der Gedanke,

von den vorteilhaften Wirkungen eines Vlieses nur während des Verlegens Ge-

brauch zu machen, zwar gewissermaßen in Reinform verwirklicht. Dieser Vor-

schlag führt aber nicht zu der Schlussfolgerung, das Vlies müsse zwingend zer-

stört werden. Als entscheidende Anregung ergibt sich aus D29 vielmehr, das

Vlies so auszugestalten, dass es nach dem Aufbringen der oberen Asphalt-

schicht nicht als Trennschicht wirkt. Dass dies auch mit einem Vlies möglich ist,

das beim Aufbringen der oberen Asphaltschicht nicht zerstört wird, aber so

dünn und nachgiebig ist, dass es einer Verzahnung der beiden Asphaltschich-

ten nicht im Wege steht, ergab sich für den Fachmann spätestens bei der Be-

trachtung am Markt erhältlicher Materialien wie Macrit GTV/31, das ein solches

Vlies bereits aufwies.

Für die mit Hilfsantrag 2 verteidigte Fassung von Patentanspruch 1

ergibt sich ebenfalls keine abweichende Beurteilung.

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In dieser Fassung soll das Teilmerkmal 6.1 entfallen. Damit gehören nur

noch solche Ausführungsformen zum Gegenstand des Streitpatents, bei denen

die Fäden des Gitters selbst aus einem bitumenaffinen Material bestehen.

Diese Ausgestaltung ist aus den bereits oben dargelegten Gründen jeden-

falls durch D29 und D1 nahegelegt.

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 97

Abs. 1 ZPO.

Meier-Beck

Mühlens

Gröning

Bacher

Hoffmann

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 04.08.2011 - 10 Ni 38/10 (EU) -