Urteil des BGH vom 24.06.2010
TOOOR! Leitsatzentscheidung
BUNDESGERICHTSHOF
BESCHLUSS
I ZB 115/08 Verkündet
am:
24. Juni 2010
Bürk
Justizhauptsekretärin
als
Urkundsbeamtin
der
Geschäftsstelle
in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend die Marke Nr. 304 22 565
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
TOOOR!
MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1, § 50 Abs. 1 und 2 Satz 1
Kann ein Markenwort aufgrund verschiedener Anbringungsformen an der
Ware oder Verpackung als Herkunftshinweis verstanden werden, darf die
Eintragung des Zeichens nicht wegen der Möglichkeit abgelehnt werden, für
eine bestimmte Anbringung eine Positionsmarke eintragen zu lassen. Viel-
mehr muss im Eintragungsverfahren festgestellt werden, ob das Publikum
unabhängig von der konkreten Präsentation auf Etiketten, Anhängern, Auf-
nähern oder der Verpackung der fraglichen Waren dem Zeichen (hier: dem
Zeichen TOOOR! auf Etiketten von Bekleidungsstücken) jeweils nur einen
beschreibenden Bezug zu den Waren und keinen Herkunftshinweis ent-
nimmt.
BGH, Beschluss vom 24. Juni 2010 - I ZB 115/08 - Bundespatentgericht
- 2 -
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-
lung vom 24. Juni 2010 durch die Richter Dr. Bergmann, Pokrant, Prof.
Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Kirchhoff
beschlossen:
Auf die Rechtsbeschwerde des Markeninhabers wird der Be-
schluss des 29. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundes-
patentgerichts vom 12. November 2008 unter Zurückweisung des
Rechtsmittels im Übrigen aufgehoben, soweit die Beschwerde ge-
gen die Anordnung der Löschung der Marke Nr. 304 22 565 für die
Waren
Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Sportbekleidung,
insbesondere T-Shirts, Sweatshirts, Baseballkappen, Fußballtrikots,
Fußballhosen, Fußballschuhe, Schienbeinschoner, Trainingsanzüge
zurückgewiesen worden ist.
Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweitigen Ver-
handlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurück-
verwiesen.
Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 €
festgesetzt.
- 3 -
Gründe:
1
I. Für den Markeninhaber ist seit dem 2. Juni 2005 die Wortmarke
Nr. 304 22 565
TOOOR!
für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 25, 28, 35, 38
und 41 eingetragen.
Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Lö-
schung der Marke beantragt, weil sie nicht unterscheidungskräftig und freihalte-
bedürftig sei und auch die weiteren Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 3
und 10 MarkenG vorlägen.
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Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Löschung der Marke we-
gen fehlender Unterscheidungskraft angeordnet.
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Gegen die Entscheidung hat der Markeninhaber Beschwerde eingelegt,
die er auf die Anordnung der Löschung für folgende Waren und Dienstleistun-
gen beschränkt hat:
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Computerspiele, Tonträger, Videos, CD-ROMs; Magazine, Bücher und Poster,
welche Technik und Taktik im Spiel vermitteln, Sammelalben mit Stickern, ins-
besondere mit Inhalten zum Sport, insbesondere Fußball; Bekleidungsstücke,
Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Sportbekleidung, insbesondere T-Shirts,
Sweatshirts, Baseballkappen, Fußballtrikots, Fußballhosen, Fußballschuhe,
Schienbeinschoner, Trainingsanzüge; Spiele, Spielzeug, Sportartikel, soweit in
Klasse 28 enthalten, insbesondere Bälle, Schläger, Plüschtiere, Maskottchen;
Vermietung von Werbeflächen und Werbezeiten in Fernsehen, Rundfunk, Inter-
net und mobile Services, wie SMS und MMS; Telekommunikation, Produktion
und Ausstrahlung von Comics und Realserien; Dienstleistungen eines Tonstudi-
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os sowie Übertragung und Ausstrahlung von Musik; Dienstleistungen, die der
Unterhaltung dienen, Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, sportliche und kultu-
relle Aktivitäten, Nachwuchs- und Talentförderung im Sport, insbesondere Fuß-
ball durch Veranstaltung von Workshops, Seminaren und Trainingslagern,
Betreiben von Sport- insbesondere Fußballschulen und -camps.
Die Beschwerde des Markeninhabers ist ohne Erfolg geblieben (BPatG,
Beschl. v. 12.11.2008 - 29 W (pat) 85/07, juris).
5
Hiergegen wendet sich der Markeninhaber mit der (zugelassenen)
Rechtsbeschwerde. Die Antragstellerin beantragt, das Rechtsmittel zurückzu-
weisen.
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II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, es lägen die Vorausset-
zungen der Schutzentziehung nach § 50 Abs. 1, 2 Satz 1 i.V. mit § 8 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG vor. Zur Begründung hat es ausgeführt:
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8
Der Marke fehle von Haus aus jegliche Unterscheidungskraft. Es handele
sich um einen Begriff der allgemeinen Sprache, den generationenübergreifend
alle gesellschaftlichen Schichten nur für ein bestimmtes Ereignis verwendeten.
Das Wort "TOOOR!" werde zudem zur Beschreibung des Gegenstands und der
Anpreisung verschiedenster Waren und Dienstleistungen benutzt.
III. Die Rechtsbeschwerde hat zum Teil Erfolg. Die angefochtene Ent-
scheidung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand, soweit das Bundespa-
tentgericht die Löschungsentscheidung der Marke "TOOOR!" durch das Deut-
sche Patent- und Markenamt für die Waren
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Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Sportbekleidung, insbe-
sondere T-Shirts, Sweatshirts, Baseballkappen, Fußballtrikots, Fußballhosen,
Fußballschuhe, Schienbeinschoner, Trainingsanzüge
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wegen fehlender Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bestä-
tigt hat. Zu Recht hat das Bundespatentgericht dagegen die Voraussetzungen
für eine Löschung der angegriffenen Marke im Hinblick auf die weiteren Waren
und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 28, 35, 38 und 41 bejaht (§ 50 Abs. 1,
2 Satz 1 i.V. mit § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).
1. Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer
Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs-
mittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleis-
tungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und
die Waren oder Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen
unterscheidet (vgl. EuGH, Urt. v. 21.1.2010 - C-398/08, GRUR 2010, 228 Tz. 33
= WRP 2010, 364 - Audi [Vorsprung durch Technik]; BGH, Beschl. v. 9.7.2009
- I ZB 88/07, GRUR 2010, 138 Tz. 23 = WRP 2010, 260 - ROCHER-Kugel).
Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der ge-
kennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Da allein das
Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist
ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unter-
scheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH, Beschl.
v. 4.12.2008 - I ZB 48/08, GRUR 2009, 778 Tz. 11 = WRP 2009, 813 - Willkom-
men im Leben; Beschl. v. 14.1.2010 - I ZB 32/09, GRUR 2010, 640 Tz. 10 =
WRP 2010, 891 - hey!). Die Unterscheidungskraft ist im Hinblick auf jede der
Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz beansprucht, gesondert
zu beurteilen. Abzustellen ist auf die Anschauung des angesprochenen Ver-
kehrs. Dabei kommt es auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal infor-
mierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrau-
chers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen an (EuGH, Urt. v. 8.5.2008
- C-304/06, Slg. 2008, I-3297 = GRUR 2008, 608 Tz. 67 - EUROHYPO; BGH,
10
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Beschl. v. 15.1.2009 - I ZB 30/06, GRUR 2009, 411 Tz. 8 = WRP 2009, 439
- STREETBALL).
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2. Das Bundespatentgericht hat die Unterscheidungskraft der Wortmarke
"TOOOR!" verneint, weil es sich um einen Begriff der Allgemeinsprache hande-
le, mit dem die Begeisterung beim Erzielen eines Treffers beim Ballspiel ausge-
drückt werde. Der nachdrückliche Begeisterungsschrei werde durch eine
Schreibweise mit mehr als einem "O" gekennzeichnet. Das Ausrufezeichen un-
terstreiche die Emotionalität des Ausrufs. Die Schreibweise mit drei "O" und
einem Ausrufezeichen sei nicht ungewöhnlich; diese Abweichung vom be-
schreibenden Begriff "Tor" begründe keine Unterscheidungskraft. Vielfach wer-
de der Begriff "TOOOR!" zur Anpreisung von Waren und Dienstleistungen ver-
wandt.
3. Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde, soweit die Waren und
Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 28, 35, 38 und 41 betroffen sind, ohne Er-
folg mit der Begründung, das Markenwort "TOOOR!" stehe in keinem beschrei-
benden Zusammenhang zu den in Rede stehenden Waren und Dienstleistun-
gen, sondern werde mit ihnen allenfalls aufgrund von Assoziationen in Verbin-
dung gebracht. Zunächst müsse das Publikum die anderen Bedeutungen des
Worts "TOOOR!" (Zugang, Narr, germanische Gottheit [richtige Schreibweise
allerdings Thor]) ausschließen und eine Verbindung zwischen der danach
verbleibenden Bedeutung eines Treffers bei bestimmten Sportarten und den in
Rede stehenden Waren und Dienstleistungen herstellen. Nicht jeder Themen-
bezug sei ausreichend, um dem Zeichen jegliche Unterscheidungskraft abzu-
sprechen.
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a) Das Bundespatentgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass das
Markenwort "TOOOR!" für die Waren
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Computerspiele, Tonträger, Videos, CD-ROMs; Magazine, Bücher und Poster,
welche Technik und Taktik im Sport vermitteln, Sammelalben mit Stickern, ins-
besondere mit Inhalten zum Sport, insbesondere Fußball; Spiele, Spielzeug,
Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten, insbesondere Bälle, Schläger
nicht über die erforderliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG verfügt, weil es vom Verkehr als Hinweis auf deren Inhalt und nicht
als Hinweis auf die Herkunft aus einem Unternehmen aufgefasst wird.
aa) Zeichen oder Angaben, die sich in der Art eines Titels zur Angabe
des Inhalts für die beanspruchten Waren eignen, fehlt regelmäßig die erforderli-
che Unterscheidungskraft (BGH, Beschl. v. 17.2.2000 - I ZB 33/97, GRUR
2000, 882, 883 = WRP 2000, 1140 - Bücher für eine bessere Welt; BGH GRUR
2009, 778 Tz. 16 - Willkommen im Leben). Nicht maßgeblich ist in diesem Zu-
sammenhang, ob der Werkinhalt durch die Bezeichnung thematisch genau an-
gegeben wird. Auch Werktitel sind oft vage und unbestimmt gehalten. Wird die
Bezeichnung als Hinweis auf den - wie auch immer gearteten - Inhalt des
Werks verstanden und erlangt sie damit eine werktitelähnliche Funktion, dient
sie nach Auffassung des Verkehrs jedenfalls nicht als Unterscheidungsmittel
der Waren und Dienstleistungen. Die Unterscheidungskraft beurteilt sich auch
für die in Rede stehenden Waren nicht nach den geringeren Anforderungen für
Werktitel, sondern nach markenrechtlichen Grundsätzen (BGH, Beschl. v.
17.5.2001 - I ZB 60/98, GRUR 2001, 1043, 1045 = WRP 2001, 1202 - Gute Zei-
ten - Schlechte Zeiten; Beschl. v. 22.1.2009 - I ZB 34/08, GRUR 2009, 949
Tz. 17 = WRP 2009, 963 - My World).
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bb) Das Bundespatentgericht hat anhand einer Reihe von Beispielen
rechtsfehlerfrei angenommen, dass das Wort "TOOOR!" als Hinweis auf den
Inhalt der Waren verwendet wird. Dies gilt für die Waren
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Computerspiele, Tonträger, Videos, CD-ROMs; Magazine, Bücher und Poster,
welche Technik und Taktik im Sport vermitteln, Sammelalben mit Stickern, ins-
besondere mit Inhalten zum Sport, insbesondere Fußball; Spiele, Spielzeug,
Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten, insbesondere Bälle, Schläger.
Die Rechtsbeschwerde rügt ohne Erfolg, das Bundespatentgericht habe
in diesem Zusammenhang auf Verwendungsbeispiele abgestellt, die nach dem
Eintragungszeitpunkt lägen, nach dem eine Änderung der Verkehrsauffassung
durch die Fußballweltmeisterschaft in Deutschland stattgefunden habe. Für eine
entsprechende Änderung der Verkehrsauffassung des Markenworts "TOOOR!"
als Sachangabe bestehen keine Anhaltspunkte. Auch die Rechtsbeschwerde
zeigt solche nicht auf. Vielmehr hat das Bundespatentgericht auch die Recher-
cheergebnisse des Deutschen Patent- und Markenamts in Bezug genommen,
die die Verwendung des Begriffs "TOOOR" als Inhaltsangabe vor Markenein-
tragung belegen.
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In diesem Zusammenhang kommt es nicht entscheidend darauf an, dass
das Wort "Tor" verschiedene Bedeutungen hat. Zwar können die Mehrdeutigkeit
und die Interpretationsbedürftigkeit einer Aussage ein Anhalt für eine hinrei-
chende Unterscheidungskraft sein (BGH GRUR 2010, 640 Tz. 14 - hey!). Ob
davon für das Wort "Tor" bei den fraglichen Waren und Dienstleistungen aus-
zugehen sein kann, braucht nicht entschieden zu werden. Mehrdeutig oder in-
terpretationsbedürftig ist das Markenwort "TOOOR!" nicht, weil es nach den
Feststellungen des Bundespatentgerichts nur als begeisterter Ausruf nach ei-
nem erzielten Treffer beim Ballspiel und nicht in den von der Rechtsbeschwerde
ausgeführten weiteren Bedeutungen aufgefasst wird.
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Das Bundespatentgericht hat nicht festgestellt, es gebe auf den in Rede
stehenden Warensektoren naheliegende Möglichkeiten, das angemeldete Mar-
kenwort in einer Art zu verwenden, dass es vom Verkehr als Marke aufgefasst
werde (vgl. BGH, Beschl. v. 21.9.2000 - I ZB 35/98, GRUR 2001, 240, 242 =
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WRP 2001, 157 - SWISS ARMY). Dagegen erinnert die Rechtsbeschwerde
nichts; Rechtsfehler sind insoweit auch nicht ersichtlich.
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b) Eine den Inhalt beschreibende Angabe des Begriffs "TOOOR!" schei-
det allerdings für "Plüschtiere, Maskottchen" aus. Vom Vorliegen des Schutz-
hindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für diese Waren ist das Bundespa-
tentgericht gleichwohl ebenfalls zutreffend ausgegangen.
Einer Marke kann die Unterscheidungskraft nicht nur wegen ihres im
Vordergrund stehenden beschreibenden Gehalts, sondern auch aus anderen
Gründen fehlen. Solche Gründe sind gegeben, wenn es sich bei dem Zeichen
um ein geläufiges und alltägliches Wort der deutschen Sprache oder einer be-
kannten Fremdsprache handelt, das der Verkehr stets nur als solches, nicht
jedoch als Unterscheidungsmittel versteht. Dies liegt bei Angaben nahe, die
allgemein verwendet werden oder nur als Anpreisungen und Werbeaussagen
allgemeiner Art aufgefasst werden (vgl. EuGH, Urt. v. 21.10.2004 - C-64/02,
Slg. 2004, I-10031 = GRUR 2004, 1027 Tz. 38 - DAS PRINZIP DER BEQUEM-
LICHKEIT; BGH, Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 34/98, GRUR 2001, 735, 736 =
WRP 2001, 692 - Test it.; BGH GRUR 2009, 949 Tz. 27 - My World).
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Nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts wird die Bezeich-
nung "TOOOR!" für diese Waren aufgrund des Bezugs zu Ballspielen vom Ver-
kehr als allgemeine Anpreisung und nicht als Hinweis auf die Herkunft der Pro-
dukte aus einem Unternehmen aufgefasst.
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c) Die Annahme des Bundespatentgerichts, für
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Telekommunikation, Produktion und Ausstrahlung von Comics und Realserien;
Dienstleistungen, die der Unterhaltung dienen, Unterhaltung, sportliche und kul-
turelle Aktivitäten
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werde die Bezeichnung "TOOOR!" nur als Sachangabe aufgefasst, hält einer
rechtlichen Nachprüfung ebenfalls stand. Nach den Feststellungen des Bun-
despatentgerichts fasst das Publikum das Markenwort wegen seines themati-
schen Bezugs zum Inhalt von Sendungen, Foren und Chatrooms nur als Sach-
aussage auf. Dies gilt auch für die Dienstleistung "Telekommunikation", zu der
das Bundespatentgericht auch das Sammeln und Liefern von Nachrichten, die
Bereitstellung von Internet-Chatrooms und den elektronischen Austausch von
Nachrichten mittels Chatlines, Chatrooms und Internet-Foren gezählt hat.
d) Für die Dienstleistungen
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Vermietung von Werbeflächen und Werbezeiten in Fernsehen, Rundfunk, Inter-
net und mobile Services, wie SMS und MMS
hat das Bundespatentgericht das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG zu Recht bejaht. Es hat dies aus einem hinreichend engen Bezug zwi-
schen der Bezeichnung "TOOOR!" und dem Gegenstand der Werbung, auf die
sich die Dienstleistungen beziehen, gefolgert. Gleiches gilt für die Dienstleis-
tungen eines Tonstudios, die die Produktion von Tonaufnahmen umfassen, so-
wie für Übertragung und Ausstrahlung von Musik. Die Dienstleistungen weisen
nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts einen Bezug zu dem Inhalt
der Tonträger und der Musik auf. Wegen dieser inhaltsbeschreibenden Funktion
fehlt dem Markenwort jegliche Unterscheidungskraft für diese Dienstleistungen
(vgl. auch BGH GRUR 2009, 949 Tz. 20 - My World).
e) Das Bundespatentgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass
dem Markenwort "TOOOR!" für die Dienstleistungen
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Erziehung, Ausbildung, Nachwuchs- und Talentförderung im Sport, insbesonde-
re Fußball durch Veranstaltung von Workshops, Seminaren und Trainingsla-
gern, Betreiben von Sport- insbesondere Fußballschulen und -camps
jegliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt. Das Pub-
likum wird nach den rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen des Bundespa-
tentgerichts die Bezeichnung "TOOOR!" für die Dienstleistungen nicht als Hin-
weis auf die Herkunft aus einem Unternehmen, sondern als beschreibende
Sachangabe über die Ausbildung ansehen.
4. Entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts kann die Unter-
scheidungskraft der Marke "TOOOR!" für die Waren
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Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Sportbekleidung, insbe-
sondere T-Shirts, Sweatshirts, Baseballkappen, Fußballtrikots, Fußballhosen,
Fußballschuhe, Schienbeinschoner, Trainingsanzüge
auf der Grundlage der bislang vom Bundespatentgericht getroffenen Feststel-
lungen nicht verneint werden.
a) Das Bundespatentgericht hat angenommen, für diese Waren, die auch
bei Ballspielen und als Fanartikel im Ballsportbereich Verwendung fänden, wer-
de das Publikum das Wort "TOOOR!" nur als Ausdruck der Begeisterung nach
einem erzielten Treffer auffassen und es nicht als Herkunftshinweis verstehen.
Soweit nicht auszuschließen sei, dass das Zeichen auf den genannten Waren
an einer Stelle in einer Aufmachung angebracht werden könne, dass es vom
Verkehr als Marke verstanden werde, könne dies für Wortmarken im Register-
verfahren nicht berücksichtigt werden. Sollte sich der Schutz der Wortmarke nur
aus ihrer Position ergeben, hätte der Markeninhaber die Form der Positions-
marke wählen müssen.
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b) Diese Ausführungen halten den Angriffen der Rechtsbeschwerde nicht
stand.
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Zu den Umständen, die in die Beurteilung der Unterscheidungskraft der
Marke einzubeziehen sind, gehören auch die üblichen Kennzeichnungsge-
wohnheiten auf dem in Rede stehenden Warensektor. Hierzu rechnet die Art
und Weise, in der Kennzeichnungsmittel bei den betreffenden Waren und
Dienstleistungen üblicherweise verwendet werden, insbesondere wo sie ange-
bracht werden (BGH, Beschl. v. 24.4.2008 - I ZB 21/06, GRUR 2008, 1093
Tz. 22 = WRP 2008, 1428 - Marlene-Dietrich-Bildnis I). Daher kann es von der
tatsächlichen Art und Weise der Anbringung auf oder im Zusammenhang mit
der betreffenden Ware oder Dienstleistung abhängen, ob ein Zeichen von den
angesprochenen Verkehrskreisen im Einzelfall als betrieblicher Herkunftshin-
weis verstanden wird oder nicht. Im Eintragungsverfahren erfordert die Annah-
me der Unterscheidungskraft es nicht, dass grundsätzlich jede denkbare Ver-
wendung des Zeichens markenmäßig sein muss. Es genügt, wenn es praktisch
bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten gibt, das angemeldete Zeichen
bei den Waren und Dienstleistungen, für die es eingetragen werden soll, so zu
verwenden, dass es vom Verkehr ohne weiteres als Marke verstanden wird
(BGH GRUR 2008, 193 Tz. 22 - Marlene-Dietrich-Bildnis I; BGH, Beschl. v.
31.3.2010 - I ZB 62/09, GRUR 2010, 825 Tz. 21 = WRP 2010, 1149 - Marlene-
Dietrich-Bildnis II).
Es kann vorliegend offenbleiben, ob die Anmeldung hätte beschränkt
werden müssen, wenn es nur eine praktisch naheliegende Verwendungsform
als betriebliches Herkunftszeichen gibt, etwa durch Anbringung des Zeichens
an einer genau bestimmten Stelle der betreffenden Ware (sogenannte Positi-
onsmarke). Im Regelfall werden sich praktisch bedeutsame und naheliegende
Verwendungsmöglichkeiten nicht nur für eine einzige, genau bestimmte Positi-
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- 13 -
on des Zeichens auf der Ware ergeben. Schon bei einem Etikett besteht eine
Vielzahl von Möglichkeiten, dieses an unterschiedlichen Stellen der betreffen-
den Ware so anzubringen, dass der Verkehr in dem auf dem Etikett befindli-
chen Zeichen einen Herkunftshinweis sieht. Dasselbe gilt bei der Anbringung
des Zeichens auf anderen üblichen Kennzeichnungsmitteln wie beispielsweise
Anhängern, Aufnähern und dergleichen (vgl. § 14 Abs. 4 Nr. 1 MarkenG). Auf
der Verpackung der Ware kann das Zeichen gleichfalls so angebracht sein,
dass der Verkehr es als Herkunftshinweis versteht (vgl. BGH GRUR 2010, 825
Tz. 22 - Marlene-Dietrich-Bildnis II).
Verbindet der Verkehr mit dem Zeichen bei derartigen Verwendungsmög-
lichkeiten keine bloß beschreibende Angabe über die Ware selbst oder deren
Eigenschaften, kann ihm nicht jegliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden, selbst wenn es auch Verwendungsmög-
lichkeiten gibt, bei denen der Verkehr das Zeichen nicht als Herkunftshinweis
versteht. Kommen mehrere praktisch naheliegende und bedeutsame Verwen-
dungsmöglichkeiten als Herkunftshinweis in Betracht, kann der Anmelder auch
nicht darauf verwiesen werden, seine Anmeldung auf eine einzige, eng umris-
sene Verwendung zu beschränken, etwa auf die Anbringung als Kennzeich-
nungsmittel an einer bestimmten Stelle der Ware. Das Interesse der Allgemein-
heit sowie der übrigen Marktteilnehmer, das angemeldete Zeichen in einer Art
und Weise benutzen zu dürfen, in der es vom Verkehr nicht als Herkunftshin-
weis verstanden wird, erfordert eine solche Beschränkung des Markenschutzes
bereits im Eintragungsverfahren nicht. Diesem Interesse wird hinreichend da-
durch Rechnung getragen, dass bei einer solchen Verwendung eine (marken-
mäßige) Benutzung des Zeichens i.S. von § 14 Abs. 2 MarkenG und damit eine
Markenverletzung zu verneinen ist (vgl. auch Ullmann, jurisPR-WettbR 11/2008,
Anm. 1). Aus diesem Grund kommt es für die Eintragung auch nicht darauf an,
ob die Möglichkeiten, das Zeichen als Herkunftshinweis zu verwenden, gegen-
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über den Verwendungen überwiegen, bei denen der Verkehr darin keinen sol-
chen Herkunftshinweis erblickt (vgl. EuGH GRUR 2010, 228 Tz. 45 - Audi [Vor-
sprung durch Technik]; BGH GRUR 2010, 825 Tz. 23 - Marlene-Dietrich-Bild-
nis II). Die Anbringung eines Zeichens auf Etiketten der fraglichen Waren führt
aber auch nicht dazu, dass der Verkehr es ausnahmslos als Herkunftshinweis
versteht. Vielmehr kann auch bei der Anbringung auf Etiketten die Frage, ob der
Verkehr das Zeichen als Herkunftshinweis ansieht, nach der Art des Zeichens
und der Waren, an denen das Etikett angebracht wird, variieren (vgl. BGH, Urt.
v. 14.1.2010 - I ZR 92/08, GRUR 2010, 838 Tz. 20 = WRP 2010, 1043 - DDR-
Logo). Dies kommt in Betracht, wenn der Verkehr bei bestimmten Waren wegen
einer besonderen Nähe der Verwendungsmöglichkeiten zu Ballsportarten dem
Markenwort "TOOOR!" unabhängig von der konkreten Präsentation auf Etiket-
ten, Anhängern, Aufnähern oder der Verpackung der Waren jeweils nur einen
beschreibenden Bezug zur Verwendung der Waren und keinen Herkunftshin-
weis entnimmt (vgl. BGH GRUR 2009, 411 Tz. 11 - STREETBALL).
Das Bundespatentgericht hat nicht ausgeschlossen, dass der Verkehr die
Bezeichnung "TOOOR!" als Marke versteht, wenn sie etwa auf dem Etikett der
Bekleidung verwendet wird. Auf eine bestimmte Stelle, an der das Etikett ange-
bracht wird, hat das Bundespatentgericht in diesem Zusammenhang nicht ab-
gestellt. Kommt danach in Betracht, dass der Verkehr das Zeichen "TOOOR!"
bei der Anbringung auf Etiketten als Hinweis auf die Herkunft der Waren aus
einem bestimmten Unternehmen ansieht, kann nicht davon ausgegangen
werden, dem Zeichen fehle jede Unterscheidungskraft.
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Das Bundespatentgericht hat bislang keine Feststellungen dazu getrof-
fen, ob der Verkehr bei den in Rede stehenden Waren die Bezeichnung
"TOOOR!" als Herkunftshinweis auffasst, wenn sie in einer Art und Weise ange-
bracht wird, in der Kennzeichnungsmittel bei den betreffenden Waren üblicher-
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weise verwendet werden. Diese Feststellungen wird das Bundespatentgericht
bei der erneuten Prüfung des Schutzhindernisses fehlender Unterscheidungs-
kraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nachzuholen haben.
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IV. Die angefochtene Entscheidung ist somit aufzuheben, soweit das
Bundespatentgericht die Beschwerde gegen den Beschluss des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts über die Löschung der Eintragung der Marke "TOOOR!"
für die unter III 4 aufgeführten Waren zurückgewiesen hat. Insoweit ist die Sa-
che zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentge-
richt zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG). Im Übrigen ist die
Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.
Bergmann Pokrant Büscher
Schaffert
Kirchhoff
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 12.11.2008 - 29 W (pat) 85/07 -