Urteil des BGH vom 29.04.2014, X ZR 20/11

Entschieden
29.04.2014
Schlagworte
Röhre, Erfindung, Ausdehnung, Patentanspruch, Patentgericht, Muster, öffnung, Form, Zustand, Minimal
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BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 20/11 Verkündet am: 29. April 2014 Wermes Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 29. April 2014 durch

den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Dr. Grabinski, Hoffmann, Dr. Deichfuß und die Richterin Dr. Kober-Dehm

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Beklagten wird das am 21. Januar 2011 an

Verkündungs Statt zugestellte Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts abgeändert.

Das deutsche Patent 195 49 477 wird dadurch teilweise für nichtig

erklärt, dass die Patentansprüche 1 bis 9 durch folgende Patentansprüche 1 bis 7 ersetzt werden:

"1. Stent, welcher als eine Röhre ausgebildet ist und in

ein Blutgefäß oder eine andere Öffnung im Körper

einführbar ist, in welchem er ausdehnbar ist, mit

folgenden Merkmalen:

a) eine Vielzahl von ersten Mäandermustern (11),

welche sich in eine erste Richtung (9) erstrecken,

b) eine Vielzahl von zweiten Mäandermustern

(12), welche sich in eine zweite, von der ersten

verschiedene Richtung (13) erstrecken,

c) die ersten und zweiten Mäandermuster (11, 12)

sind aus flachem Metall ausgebildet (nicht aus

Draht) und weisen Schlaufen (14, 16, 18, 20)

auf,

d) die ersten und zweiten Mäandermuster (11, 12)

sind derart verbunden, dass zumindest eine

Schlaufe (14, 16) jedes ersten Mäandermusters

(11) zwischen den benachbarten zweiten Mäandermustern (12) und zumindest eine Schlaufe (18, 20) jedes zweiten Mäandermusters (12)

zwischen den benachbarten ersten Mäandermustern (11) angeordnet ist.

2. Stent nach Anspruch 1, bei dem die ersten und

zweiten Mäandermuster (11, 12) derart verbunden

sind, dass sie geschlossene Zellen (42, 44) bilden,

die eine Vielzahl von Schlaufen (14, 16, 18, 20)

aufweisen.

3. Stent, welcher als eine Röhre ausgebildet ist und in

ein Blutgefäß oder eine andere Öffnung im Körper

einführbar ist, in welchem er ausdehnbar ist, mit

folgenden Merkmalen:

a) eine Vielzahl von ersten Mäandermustern (11),

welche sich in einer ersten Richtung (9) erstrecken,

b) eine Vielzahl von zweiten Mäandermustern

(12), welche sich in eine zweite, von der ersten

Richtung verschiedene Richtung (13) erstrecken,

c) die ersten und zweiten Mäandermuster (11, 12)

sind aus flachem Metall ausgebildet (nicht aus

Draht) und sind derart verbunden, dass sie eine

allgemein gleichmäßige, verteilte Struktur aus

Zellen (42, 44) bilden, so dass bei radialer Ausdehnung des Stents seine Gesamtlänge im

Wesentlichen gleich bleibt, da einige Zellenelemente des Stents in der Längsrichtung der

Röhre wachsen, während einige Zellenelemente des Stents in der Längsrichtung der Röhre

schrumpfen,

d) die ersten und zweiten Mäandermuster (11, 12)

weisen Schlaufen (14, 16, 18, 20) auf und sind

derart verbunden, dass zumindest eine Schlaufe (14, 16) jedes ersten Mäandermusters (11)

zwischen den benachbarten zweiten Mäandermustern (12) und zumindest eine Schlaufe (18,

20) jedes zweiten Mäandermusters (12) zwischen den benachbarten ersten Mäandermustern (11) angeordnet ist.

4. Stent nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei dem

die erste und zweite Richtung (9, 13) orthogonal

sind.

5. Stent nach einem der Ansprüche 1 bis 4, bei dem

bei Ausdehnungen Änderungen in der Form der

Schlaufen (14, 16, 18, 20) dem Stent Steifigkeit verleihen, damit der Stent ein Blutgefäß oder eine andere Körperöffnung auf einem gewünschten inneren Durchmesser halten kann.

6. Stent nach einem der Ansprüche 1 bis 5, bei dem

der Stent in einer der nachfolgenden Arten endbe-

arbeitet ist: Plattieren mit einem Schutzmaterial,

Einbetten eines Medikaments oder Beschichten mit

einem Material.

7. Stent nach einem der Ansprüche 1 bis 6, bei dem

auch im ausgedehnten Zustand des Stents erste

und zweite Mäandermuster gegeben sind."

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerinnen 2/3 und

die Beklagte 1/3.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1Die Beklagte ist Inhaberin des deutschen Patents 195 49 477 (Streitpatents), das ­ unter Inanspruchnahme der Prioritäten zweier US-amerikanischer

Patentanmeldungen vom 28. Juli 1994 und 31. Mai 1995 - am 26. Juli 1995 angemeldet wurde. Das Streitpatent umfasst neun Patentansprüche, von denen

die Patentansprüche 1 und 3 folgenden Wortlaut haben:

"1. Stent, welcher als eine Röhre ausgebildet ist und in ein Blutgefäß oder eine andere Öffnung im Körper einführbar ist, in

welchem er ausdehnbar ist, mit folgenden Merkmalen:

a) eine Vielzahl von ersten Mäandermustern (11), welche

sich in eine erste Richtung (9) erstrecken,

b) eine Vielzahl von zweiten Mäandermustern (12), welche

sich in eine zweite, von der ersten verschiedene Richtung (13) erstrecken,

c) die ersten und zweiten Mäandermuster (11, 12) weisen

Schlaufen (14, 16, 18, 20) auf,

d) die ersten und zweiten Mäandermuster (11, 12) sind

derart verbunden, dass zumindest(ens) eine Schlaufe

(14, 16) jedes ersten Mäandermusters (11) zwischen den

benachbarten zweiten Mäandermustern (12) und zumindest(ens) eine Schlaufe (18, 20) jedes zweiten Mäandermusters (12) zwischen den benachbarten ersten

Mäandermustern (11) angeordnet ist.

3. Stent, welcher als eine Röhre ausgebildet ist und in ein Blutgefäß oder eine andere Öffnung im Körper einführbar ist, in

welchem er ausdehnbar ist, mit folgenden Merkmalen:

a) eine Vielzahl von ersten Mäandermustern (11), welche

sich in einer ersten Richtung (9) erstrecken,

b) eine Vielzahl von zweiten Mäandermustern (12), welche

sich in eine zweite, von der ersten Richtung verschiedene Richtung (13) erstrecken,

c) die ersten und zweiten Mäandermuster (11, 12) sind

derart verbunden, dass sie eine allgemein gleichmäßige,

verteilte Struktur aus Zellen (42, 44) bilden, so dass bei

radialer Ausdehnung des Stents seine Gesamtlänge im

Wesentlichen gleich bleibt, da einige Zellenelemente des

Stents in der Längsrichtung der Röhre wachsen, während einige Zellenelemente des Stents in der Längsrichtung der Röhre schrumpfen."

2Patentanspruch 2 ist auf Patentanspruch 1, die Patentansprüche 4 bis 9

sind auf die Patentansprüche 1 und 3 unmittelbar oder mittelbar rückbezogen.

3 Die Klägerinnen haben geltend gemacht, der Gegenstand der Patentansprüche 1 und 3 gehe über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung hinaus und sei nicht patentfähig, weil er weder neu sei

noch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Der Gegenstand von Patentanspruch 3 sei zudem nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann ihn ausführen könne. Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten

Fassung und mit zwei Hilfsanträgen verteidigt.

4Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Dagegen richtet

sich die Berufung der Beklagten, wobei sie das Klagepatent zuletzt mit einem

gegenüber der erteilten Fassung der Patentansprüche abweichenden Hauptantrag sowie vier Hilfsanträgen verteidigt. Die Klägerinnen beantragen, die Berufung zurückzuweisen.

5Im Auftrag des Senats hat Prof. Dr.-Ing.

, ein schriftliches Gutachten erstellt, das er in der mündlichen

Verhandlung erläutert und ergänzt hat.

Entscheidungsgründe:

6Die Berufung der Beklagten ist zulässig und hat im zuletzt noch geltend

gemachten Umfang auch Erfolg.

7I. Das Streitpatent betrifft einen Stent. Dabei handelt es sich um ein

Implantat, das in ein Blutgefäß oder ein anderes Hohlorgan des Körpers eingebracht und dort aufgeweitet (expandiert) wird, um das Hohlorgan dauerhaft offen zu halten. In der Beschreibung wird erläutert, dass der Stent typischerweise

mittels eines aufblasbaren Ballonkatheters an den gewünschten Ort im Körper

zugeführt und ausgedehnt werde, dass aber auch andere mechanische Vorrichtungen bekannt seien, mit denen die Ausdehnung des Stents bewirkt werden

könne (Rn. 2).

8Wie in der Beschreibung weiterhin ausgeführt wird, sind Stents mit ausdehnbaren röhrenförmigen Implantaten bekannt, die eine Vielzahl von parallel

zur Längsachse der Röhre angeordneten Schlitzen aufweisen. Da die Implantate relativ steif seien, seien sie mit flexiblen schraubenförmigen Verbindern verbunden, so dass die Stents auch durch ein gekrümmtes Blutgefäß zum gewünschten Ort geführt werden könnten. Dabei auftretende Verdrehbewegungen

der schraubenförmigen Verbinder könnten jedoch für das Blutgefäß schädlich

sein. Andere bekannte Stents wiesen deshalb gerade Verbinder auf, die aber

nicht die erforderliche Festigkeit hätten (Rn. 4 f.).

9Nach den Angaben des Streitpatents liegt der Erfindung das Problem

zugrunde, einen flexiblen Stent bereitzustellen, der während der Ausdehnung

minimal in der Längsrichtung schrumpft (Rn. 8).

10Nach den Patentansprüchen 1 und 3 jeweils in der Fassung des zuletzt

von den Beklagten verteidigten Hauptantrags soll dies durch einen Stent erreicht werden, dessen Merkmale sich ­ im Wesentlichen mit dem Patentgericht ­

wie folgt gliedern lassen (wobei die gegenüber der erteilten Fassung hinzugefügten Merkmale durch Unterstreichungen hervorgehoben sind):

Patentanspruch 1

1 Stent, der als eine Röhre ausgebildet und in ein Blutgefäß

oder eine andere Öffnung im Körper einführbar ist, in welchem er ausdehnbar ist.

a Eine Vielzahl von ersten Mäandermustern (11) erstrecken

sich in eine erste Richtung (9).

b Eine Vielzahl von zweiten Mäandermustern (12) erstrecken

sich in eine zweite, von der ersten verschiedene Richtung

(13).

c Die ersten und zweiten Mäandermuster (11, 12) sind aus

flachem Metall ausgebildet (nicht aus Draht) und weisen

Schlaufen (14, 16, 18, 20) auf.

d Die ersten und zweiten Mäandermuster (11, 12) sind derart

verbunden, dass

d.1 zumindest eine Schlaufe (14, 16) jedes ersten Mäandermusters (11) zwischen den benachbarten

zweiten Mäandermustern (12) und

d.2 zumindest eine Schlaufe (18, 20) jedes zweiten Mäandermusters (12) zwischen den benachbarten ersten Mäandermustern (11) angeordnet ist.

Patentanspruch 3

3 Stent, der als eine Röhre ausgebildet und in ein Blutgefäß

oder eine andere Öffnung im Körper einführbar ist, in welchem er ausdehnbar ist.

a Eine Vielzahl von ersten Mäandermustern (11) erstrecken

sich in einer ersten Richtung (9).

b Eine Vielzahl von zweiten Mäandermustern (12) erstrecken

sich in eine zweite, von der ersten Richtung verschiedene

Richtung (13).

c Die ersten und zweiten Mäandermuster (11, 12) sind aus

flachem Metall ausgebildet (nicht aus Draht) und sind derart

verbunden, dass sie eine allgemein gleichmäßige, verteilte

Struktur aus Zellen (42, 44) bilden,

c.1 so dass bei radialer Ausdehnung des Stents seine

Gesamtlänge im Wesentlichen gleich bleibt,

c.2 da einige Zellenelemente des Stents in der Längsrichtung der Röhre wachsen, während einige Zellenelemente des Stents in der Längsrichtung der

Röhre schrumpfen,

d Die ersten und zweiten Mäandermuster (11, 12) sind derart

verbunden, dass

d.1 zumindest eine Schlaufe (14, 16) jedes ersten Mäandermusters (11) zwischen den benachbarten

zweiten Mäandermustern (12) und

d.2 zumindest eine Schlaufe (18, 20) jedes zweiten Mäandermusters (12) zwischen den benachbarten ersten Mäandermustern (12) angeordnet ist.

11Mit einem erfindungsgemäßen Mäandermuster ist, so wird dem Fachmann, der ein Ingenieur der Fachrichtung Medizintechnik ist, der sich -

gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit Medizinern ­ mit biomedizinischer Technik und insbesondere mit der Entwicklung von Gefäßimplantaten befasst und

über mehrjährige berufliche Erfahrungen auf diesem Gebiet verfügt (Urteil des

Patentgerichts, S. 9; Sachverständigengutachten, S. 23), erläutert, ein periodisches Muster um eine Mittellinie gemeint. Bei der in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 2 gezeigten Ausführungsform hat beispielsweise das erste Mäandermuster 11 eine vertikale Mittellinie 9 und das zweite Mäandermuster 12

eine horizontale Mittellinie 13.

Dabei dürfen sich Schlaufen des ersten Mäandermusters nicht vollständig mit

Schlaufen des zweiten Mäandermusters überdecken. Das ergibt sich daraus,

dass erfindungsgemäß zwei (unterschiedliche) Mäandermuster vorgesehen

sind, die sich in zwei (unterschiedliche) Richtungen erstrecken sollen. Danach

ist es zwar möglich, dass Schlaufen des ersten und des zweiten Mäandermusters gemeinsame Abschnitte aufweisen, wie dies beispielsweise in Figur 2 im

Grenzbereich zwischen den Schlaufen 14 und 16 des ersten Mäandermusters

11 und den Schlaufen 18 und 20 des zweiten Mäandermusters 12 verwirklicht

ist. Hingegen kann ­ in Übereinstimmung mit dem Patentgericht und dem gerichtlichen Sachverständigen - eine vollständige Überdeckung von Schlaufen

des ersten und zweiten Mäandermusters nicht mehr als erfindungsgemäß angesehen werden (vgl. auch Technische Beschwerdekammer, Entscheidung

vom 21. Januar 2011 ­ T 1967/08 Rn. 2.1, BR 26, S. 5).

12Unter dem Begriff "flaches Metall" ist aus Sicht des Fachmanns im Kontext der Patentansprüche 1 und 3 ein dünnwandiges Metall zu verstehen. Im

Hinblick darauf, dass es sich bei beiden Patentansprüchen um Erzeugnis- und

nicht um Verfahrensansprüche handelt, kommt es auf die Herstellungsweise

nicht an.

13II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt

begründet:

14Der Gegenstand der Patentansprüche 1 und 3 in der erteilten Fassung

gehe nicht über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus.

15Entgegen der Ansicht der Klägerinnen verstehe der Fachmann die ursprüngliche Anmeldung allerdings so, dass diese sich ­ über die in den Ausführungsbeispielen und Patentansprüchen aufgeführten Ausgestaltungen mit geraden und ungeraden ersten Mäandermustern hinaus ­ auch auf Ausgestaltungen

beziehe, die ausschließlich gerade oder ausschließlich ungerade erste Mäandermuster aufwiesen.

16Den Klägerinnen könne auch nicht darin zugestimmt werden, dass in den

ursprünglichen Unterlagen keine Stents offenbart seien, bei denen nicht nur

eine, sondern auch mehrere Schlaufen des zweiten Mäandermusters zwischen

benachbarten ersten Mäandermustern vorhanden sein könnten. Zwar sei in den

Figuren der ursprünglichen Unterlagen durchgehend gezeigt, dass jeweils eine

Schlaufe 18, 20 des zweiten Mäandermusters 12 zwischen den benachbarten

ersten Mäandermustern 11 angeordnet sei. Der Anmeldung sei jedoch nicht zu

entnehmen, dass die Erfindung auf derartige Ausgestaltungen beschränkt sein

solle.

17Die Erfindung werde in Patentanspruch 3 auch so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Für diesen sei unter

Heranziehung der Beschreibung und der Figuren 4, 5A und 5B ersichtlich, dass

mit Zellen im Sinne des Merkmals 3C die in Figur 4 gezeigten Räume 42 und

44 gemeint seien. Als Zellenelemente seien somit die Schlaufen 14, 16 bzw. 18,

20 anzusehen. Deren Dehnung bzw. Schrumpfung werde in den Figuren 5A

und 5B beschrieben. Der Fachmann erkenne daraus, dass das horizontale

Schrumpfen des Musters 11 durch das horizontale Wachsen des Musters 12

zumindest teilweise kompensiert werde, so dass die Gesamtlänge des Stents

im Wesentlichen gleich bleibe.

18Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung sei jedoch nicht patentfähig. Er werde durch das US-amerikanische Patent 4 856 516

(BR 8) vorweggenommen, aus der die nachfolgend wiedergegebene Figur 2A

stammt:

19Dort werde ein rohrförmiger Stent offenbart, der in ein Blutgefäß einführbar und in diesem ausdehnbar sei. Der Stent sei aus einem mäanderförmig gebogenen Draht gefertigt und weise eine Vielzahl von ersten Mäandermustern

(Schlingen 50) auf, welche sich in eine erste (Umfangs-)Richtung erstreckten.

Die Schlingen 50 seien durch axial verlaufende mäanderförmig gebogene

Drahtstücke 54 miteinander verbunden. Diese in einer Linie hintereinander angeordneten Drahtstücke 54 bildeten insgesamt ein Rückgrat 52. Zusätzlich zu

dem in den Figuren 2 und 2A gezeigten Rückgrat 52 könne noch ein weiteres

aus hintereinander angeordneten mäanderförmig gebogenen Drahtstücken gebildetes Rückgrat auf der gegenüberliegenden Seite des Stents vorgesehen

werden. Der Stent verfüge somit auch über eine Vielzahl von zweiten Mäandermustern, die sich in eine zweite Richtung erstreckten.

20Die Schlingen 50 und die axial verlaufenden Drahtstücke 54 wiesen

Schlaufen auf. Die Drahtstücke würden nicht, wie von der Beklagten behauptet,

beim Herstellen des Stents geradegezogen. Der Draht werde vielmehr bei der

Fertigung des Stents in einer Hülse 70 geführt, um eine Verformung der Schlaufen zu vermeiden. Die in axialer Richtung in einer Linie angeordneten mäanderförmig gebogenen Drahtstücke 54 seien untereinander und mit den jeweiligen

Schlingen durch einen halben Schlag 56 des Stentdrahtes verschlungen. Die

Schlingen 50 und die axialen Drahtstücke 54 bildeten dadurch eine allgemein

gleichmäßige, verteilte Struktur aus Zellen. Bei radialer Ausdehnung des auf

einem Ballon 16 angebrachten Stents 10 dehnten sich die Schlaufen des Stentdrahtes. Durch diese Dehnbarkeit der Schlaufen des Stentdrahtes und da der

Stent während seiner Ausdehnung durch Reibungskräfte auf dem Ballon 16

gehalten werde, bleibe auch seine Gesamtlänge während der Ausdehnung im

Wesentlichen gleich. Beim Dehnen der Schlaufen der in Umfangsrichtung verlaufenden Schlingen 50 schrumpften diese Schlaufen zwangsläufig in Längs-

richtung des Stents, während die Schlaufen der in axialer Richtung angeordneten Drahtstücke beim Ausdehnen des auf dem Ballon 16 gehaltenen Stents

zwangsläufig in Längsrichtung des Stents gedehnt würden, um die Dehnung

der Schlaufen des Stentdrahtes der Schlingen 50 des Stents zu kompensieren.

Wie in der Figur 2A erkennbar, befinde sich zumindest eine Schlaufe jeder der

Schlingen 50 zwischen benachbarten axialen Drahtstücken 54 und zumindest

eine Schlaufe jedes axialen Drahtstückes 54 zwischen benachbarten Schlingen

50. Damit seien alle Merkmale der Ansprüche 1 und 3 aus der BR 8 bekannt.

21Dies gelte auch für die Patentansprüche 1 und 3 in der Fassung des

Hilfsantrags I und für Patentanspruch 3 in der Fassung des Hilfsantrags II, die

jeweils zusätzlich das Merkmal aufwiesen, dass während des Biegens die

Schlaufen der ersten und zweiten Mäandermuster an der Biegestelle ihre Form

ändern, um die Unterschiede in der Länge des Innenbogens und des Außenbogens auszugleichen. Denn der Stent 10 werde zur Implantation auf dem Ballon

16 eines Katheters befestigt und durch das Gefäßsystem eines Patienten bis

zum Implantationsort geführt. Während des Transports werde der Ballon mit

dem Stent in Biegungen des Gefäßsystems zwangsläufig in verschiedene Richtungen gebogen, wobei auch die Schlaufen des ersten und zweiten Mäandermusters ihre Form ändern müssten, um die Differenzen zwischen dem Innenund dem Außenbogen des fest auf dem Ballon 16 sitzenden Stents 10 auszugleichen. Damit sei auch dieses Merkmal in der BR 8 offenbart.

22III. Die Ausführungen des Patentgerichts halten der Berufung der Beklagten im zuletzt von dieser noch geltend gemachten Umfang nicht stand.

231. Der Gegenstand der Patentansprüche 1 und 3 in der zuletzt von der

Beklagten im Hauptantrag verteidigten Fassung geht nicht über den Inhalt der

ursprünglichen Anmeldung hinaus.

24a) Die in der zuletzt von der Beklagten verteidigten Fassung der Patentansprüche 1 und 3 erfolgte Einfügung des Merkmals, dass die ersten und

zweiten Mäandermuster aus flachem Metall (nicht aus Draht) ausgebildet sein

sollen, führt zu keiner Erweiterung des Gegenstands der Patentansprüche über

den Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus. Darin wird

vielmehr erläutert, dass der erfindungsgemäße Stent aus Flachmetall hergestellt werden könne, in welches das in Figur 2 gezeigte Muster geätzt und welches dann in die Form der Röhre gebogen werde. Alternativ könne das Muster

auch aus geschweißtem oder gewundenem Draht hergestellt werden (Veröffentlichung der Anmeldung [WO 96/03092, im Folgenden: Anmeldung], S. 7,

Z. 21 ff.). Aus Sicht des Fachmanns folgt daraus ohne weiteres, dass der Stent

als Erzeugnis (im hergestellten Zustand) aus Flachmetall oder aus Draht bestehen kann. Eine Beschränkung auf Stents aus Flachmetall, in die das Muster

eingeätzt ist, ergibt sich daraus nicht. Zudem steht es im Belieben des Fachmanns, sich für eines der beiden ausdrücklich genannten Materialien (Flachmetall) und zugleich gegen das andere (Draht) zu entscheiden.

25b) Der ursprünglichen Anmeldung ist nicht zu entnehmen, dass ausschließlich Stents als zur Erfindung gehörend anzusehen sind, die gerade und

ungerade Mäandermuster aufweisen, die zueinander phasenverschoben sind.

Zwar sehen die Ansprüche 1 und 3 sowie die darauf rückbezogenen weiteren

Ansprüche der ursprünglichen Anmeldung eine solche Anordnung vor, jedoch

ergibt sich der Inhalt der Patentanmeldung aus der Gesamtheit der Unterlagen

und nicht nur aus den darin enthaltenen Ansprüchen. Insoweit hat bereits das

Patentgericht zutreffend ausgeführt, dass in der Beschreibung unter der Überschrift "Zusammenfassung der Erfindung" von der Ausbildung der ersten Mäandermuster in gerade und ungerade Mäandermuster, die außer Phase zueinander sind, lediglich im Hinblick auf "eine Ausführungsform" die Rede ist (Anmel-

dung, S. 2, Z. 23 ff.: "one embodiment"), während "der Stent der vorliegenden

Erfindung" zuvor allgemein als Röhre mit einer gemusterten Form beschrieben

wird, die in sich verschlungene erste und zweite Mäandermuster aufweist und

bei der die Achsen sich in erste und zweite Richtungen erstrecken (Anmeldung,

S. 2, Z. 16 ff.: "The stent of the present invention"). Auch an anderer Stelle in

der Beschreibung heißt es allgemein, dass die Erfindung alle Stents umfassen

solle, die mit einem Muster hergestellt seien, das aus zwei Mäandermustern

ausgebildet sei, unabhängig davon, ob diese orthogonal oder andersartig seien

(Anmeldung, S. 7, 31 ff.). Der nebengeordnete Patentanspruch 6 der Ursprungsanmeldung sieht ­ anders als Patentanspruch 1 ­ nicht vor, dass der

Stent ungerade erste Mäandermuster aufweist, die 180° außer Phase mit geraden ersten Mäandermustern sind. In der ursprünglichen Anmeldung findet sich

im Übrigen, wie auch der gerichtliche Sachverständige in seinem Gutachten

hervorhebt (S. 24 ff.), kein Hinweis darauf, dass Stents, bei denen das erste

Mäandermuster nicht aus phasenverschobenen ersten und zweiten Mustern

besteht, nicht zur Erfindung gehören sollen. Dem steht die Darstellung derartiger Stents in den Figuren 1 bis 8 nicht entgegen, die lediglich beispielhaft drei

erfindungsgemäße Ausführungsformen wiedergeben (Anmeldung, S. 3 f.). Auch

die Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen, dass nur phasenverschobene Stents von dem Problem der Längenverkürzung während der Aufdehnung betroffen seien, führen zu keinem anderen Verständnis vom Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Anmeldung. Nach den Angaben in der Beschreibung ist es zwar ein Ziel der anmeldungsgegenständlichen Erfindung,

einen flexiblen Stent bereitzustellen, der während der Ausdehnung minimal in

der Längsrichtung schrumpft (Anmeldung, S. 3, Z. 16 ff.). Das erlaubt jedoch

nicht den Schluss, dass diese beiden Vorgaben (Flexibilität und minimale

Schrumpfung in Längsrichtung bei Ausdehnung) nur bei phasenverschobenen

Stents erreicht werden sollen.

26Aus den vorstehenden Gründen kann auch nicht dem Gerechtshof's-

Gravenhage zugestimmt werden, der ­ bestätigt vom Hoge Raad (Urteil vom 4.

April 2014 ­ 12/00522 Rn. 3.2.6; ähnlich wie im Ergebnis auch der irische High

Court, Urteil vom 27. Mai 2011 ­ 2008 No. 10436 P Rn. 13 ff.) - entschieden hat,

dass die Erfindung auf phasenverschobene Stents beschränkt sei, weil nirgendwo in der ursprünglichen Anmeldung des Streitpatents ein Hinweis zu finden sei, dass auch Stents mit andersartigen Mäandermustern als zur Erfindung

gehörend anzusehen seien (Gerechtshof's-Gravenhage, Urteil vom 30. Oktober

2012 ­ 200.059.579/01 Rn. 9.1 ff.; 10.9, 11). Vielmehr gilt umgekehrt, dass

­ unter Berücksichtigung der weiteren obigen Erwägungen - auch Stents mit (im

vorgenannten Sinne) phasengleichen Mäandermustern zur Erfindung gehören,

weil diese nirgendwo in der ursprünglichen Anmeldung von der Erfindung ausgeschlossen sind.

27c) Die ursprüngliche Anmeldung enthält auch keinen Anhalt dafür, dass

allein Stents als erfindungsrelevant anzusehen sind, bei denen jeweils eine

Schlaufe des zweiten Mäandermusters zwischen den benachbarten ersten Mäandermustern angeordnet ist. Zwar sind die in den Figuren der ursprünglichen

Anmeldung gezeigten Stents derart ausgestaltet und hat zudem der gerichtliche

Sachverständige ausgeführt, dass es wenig Sinn ergebe, mehr als eine Schlaufe des zweiten Mäandermusters zwischen den benachbarten ersten Mäandermustern anzuordnen. Dies lässt aber ­ wie auch das Patentgericht zu Recht

ausgeführt hat ­ noch nicht den Schluss zu, dass die in der Anmeldung offenbarte Erfindung auf eine solche Ausgestaltung beschränkt sein soll.

282. Der Gegenstand der Patentansprüche 1 und 3 in der zuletzt von der

Beklagten im Hauptantrag verteidigten Fassung ist auch patentfähig.

29a) Er wird von keiner der vorgelegten Entgegenhaltungen vorweggenommen.

30(1) Die BR 8 offenbart einen länglichen, zylindrischen und expandierbaren Stent, der aus einem mäanderförmig gebogenen Draht gefertigt ist. Der

Stent verfügt über sich in eine erste Richtung erstreckende erste Mäandermuster in Gestalt der Schlingen 50 und über sich in eine (von der ersten verschiedene) zweite Richtung erstreckende zweite Mäandermuster in Gestalt eines

axialen Rückgrates 52/54 (BR 8, Sp. 3, Z. 31 ff.; Ansprüche 1 und 6; Figur 2A).

In der BR 8 wird zudem vorgeschlagen, dem Stent als zweite Stützanordnung

einen einzelnen gewundenen Draht ("convoluted wire") gegenüberliegend dem

axialen Rückgrat hinzuzufügen (BR 8, Sp. 4, Z. 17 ff.), so dass der Stent dann

auch insoweit über ein sich in eine zweite Richtung erstreckendes Mäandermuster verfügt. Die ersten und zweiten Mäandermuster weisen Schlaufen auf.

Dem Offenbarungsgehalt der BR 8 ist entgegen den Ausführungen des Privatgutachters der Beklagten (KW 9, Bildunterschrift zu Figur 3) nicht zu entnehmen, dass die sich axial erstreckenden, Rückgrate bildenden Drahtteile bzw.

der hinzugefügte zweite Draht beim Montagevorgang völlig gerade gezogen

werden, so dass keine Mäandermuster bzw. Schlaufen mehr bestehen, wie

auch der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat (Gutachten, S. 39 f.). Vielmehr sollen die Drähte nach den ausdrücklichen Angaben in der BR 8 gewunden ("convoluted") sein (Sp. 4, Z. 17 ff.; Anspruch 6), sich bei der Herstellung

nicht ungebührlich verformen (Sp. 3, Z. 62 ff.: "without unduly deforming the

wire") und werden auch in den Zeichnungen der Entgegenhaltung in gewundenem Zustand gezeigt (Figuren 2 und 2A). Die axial angeordneten mäanderförmig gebogenen Drahtteile 52/54 bzw. der zweite Draht die mäanderförmig gebogenen Schlingen 50 sind jeweils durch einen halben Schlag ("half hitch") 56

des axialen Drahtes 52/54 miteinander verbunden. Ob dies dazu führt, dass

eine allgemein gleichmäßige, verteilte Struktur aus Zellen gebildet wird, so dass

­ wie in Merkmal c des Patentanspruchs 3 vorgesehen - bei radialer Ausdehnung des Stents seine Gesamtlänge im Wesentlichen gleich bleibt, da einige

Zellenelemente des Stents in der Längsrichtung der Röhre wachsen, während

einige Zellenelemente des Stents in der Längsrichtung der Röhre schrumpfen,

bedarf keiner Entscheidung. Denn jedenfalls steht einer Vorwegnahme des Gegenstands der Patentansprüche 1 und 3 in der Fassung des zuletzt von der Beklagten gestellten Hauptantrags entgegen, dass die in der BR 8 offenbarten

ersten und zweiten Mäandermuster nicht aus flachem Metall, sondern aus

Draht ausgebildet sind.

31(2) Der Gegenstand der Patentansprüche 1 und 3 geht auch nicht aus

der europäischen Patentanmeldung 0 540 290 (BR 5) hervor. Die in dieser Entgegenhaltung in den Figuren 5 und 11 gezeigten Stents weisen keine sich in

eine zweite Richtung, die unterschiedlich zur Richtung der durch die Schlaufen

12 gebildeten (ersten) Mäanderstruktur ist, erstreckenden zweiten Mäandermuster auf. Diese können nicht in den geraden Verbindungsstücken 13 gesehen werden. Selbst wenn dies anders bewertet würde, fehlte es an einer einzelnen Schlaufe des zweiten Mäandermusters, die zwischen jedem der benachbarten ersten Mäandermuster angeordnet sein soll. Denn diese einzelne

Schlaufe darf nicht, auch nicht teilweise, dem zweiten Mäandermuster zugehörig sein, wie das Patentgericht bereits überzeugend ausgeführt hat. Entsprechend fehlt es auch an einer neuheitsschädlichen Vorwegnahme durch die internationale Patentanmeldung WO 95/26695 (BR 7).

32(3) Der Gegenstand der Patentansprüche 1 und 3 war weiterhin nicht

der internationalen Patentanmeldung WO 95/31945 (BR 6) zu entnehmen. Der

dort offenbarte Stent weist zwar in axialer Richtung ein Mäandermuster auf. In

Umfangsrichtung ist er jedoch statt eines Mäandermusters mit einem Muster

aus geschlossenen Schlaufen ausgestattet, so dass es insoweit an einem zweiten Mäandermuster fehlt.

33b) Der Gegenstand der Patentansprüche 1 und 3 in der zuletzt von der

Beklagten verteidigten Fassung hat sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus einer Kombination der BR 8 mit dem US-amerikanischen Patent

4 733 665 (KW 1) oder der BR 5 ergeben.

34Wie bereits erläutert, bezieht sich die BR 8 auf einen länglichen, zylindrischen und expandierbaren Stent, der aus einem mäanderförmig gebogenen

Draht gefertigt ist. Gegenstand der in der BR 8 offenbarten Erfindung ist zum

einen die besondere Art der Herstellung eines zylindrischen Stents durch Wickeln eines langgestreckten Drahtes in einen Aufeinanderfolge um einen zylindrischen Montagedorn zur Bildung einer Reihe von Schlingenabschnitten (vgl.

Sp. 5, 3, Z. 49 ff.; Figur 3; Anspruch 7). Gegenstand der in der BR 8 offenbarten

Erfindung ist zum anderen ein fertig hergestellter Stent, der aus einem langgestreckten Draht gebildet sein soll, der zur Bildung einer eine Aufeinanderfolge

von in relativ engem Abstand liegenden Windungen oder Biegungen auch in

Form einer Mehrzahl von Schlingen gebogen ist, die im Abstand entlang der

axialen Dimension des Stents angeordnet und durch eine Reihe von Halbschlag-Verbindungen miteinander verbunden sind (vgl. Sp. 5, Z. 14 ff.; Figuren

2 und 2A; Anspruch 1). Vor dem Hintergrund dieses Offenbarungsgehalts hatte

der Fachmann keine Veranlassung, über ein anderes Material als Draht zur

Herstellung des in der BR 8 offenbarten Stents nachzudenken, auch wenn ihm

aufgrund seines allgemeinen Fachwissens zum Prioritätszeitpunkt durchaus,

etwa aus der KW 1 oder aus der BR 5 (vgl. BR 5, Sp. 3, Z. 28 ff.; Sp. 6,

Z. 50 ff.; Ansprüche 5, 11 und 15), allgemein bekannt war, dass Stents nicht nur

aus Draht, sondern auch aus flachem Metall hergestellt werden können.

35Ging der Fachmann demgegenüber zunächst von der BR 5 aus, ist nicht

ersichtlich, dass ihn der in der BR 8 offenbarte Stent aus Draht dazu hätte veranlassen können, die Verbindungselemente 13 des dort in Figur 11 gezeigten

Stents als zweites Mäandermuster auszugestalten. Zudem fehlt es an einer Anregung, bei dem in Figur 11 gezeigten Stent einzelne Schlaufen zwischen den

benachbarten ersten Mäandermustern 12 vorzusehen.

36IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG in Verbindung mit §§ 91, 92, 97 ZPO.

Meier-Beck Grabinski Hoffmann

Deichfuß Kober-Dehm

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 21.01.2011 - 4 Ni 42/09 -

Urteil vom 17.10.2001

2 ARs 278/01 vom 17.10.2001

Urteil vom 17.10.2001

2 ARs 245/01 vom 17.10.2001

Leitsatzentscheidung

NotZ 39/02 vom 31.03.2003

Anmerkungen zum Urteil