Urteil des BGH vom 22.02.2001

Dorf MÜNSTERLAND Leitsatzentscheidung

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 194/98

Verkündet am:

22. Februar 2001

Walz

Justizamtsinspektor

als Urkundsbeamter

der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ : nein

BGHR : ja

Dorf MÜNSTERLAND

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2

Zur Frage der Prägung des Gesamteindrucks einer Wort-/Bildmarke durch

Wortbestandteile und der entsprechenden Festlegung des Schutzumfangs ei-

ner solchen Marke im Verletzungsverfahren.

BGH, Urt. v. 22. Februar 2001 - I ZR 194/98 - OLG Hamm

LG Hagen

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Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 22. Februar 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof.

Dr. Erdmann und die Richter Starck, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Schaffert

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Kläger wird das Urteil des 4. Zivilsenats

des Oberlandesgerichts Hamm vom 9. Juni 1998 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entschei-

dung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungs-

gericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Kläger sind nach ihrer Behauptung - als Rechtsnachfolger von

E. B. - Inhaber der am 26. November 1991 angemeldeten und am

23. Dezember 1993 für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen

20, 29, 33, 39, 41 und 42 u.a. "Wein, Spirituosen; Käse, Wurstwaren; Veran-

staltung u.a. von Planwagenfahrten, Radtouren, Wanderungen, Tagungen,

Betriebsausflügen, Tanzveranstaltungen; Beherbergung und Verpflegung von

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Gästen; Betrieb von Schwimmbädern und Kegelbahnen" eingetragenen nach-

folgend abgebildeten Wort-/Bildmarke Nr. 2 052 752:

Die Rechtsvorgängerin der Kläger betrieb unter der Bezeichnung "Dorf

Münsterland" auf eigenen und Erbbaugrundstücken ein aus einem Hotel, meh-

reren Gaststätten und weiteren Freizeiteinrichtungen bestehendes Unterneh-

men. Im Jahre 1993 geriet sie in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Am 30. August

1993 wurde die Zwangsverwaltung der Grundstücke und Erbbaurechte ange-

ordnet. Durch Beschluß vom 26. August 1994 wurde das Konkursverfahren

über ihr Vermögen eröffnet.

Die Rechtsvorgängerin des Beklagten pachtete mit Vertrag vom 31. Au-

gust 1993 von dem Zwangsverwalter sowohl die Grundstücke und aufstehen-

den Anlagen als auch den Gewerbebetrieb der E. B. . Hierzu wurde spä-

ter gerichtlich festgestellt, daß die Zwangsverwaltung sich nicht auf den Ge-

werbebetrieb erstreckte. Nachfolgend erwarb die Rechtsvorgängerin des Be-

klagten die Grundstücke und Erbbaurechte sowie das Zubehör des Komplexes

"Dorf Münsterland" im Wege der Zwangsversteigerung. Sie betrieb die Ein-

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richtungen unter dieser Bezeichnung weiter; ihre Firma änderte sie in "Dorf

Münsterland GmbH". Durch Verschmelzungsvertrag vom 20. Dezember 1995

wurde sie mit dem Beklagten durch Übertragung des Vermögens auf diesen

verschmolzen. Der Beklagte verwendet für sein Unternehmen die nachfolgend

abgebildeten Zeichen:

Die Kläger sehen darin eine Verletzung der Marke Nr. 2 052 752.

Sie haben beantragt,

den Beklagten zu verurteilen, es zu unterlassen, im Ge-

schäftsverkehr egal auf welche Weise das Zeichen "Dorf

Münsterland" in der Firma zu führen oder in sonstiger Weise,

insbesondere werbend zu benutzen.

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Der Beklagte ist dem entgegengetreten und hat geltend gemacht, die

Kläger seien weder hinsichtlich der Marke noch hinsichtlich sonstiger Kennzei-

chenrechte aktivlegitimiert. Außerdem fehle es an einer Verwechslungsgefahr

zwischen den einander gegenüberstehenden Bezeichnungen. Der Wortbe-

standteil "Dorf MÜNSTERLAND" der Klagemarke sei als beschreibende geo-

graphische Angabe nicht schutzfähig. Eventuell denkbare Ansprüche seien

aber jedenfalls verwirkt. Auch sei das Vorgehen der Kläger rechtsmißbräuch-

lich.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben.

Die Berufung des Beklagten hat zur Abweisung der Klage geführt.

Hiergegen richtet sich die Revision, mit der die Kläger ihren Klageantrag

weiterverfolgen. Der Beklagte beantragt die Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe:

Die Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Ur-

teils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

I. Das Berufungsgericht hat angenommen, daß der Klageantrag und die

Verurteilung, soweit sie dahin gingen, dem Beklagten zu untersagen, "das Zei-

chen 'Dorf Münsterland' ... oder in sonstiger Weise, insbesondere werbend zu

benutzen", unbestimmt und damit unzulässig seien.

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Im übrigen (bezogen auf die Firma des Beklagten und die von ihm ver-

wendeten Zeichen) hat es die Frage der Aktivlegitimation der Kläger offenge-

lassen und entschieden, daß ihnen jedenfalls wegen des Fehlens einer Ver-

wechslungsgefahr keine Ansprüche aus der Marke oder einem Unternehmens-

kennzeichen zustünden. Dazu hat es ausgeführt:

Bei der Prüfung einer Verwechslungsgefahr sei vom Gesamteindruck

der Klagemarke auszugehen. Dieser sei durch den Bildbestandteil geprägt,

weil die in der Marke enthaltenen Wörter glatt beschreibend und deshalb nicht

kennzeichnungskräftig seien. Es handele sich um die Kombination aus einer

Sach- und einer Ortsangabe, nämlich das Hotel- und Freizeit-Dorf

MÜNSTERLAND in Legden, also eine Hotel- und Freizeitanlage im Münster-

land.

Vor diesem Hintergrund scheide eine Verwechslungsgefahr mit der Fir-

ma des Beklagten aus, weil eine Kollision sich nur bezüglich eines nicht prä-

genden Bestandteils der Marke ergebe.

Auch hinsichtlich der beiden von dem Beklagten verwendeten Zeichen

fehle es an einer Verwechslungsgefahr. Diese sei unter Berücksichtigung aller

Umstände des Einzelfalles zu beurteilen, zu denen insbesondere der Grad der

Bekanntheit der Marke im Markt, die gedankliche Verbindung, die das ange-

griffene Zeichen zu ihr hervorrufen könne, und der Grad der Ähnlichkeit zwi-

schen der Marke und dem angegriffenen Zeichen und zwischen den mit ihnen

gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen gehörten. Trotz der Identität

bei den Dienstleistungen scheide eine Verwechslungsgefahr aus, weil die

Übereinstimmungen letztlich nur in den Wörtern "Dorf" und "MÜNSTERLAND"

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lägen, also den nicht prägenden Bestandteilen, während die graphischen Ele-

mente einen hinreichenden Abstand aufwiesen.

Ansprüche aus einem Unternehmenskennzeichen schieden aus. Die

Kläger könnten eine Bezeichnung "Dorf Münsterland" von E. B. nicht er-

worben haben, weil deren Handelsgeschäft entgegen § 23 HGB ersichtlich

nicht mitübertragen worden sei. Eine Abtretung der Unterlassungsansprüche

sei als Umgehung der Vorschrift gegenstandslos.

II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht

stand.

1. Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen die Auffassung des Beru-

fungsgerichts, dem zweiten Teil des Antrags "im Geschäftsverkehr das Zeichen

... in sonstiger Weise, insbesondere werbend zu benutzen" fehle es an der

ausreichenden Bestimmtheit im Sinne von § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO. Schon nach

dem am weitesten gehenden Inhalt dieses Antrags, von dem bei der Prüfung

auszugehen ist (BGH, Urt. v. 20.3.1997 - I ZR 241/94, GRUR 1997, 672, 673 =

WRP 1997, 727 - Sonderpostenhändler), kann aber von Unbestimmtheit nicht

die Rede sein. Der Antrag enthält keine eine Auslegung erfordernden unbe-

stimmten Begriffe, sondern ist bestimmt, indem die Kläger mit ihm erkennbar

begehren, dem Beklagten zu untersagen, das in Frage stehende Zeichen in

welcher Weise auch immer im Geschäftsverkehr zu verwenden. Sofern der

Antrag materiell zu weit geht, ihm also aus materiell-rechtlichen Gründen je-

denfalls nicht in vollem Umfang entsprochen werden könnte, weil die möglichen

Anspruchsgrundlagen diesen Umfang nicht rechtfertigen, ist das keine Frage

der Zulässigkeit, also der prozessualen Bestimmtheit des Antrags, sondern

seiner Begründetheit.

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Entsprechendes gilt für den "insbesondere"-Teil, der keinen eigenstän-

digen Streitgegenstand enthält, sondern die konkrete Verletzungsform näher

umschreibt (BGH GRUR 1997, 672, 673 - Sonderpostenhändler).

2. In der Revisionsinstanz ist aufgrund der Unterstellung des Berufungs-

gerichts zugunsten der Kläger davon auszugehen, daß diese Inhaber der Kla-

gemarke sind.

Das Berufungsgericht hat Ansprüche aus der Klagemarke (§ 14 Abs. 2

Nr. 2 MarkenG) verneint, weil eine Verwechslungsgefahr weder im Hinblick auf

die Verwendung der Firma des Beklagten noch bezüglich der besonderen im

einzelnen angegriffenen Zeichen gegeben sei. Diese Beurteilung ist nicht frei

von Rechtsfehlern.

a) Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ist die

Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Das hat

das Berufungsgericht im Ausgangspunkt nicht verkannt. Dabei besteht eine

Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesonde-

re der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeich-

neten Waren/Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren

Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen

durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden

kann und umgekehrt (st. Rspr.; zuletzt: BGH, Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 110/97,

GRUR 2000, 608, 610 = WRP 2000, 529 - ARD-1; Urt. v. 13.1.2000

- I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/

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TISSERAND; Urt. v. 21.9.2000 - I ZR 143/98, GRUR 2001, 164, 166 = WRP

2001, 165 - Wintergarten, jeweils m.w.N.).

Des weiteren ist bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit vom Ge-

samteindruck sowohl der älteren Marke als auch der jüngeren (angegriffenen)

Bezeichnung auszugehen (BGH GRUR 2000, 608, 610 - ARD-1; GRUR 2001,

164 - Wintergarten, jeweils m.w.N.). Dieser kann, sofern eine Marke, wie im

Streitfall, aus mehreren Bestandteilen besteht, von einem dieser Bestandteile

geprägt sein. Dabei ist regelmäßig von dem Erfahrungssatz auszugehen, daß

bei aus Wort- und Bildbestandteilen bestehenden Marken der Wortbestandteil

den Gesamteindruck prägt, weil dieser bei einer solchen Marke die einfachste

Möglichkeit bietet, diese zu benennen (vgl. BGH, Beschl. v. 29.6.1995 - I ZB

22/93, GRUR 1996, 198, 200 = WRP 1997, 443 - Springende Raubkatze; Urt.

v. 18.12.1997 - I ZR 163/95, GRUR 1998, 934, 936 = WRP 1998, 759 - Wun-

derbaum). Diesen Grundsätzen wird die Beurteilung durch das Berufungsge-

richt nicht gerecht.

b) Bei der Prüfung einer Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke

und der Firmenbezeichnung des Beklagten hat sich das Berufungsgericht da-

mit begnügt, isoliert die Frage der Zeichenähnlichkeit zu beurteilen; es hat die-

se verneint, weil die einander gegenüberstehenden Bezeichnungen lediglich in

ihren jeweiligen Wortbestandteilen "Dorf Münsterland" übereinstimmten, die

jedoch als beschreibende Angaben am Schutz der Klagemarke nicht teilnäh-

men.

Obwohl im Verletzungsverfahren von der eingetragenen Form der Marke

und von deren Schutzfähigkeit auszugehen ist, ist es dem Verletzungsgericht

bei der Beurteilung der Rechtsverletzung nicht versagt, denjenigen Bestand-

teilen einer Marke, die als für sich nicht unterscheidungskräftig oder als frei-

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haltungsbedürftig im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG Aus-

schließlichkeitsrechte nicht zu begründen vermögen, auch im Gesamtzeichen

keinen (eigenständigen) Schutz zuzubilligen (BGH GRUR 2000, 608, 610 -

ARD-1). Um derartige beschreibende Angaben handelt es sich bei dem Be-

standteil "Dorf MÜNSTERLAND" der Klagemarke aber nicht.

Zwar ist dem Berufungsgericht darin beizutreten, daß sowohl das Wort

"Dorf" als auch das Wort "MÜNSTERLAND" je einen bestimmten Begriffsinhalt

haben. Mit Recht rügt aber die Revisionsbegründung die Annahme des Beru-

fungsgerichts als erfahrungswidrig, in der Kombination der Wörter liege eine

Sachangabe für die in Frage stehenden Waren/Dienstleistungen. Schon die

Bezeichnung "Dorf" hat für eine Hotel- und Freizeitanlage und die dort er-

brachten Dienstleistungen keinen beschreibenden Inhalt, sie wird in diesem

Zusammenhang vielmehr in ungewöhnlicher Weise verwendet. In Kombination

mit der weiteren Bezeichnung "MÜNSTERLAND", die eine eher weitläufige

Gegend in Norddeutschland bezeichnet, kann ihr für die in Anspruch genom-

menen Waren/Dienstleistungen weder die Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2

Nr. 1

MarkenG) abgesprochen werden noch unterliegt die Bezeichnung einem Frei-

haltungsbedürfnis im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die Wortkombinati-

on beschreibt - anders als eine konkrete Ortsbezeichnung - keinen allgemein

geläufigen bestimmten geographischen Ort, sondern kennzeichnet durch zwei

unterschiedliche und eigentlich nicht zusammenpassende Begriffe die von der

Markeninhaberin vertriebenen Waren und erbrachten Dienstleistungen (vgl.

BGH, Beschl. v. 21.9.2000 - I ZB 35/98, GRUR 2001, 240, 241 = WRP 2001,

157 - SWISS ARMY).

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Muß danach die (konkrete) Schutzfähigkeit der Wortbestandteile "Dorf

MÜNSTERLAND" der Klagemarke für die in Anspruch genommenen Waren/

Dienstleistungen bejaht werden, steht der Anwendung des Erfahrungssatzes,

daß bei Wort-/Bildmarken der Gesamteindruck regelmäßig durch die Wortbe-

standteile geprägt wird, nichts entgegen. Demgemäß ist der prägende Be-

standteil "Dorf MÜNSTERLAND" der Firma des Beklagten gegenüberzustellen.

Bei dieser Sachlage kann das Revisionsgericht auf der Grundlage der vom Be-

rufungsgericht getroffenen tatsächlichen Feststellungen unter Beachtung der

Wechselwirkung zwischen dem hohen Grad der an Identität grenzenden Ähn-

lichkeit der Waren/Dienstleistungen, die der Beklagte unter seiner Firma ver-

treibt bzw. erbringt, und dem hohen Maß der ebenfalls an Identität grenzenden

Markenähnlichkeit selbst bei der Annahme einer unter dem Durchschnitt lie-

genden Kennzeichnungskraft der Klagemarke eine Verwechslungsgefahr im

Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bejahen.

c) Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr zwischen der

Klagemarke und den weiteren bildlich ausgestalteten angegriffenen Verwen-

dungsformen des Beklagten im wesentlichen aus den gleichen vorangehend

erörterten Gründen und auch deshalb verneint, weil die weiteren Übereinstim-

mungen in Wort bzw. Bild mit der Klagemarke nicht ausreichten. Diese Beur-

teilung kann aus den vorerwähnten Gründen ebenfalls keinen Bestand haben.

Auch insoweit kann das Revisionsgericht auf der gegebenen tatsächlichen

Grundlage angesichts der bestehenden Übereinstimmungen bezüglich der Wa-

ren/Dienstleistungen und bezüglich der einander gegenüberstehenden Kenn-

zeichen im Wortbestandteil "Dorf MÜNSTERLAND" eine Verwechslungsgefahr

ebenfalls bejahen.

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d) Eine abschließende Entscheidung ist dem Senat allerdings trotz des

Vorliegens einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr nicht möglich, weil

das Berufungsgericht - von seinem rechtlichen Ausgangspunkt aus folgerich-

tig - bisher Feststellungen zur Inhaberschaft der Kläger an der Klagemarke

nicht getroffen und es auch offengelassen hat, ob gegebenenfalls der Beklagte

infolge des Zuschlags im Zwangsversteigerungsverfahren Inhaber der Marke

geworden ist (BU 9 oben).

3. Ohne Erfolg wendet sich die Revision dagegen, daß das Berufungs-

gericht Ansprüche der Kläger aus einer Unternehmenskennzeichnung "Dorf

Münsterland" (§§ 5, 15 Abs. 2 MarkenG) wegen fehlender Rechtsinhaberschaft

verneint hat.

a) Es ist davon ausgegangen, daß die fragliche Unternehmenskenn-

zeichnung von den verschiedenen, auch Rechte betreffenden Übertragungs-

akten zwischen dem Konkursverwalter und den Klägern nicht erfaßt worden

sei, weil es jedenfalls an einer Übertragung des Geschäftsbetriebs gefehlt habe

und deshalb nach § 23 HGB kein Übergang der Firma erfolgt sei. Das nimmt

die Revision hin. Rechtsfehler sind insoweit auch nicht ersichtlich.

b) Das Berufungsgericht hat eine Abtretung der Ansprüche aus dem

Firmenrecht der Gemeinschuldnerin durch die Vereinbarung vom 21. August

1996 an die Kläger durch den Konkursverwalter als Versuch der Umgehung

des § 23 HGB und deshalb ins Leere gehend erachtet. Dagegen wendet sich

die Revision mit der Begründung, die Abtretung der aus dem Firmenrecht er-

wachsenen Ansprüche gegen Dritte werde durch die Regelung in § 23 HGB

nicht erfaßt. Dem kann nicht beigetreten werden.

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Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ist die Abtretung

von Abwehransprüchen ohne die zugrunde liegende Rechtsposition grundsätz-

lich im Hinblick auf die mit der Abtretung verbundene Veränderung des Lei-

stungsinhalts nach § 399 BGB ausgeschlossen (BGH, Urt. v. 17.2.1983

- I ZR 194/80, GRUR 1983, 379, 381 = WRP 1983, 395 - Geldmafiosi; BGHZ

119, 237, 241 - Universitätsemblem; vgl. auch Ingerl/Rohnke, Markengesetz,

Vor §§ 14-19 Rdn. 9; Köhler/Piper, UWG, 2. Aufl., Vor § 13 Rdn. 86). Deshalb

scheitert das Unterlassungsbegehren von vornherein, soweit es auf eine Ab-

tretung der geltend gemachten Ansprüche gestützt ist.

III. Danach war das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur

anderweiten Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten der Revi-

sion - an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Erdmann

Starck

Pokrant

Büscher

Schaffert