Urteil des BGH, Az. X ZB 11/13

vom

6. Mai 2014

in der Rechtsbeschwerdesache

Nachschlagewerk:

ja

BGHZ:

nein

BGHR:

ja

Prüfungsgebühr

PatKostG § 10 Abs. 2

Hat der Anmelder Prüfungsantrag gestellt und die Prüfungsgebühr bezahlt, begrün-

det es keinen Anspruch auf Rückzahlung der Gebühr, wenn die Anmeldung später

zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt; dies gilt auch dann, wenn die

Prüfung der Anmeldung noch nicht aufgenommen worden ist.

BGH, Beschluss vom 6. Mai 2014 - X ZB 11/13 - Bundespatentgericht

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Der X. Zivilsenat hat am 6. Mai 2014 durch den Vorsitzenden Richter Prof.

Dr. Meier-Beck, den Richter Gröning, die Richterin Schuster, den Richter

Dr. Deichfuß und die Richterin Dr. Kober-Dehm

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 10. Senats (Juristi-

schen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 6. Juni 2013

wird auf Kosten der Antragstellerin zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Die Antragstellerin hat am 5. Mai 2008 beim Deutschen Patent- und Mar-

kenamt ein Patent für eine "Kompakt-Heizzentrale" angemeldet und zugleich Prü-

fungsantrag gestellt. Mit der Anmeldung hat die Antragstellerin das Deutsche Patent-

und Markenamt ermächtigt, durch Lastschrift die für die Anmeldegebühr (60

€) und

die Prüfungsgebühr (350

€) zu zahlenden Beträge einzuziehen. Das Konto der An-

tragstellerin wurde am 23. Mai 2008 mit den Gebührenbeträgen belastet.

Die Antragstellerin hat für eine am 13. Mai 2008 eingereichte weitere Patent-

anmeldung mit Wirkung vom 23. Mai 2008 die Priorität der Anmeldung vom 5. Mai

2008 in Anspruch genommen. Mit einem ebenfalls am 23. Mai 2008 beim Deutschen

Patent- und Markenamt eingegangenen Schreiben hat sie überdies die Rücknahme

der Anmeldung vom 5. Mai 2008 erklärt und Rückzahlung der Prüfungsgebühr bean-

tragt.

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Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Antrag auf Rückzahlung der

Prüfungsgebühr zurückgewiesen. Im Verfahren über die Beschwerde der Antragstel-

lerin hat die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts den Beitritt erklärt.

Das Patentgericht hat die Beschwerde zurückgewiesen. Gegen diese Entscheidung

richtet sich die zugelassene Rechtsbeschwerde der Antragstellerin, der die Präsiden-

tin des Deutschen Patent- und Markenamts entgegentritt.

II. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft.

Der Senat hat bereits entschieden, dass § 11 Abs. 3 PatKostG einer Rechts-

beschwerde nicht entgegensteht, wenn der Rechtsmittelführer sich nicht gegen den

Ansatz von Kosten wendet, deren Grundlage sich aus dem Gesetz ergibt, sondern

die Frage zur Entscheidung steht, ob eine Grundlage für die Erhebung der in Rede

stehenden Gebühr besteht (BGH, Beschluss vom 10. August 2011 - X ZB 2/11,

GRUR 2011, 1053 Rn. 9 - Ethylengerüst). Nichts anderes gilt für einen Streit dar-

über, ob eine Grundlage für die Erstattung einer Gebühr gegeben ist.

III. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt be-

gründet:

Die Gebühr für das Prüfungsverfahren sei mit Stellung des Prüfungsantrags

am 5. Mai 2008 fällig geworden. Nachdem die Antragstellerin der Einziehung nicht

widersprochen habe, sei als Tag der Zahlung nach § 2 Nr. 4 PatKostZV der Tag des

Eingangs der Einzugsermächtigung anzusehen. Eine Erstattung der Prüfungsgebühr

nach § 9 PatKostG scheide aus, weil keine unrichtige Sachbehandlung vorliege. § 10

Abs. 1 PatKostG finde keine Anwendung, weil die Prüfungsgebühr nicht vorausge-

zahlt, sondern nach Fälligkeit entrichtet worden sei. Ein Anspruch auf Erstattung der

Prüfungsgebühr ergebe sich auch nicht aus § 10 Abs. 2 PatKostG. Von dieser Norm

würden nur die Fälle erfasst, in denen die Gebühr noch nicht entrichtet worden sei.

Auch ein öffentlich-rechtlicher Erstattungsanspruch in entsprechender Anwendung

von § 812 BGB bestehe nicht, da die Gebühr nicht ohne Rechtsgrund gezahlt wor-

den sei. Für eine Rückzahlung aus Billigkeitsgründen sei kein Raum. Schließlich sei

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die Erstattung auch nicht unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten geboten.

Nachdem es sich um eine - gemessen am behördlichen Prüfungsaufwand - ver-

gleichsweise niedrige und zudem pauschale Gebühr handele, erscheine es weder

sach- noch gleichheitswidrig, wenn die mit der Antragstellung verfallene Prüfungsge-

bühr auch in den Fällen einbehalten werde, in denen das Prüfungsverfahren nicht

mehr durchgeführt werden könne; dies gelte jedenfalls dann, wenn die Gründe hier-

für nicht überwiegend im Bereich der Behörde lägen, sondern vom Anmelder herbei-

geführt worden seien.

IV. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Überprüfung stand.

1. Das Patentamt prüft auf Antrag, ob die Patentanmeldung den gesetzlichen

Anforderungen genügt, insbesondere ob der Gegenstand der Anmeldung patentfähig

ist. Für einen solchen Prüfungsantrag ist nach § 2 Abs. 1 PatKostG in Verbindung mit

Nr. 311 400 des Gebührenverzeichnisses eine Gebühr von 350

€ zu entrichten, die

nach § 3 Abs. 1 Satz 1 PatKostG mit dem Antrag fällig wird und gemäß § 44 Abs. 2

Satz 2 PatG binnen drei Monaten ab Fälligkeit zu zahlen ist. Wird die Prüfungsge-

bühr - wie hier - durch Erteilung einer Einzugsermächtigung bezahlt, gilt als Zah-

lungstag nach § 2 Nr. 4 PatKostZV in der Fassung vom 15. Oktober 2003 der Tag

des Eingangs der Einzugsermächtigung beim Deutschen Patent- und Markenamt.

Nachdem keine Zweifel an der Wirksamkeit der Patentanmeldung und des Prüfungs-

antrags bestehen, hat die Antragstellerin mithin am 5. Mai 2008 die Patentanmel-

dung eingereicht, Prüfungsantrag gestellt und die Anmelde- und die Prüfungsgebühr

bezahlt. Die Antragstellerin hat der Einziehung nicht widersprochen. Daher bedarf es

keiner Erörterung, welche Auswirkungen ein solcher Widerspruch und eine dadurch

veranlasste Gutschrift des Gebührenbetrags auf dem Konto des Gebührenschuld-

ners hätten.

2. Die mit Wirkung vom 23. Mai 2008 erfolgte Inanspruchnahme der Priorität

für die am 13. Mai 2008 eingereichte weitere Anmeldung hatte nach § 40 Abs. 5

Satz 1 PatG zur Folge, dass die hier in Rede stehende frühere Anmeldung als zu-

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rückgenommen galt. Zudem hat die Antragstellerin am 23. Mai 2008 die Anmeldung

zurückgenommen. Damit konnte eine Prüfung der Anmeldung nicht mehr erfolgen.

Daraus ergibt sich jedoch kein Anspruch der Antragstellerin auf Rückzahlung

der Prüfungsgebühr.

a) Eine Rückzahlung der Prüfungsgebühr ist in § 44 Abs. 3 Satz 3 PatG in

Verbindung mit § 43 Abs. 4 Satz 3, Abs. 5 PatG nur für den Fall vorgesehen, dass

die Gebühr für einen Prüfungsantrag gezahlt wurde, der wegen eines bereits zuvor

eingereichten Prüfungsantrags als nicht gestellt gilt. Diese Regelung findet entspre-

chende Anwendung, wenn die Gebühr für einen Prüfungsantrag entrichtet wurde, der

aus anderen Gründen als unwirksam anzusehen ist (BPatGE 14, 206, 207). Diese

Voraussetzungen liegen hier nicht vor.

b) Ein Erstattungsanspruch kommt nach § 9 PatKostG für Kosten in Betracht,

die bei richtiger Behandlung der Sache nicht entstanden wären. Die Beurteilung des

Patentgerichts, dass eine unrichtige Sachbehandlung hier nicht vorliegt, greift die

Rechtsbeschwerde zu Recht nicht an.

c) Nach § 10 Abs. 1 Satz 1 PatKostG sind ferner vorausgezahlte Gebühren,

die nicht mehr fällig werden können, zu erstatten. Die Antragstellerin hat die Prü-

fungsgebühr jedoch nicht vorausgezahlt, sondern mit Eintritt der Fälligkeit entrichtet.

d) Ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde dagegen, dass das Pa-

tentgericht einen Anspruch auf Erstattung der geleisteten Prüfungsgebühr nach § 10

Abs. 2 PatKostG verneint hat.

Der Wortlaut der Norm macht deutlich, dass diese - anders als § 43 Abs. 4

Satz 3 PatG und § 10 Abs. 1 PatKostG - keinen Anspruch auf Erstattung geleisteter

Zahlungen begründet. Sie sieht lediglich vor, dass die Gebühr entfällt, wenn eine

Anmeldung oder ein Antrag nach § 6 Abs. 2 PatKostG oder aufgrund anderer gesetz-

licher Bestimmungen als zurückgenommen gilt oder wenn ein Schutzrecht erlischt,

weil die Gebühr nicht oder nicht vollständig bezahlt wurde. Dies steht nach dem letz-

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ten Halbsatz des § 10 Abs. 2 PatKostG unter dem Vorbehalt, dass die beantragte

Amtshandlung nicht vorgenommen wurde.

Mit der Wendung, dass die Gebühr in einem solchen Fall entfällt, bringt das

Gesetz zum Ausdruck, dass eine bis dahin bestehende und fällige Gebührenforde-

rung, soweit auf sie noch keine Zahlungen geleistet worden sind, mit Wirkung ex

nunc erlischt, wenn die beantragte Amtshandlung nicht vorgenommen wurde.

Dadurch sollen Vollstreckungsfälle für nach wie vor fällige Gebühren vermieden wer-

den. Zugleich soll sichergestellt werden, dass die Gebühr weiterhin beigetrieben

werden kann, wenn das Amt im Vertrauen auf eine eingereichte Einzugsermächti-

gung bereits Amtshandlungen vorgenommen hat, die nicht von Amts wegen rück-

gängig gemacht werden können (Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Be-

reinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums,

BT-Drucks. 14/6203, S. 47 f.; siehe ferner Begründung zum Entwurf eines Gesetzes

zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostenge-

setzes, BT-Drucks. 16/735, S. 16). § 10 Abs. 2 PatKostG erfasst dagegen nicht den

Fall, in dem der Anmelder - wie hier - vor Eintritt der Rücknahmefiktion die Prüfungs-

gebühr bereits gezahlt hat.

e) Danach ergibt sich ein Anspruch auf Rückzahlung der Prüfungsgebühr

auch nicht aus einem öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruch in entsprechender

Anwendung von § 812 BGB. Zur Zeit der Zahlung bestand die Gebührenforderung.

Dass die Patentanmeldung - nicht der Prüfungsantrag - zu einem späteren Zeitpunkt

als zurückgenommen galt, ändert daran nichts.

3. Für den Fall, dass eine Patentanmeldung als zurückgenommen gilt, ergibt

sich damit aus dem Zusammenhang der gesetzlichen Regelung, dass die Prüfungs-

gebühr für einen zuvor gestellten Prüfungsantrag mit Wirkung ex nunc entfällt, sofern

die Gebühr bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht entrichtet und die Prüfung der Anmel-

dung nach § 44 Abs. 1 PatG noch nicht aufgenommen worden ist. § 10 Abs. 2 Pat-

KostG erfasst demgegenüber nicht die Konstellation, dass die Prüfungsgebühr mit

oder nach Eintritt der Fälligkeit bereits gezahlt worden ist und die Patentanmeldung

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zu einem späteren Zeitpunkt zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt

(BPatG,

GRUR

2006,

261;

BPatG,

Beschluss

vom

22. Februar

2007

- 10 W (pat) 49/05, in Juris, BPatGE 53, 9; Busse/Schuster, Patentgesetz, 7. Aufl.,

§ 10 PatKostG Rn. 23; Busse/Brandt, Patentgesetz, 7. Aufl., § 44 Rn. 30; Schul-

te/Schulte, Patentgesetz, 9. Aufl., § 33 Rn. 28; Mes, Patentgesetz, 3. Aufl., § 44

Rn. 21; ebenso schon zur Rechtslage vor Inkrafttreten des Patentkostengesetzes

BGH, Beschluss vom 19. Juli 1984 - X ZB 20/83, BGHZ 92, 137 - Schweißpistolen-

stromdüse II; BPatGE 11, 55; 11, 222; 13, 60; 37, 187; BPatG, Beschluss vom 8. Juli

1998 - 4 W (pat) 32/96, in Juris). Für diesen Fall sieht das Gesetz eine Erstattung der

Gebühr auch dann nicht vor, wenn die beantragte Handlung - das ist hier die Prüfung

der Patentanmeldung (BGH, Beschluss vom 22. Januar 2008 - X ZB 4/07, GRUR

2008, 549, 551) - noch nicht aufgenommen worden ist. Ob der Patentanmelder, der

einen Prüfungsantrag gestellt hat, mit der Prüfungsgebühr belastet wird, wenn die

Anmeldung zu einem späteren Zeitpunkt als zurückgenommen gilt, hängt mithin da-

von ab, ob er zu diesem Zeitpunkt die Gebühr bereits gezahlt hat oder nicht.

4. Die gesetzliche Regelung hat zur Folge, dass die bereits bezahlte Prü-

fungsgebühr dem Deutschen Patent- und Markenamt verbleibt, obwohl diese keine

Prüfung der Patentanmeldung vorgenommen hat und eine solche auch nicht mehr

vorgenommen werden kann, der Anmelder also keinerlei Gegenleistung für die Prü-

fungsgebühr erhält. Zwar mag die Regelung in Art. 11 Buchst. a der Gebührenord-

nung des Europäischen Patentamts für eine europäische Patentanmeldung, die vor-

sieht, dass die Prüfungsgebühr in voller Höhe zurückerstattet wird, wenn die europä-

ische Patentanmeldung zurückgenommen oder zurückgewiesen wird oder als zu-

rückgenommen gilt, bevor die Anmeldung in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilun-

gen übergegangen ist, sachgerechter erscheinen (so schon BPatG, GRUR 2006,

261, 264). Die gesetzliche Regelung ist jedoch der Beurteilung zugrunde zu legen,

da verfassungsrechtliche Bedenken gegen ihre Wirksamkeit nicht bestehen.

a) Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die aus Anlass indivi-

duell zurechenbarer, öffentlicher Leistungen dem Gebührenschuldner auferlegt wer-

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den und dazu bestimmt sind, in Anknüpfung an diese Leistung deren Kosten ganz

oder teilweise zu decken. Innerhalb seiner jeweiligen Regelungskompetenz verfügt

der Gebührengesetzgeber aus der Sicht des Grundgesetzes über einen weiten Ent-

scheidungs- und Gestaltungsspielraum. Materiell-verfassungsrechtliche Grenzen ei-

ner Gebührenregelung können sich aus den Grundrechten ergeben, insbesondere

aus dem Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 Abs. 1 GG) sowie aus dem Grundsatz der Ver-

hältnismäßigkeit. Dabei sind alle mit einer Gebührenregelung verfolgten, verfas-

sungsrechtlich zulässigen Zwecke als Abwägungsfaktoren in die Verhältnismäßig-

keitsbetrachtung einzubeziehen. Aus Art. 3 Abs. 1 GG folgt, dass Gebühren nicht

völlig unabhängig von den Kosten der gebührenpflichtigen Staatsleistung festgesetzt

werden dürfen und dass die Verknüpfung zwischen den Kosten der staatlichen Leis-

tung und den dafür auferlegten Gebühren sich nicht in einer Weise gestaltet, die sich,

bezogen auf den Zweck der gänzlichen oder teilweisen Kostendeckung, unter kei-

nem vernünftigen Gesichtspunkt als sachgemäß erweist. Darüber hinaus gebietet

der Gleichheitsgrundsatz, bei gleichartig beschaffenen Leistungen die Gebühren-

maßstäbe und -sätze in den Grenzen der Praktikabilität und Wirtschaftlichkeit so zu

wählen und zu staffeln, dass sie unterschiedlichen Ausmaßen in der erbrachten Leis-

tung Rechnung tragen (BVerfG, Beschluss vom 6. Februar 1979 - 2 BvL 5/76,

BVerfGE 50, 217, 226 f.). Diese Grundsätze gelten auch für die Bemessung von Ge-

bühren zur Abdeckung von Gerichtskosten. Danach muss der Gesetzgeber die Aus-

wahl der gleich oder ungleich zu behandelnden Sachverhalte sachgerecht treffen

(BVerfG, Beschluss vom 23. Mai 2006 - 1 BvR 1484/99, BVerfGE 115, 381, 389).

Nach Maßgabe dieser Grundsätze wäre es verfassungsrechtlich nicht hinzunehmen,

wenn eine Gebühr ohne Rückzahlungsmöglichkeit auch dann verfällt, wenn es aus

Gründen, die ganz überwiegend im Verantwortungsbereich der Behörde liegen, an

einer Gegenleistung der Behörde völlig fehlt (BGH, Beschluss vom 17. November

1999 - I ZB 1/98, GRUR 2000, 325, 327 - Beschleunigungsgebühr).

b) Ein solcher Fall liegt hier jedoch nicht vor, weshalb es nicht zu beanstan-

den ist, dass eine bereits gezahlte Prüfungsgebühr nicht erstattet wird, obwohl eine

Prüfung unterbleibt, weil die Patentanmeldung als zurückgenommen gilt. Insoweit ist

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zu berücksichtigen, dass das Deutsche Patent- und Markenamt in solchen Fällen

bereit und in der Lage ist, die Leistung, die mit der Gebühr abgegolten werden sollte,

zu erbringen, und daran durch ein Verhalten des Anmelders - hier die Inanspruch-

nahme der Priorität der Patentanmeldung für eine spätere Anmeldung - gehindert

wird. Hinzu kommt, dass der Anmelder weder den Prüfungsantrag zeitgleich mit der

Einreichung der Patentanmeldung stellen muss noch gezwungen ist, die Prüfungs-

gebühr bereits mit der Stellung des Prüfungsantrags zu begleichen. Mit der Stellung

des Prüfungsantrags kann er etwa zuwarten, bis die Prüfung der Anmeldung auf of-

fensichtliche Mängel nach § 42 PatG abgeschlossen ist. Ihm ist zudem nach § 44

Abs. 1 Satz 2 PatG eine Zahlungsfrist von drei Monaten eingeräumt. Dies verschafft

dem Anmelder die Möglichkeit, den Prüfungsantrag erst dann zu stellen oder die Prü-

fungsgebühr erst dann zu zahlen, wenn abzusehen ist, dass eine Prüfung der An-

meldung nach § 44 Abs. 1 PatG erforderlich wird. Zu berücksichtigen ist ferner, dass

der Gesetzgeber mit dieser gesetzlichen Regelung in zulässiger Weise den Zweck

verfolgt, die Anzahl der Erstattungsvorgänge gering zu halten und den damit verbun-

denen Verwaltungsaufwand zu verringern.

c) Eine Auslegung von § 10 PatKostG dahin, dass auch eine bereits entrich-

tete Prüfungsgebühr zu erstatten ist, wenn die Patentanmeldung zurückgenommen

wird oder als zurückgenommen gilt, ist mithin nicht verfassungsrechtlich geboten.

V. Fehlt es damit an einer Grundlage für einen Erstattungsanspruch der An-

tragstellerin bleibt ihre Rechtsbeschwerde erfolglos.

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Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten

(§ 107 Abs. 1 PatG).

Meier-Beck

Gröning

Schuster

Deichfuß

Kober-Dehm

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 06.06.2013 - 10 W(pat) 6/09 -

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