Urteil des BGH vom 20.05.2009

Vierlinden Leitsatzentscheidung

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 107/08

vom

20. Mai 2009

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung Nr. 30544479.4

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Vierlinden

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 2, § 83 Abs. 3 Nr. 1 und 6

Im Rahmen der Prüfung des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG ist die Beurteilung, ob eine zukünftige Verwendung einer geographi-

schen Herkunftsangabe für eine bestimmte Warengruppe vernünftigerweise zu

erwarten ist, grundsätzlich Sache der nationalen Gerichte. Allein aus dem Um-

stand, dass das Bundespatentgericht der Bekanntheit einer Ortsbezeichnung

bei der Prüfung des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG im

konkreten Fall ein anderes Gewicht beimisst als das Gericht erster Instanz der

Europäischen Gemeinschaften, ohne ein Vorabentscheidungsersuchen an den

Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften zu richten, folgt keine Verlet-

zung des Grundsatzes des gesetzlichen Richters i.S. des Art. 101 Abs. 1 Satz 2

GG.

BGH, Beschluss vom 20. Mai 2009 - I ZB 107/08 - Bundespatentgericht

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Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 20. Mai 2009 durch die

Richter Dr. Bergmann, Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Koch

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin gegen den Beschluss des

33. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts

vom 28. Oktober 2008 wird zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 €

festgesetzt.

Gründe:

I. Die Anmelderin hat die Eintragung des Zeichens

Vierlinden

für die Dienstleistungen "Handelsdienstleistungen im Bereich von Lebensmit-

teln, insbesondere Lebensmittel aus ökologischem Anbau, alkoholischen und

nicht alkoholischen Getränken, insbesondere aus ökologischer Produktion,

Haushaltswaren, Drogerieartikeln, Spielwaren, Bekleidungsartikeln, Schreibwa-

ren" beantragt.

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Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmel-

dung mit der Begründung zurückgewiesen, das angemeldete Wortzeichen sei

für die in Anspruch genommenen Dienstleistungen zur Bezeichnung der geo-

graphischen Herkunft freihaltebedürftig.

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Anmelderin zurückge-

wiesen (BPatG GRUR 2009, 491).

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer nicht zugelassenen

Rechtsbeschwerde, mit der sie die Verletzung des Anspruchs auf den gesetzli-

chen Richter und die Versagung des rechtlichen Gehörs rügt.

II. Das Bundespatentgericht hat die Auffassung vertreten, der Eintragung

der angemeldeten Marke stehe das Schutzhindernis des Freihaltebedürfnisses

nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Vierlinden sei eine geographische

Angabe, an deren Freihaltung ein Allgemeininteresse bestehe. Es sei nicht er-

forderlich, dass die geographische Angabe für die beanspruchten Dienstleis-

tungen im Handel und in den Verbraucherkreisen bekannt sei. Vielmehr reiche

es aus, dass die Verwendung für die in Rede stehenden Dienstleistungen in

Zukunft zu erwarten sei. Für die Handelsdienstleistungen sei bereits von einem

gegenwärtigen Freihaltebedürfnis auszugehen, weil in dem Ort Vierlinden öst-

lich von Berlin und in dem Stadtteil Vierlinden im Duisburger Stadtbezirk

Walsum Lebensmittelhändler tätig seien. Jedenfalls sei aber ein sogenanntes

zukünftiges Freihaltebedürfnis anzunehmen.

III. Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin hat keinen Erfolg.

1. Die Statthaftigkeit der form- und fristgerecht eingelegten Rechtsbe-

schwerde folgt daraus, dass ein im Gesetz aufgeführter, die zulassungsfreie

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Rechtsbeschwerde eröffnender Verfahrensmangel gerügt wird. Die Rechtsbe-

schwerde beruft sich auf eine nicht vorschriftsmäßige Besetzung des beschlie-

ßenden Gerichts (§ 83 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG) und eine Versagung des rechtli-

chen Gehörs (§ 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG) und hat dies im Einzelnen begründet.

Darauf, ob die Rügen durchgreifen, kommt es für die Statthaftigkeit der Rechts-

beschwerde nicht an (st. Rspr.; BGH, Beschl. v. 24.4.2008 - I ZB 72/07, GRUR

2008, 1126 Tz. 6 = WRP 2008, 1550 - Weisse Flotte).

2. Die Rechtsbeschwerde ist jedoch nicht begründet.

a) Ohne Erfolg erhebt die Rechtsbeschwerde die Rüge, das Gericht sei

nicht vorschriftsmäßig i.S. von § 83 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG besetzt gewesen. Sie

macht hierzu geltend, das Bundespatentgericht sei als letztinstanzliches Gericht

nach Art. 234 Abs. 3 EG zur Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen

Gemeinschaften verpflichtet gewesen. Es habe die Rechtsbeschwerde zum

Bundesgerichtshof nicht zugelassen und habe deshalb als letztinstanzliches

Gericht entschieden. Eine Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Ge-

meinschaften sei erforderlich gewesen, weil das Bundespatentgericht von der

Entscheidung des Gerichts erster Instanz in der Rechtssache "Cloppenburg"

(EuG GRUR 2006, 240) abgewichen und von einer Divergenz der Entscheidung

des Gerichts erster Instanz zur Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäi-

schen Gemeinschaften ausgegangen sei. Die unterlassene Vorlage an den Ge-

richtshof der Europäischen Gemeinschaften sei objektiv willkürlich und verletze

die Anmelderin in ihrem Anspruch auf den gesetzlichen Richter. Dieses Vor-

bringen rechtfertigt nicht die Annahme eines Zulassungsgrunds nach § 83

Abs. 3 Nr. 1 MarkenG.

aa) Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften ist zwar gesetzli-

cher Richter i.S. des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG (BVerfGE 73, 339, 366; BVerfG

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NVwZ 2004, 1224, 1127; JZ 2007, 87). Das Bundespatentgericht ist auch letzt-

instanzliches Gericht i.S. des Art. 234 Abs. 3 EG, wenn es die Rechtsbe-

schwerde, wie im vorliegenden Fall geschehen, nicht nach § 83 Abs. 1 Satz 1,

Abs. 2 MarkenG zulässt (BGH, Beschl. v. 2.10.2002 - I ZB 27/00, GRUR 2003,

546, 548 = WRP 2003, 655 - TURBO-TABS; Steinbeck, MarkenR 2002, 273,

279 f.; Stjerna, MarkenR 2004, 271, 275). Die Frage, ob eine Verletzung der

Vorlagepflicht nach Art. 234 Abs. 3 EG durch das Bundespatentgericht mit der

Besetzungsrüge nach § 83 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG angegriffen werden kann (be-

jahend Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urhe-

berrecht, Medienrecht, § 83 MarkenG Rdn. 24; a.A. Fezer/Grabrucker, Hand-

buch der Markenpraxis, Bd. 1, 1. Teil, Kap. 2 Rdn. 659: Verfassungsbeschwer-

de), hat der Senat bislang offengelassen (BGH GRUR 2003, 546, 547

- TURBO-TABS; BGH, Beschl. v. 10.4.2008 - I ZB 98/07, GRUR 2008, 1027

Tz. 24 = WRP 2008, 1438 - Cigarettenpackung). Sie braucht auch im vorlie-

genden Verfahren nicht entschieden zu werden.

Eine Verletzung des Grundsatzes des gesetzlichen Richters i.S. des

Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG wegen eines Verstoßes gegen die Vorlagepflicht

nach Art. 234 Abs. 3 GG setzt voraus, dass die Vorlage an den Gerichtshof der

Europäischen Gemeinschaften willkürlich unterblieben ist, weil sie bei Würdi-

gung der das Grundgesetz bestimmenden Gedanken nicht mehr verständlich

und offensichtlich unhaltbar ist (BVerfG NJW 1992, 678; NVwZ 2008, 780 f.;

BGH GRUR 2003, 546, 548 - TURBO-TABS). Davon ist auszugehen, wenn ein

letztinstanzliches Gericht zur Klärung der Auslegung einer gemeinschaftsrecht-

lichen Vorschrift eine Vorlage überhaupt nicht erwägt, obwohl es Zweifel an der

zutreffenden Beurteilung der entscheidungserheblichen Auslegungsfrage hat,

oder wenn das erkennende Gericht bewusst von der Entscheidung des Ge-

richtshofs der Europäischen Gemeinschaften abweicht, ohne vorzulegen. Diese

Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall nicht gegeben, weil das Bundespa-

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tentgericht eine Vorlage erwogen hat und seine Entscheidung nicht in bewuss-

ter Abweichung von der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen

Gemeinschaften getroffen hat. Gegenteiliges macht auch die Rechtsbeschwer-

de nicht geltend. Sie leitet eine Verpflichtung zur Vorlage an den Gerichtshof

der Europäischen Gemeinschaften vielmehr aus dem Umstand ab, dass das

Bundespatentgericht bei der Beurteilung des Freihaltebedürfnisses nach § 8

Abs. 2 Nr. 2 MarkenG andere Maßstäbe zugrunde gelegt hat als das Gericht

erster Instanz in der Entscheidung "Cloppenburg" (EuG GRUR 2006, 240).

bb) Daraus folgt im Streitfall jedoch ebenfalls keine willlkürliche Verlet-

zung der Vorlagepflicht. Allerdings ist Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG auch verletzt,

wenn zu einer entscheidungserheblichen Frage des Gemeinschaftsrechts ein-

schlägige Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften

noch nicht vorliegt oder dieser die entscheidungserhebliche Frage möglicher-

weise noch nicht erschöpfend beantwortet hat oder eine Fortentwicklung der

Rechtsprechung des Gerichtshofs nicht nur als entfernte Möglichkeit erscheint

und das letztinstanzlich entscheidende Gericht den ihm zukommenden Beurtei-

lungsrahmen in unvertretbarer Weise überschritten hat (BVerfG NJW 2001,

1267, 1268; NVwZ 2007, 197, 198).

Das Bundespatentgericht konnte die Frage, ob die angemeldete Marke

Vierlinden nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen

ist, auf der Grundlage der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen

Gemeinschaften abschließend selbst beurteilen, ohne dass sich hieraus ein

Verstoß gegen das Willkürverbot ergibt.

(1) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Ge-

meinschaften verbietet Art. 3 Abs. 1 lit. c MarkenRL, der durch § 8 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG umgesetzt wird, die Eintragung einer geographischen Bezeichnung

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als Marke nicht nur, wenn die geographische Angabe einen bestimmten Ort

bezeichnet, der für die betroffene Warengruppe bereits bekannt ist, sondern

auch dann, wenn die geographische Angabe einen Ort bezeichnet, der von den

beteiligten Verkehrskreisen gegenwärtig mit der betreffenden Warengruppe in

Verbindung gebracht wird oder wenn dies vernünftigerweise für die Zukunft zu

erwarten ist. In diesem Zusammenhang ist von Belang, inwieweit den Ver-

kehrskreisen diese Bezeichnung sowie die Eigenschaften des bezeichneten

Ortes und die betreffende Warengruppe mehr oder wenig gut bekannt sind

(EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - C-108 und 109/97, Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999,

723 Tz. 29 und 31 f. - Chiemsee).

Sofern eine Verwendung der geographischen Angabe für die mit der

Marke beanspruchten Waren oder Dienstleistungen noch nicht stattfindet, be-

darf es danach zur Annahme des Eintragungshindernisses der Feststellung,

dass eine zukünftige Verwendung vernünftigerweise zu erwarten ist. Dies erfor-

dert eine Prognoseentscheidung zur Feststellung eines Freihaltebedürfnisses

aufgrund einer zukünftigen Verwendung der geographischen Angabe für die mit

der Marke beanspruchten Waren oder Dienstleistungen, die nicht auf theoreti-

schen Erwägungen beruhen darf (BGH, Beschl. v. 17.7.2003 - I ZB 10/01,

GRUR 2003, 882, 883 = WRP 2003, 1226 - Lichtenstein).

(2) Von diesen Grundsätzen, die der Rechtsprechung des Gerichtshofs

der Europäischen Gemeinschaften und des Senats zum Eintragungshindernis

des Art. 3 Abs. 1 lit. c MarkenRL und des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für Marken

entsprechen, mit denen Schutz für Waren beansprucht wird, ist entgegen der

Annahme der Rechtsbeschwerde auch das Bundespatentgericht ausgegangen.

Diese Maßstäbe sind - was das Bundespatentgericht ebenfalls zutreffend an-

genommen hat - auch für die Beurteilung des Eintragungshindernisses des § 8

Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für Marken maßgeblich, für die Schutz für Dienstleistun-

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gen beansprucht wird (vgl. BGH, Beschl. v. 13.3.2008 - I ZB 53/05, GRUR

2008, 900 Tz. 11 f. = WRP 2008, 1338 - SPA II). Das Bundespatentgericht hat

zur Begründung des Eintragungshindernisses daher darauf abgestellt, dass

aufgrund der Existenz von Lebensmitteleinzelhändlern in dem Ort Vierlinden bei

Seelow und dem gleichnamigen Stadtteil in Duisburg vernünftigerweise für die

Zukunft zu erwarten ist, dass diese Dienstleistungen mit der geographischen

Angabe in Verbindung gebracht werden. Darauf, ob das Bundespatentgericht

im konkreten Fall zu geringe Anforderungen im Rahmen der Prognoseentschei-

dung an die entsprechende Erwartung gestellt hat, kommt es für die Frage der

Vorlagepflicht nicht an. Denn die Anwendung der vom Gerichtshof der Europäi-

schen Gemeinschaften entwickelten Kriterien im Einzelfall ist Sache der natio-

nalen Gerichte (EuGH, Urt. v. 30.9.2003 - C-224/01, Slg. 2003, I-10239 = NJW

2003, 3539 Tz. 100 - Köbler).

(3) Ohne Erfolg leitet die Rechtsbeschwerde eine Vorlagepflicht aus einer

Divergenz der angefochtenen Entscheidung des Bundespatentgerichts zur

Spruchpraxis des Gerichts erster Instanz zum inhaltsgleichen Eintragungshin-

dernis des Art. 7 Abs. 1 lit. c GMV ab. Das Gericht erster Instanz hatte in der

Entscheidung "Cloppenburg" bei der Verneinung des Eintragungshindernisses

in erster Linie darauf abgestellt, dass die Bekanntheit der Stadt Cloppenburg in

Deutschland von der Beschwerdekammer nicht ausreichend festgestellt sei

(EuG GRUR 2006, 240 Tz. 41 ff.). Das Gericht erster Instanz hatte seine Be-

gründung eines fehlenden Eintragungshindernisses weiterhin darauf gestützt,

dass selbst bei unterstellter geringer oder allenfalls mittlerer Bekanntheit der

Stadt Cloppenburg in Deutschland wegen eines mangelnden Renommees für

eine örtliche Herstellung von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen

vernünftigerweise nicht zu erwarten sei, dass mit der fraglichen Bezeichnung in

Zukunft die geographische Herkunft von Dienstleistungen bezeichnet werde

(EuG GRUR 2006, 240 Tz. 47 ff.). Das Bundespatentgericht hat dagegen der

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Bekanntheit des Ortes Vierlinden, der durch die geographische Angabe be-

zeichnet wird, vorliegend kein besonderes Gewicht beigemessen. Das begrün-

dete jedoch keine Vorlagepflicht des Bundespatentgerichts. Die Frage, ob es

sich bei der Bezeichnung Vierlinden um einen bekannten Ort in Deutschland

handelt, ist im Rahmen der Gesamtwürdigung des Vorliegens der Vorausset-

zungen eines Freihaltebedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nur ein In-

diz (vgl. BGH GRUR 2003, 882, 883 - Lichtenstein), dessen Gewichtung dem

nationalen Gericht vorbehalten ist. Im vorliegenden Fall wäre daher eher daran

zu denken gewesen, dass das Bundespatentgericht die Rechtsbeschwerde hät-

te zulassen müssen.

b) Die Rüge der Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht habe den

Anspruch der Anmelderin auf rechtliches Gehör nach Art. 103 Abs. 1 GG ver-

letzt, greift ebenfalls nicht durch. Die Rechtsbeschwerde hat diese Rüge nur mit

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einer Verletzung der Vorlagepflicht an den Gerichtshof der Europäischen Ge-

meinschaften durch das Bundespatentgericht nach Art. 234 Abs. 3 EG begrün-

det. Die Vorlagepflicht ist jedoch nach den vorstehenden Ausführungen nicht

verletzt.

Bergmann

Pokrant

Büscher

Schaffert

Koch

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 28.10.2008 - 33 W (pat) 105/06 -