Urteil des BGH vom 04.05.2004, X ZR 48/03

Entschieden
04.05.2004
Schlagworte
Stand der technik, Erfindung, Patg, Einsatz, Einheit, Benutzung, Austausch, Verkehr, Bundesrepublik deutschland, Lieferung
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BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 48/03 Verkündet am: 4. Mai 2004 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja BGHZ: ja

Flügelradzähler

PatG § 9 Satz 2 Nr. 1, § 10 Abs. 1

a) Ein Mittel bezieht sich im Sinne des § 10 PatG auf ein wesentliches Element der Erfindung, wenn es geeignet ist, mit einem oder mehreren Merkmalen des Patentanspruchs bei der Verwirklichung des geschützten Erfindungsgedankens funktional zusammenzuwirken. Ein für die technische Lehre der Erfindung völlig untergeordnetes Merkmal kann als nichtwesentliches Element der Erfindung außer Betracht zu lassen sein.

b) Für die Beurteilung der Frage, wann der Austausch von Teilen einer Vorrichtung deren Neuherstellung gleichkommt, bedarf es einer die Eigenart des patentgeschützten Erzeugnisses berücksichtigenden Abwägung der schutzwürdigen Interessen des Patentinhabers an der wirtschaftlichen Verwertung der Erfindung einerseits und des Abnehmers am ungehinderten Gebrauch der in den Verkehr gebrachten konkreten erfindungsgemäßen Vorrichtung andererseits.

BGH, Urteil vom 4. Mai 2004 - X ZR 48/03 - OLG Frankfurt a. M. LG Frankfurt a. M.

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 4. Mai 2004 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Scharen, Keukenschrijver, Dr. Meier-Beck und Asendorf

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des

Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 20. Februar 2003 aufgehoben.

Der Rechtsstreit wird zu anderweiter Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht

zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin nimmt die Beklagte auf der Grundlage eines Lizenzvertrages mit der Patentinhaberin aus dem mit Wirkung für die Bundesrepublik

Deutschland erteilten europäischen Patent 388 736 (Klagepatent) auf Unterlas-

sung, Rechnungslegung und Feststellung ihrer Verpflichtung zum Schadensersatz in Anspruch.

Das Klagepatent beruht auf einer Anmeldung vom 9. März 1990; der

Hinweis auf seine Erteilung ist am 21. September 1994 bekanntgemacht worden. Patentanspruch 1 lautet:

"Flügelradzähler, mit einem Gehäuse (64), in dem ein Einlaß (66)

und ein Auslaß (68) ausgebildet ist, mit einem vom Gehäuse (64)

umgebenen Meßbecher (14), in dem ein Flügelrad gelagert ist, das

mit einem Zählwerk (16) verbunden ist, wobei eine den Meßbecher

(14), das Flügelrad (26) und das Zählwerk (16) aufweisende Einheit

abnehmbar an dem Gehäuse (64) angebracht ist, dadurch gekennzeichnet, daß in dem Gehäuse (64) ein Einsatz (40) mit einer

schrägen, auf den Meßbecher (14) zu weisenden, sich an dem Einlaß (66) anschließenden Anströmfläche (44) angeordnet ist, gegen

welchen der Meßbecher (14) sich dichtend abstützt."

Die nachstehend wiedergegebene Figur 5 der Klagepatentschrift zeigt

eine teilweise aufgebrochene Schnittansicht eines erfindungsgemäßen Flügelradzählers in montiertem Zustand.

Die Klägerin bringt Flügelradzähler sowie teils zur Unter-Putz-, teils zur

Auf-Putz-Montage bestimmte Gehäuse für Flügelradzähler mit einem nur von

ihr verwendeten Innengewindemaß in den Verkehr. Die Beklagte vertreibt ihrerseits unter der Bezeichnung "M. " Meßkapseln, die in die Gehäuse der

Klägerin eingeschraubt werden können und in die Unter-Putz-Gehäuse der Klägerin unstreitig auch eingeschraubt wurden. Die nachstehend wiedergegebene

Zeichnung (Anl. K 14) zeigt eine derartige, in ein Gehäuse der Klägerin eingesetzte Meßkapsel.

Die Klägerin sieht in dem Vertrieb der Meßkapseln eine mittelbare Verletzung des Klagepatents. Das Landgericht hat ihre Klage abgewiesen; die Berufung ist ohne Erfolg geblieben (OLG Frankfurt, GRUR-RR 2003, 201).

Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Klägerin ihre Berufungsanträge weiter. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Revision hat Erfolg und führt zur Zurückverweisung des

Rechtsstreits an das Berufungsgericht.

I. Das Klagepatent betrifft einen Flügelradzähler, mit dem die Durchflußmenge von Flüssigkeiten erfaßt werden kann und der insbesondere als

Wasserzähler zur Verbrauchsmessung eingesetzt wird. Der Flügelradzähler

weist ein Gehäuse mit einem Einlaß und einem Auslaß auf, das einen Meßbecher umgibt, in dem ein mit einem Zählwerk verbundenes Flügelrad gelagert ist.

Meßbecher, Flügelrad und Zählwerk bilden eine Einheit, die abnehmbar an dem

Gehäuse angebracht ist. Diese Einheit kann demgemäß separat ausgetauscht

und etwa geeicht werden, während das Meßwerksgehäuse mit den Anschlüssen für die zu messende Flüssigkeit an Ort und Stelle, beispielsweise in einer

Wand, verbleibt.

Die Klagepatentschrift erläutert, daß es als wünschenswert angesehen

werde, den gleichen Zähler für unterschiedlich tief in der Wand verlegte Rohre

verwenden zu können. Hierzu sei es bekannt, durch einen Ein- und Auslaß

trennenden T-förmigen Einsatz auch große Verlegungstiefen zu überbrücken,

indem ein Anschlußrohr, in dem der Einsatz und damit der Einlaß- und Auslaßkanal nebeneinander geführt seien, in den gewünschten Längen vorgehalten

oder an Ort und Stelle entsprechend abgelängt werde. Diese Lösung sei jedoch

vergleichsweise aufwendig. Zudem erlaube sie nicht die in manchen Anwendungsfällen wünschenswerte tangential-radiale Anströmung des Flügelrades

und führe zu einer ungleichmäßigen Beaufschlagung des Flügelrads.

Einen weiteren Nachteil der bekannten Flügelradzähler sieht die Klagepatentschrift in der Ablagerung von Kalk und sonstigen Verschmutzungen, die

nicht nur die hydrodynamischen Verhältnisse beeinflußten, sondern vor allem

das Austauschen der Meßeinheit erschwerten, die dazu neige, an der Trennfuge zwischen Einsatz und Meßeinheit festzubacken.

Die Klagepatentschrift bezeichnet es als Aufgabe der Erfindung, einen

kostengünstigen, hydrodynamisch verbesserten Flügelradzähler zu schaffen,

der konstruktionsbedingt weniger zum Festbacken neigt und dennoch für hohe

Durchsätze auch bei mitteltief versenkt eingebauten Wasserrohren geeignet ist.

In Übereinstimmung hiermit hat das Berufungsgericht das der Erfindung

zugrundeliegende technische Problem darin gesehen, die Hydrodynamik des

anströmenden Wassers im Sinne einer möglichst gleichmäßigen und wirbelfreien Beaufschlagung des Flügelrades zu verbessern, die Gefahr eines Festbakkens der Meßeinheit zu vermindern und ein Gehäuse zu konstruieren, das sich

für mitteltief eingebaute Wasserrohre eignet und kostengünstiger als der im

Stand der Technik verwirklichte Tiefenausgleich ist. Das wird weder von der

Revision noch von der Revisionsbeklagten angegriffen und läßt keinen Rechtsfehler erkennen.

Die erfindungsgemäße Lösung dieses technischen Problems besteht in

folgender Merkmalskombination:

1. Der Flügelradzähler weist ein Gehäuse auf,

1.1 in dem ein Einlaß und ein Auslaß ausgebildet sind und

1.2 in dem ein Einsatz angeordnet ist.

2. Es ist eine (Meß-)Einheit vorgesehen, die aufweist:

2.1 einen von dem Gehäuse umgebenen Meßbecher,

2.2 ein in dem Meßbecher gelagertes Flügelrad und

2.3 ein mit dem Flügelrad verbundenes Meßwerk.

3. Die (Meß-)Einheit ist abnehmbar an dem Gehäuse angebracht.

4. Der Einsatz ist mit einer Anströmfläche versehen, die

4.1 sich an den Einlaß anschließt,

4.2 schräg verläuft und

4.3 auf den Meßbecher zu weist.

5. Der Meßbecher stützt sich dichtend gegen den Einsatz ab.

II. Da die Beklagte mit den angegriffenen Meßkapseln nur die Meßeinheit im Sinne des Merkmals 2 in den Verkehr bringt, scheidet eine unmittelbare Verletzung des Klagepatents, wie auch die Klägerin nicht verkennt, aus.

Mit Erfolg wendet sich die Revision jedoch dagegen, daß das Berufungsgericht

angenommen hat, die Beklagte habe auch nicht dem sich aus § 10 PatG ergebenden Verbot zuwidergehandelt, ohne Zustimmung des Patentinhabers im

Geltungsbereich des Patentgesetzes anderen als zur Benutzung der Erfindung

berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung im Geltungsbereich des Patentgesetzes in Kenntnis des Umstandes anzubieten oder zu liefern, daß diese Mittel

dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet

zu werden.

1. Das Berufungsgericht hat dahinstehen lassen, ob die Lieferung

der Meßkapseln zur Benutzung der Erfindung führt, wenn die Meßkapseln auf

die Unter-Putz-Gehäuse der Klägerin geschraubt werden.

a) Das Landgericht hat dies mit der Begründung verneint, daß die

Anströmfläche in diesem Gehäuse nicht in einem Einsatz, sondern im Gehäusekörper selbst ausgebildet sei. Das Berufungsgericht hat demgegenüber angenommen, daß zwar eine wortsinngemäße Benutzung der Erfindung zu ver-

neinen sei, jedoch eine Benutzung der Erfindung mit äquivalenten Mitteln in

Betracht komme. Mit der entsprechenden Ausbildung des Gehäusekörpers

würden die Wirkungen des Einsatzes (Merkmal 1.2) und der darin vorgesehenen, entsprechend Merkmal 4 ausgestalteten Anströmfläche erzielt. Indem das

Gehäuse mit einer schrägen Anströmfläche versehen sei, die in einem 45-Grad-

Winkel auf die Stirnseite des Meßbechers zulaufe und ihn dadurch teilweise

unmittelbar und teilweise tangential beaufschlage, wobei der Einlaß in das Gehäuse niedriger als die Stirnseite des Meßbechers liege und sich diese nur mit

einer kleinen O-Dichtung um den Auslaß auf das Gehäuse aufstütze (Merkmal

5), würden die angestrebten konstruktiven Vorteile sowie eine gleichmäßige

und wirbelfreie Beaufschlagung des Meßbechers erreicht und Kalk- und

Schmutzablagerungen an den voneinander zu lösenden Teilen minimiert.

b) Das Berufungsgericht hat damit die objektive Gleichwirkung als

erste Voraussetzung einer Einbeziehung der vom Wortsinn des Patentanspruchs abweichenden Ausgestaltung des Flügelradzählers in den Schutzbereich des Klagepatents rechtsfehlerfrei bejaht. Die Rüge der Revisionserwiderung, das Berufungsgericht habe die Gleichwirkung für den im Gehäuse angeordneten Einsatz nur anhand der Vorteile geprüft, welche die Patentschrift für

die Anströmfläche mitteile, und das Merkmal 1.2 schlicht weggelassen, was auf

den Schutz einer Unterkombination hinauslaufe, ist nicht begründet. Denn aus

dem Zusammenhang der Ausführungen des Berufungsgerichts ergibt sich, daß

es das Ersatzmittel für den Einsatz darin gesehen hat, daß der untere Teil des

Gehäusekörpers jenseits seiner eigentlichen Gehäusefunktion so ausgestaltet

ist, daß er die Anströmfläche ausformt, die bereitzustellen nach den Feststellungen des Berufungsgerichts die Funktion des Einsatzes ist.

Dagegen kann die Revisionsbeklagte auch nicht mit Erfolg einwenden,

das Klagepatent erstrebe eine flexible und kostengünstige Lager- und Vorratshaltung, weil mit einer Bauart des Gehäuses und unterschiedlichen Einsätzen

eine kostengünstige Anpassung an unterschiedliche Anforderungen ermöglicht

werde. Derartiges hat das Berufungsgericht nicht festgestellt, und die Revisionserwiderung zeigt insoweit einen Verfahrensfehler nicht auf. Der von ihr angegebenen Stelle im Schriftsatz der Beklagten vom 14. Februar 2001 ist eine

entsprechende Behauptung zur Bedeutung des Einsatzes nicht zu entnehmen;

im übrigen ist auch nicht erkennbar, welchen Sinn unterschiedliche Einsätze

ergeben sollten, die jedenfalls in ein- und demselben Gehäuse keine unterschiedlichen Höhen haben könnten. Soweit die Revisionsbeklagte schließlich

meint, die Verwendung eines Einsatzes solle zudem die Möglichkeiten eröffnen,

für diesen einen geeigneten Werkstoff auszuwählen, an dem sich weniger Kalk

ablagere als an dem Grundmaterial Messing des Gehäuses, und schließlich

Verdrehsicherungen mit zwei Stellungen vorzusehen, die es erlauben, den Einsatz um 180° zu drehen, um die Meßrichtung des Flügelrad zählers umzukehren, sind damit zwei Maßnahmen angesprochen, die die Klagepatentschrift als

fakultativ beschreibt. Auch wenn der Fachmann sie nicht nutzt, folgt er der Lehre des Patentanspruchs 1. Es ist daher nicht zu beanstanden, wenn das Berufungsgericht auch von der angegriffenen Ausführungsform angenommen hat,

sie erziele sämtliche Wirkungen, die nach Patentanspruch 1 zusammenkommen müssen, um die technische Lehre dieses Anspruchs zu verwirklichen (vgl.

Sen.Urt. v. 28.6.2000 - X ZR 128/98, GRUR 2000, 1005, 1006 - Bratgeschirr).

c) Nicht abschließend entschieden hat das Berufungsgericht, ob

(2.) seine Fachkenntnisse den Fachmann am Prioritätstag befähigten, die abgewandelten Mittel als gleichwirkend aufzufinden

und ob

(3.) darüber hinaus die Überlegungen, die der Fachmann hierzu

anstellen mußte, derart am Sinngehalt der im Patentanspruch

unter Schutz gestellten technischen Lehre orientiert sind, daß

der Fachmann die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als eine der wortsinngemäßen gleichwertige

Lösung in Betracht zog (BGHZ 150, 149, 154 - Schneidmesser I).

Hiervon ist daher für die weitere revisionsrechtliche Prüfung zugunsten

der Klägerin auszugehen.

2. Das Berufungsgericht hat im Ergebnis ebenfalls dahinstehen lassen, ob die Beklagte mit den angegriffenen Meßkapseln Mittel, die sich auf ein

wesentliches Element der Erfindung beziehen, angeboten und geliefert hat. Lege man eine in Literatur und Rechtsprechung vertretene Auffassung zugrunde,

nach der wesentlich solche Elemente der Erfindung seien, die nach der Patentschrift für die Ausführung der geschützten technischen Lehre erforderlich seien

und diese vom Stand der Technik unterschieden, könne zweifelhaft sein, ob die

Meßkapseln von § 10 PatG erfaßt würden. Nach der Klagepatentschrift komme

es nämlich auf die Ausgestaltung der Meßkapsel nur insoweit an, als diese an

dem die Erfindung ausmachenden Gehäuse an- und abgeschraubt werden

könne und sich im angeschraubten Zustand mit dem Meßbecher gegen den

Einsatz bzw. gegen das Gehäuse dichtend abstütze. Andererseits könnte zu

berücksichtigen sein, daß die von der Beklagten gelieferte Meßkapsel insbe-

sondere nach den Maßen ihres Schraubgewindes ausschließlich dazu bestimmt

sei, mit den Gehäusen der Klägerin zu den erfindungsgemäßen Flügelradzählern verbunden zu werden.

Die vom Berufungsgericht unentschieden gelassene Frage ist nach den

vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen zugunsten der Klägerin zu

beantworten; die Meßkapseln der Beklagten stellen Mittel dar, die sich auf ein

wesentliches Element der Erfindung beziehen.

a) Das von der Rechtsprechung entwickelte Institut der mittelbaren

Patentverletzung ist durch § 10 PatG erstmals gesetzlich geregelt worden. Da

diese Vorschrift der entsprechenden für das Gemeinschaftspatentübereinkommen vorgesehenen Regelung (Art. 30 GPÜ 1975 = Art. 26 GPÜ 1989) nachgebildet ist, kann die zum alten deutschen Patentrecht ergangene Rechtsprechung zu ihrem Verständnis nicht oder jedenfalls nicht ohne weiteres herangezogen werden. Insbesondere hat das für die Reichweite des Verbots der richterrechtlich entwickelten mittelbaren Patentverletzung entscheidende Kriterium der

Anpassung der gelieferten Mittel an den Erfindungsgedanken ("erfindungsfunktionelle Individualisierung") keinen Eingang in das Gesetz gefunden (vgl. Denkschrift der Bundesregierung zum Gemeinschaftspatentübereinkommen, BT-

Drucks. 8/2074, 124 = BlPMZ 1979, 325, 333).

Vor ihrer gesetzlichen Regelung ist die sogenannte mittelbare Patentverletzung als besondere Form der Teilnahme an fremder Patentverletzung gesehen worden, die demgemäß eine unmittelbare Patentverletzung als "Haupttat"

erforderte (statt aller BGHZ 82, 254, 257 f. - Rigg). Demgegenüber setzt der

verselbständigte Tatbestand des § 10 Abs. 1 PatG keine unmittelbare Verletzung des Patents durch den mit den sich auf ein wesentliches Element der Er-

findung beziehenden Mitteln belieferten Abnehmer voraus (Sen.Urt. v.

10.10.2000 - X ZR 176/98, GRUR 2001, 228, 231 - Luftheizgerät). Unbeschadet

dessen erweitert § 10 PatG nicht den - durch den Patentanspruch definierten -

immateriellen Schutzgegenstand (BGHZ 115, 204, 208 - beheizbarer Atemluftschlauch), dessen Nutzung ausschließlich dem Patentinhaber zugewiesen ist,

sondern soll den Patentinhaber im Vorfeld drohender Verletzung vor dem Eingriff in diesen Schutzgegenstand schützen. Der Tatbestand des § 10 Abs. 1

PatG kann deshalb auch als Patentgefährdungstatbestand bezeichnet werden

(BGH aaO - beheizbarer Atemluftschlauch; Benkard, Patentgesetz, 9. Aufl.,

§ 10 Rdn. 2; Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 10 Rdn. 13; Holzapfel, GRUR

2002, 193, 194; König, Mitt. 2000, 10, 11; Mes, GRUR 1998, 281). Seine

Schutzrichtung wird insbesondere daran deutlich, daß § 10 Abs. 1 PatG kein

absolutes Verbot der Lieferung der sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehenden Mittel enthält, sondern nur dann eingreift, wenn die Mittel

nicht nur zur Benutzung der Erfindung geeignet, sondern auch hierzu bestimmt

sind. Aus demselben Grund muß die Lieferung auch zur Benutzung der Erfindung im Geltungsbereich des Patentgesetzes erfolgen; nur dann ist sie geeignet, das Verbietungsrecht des Patentinhabers aus § 9 PatG zu gefährden.

b) Vor dem Hintergrund dieses Gesetzeszwecks beschränkt das

Tatbestandsmerkmal der "Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen", das Vorfeldverbot auf die Lieferung solcher Mittel, die nach

ihrer Wirkungsweise geeignet sind, einen Eingriff in den Schutzgegenstand

nach sich zu ziehen. (Nur) insofern besteht funktional eine Übereinstimmung

mit den "erfindungsfunktionell individualisierten Mitteln" des früheren Richterrechts. Das Gesetz verwirklicht diese Einschränkung jedoch nicht bei der Anpassung der Mittel selbst, sondern bei ihrer Beziehung zu der Erfindung. Das

zeigt insbesondere § 10 Abs. 2 PatG. Denn nach dieser Vorschrift können auch

allgemein im Handel erhältliche und daher typischerweise der Erfindung nicht

angepaßte Mittel Mittel im Sinne des Absatzes 1 sein. § 10 Abs. 2 PatG nimmt

solche Mittel von dem Verbot des Absatzes 1 nicht schlechthin aus, sondern

verschärft nur die Anforderungen an den subjektiven Tatbestand, da das Verbot

bei allgemein im Handel erhältlichen Erzeugnissen lediglich dann eingreift,

wenn der Dritte den Abnehmer bewußt veranlaßt, in einer nach § 9 Satz 2 PatG

verbotenen Weise zu handeln. Ein Mittel bezieht sich dabei auf ein wesentliches Element der Erfindung, wenn es geeignet ist, mit einem solchen Element

bei der Verwirklichung des geschützten Erfindungsgedankens funktional zusammenzuwirken. Denn aus dieser Eignung ergibt sich die von der Ausgestaltung des Mittels selbst unabhängige besondere Gefahr, mit der Lieferung des

Mittels zu einem Eingriff in den Schutzgegenstand des Patentrechts beizutragen und diesen zu fördern. Die Privilegierung des § 10 Abs. 2 PatG erklärt sich

in diesem Zusammenhang aus der Erwägung, daß es dem Anbieter von Gegenständen, die allgemein und unabhängig von einer bestimmten Verwendung

gehandelt werden, auch dann nicht angesonnen werden kann, die Verwendungsabsichten seiner Abnehmer zu kontrollieren, wenn im Einzelfall die Bestimmung zu einer erfindungsgemäßen Verwendung offenkundig sein sollte.

c) Das Kriterium der Eignung des Mittels, mit einem wesentlichen

Element der Erfindung bei der Verwirklichung des geschützten Erfindungsgedankens funktional zusammenzuwirken, schließt solche Mittel aus, die - wie

etwa die für den Betrieb einer geschützten Vorrichtung benötigte Energie - zwar

bei der Benutzung der Erfindung verwendet werden können, zur Verwirklichung

der technischen Lehre der Erfindung jedoch nichts beitragen. Leistet ein Mittel

einen solchen Beitrag, wird es demgegenüber im allgemeinem nicht darauf ankommen, mit welchem Merkmal oder welchen Merkmalen des Patentanspruchs

das Mittel zusammenwirkt. Denn was Bestandteil des Patentanspruchs ist, ist

regelmäßig bereits deshalb auch wesentliches Element der Erfindung. Der Patentanspruch definiert die geschützte Erfindung und begrenzt den dem Patentinhaber gewährten Schutz auf Benutzungsformen, die sämtliche Merkmale der

Erfindung verwirklichen. Spiegelbildlich zu dieser schutzbegrenzenden Funktion

jedes einzelnen Merkmals ist jedes einzelne Merkmal grundsätzlich auch tauglicher Anknüpfungspunkt für ein Verbot der Lieferung von Mitteln im Sinne des §

10 PatG. Insbesondere ist es nicht möglich, die wesentlichen Elemente einer

Erfindung danach zu bestimmen, ob sie den Gegenstand des Patentanspruchs

vom Stand der Technik unterscheiden. Denn nicht selten sind sämtliche Merkmale eines Patentanspruchs als solche im Stand der Technik bekannt. Ein

taugliches Abgrenzungskriterium läßt sich deshalb hieraus nicht gewinnen.

d) Im Streitfall kann dahinstehen, unter welchen Voraussetzungen

gegebenenfalls ein für die technische Lehre der Erfindung völlig untergeordnetes Merkmal als nicht-wesentliches Element der Erfindung anzusehen ist. Denn

die Meßkapseln der Beklagten stellen jedenfalls Mittel dar, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung nach dem Klagepatent beziehen. Sie sind

entsprechend Merkmal 2 ausgebildet und dazu geeignet und bestimmt, mit den

von der Klägerin gelieferten Gehäusen zusammenzuwirken, die - wie revisionsrechtlich zu unterstellen ist - die Merkmale 1 und 4 verwirklichen; an diesen Gehäusen sind sie entsprechend Merkmal 3 angebracht, und auf diesen stützen

sie sich entsprechend Merkmal 5 ab. Erst aus der Kombination von Gehäuse

und Meßeinrichtung ergibt sich der unter Schutz gestellte Flügelradzähler.

3. Das Berufungsgericht hat eine mittelbare Patentverletzung mit der

Begründung verneint, daß die Beklagte ihre Meßkapseln nur an zur Benutzung

der Erfindung berechtigte Personen liefere. Die Klägerin liefere selbst Unter-

Putz-Gehäuse - gemeinsam mit ihren eigenen Meßkapseln, aber auch isoliert,

deren patentrechtlicher Schutz durch diese Lieferung erschöpft sei. Die Beklagte liefere eine dazu passende, aber für sich gesehen ebenfalls patentfreie Meßkapsel aus dem gemeinfreien Stand der Technik. Bei den Kunden der Klägerin

fänden sich somit zwei jeweils patentfreie Gegenstände, die erst dort zu einem

Flügelradzähler kombiniert würden. Eine dem Patentinhaber vorbehaltene Herstellung des erfindungsgemäßen Erzeugnisses sei darin nicht zu sehen, weil

ein Kombinationserzeugnis vorliege, bei dem bestimmungsgemäß ein Teil,

nämlich die Meßkapsel, ausgetauscht werden könne und müsse, wenn es verschlissen bzw. beschädigt sei, und bei dem sich die für den Patentschutz wesentlichen Erfindungsgedanken nicht in der Meßkapsel, sondern allein in dem

Gehäuse wiederfänden. Das entspreche auch den von der Beklagten geschilderten Marktverhältnissen und der eigenen werblichen Präsentation der Klägerin. Die Beklagte habe nachvollziehbar dargelegt, daß sich ein Bauträger beim

Einbau von Unter- bzw. Auf-Putz-Anschlußgehäusen wegen der erheblichen

Folgekosten für den Einbau und Austausch der Meßkapseln die Möglichkeit zu

einem Produkt- und Anbieterwechsel offenhalten müsse, wie auch die große

Zahl der auf dem Markt erhältlichen Adapter belege. Auch die Klägerin, die auf

den Patentschutz nicht hinweise, trete den entsprechenden Kundenerwartungen nicht entgegen. Aus den entsprechenden Gründen stünden der Klägerin

die geltend gemachten Ansprüche auch nicht im Hinblick auf die Möglichkeit zu,

die Meßkapseln der Beklagten auf die Auf-Putz-Gehäuse der Klägerin aufzuschrauben, ohne daß es auf den Streit der Parteien ankomme, ob eine solche

Verwendung der Meßkapseln praktisch in Betracht komme.

Das rügt die Revision zu Recht als rechtsfehlerhaft.

a) Es kann dahinstehen, ob durch das Inverkehrbringen der Unter-

Putz-Gehäuse der Klägerin das auf diese Gehäuse bezogene Verbietungsrecht

der Klägerin nach § 10 PatG erschöpft ist. Denn dadurch ist, wie auch die Revisionserwiderung einräumt, jedenfalls nicht das Ausschließlichkeitsrecht der

Klägerin an dem Gegenstand des Klagepatents erschöpft, kraft dessen die Klägerin jedem Dritten untersagen kann, ohne ihre Zustimmung den erfindungsgemäßen Flügelradzähler herzustellen oder in den Verkehr zu bringen 9 Satz

2 Nr. 1 PatG). Soweit mit der Verbindung von Gehäuse (der Klägerin) und

Meßkapsel (der Beklagten) erstmals der geschützte Flügelradzähler hergestellt

wird, scheidet eine Erschöpfung des Patentrechts daher aus (vgl. BGHZ 143,

268, 270 - Karate; Sen.Urt. v. 13.3.2003 - X ZR 100/00, GRUR 2003, 507, 511

- Enalapril).

α) Zu Unrecht beruft sich das Berufungsgericht für seinen gegenteiligen

Standpunkt auf das Urteil des Senats vom 26.9.1996 (X ZR 72/94, GRUR 1997,

116 - Prospekthalter). In dem betreffenden Fall hatte das Berufungsgericht angenommen, eine Erschöpfung des Klagepatents sei nicht eingetreten, weil die

von dem Lizenznehmer des Patentinhabers befugt angebotenen und vertriebenen Prospekthalter zwar die Möglichkeit einer Reduzierung des Aufnahmeraums durch Zwischenstücke (Einsätze) böten, derartige einem Unteranspruch

des Klagepatents entsprechende Ergänzungen von ihm aber nicht geliefert

worden seien. Der Senat hat diese Erwägung mit der Begründung verworfen,

daß das Berufungsgericht den Schutzumfang des Klagepatents verkannt habe.

Gegenstand des betreffenden Unteranspruchs sei nicht die bereits mit einem

Einsatz versehene Halterung, sondern eine Halterung, die die Möglichkeit biete,

sie mit Einsätzen so zu ergänzen, daß eine Art Zwischenboden entstehe und so

die Möglichkeit eröffnet werde, auch Prospektmaterial kleineren Formats einzubringen. Damit beziehe sich der Anspruch auf eine bestimmte Ausgestaltung

des Halters selbst, d.h. dessen Eignung, mit Hilfe eines Zwischenstücks verän-

dert zu werden. Erschöpfung war danach nicht deshalb eingetreten, weil der

Lizenznehmer einen Teil des geschützten Gegenstandes, sondern weil er den

geschützten Gegenstand insgesamt in den Verkehr gebracht hatte.

β) Aus den Feststellungen des Berufungsgerichts ergibt sich auch

nicht, daß die Klägerin der Herstellung des erfindungsgemäßen Erzeugnisses

durch Verbindung ihres Unter-Putz-Gehäuses mit der Meßkapsel der Beklagten

zugestimmt hat. Eine solche Zustimmung muß allerdings nicht ausdrücklich erteilt werden, sondern kann auch stillschweigend erfolgen (vgl. BGH, Urt. v.

24.9.1979 - KZR 14/78, GRUR 1980, 38, 39 - Fullplastverfahren). Allein der

Umstand, daß die Klägerin auf den zu ihren Gunsten bestehenden Patentschutz nicht ausdrücklich hinweist, genügt hierfür jedoch ebensowenig wie die

vom Berufungsgericht angeführte Erwartung des Verkehrs, sich beim Einbau

von Unter- oder auch Auf-Putz-Anschlußgehäusen wegen der erheblichen Folgekosten für den Einbau und Austausch von Meßkapseln die Möglichkeit zu

einem Produkt- oder Anbieterwechsel offenhalten zu können. Mag diese Erwartung auch im allgemeinen bestehen und berechtigt sein, so ist sie doch dann

unbegründet, wenn ein solcher Wechsel wegen des an einem bestimmten Flügelradzähler bestehenden Patentschutzes gerade nicht ohne Zustimmung des

Patentinhabers möglich ist. Ob er eine solche Zustimmung erteilt, steht dem

Patentinhaber frei; diese Befugnis macht den wesentlichen Inhalt seines Ausschließlichkeitsrechts aus. Dies schließt es zwar nicht aus, bei der Beurteilung,

wie Erklärungen und Verhalten des Patentinhabers von denjenigen, an die sie

sich wenden, redlicherweise zu verstehen sind, die Verkehrsvorstellungen zu

berücksichtigen, macht jedoch die Feststellung einer jedenfalls konkludent erklärten Zustimmung nicht entbehrlich.

b) Die Beurteilung des Berufungsgerichts hält aber auch für diejenigen Fälle revisionsrechtlicher Nachprüfung nicht stand, in denen die Abnehmer

von der Klägerin komplette Flügelradzähler erworben haben und bei einem

notwendigen Austausch der Meßeinheit die Meßeinheit der Klägerin durch die

angegriffene Meßkapsel der Beklagten ersetzen.

In diesen Fällen handelt es sich bei den Abnehmern zwar um Personen,

die ein mit Zustimmung der Patentinhaberin in den Verkehr gebrachtes erfindungsgemäßes Erzeugnis erworben haben, hinsichtlich dessen das Patentrecht

erschöpft ist und zu dessen bestimmungsgemäßem Gebrauch sie berechtigt

sind, mit der weiteren Folge, daß die Abnehmer insoweit auch im Sinne des

§ 10 PatG zur Benutzung der Erfindung berechtigt sind. Mit dem Austausch der

Meßkapseln überschreiten die Abnehmer jedoch die Grenzen des bestimmungsgemäßen Gebrauchs und stellen erneut das erfindungsgemäße Gesamterzeugnis her; die Lieferung von Meßkapseln an solche Abnehmer ist daher gleichfalls nach § 10 PatG verboten.

α) Zwar gehört zu dem bestimmungsgemäßen Gebrauch eines patentgeschützten Erzeugnisses auch die Erhaltung und Wiederherstellung der

Gebrauchstauglichkeit, wenn die Funktions- oder Leistungsfähigkeit des konkreten Erzeugnisses ganz oder teilweise durch Verschleiß, Beschädigung oder

aus anderen Gründen beeinträchtigt oder aufgehoben ist. Von der Wiederherstellung einer aufgehobenen oder beeinträchtigten Gebrauchstauglichkeit eines

mit Zustimmung des Patentinhabers in den Verkehr gelangten Erzeugnisses

kann jedoch dann nicht mehr gesprochen werden, wenn die getroffenen Maßnahmen darauf hinauslaufen, tatsächlich das patentgemäße Erzeugnis erneut

herzustellen (BGH, Urt. v. 21.11.1958 - I ZR 129/57, GRUR 1959, 232, 234

- Förderrinne; Sen.Urt. v. 8.3.1973 - X ZR 6/70, GRUR 1973, 518, 520 - Spielautomat II; s. auch House of Lords, ENPR 2000, 324 - United Wire Limited v.

Screen Repair Services [Scotland] Limited).

β) Für die Abgrenzung zwischen (zulässiger) Reparatur und (unzulässiger) Neuherstellung ist danach maßgeblich, ob die getroffenen Maßnahmen noch die Identität des bereits in den Verkehr gebrachten konkreten patentgeschützten Erzeugnisses wahren (Ann, Festschrift für König, S. 17, 29 f.) oder

der Schaffung eines neuen erfindungsgemäßen Erzeugnisses gleichkommen.

Das kann regelmäßig nur unter Berücksichtigung der Eigenart des Gegenstands der Erfindung und unter Abwägung der einander widerstreitenden Interessen beurteilt werden.

Soweit es um die Wiederherstellung oder den Austausch einzelner Teile

einer geschützten Gesamtvorrichtung ging, ist in der älteren Rechtsprechung in

diesem Zusammenhang insbesondere berücksichtigt worden, ob es sich bei

den betreffenden Teilen um erfindungsfunktionell individualisierte Teile handele.

Sie genössen als Einzelelemente der geschützten Gesamtvorrichtung zwar keinen selbständigen Patentschutz; gleichwohl komme ihnen der gleiche Schutz

zu (BGH, aaO GRUR 1959, 232, 234 - Förderrinne). Dementsprechend ist bereits in der Herstellung solcher Teile ein patentverletzendes Herstellen gesehen

worden (BGHZ 2, 387, 391 f. - Mülltonne). Das ist jedoch mit der Definition des

Schutzgegenstandes durch den Patentanspruch unvereinbar (vgl. Busse aaO

§ 9 Rdn. 68). Der Senat hat demgemäß bereits in der "Rigg"-Entscheidung

ausgesprochen, daß eine unmittelbare Verletzung eines Kombinationspatents

grundsätzlich nur zu bejahen sei, wenn die Verletzungsform von der Gesamtheit der Kombinationsmerkmale Gebrauch macht, und daß von diesem Grund-

satz allenfalls dann eng begrenzte Ausnahmen zugelassen werden könnten,

wenn die angegriffene Ausführungsform alle wesentlichen Merkmale des geschützten Erfindungsgedankens aufweise und es zu ihrer Vollendung allenfalls

noch der Hinzufügung selbstverständlicher, für den Erfindungsgedanken nebensächlicher Zutaten bedürfe. Nur dann könne es gleichgültig sein, ob der

letzte, für die erfinderische Leistung unbedeutende Akt des Zusammenfügens

der Gesamtvorrichtung von Dritten vorgenommen werde (BGHZ 82, 254, 256

- Rigg). Maßgeblich ist daher auch für die Abgrenzung zwischen bestimmungsgemäßem Gebrauch und (Neu-)Herstellung des geschützten Gegenstandes

stets die Gesamtkombination.

Andererseits bedeutet dies jedoch nicht, daß es für die Frage, wann beim

Austausch von Teilen einer Vorrichtung von deren Neuherstellung gesprochen

werden kann, nur auf quantitative Kriterien ankäme. Vielmehr bedarf es einer

die Eigenart des patentgeschützten Erzeugnisses berücksichtigenden Abwägung der schutzwürdigen Interessen des Patentinhabers an der wirtschaftlichen

Verwertung der Erfindung einerseits und des Abnehmers am ungehinderten

Gebrauch des in den Verkehr gebrachten konkreten erfindungsgemäßen Erzeugnisses andererseits (vgl. BGH, aaO GRUR 1959, 232, 235 - Förderrinne;

Benkard aaO § 9 Rdn. 37). Dabei kann zum einen Bedeutung gewinnen, ob es

sich bei den betreffenden Teilen um solche handelt, mit deren Austausch während der Lebensdauer der Vorrichtung üblicherweise zu rechnen ist (BGH, aaO

GRUR 1959, 232, 234 - Förderrinne). Zum anderen kommt es aber auch darauf

an, inwieweit sich gerade in den ausgetauschten Teilen die technischen Wirkungen der Erfindung widerspiegeln. Demgemäß liegt in dem Austausch eines

Verschleißteils, das während der zu erwartenden Lebensdauer einer Maschine

- gegebenenfalls mehrfach - ersetzt zu werden pflegt, regelmäßig keine Neuherstellung. Verkörpert gerade dieser Teil wesentliche Elemente des Erfin-

dungsgedankens, kann es jedoch anders liegen (vgl. LG Düsseldorf, GRUR Int.

1989, 695, 697). Denn wenn gerade durch den Austausch dieses Teils der

technische oder wirtschaftliche Vorteil der Erfindung erneut verwirklicht wird,

kann nicht gesagt werden, daß der Patentinhaber bereits durch das erstmalige

Inverkehrbringen der Gesamtvorrichtung den ihm zustehenden Nutzen aus der

Erfindung gezogen hätte (s. auch die von Lord Hoffmann im Fall United Wire v.

Screen Repair [aaO] formulierte Frage "whether, having regard to the nature of

the patented article, the defendant could be said to have made it").

γ) Die für diese Abwägung erforderlichen tatrichterlichen Feststellungen hat das Berufungsgericht im Streitfall bereits getroffen. Da weitere Feststellungen insoweit weder notwendig noch zu erwarten sind, kann der Senat die

abschließende Würdigung selbst vornehmen (vgl. BGHZ 146, 217, 224 - Temperaturwächter). Danach ergibt sich, daß mit der Ersetzung der Meßeinheit des

Flügelradzählers durch eine nicht von der Patentinhaberin stammende Meßkapsel der Flügelradzähler erneut im Sinne des § 9 Satz 2 Nr. 1 PatG hergestellt wird.

Die Meßkapsel enthält mit dem Meßbecher, dem darin gelagerten Flügelrad und dem Zählwerk mehrere Bestandteile der geschützten Gesamtvorrichtung (Merkmal 2). In die Kapselwand ist ein Gewinde eingeschnitten, das es

erlaubt, die Kapsel entsprechend Merkmal 3 abnehmbar an dem Gehäuse anzubringen, und die Kapsel ist mit einem Dichtring versehen, so daß der Meßbecher sich dichtend gegen das Gehäuse bzw. den darin angeordneten Einsatz

abstützen kann (Merkmal 5). Zwar wird das Gehäuse (Merkmale 1 und 1.1) mit

dem Einsatz (Merkmal 1.2), durch dessen Ausgestaltung mit einer Merkmal 4

entsprechenden Anströmfläche das der Erfindung zugrundeliegende Problem

vornehmlich gelöst werden soll, nicht ersetzt. Die Meßkapsel wirkt jedoch, wie

bereits ausgeführt, mit dem so ausgestalteten Gehäuse(einsatz) unmittelbar

zusammen. Denn an und in der zugehörigen Meßkapsel werden, wie das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei festgestellt hat, die Vorteile der erfindungsgemäßen Lösung verwirklicht, daß eine gleichmäßige und wirbelfreie Beaufschlagung

des Meßbechers (d.h. des darin gelagerten Flügelrades) erzielt und die Gefahr

eines Aneinanderfestbackens von Meßkapsel und Gehäuse verringert wird. Zugleich wird damit die vom Klagepatent am Stand der Technik bemängelte erhöhte Lagerbelastung für das Flügelrad vermieden. Daher entsteht durch den

Einsatz einer neuen Meßkapsel ein neuer, diese Vorteile aufweisender Flügelradzähler; ihn in den Verkehr zu bringen, ist der Patentinhaberin und den von

ihr hierzu Autorisierten vorbehalten.

Die Auffassung des Berufungsgerichts, das Zusammensetzen von Meßkapsel und Gehäuse sei eine technisch und systembedingte Ergänzung, die

den Erfindungsgedanken und damit das Recht des Patentinhabers nicht berühre, vernachlässigt diesen Wirkungszusammenhang zwischen Gehäuse und

Meßeinheit. Daher stellt auch der vom Berufungsgericht weiter angeführte Umstand, das Klagepatent setze selbstverständlich voraus, daß die Meßeinheit

ausgetauscht werden könne, ebensowenig einen ergebnisrelevanten Gesichtspunkt dar wie der nachvollziehbare Wunsch der Abnehmer der erfindungsgemäßen Flügelradzähler, bei einem notwendigen Austausch der Meßeinheit

auch auf andere Anbieter als die zur Benutzung des Klagepatents Berechtigten

zurückgreifen zu können.

III. Eine abschließende Entscheidung des Rechtsstreits ist dem Senat

gleichwohl nicht möglich, da das Berufungsgericht keine hinreichenden Feststellungen dazu getroffen hat, ob die Kombination der Unter-Putz-Gehäuse der

Klägerin und der Meßkapseln der Beklagten in den Schutzbereich des Klagepatents fällt, und hinsichtlich der Auf-Putz-Gehäuse der Klägerin nichts dazu festgestellt hat, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang diese von den Abnehmern mit den angegriffenen Meßkapseln versehen werden. Hierzu ist der

Rechtsstreit daher an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Sollte das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangen, daß für die

Meßkapseln der Beklagten sowohl eine patentgemäße als auch eine patentfreie

Verwendung in Betracht kommt, wird es zu prüfen haben, ob dem durch ein

entsprechend eingeschränktes Verbot Rechnung getragen werden kann (s. dazu Scharen, GRUR 2001, 995; OLG Düsseldorf, InstGE 2, 115, 121; LG Düsseldorf, Mitt. 2000, 108).

Sollte das Berufungsgericht eine Verpflichtung der Beklagten zum Schadensersatz bejahen, wird es zu beachten haben, daß der Klägerin ein eigener

Schadensersatzanspruch, wie er mit dem Klageantrag geltend gemacht wird,

nur dann erwachsen sein kann, wenn ihr eine Dritte von der Benutzung ausschließende Berechtigung am Klagepatent zusteht, wie sie sich etwa aus einer

ausschließlichen Lizenz ergibt (RGZ 83, 93, 95 f. - Laufflecke; Busse aaO § 139

Rdn. 22). Feststellungen zu einer solchen Berechtigung hat das Berufungsgericht bislang nicht getroffen.

Melullis Scharen Keukenschrijver

Meier-Beck Asendorf

Urteil vom 29.09.2016

X ZR 58/14 vom 29.09.2016

Urteil vom 06.10.2016

I ZR 97/15 vom 06.10.2016

Urteil vom 09.11.2016

5 StR 425/16 vom 09.11.2016

Anmerkungen zum Urteil