Urteil des BGH vom 20.01.2005
The Colour of Elégance Leitsatzentscheidung
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 29/02
Verkündet am:
20. Januar 2005
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ:
nein
BGHR:
ja
The Colour of Elégance
Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates v. 20.12.1993 über die Gemeinschafts-
marke (Gemeinschaftsmarkenverordnung - GMV) Art. 51 Abs. 1 lit. b;
UWG §§ 3, 4 Nr. 10
a) Die Bösgläubigkeit einer Markenanmeldung, die mit dem Einsatz der Marke
als Mittel des Wettbewerbskampfes begründet wird, setzt die objektive Eig-
nung des angemeldeten Zeichens, eine Sperrwirkung zu entfalten und als
Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt zu werden, und eine entspre-
chende Absicht des Anmeldenden voraus. An der objektiven Eignung der
Marke, zu Sperrzwecken eingesetzt zu werden, fehlt es im Regelfall nicht
deshalb, weil die kollidierende Bezeichnung beschreibend und nicht mar-
kenmäßig benutzt wird.
b) Von einer wettbewerbswidrigen Behinderungsabsicht ist bei einer Marken-
anmeldung grundsätzlich nicht auszugehen, wenn mit ihr eine "Markenfami-
lie" des Anmelders fortgeschrieben wird.
BGH, Urt. v. 20. Januar 2005 - I ZR 29/02 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf
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Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-
lung vom 20. Januar 2005 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann
und die Richter Pokrant, Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann
für Recht erkannt:
Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 20. Zivilsenats des
Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 18. Dezember 2001 hinsichtlich
der Kostenentscheidung und im übrigen teilweise aufgehoben.
Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil der 4. Kammer für
Handelssachen des Landgerichts Düsseldorf vom 15. März 2001
unter Zurückweisung des Rechtsmittels im übrigen hinsichtlich der
Kostenentscheidung und insoweit geändert, als die Klägerin auf die
Widerklage verurteilt worden ist, die Anmeldungen der Gemein-
schaftsmarken Anmeldenummer 1 552 918 Wort-/Bildmarke "The
Colour of Elégance", Anmeldenummer 1 552 611 Wort-/Bildmarke
"Casual Elégance" und Anmeldenummer 1 552 314 Wort-/Bildmarke
"New Elégance" zurückzunehmen.
Die Widerklage wird insoweit abgewiesen.
Von den Kosten erster und zweiter Instanz tragen die Klägerin 3/4
und die Beklagte 1/4.
Die Kosten des Revisionsverfahrens werden gegeneinander aufge-
hoben.
Von Rechts wegen
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Tatbestand:
Die Klägerin betreibt einen Versand- und Einzelhandel sowie ein Fran-
chisesystem für Damenoberbekleidung. Sie firmiert seit 1971 unter "Elégance
R. O. GmbH". Zur Kennzeichnung ihres Unternehmens und der von ihr
angebotenen Waren und Dienstleistungen verwendet sie im Geschäftsverkehr
auch die Bezeichnung "Elégance".
Die Klägerin ist Inhaberin der am 26. Juni 1992 u.a. für "Bekleidungs-
stücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" eingetragenen Wort-/Bildmarke
Nr. 20 16 095
Die Beklagte vertreibt unter ihrer Marke "E. " weltweit im Luxus-
Segment Damenmode. In einem Artikel in der Ausgabe der Fachzeitschrift
"T. " vom 3. Februar 2000 kündigte die Beklagte einen werblichen
Auftritt als "E. the great Colours of Elegance" mit den Kollektionen "Great
Elegance", "Casual Elegance", "Young Elegance" und "New Elegance" mit ei-
nem Marketing-Etat von 84 Mio. DM an.
Die Klägerin, die von dem im Februar erschienenen Artikel Kenntnis er-
langte, meldete im März 2000 u.a. für "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopf-
bedeckungen" die Gemeinschaftsmarken "Elégance", "The Colour of Elégance"
und die mit dem vorangestellten Firmenlogo "
" versehenen Wort-/Bildmarken
"The Colour of Elégance", "Casual Elégance" und "New Elégance" an.
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Den angekündigten Werbeauftritt begann die Beklagte für ihre Herbst-/
Winter-Kollektion 2000 mit der Angabe "THE COLOUR OF ELEGANCE".
Die Klägerin hat darin eine Verletzung ihrer Firmen- und Markenrechte
gesehen und die Beklagte auf Unterlassung und Auskunftserteilung in Anspruch
genommen sowie die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung begehrt.
Die Beklagte hat - soweit für das Revisionsverfahren von Bedeutung -
widerklagend beantragt,
die Klägerin zu verurteilen, die Anmeldungen der Gemeinschafts-
marken Anmeldenummer 1 552 918 Wort-/Bildmarke "The Colour of
Elégance", Anmeldenummer 1 552 611 Wort-/Bildmarke "Casual
Elégance", Anmeldenummer 1 552 314 Wort-/Bildmarke "New Elé-
gance" und Anmeldenummer 1 559 533 Wortmarke "The Colour of
Elégance" zurückzunehmen.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen und der Widerklage stattge-
geben. Die Berufung der Klägerin ist ohne Erfolg geblieben.
Die hiergegen gerichtete Revision der Klägerin hat der Senat nur inso-
weit zur Entscheidung angenommen, als die Klägerin zur Rücknahme der An-
meldungen der Gemeinschaftsmarken Anmeldenummern 1 552 918, 1 552 611
und 1 552 314 verurteilt worden ist. Während des Revisionsverfahrens sind die-
se Wort-/Bildzeichen im Register eingetragen worden. Im Umfang der Annahme
verfolgt die Klägerin den Antrag auf Abweisung der Widerklage weiter. Die Be-
klagte beantragt, die Revision mit der Maßgabe zurückzuweisen, daß die ge-
nannten Gemeinschaftsmarken für nichtig zu erklären sind.
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Entscheidungsgründe:
I. Das Berufungsgericht hat den Anspruch auf Rücknahme der Marken-
anmeldungen für begründet erachtet und hierzu ausgeführt:
Für die von der Klägerin angemeldeten Marken sei im Fall ihrer Eintra-
gung der absolute Nichtigkeitsgrund des Art. 51 Abs. 1 lit. b der Gemein-
schaftsmarkenverordnung (GMV) gegeben. Die Klägerin sei bei der Anmeldung
der Marken bösgläubig gewesen. Der Anmelder einer Marke handele u.a. dann
unlauter, wenn er in Kenntnis der Vorbenutzung ohne zureichenden sachlichen
Grund für gleiche oder gleichartige Waren eine gleiche oder eine zum Verwech-
seln ähnliche Bezeichnung mit der Absicht eintragen lasse, den Gebrauch für
den Vorbenutzer zu sperren oder die an sich unbedenkliche Sperrwirkung
zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen. Nachdem sie von
dem beabsichtigten Werbeauftritt der Beklagten erfahren habe, habe die Kläge-
rin die Markenanmeldungen vorgenommen. Sie habe für die Marken nur die
französische Schreibweise "Elégance" gewählt und bei den Wort-/Bildmarken ihr
Firmenlogo vorangestellt. Für die erforderliche Absicht, die markenrechtliche
Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen,
genüge es, daß die Klägerin von der für eine Behinderung notwendigen Ver-
wechslungsgefahr ausgegangen sei. Unerheblich sei, daß die Beklagte die Be-
zeichnung "Casual Elegance" und "New Elegance" bislang nicht verwende. Die
Markenanmeldungen zeigten gerade, daß es sich um eine Reaktion der Kläge-
rin auf die Ankündigung des Werbeauftritts der Beklagten gehandelt habe. Nicht
maßgeblich sei weiter, daß die Bezeichnung "THE COLOUR OF ELEGANCE"
als beschreibende Angabe schutzunfähig sei. Absicht der Klägerin sei es auch
insoweit gewesen, die Beklagte in der Verwendung von "THE COLOUR OF
ELEGANCE" zu behindern. Ein sachlicher Grund für die Anmeldung der Ge-
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meinschaftsmarken sei nach dem Vortrag der Klägerin nicht erkennbar. Sie ha-
be keinen ernsthaften Willen gehabt, die Marken zur Kennzeichnung von Waren
zu benutzen, sondern habe lediglich versucht, um ihr Firmenschlagwort "Elé-
gance" eine möglichst hohe Schutzzone aufzubauen. Derartige Defensivmarken
seien nicht zur Benutzung als Marke bestimmt und stellten jedenfalls dann einen
Behinderungswettbewerb dar, wenn sie sich, wie im Streitfall, gezielt gegen
einen bestimmten Wettbewerber richteten.
Nach Art. 51 Abs. 1 lit. b GMV könne im Verletzungsverfahren die Nich-
tigkeit einer eingetragenen Marke mit einer Widerklage geltend gemacht wer-
den. Vor der Markeneintragung könne aufgrund eines Beseitigungsanspruchs
die Rücknahme der Markenanmeldungen begehrt werden.
II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Klägerin hat Er-
folg. Sie führt unter Aufhebung des Berufungsurteils zur Abweisung der Wider-
klage, soweit die Klägerin verurteilt worden ist, die Anmeldungen der Gemein-
schaftsmarken Anmeldenummer 1 552 918 Wort-/Bildmarke "The Colour of
Elégance", Anmeldenummer 1 552 611 Wort-/Bildmarke "Casual Elégance" und
Anmeldenummer 1 552 314 Wort-/Bildmarke "New Elégance" zurückzuneh-
men.
1. Die auf Rücknahme der Anmeldung von Gemeinschaftsmarken gerich-
tete Widerklage ist zulässig.
Allerdings sieht die Gemeinschaftsmarkenverordnung eine auf Erklärung
der Nichtigkeit der Marke gerichtete Widerklage gemäß Art. 51 Abs. 1 GMV nur
im Verletzungsverfahren aus der angegriffenen Gemeinschaftsmarke nach
Art. 92 lit. a GMV vor (vgl. Eisenführ in Eisenführ/Schennen, Gemeinschafts-
markenverordnung, Art. 92 Rdn. 9), während die Klägerin aus ihrer nationalen
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Marke gegen die Beklagte vorgegangen ist. Im Streitfall hat die Beklagte jedoch
keine Widerklage auf Nichtigerklärung der Gemeinschaftsmarke nach der Ge-
meinschaftsmarkenverordnung erhoben, sondern einen wettbewerbsrechtlichen
Anspruch auf Rücknahme der Markenanmeldungen nach deutschem Wettbe-
werbsrecht verfolgt. Daß die Beklagte nach Eintragung der Gemeinschaftsmar-
ken im Revisionsverfahren ihren Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit der Ge-
meinschaftsmarken gerichtet hat, ändert nichts daran, daß der Klage ein wett-
bewerbsrechtlicher Anspruch zugrunde liegt. Entsprechend haben die Vorin-
stanzen die Rücknahme der Gemeinschaftsmarkenanmeldungen auf einen
wettbewerbsrechtlichen Beseitigungsanspruch nach § 1 UWG a.F. gestützt.
2. Der Beklagten steht ein Anspruch auf Rücknahme der Anmeldung der
Gemeinschaftsmarken "The Colour of Elégance", "Casual Elégance" und "New
Elégance" nach §§ 3, 4 Nr. 10, § 8 Abs. 1 Satz 1 UWG nicht zu.
Die Klägerin hat die Gemeinschaftsmarken nicht bösgläubig angemeldet.
Es kann daher offenbleiben, ob aufgrund nationalen Wettbewerbsrechts gegen
eine Gemeinschaftsmarke auf Erklärung der Nichtigkeit der Gemeinschaftsmar-
ke wegen bösgläubiger Markenanmeldung vorgegangen werden kann oder der
Antrag beim Harmonisierungsamt sowie die Widerklage im Verletzungsverfah-
ren nach Art. 51 Abs. 1 lit. b GMV abschließende Regelungen darstellen.
a) Der Begriff der Bösgläubigkeit in Art. 51 Abs. 1 lit. b GMV und in Art. 3
Abs. 2 lit. d MRRL, der nach der bis 31. Mai 2004 gültigen Rechtslage durch
§ 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a.F. umgesetzt wurde und nunmehr durch § 8 Abs. 2
Nr. 10, § 50 Abs. 1 MarkenG umgesetzt wird, entsprechen sich inhaltlich (vgl.
Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 50 Rdn. 21; Eisenführ in Eisenführ/Schennen
aaO Art. 51 Rdn. 4). Von einer bösgläubigen Markenanmeldung ist auszugehen,
wenn die Anmeldung rechtsmißbräuchlich oder sittenwidrig ist (vgl. BGH,
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Beschl. v. 30.10.2003 - I ZB 9/01, GRUR 2004, 510, 511 = WRP 2004, 766
- S 100; vgl. auch Begründung zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581,
S. 95 = BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 89). Der Anmelder eines Kennzeichens
handelt allerdings nicht schon deshalb unlauter, weil er weiß, daß ein anderer
dasselbe Zeichen im Inland für gleiche Waren benutzt, ohne hierfür einen for-
malen Kennzeichenschutz erworben zu haben. Etwas anderes kann jedoch
dann gelten, wenn auf seiten des Zeicheninhabers besondere Umstände vorlie-
gen, die die Erwirkung der Zeicheneintragung als sittenwidrig im Sinne der ge-
nannten Vorschriften erscheinen lassen. Derartige Umstände können darin lie-
gen, daß der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes
des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleich-
artige Waren die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit
dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht,
für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen hat
eintragen lassen. Das wettbewerblich Verwerfliche kann auch darin gesehen
werden, daß ein Markenanmelder die mit der Eintragung der Marke entstehende
und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als
Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (vgl. BGH, Urt. v. 9.10.1997
- I ZR 95/95, GRUR 1998, 412, 414 = WRP 1998, 373 - Analgin; Urt. v.
19.2.1998 - I ZR 138/95, GRUR 1998, 1034, 1037 = WRP 1998, 978 - Makalu;
Urt. v. 10.8.2000 - I ZR 283/97, GRUR 2000, 1032, 1034 = WRP 2000, 1293
- EQUI 2000; Urt. v. 10.10.2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 431 = WRP
2003, 647 - BIG BERTHA). Davon kann bei den in Rede stehenden Markenan-
meldungen nicht ausgegangen werden.
b) Einen schutzwürdigen Besitzstand an den im Beitrag der Zeitschrift
"T. " vom 3. Februar 2000 für den neuen werblichen Auftritt der Be-
klagten genannten Bezeichnungen hat das Berufungsgericht nicht festgestellt.
Den Erwerb eines schutzwürdigen Besitzstandes innerhalb eines Zeitraums von
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eineinhalb Monaten bis zu den Anmeldungen der Gemeinschaftsmarken durch
die Klägerin hat die Beklagte auch nicht geltend gemacht.
c) Die Markenanmeldungen sind auch nicht deshalb unlauter, weil sie
nicht zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt werden. Dieser
Tatbestand erfordert neben einer objektiven Eignung des Zeichens, eine Sperr-
wirkung zu entfalten und als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt zu wer-
den, eine entsprechende Absicht des Anmeldenden (vgl. BGH, Urt. v.
10.10.1985 - I ZR 135/83, GRUR 1986, 74, 76 f. = WRP 1986, 142 - Sham-
rock III).
aa) Entgegen der Ansicht der Revision fehlt es daran nicht bereits des-
halb, weil die Beklagte nach den rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen des
Berufungsgerichts die ausschließlich verwendete Wortfolge "THE COLOUR OF
ELEGANCE" nur beschreibend und nicht markenmäßig benutzt. Zwar greift ein
Schutz nach Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. b GMV nur ein, wenn die Verwendung der
angegriffenen Bezeichnung kennzeichenmäßig erfolgt (vgl. EuGH, Urt. v.
12.11.2002 - Rs. C-206/01, Slg. 2002, I-10273 Tz. 51 ff. = GRUR 2003, 55
= WRP 2002, 1415 - Arsenal Football Club; BGH, Urt. v. 1.4.2004 - I ZR 23/02,
GRUR 2004, 947, 948 = WRP 2004, 1364 - Gazoz). Aus den Gemeinschafts-
marken kann die Klägerin nach den Markeneintragungen gegen eine nur be-
schreibende Verwendung durch die Beklagte zwar nicht mit Erfolg vorgehen.
Wegen der im Einzelfall schwierigen Abgrenzung zwischen einer markenmäßi-
gen und einer beschreibenden Verwendung einer Bezeichnung schließt dies für
sich genommen die Eignung der von der Klägerin angemeldeten Marken jedoch
nicht aus, zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes gegen die Beklagte
eingesetzt zu werden.
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bb) Es fehlt jedoch an einer wettbewerbswidrigen Behinderungsabsicht
auf seiten der Klägerin (vgl. hierzu BGH GRUR 2000, 1032, 1034 - EQUI 2000;
Fezer aaO § 50 Rdn. 29; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., Vor §§ 14-19
Rdn. 169; Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 50 Rdn. 22 ff.;
Baumbach/Hefermehl/Köhler,
Wettbewerbsrecht,
23. Aufl.,
§ 4
UWG
Rdn. 10.84; Fezer/Götting, UWG, § 4 Nr. 10 Rdn. 95). Die Klägerin schreibt mit
der Anmeldung der mit ihrem Firmenlogo gebildeten Gemeinschaftsmarken
lediglich ihre "Markenfamilie" fort. Bei einer Pflege des eigenen Markenbestan-
des steht die Tendenz im Vordergrund, einen Einbruch fremder Bezeichnungen
in den eigenen Markenbestand zu verhindern. Daran hat die Klägerin ein be-
rechtigtes Interesse. Ihr Verhalten, bei dem nicht die Störung der Beklagten als
Mitbewerberin, sondern die Förderung des eigenen Wettbewerbs im Vorder-
grund steht, reicht für die Feststellung einer auf die Behinderung der Beklagten
gerichteten Absicht nicht aus (vgl. auch Baumbach/Hefermehl/Köhler aaO § 4
UWG Rdn. 10.7; Fezer/Götting aaO § 4 Nr. 10 Rdn. 96; Harte/Henning/Omsels,
UWG, § 4 Nr. 10 Rdn. 7).
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III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.
Ullmann
Pokrant
Büscher
Schaffert
Bergmann