Urteil des BGH vom 20.01.2005, I ZR 29/02

Entschieden
20.01.2005
Schlagworte
Bildmarke, Widerklage, Marke, Bezeichnung, Beschreibende angabe, Absicht, Rücknahme, Uwg, Anmeldung, Nichtigkeit
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BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 29/02 Verkündet am: 20. Januar 2005 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja

The Colour of Elégance

Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates v. 20.12.1993 über die Gemeinschaftsmarke (Gemeinschaftsmarkenverordnung - GMV) Art. 51 Abs. 1 lit. b; UWG §§ 3, 4 Nr. 10

a) Die Bösgläubigkeit einer Markenanmeldung, die mit dem Einsatz der Marke als Mittel des Wettbewerbskampfes begründet wird, setzt die objektive Eignung des angemeldeten Zeichens, eine Sperrwirkung zu entfalten und als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt zu werden, und eine entsprechende Absicht des Anmeldenden voraus. An der objektiven Eignung der Marke, zu Sperrzwecken eingesetzt zu werden, fehlt es im Regelfall nicht deshalb, weil die kollidierende Bezeichnung beschreibend und nicht markenmäßig benutzt wird.

b) Von einer wettbewerbswidrigen Behinderungsabsicht ist bei einer Markenanmeldung grundsätzlich nicht auszugehen, wenn mit ihr eine "Markenfamilie" des Anmelders fortgeschrieben wird.

BGH, Urt. v. 20. Januar 2005 - I ZR 29/02 - OLG Düsseldorf LG Düsseldorf

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 20. Januar 2005 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann

und die Richter Pokrant, Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 20. Zivilsenats des

Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 18. Dezember 2001 hinsichtlich

der Kostenentscheidung und im übrigen teilweise aufgehoben.

Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil der 4. Kammer für

Handelssachen des Landgerichts Düsseldorf vom 15. März 2001

unter Zurückweisung des Rechtsmittels im übrigen hinsichtlich der

Kostenentscheidung und insoweit geändert, als die Klägerin auf die

Widerklage verurteilt worden ist, die Anmeldungen der Gemeinschaftsmarken Anmeldenummer 1 552 918 Wort-/Bildmarke "The

Colour of Elégance", Anmeldenummer 1 552 611 Wort-/Bildmarke

"Casual Elégance" und Anmeldenummer 1 552 314 Wort-/Bildmarke

"New Elégance" zurückzunehmen.

Die Widerklage wird insoweit abgewiesen.

Von den Kosten erster und zweiter Instanz tragen die Klägerin 3/4

und die Beklagte 1/4.

Die Kosten des Revisionsverfahrens werden gegeneinander aufgehoben.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin betreibt einen Versand- und Einzelhandel sowie ein Franchisesystem für Damenoberbekleidung. Sie firmiert seit 1971 unter "Elégance

R. O. GmbH". Zur Kennzeichnung ihres Unternehmens und der von ihr

angebotenen Waren und Dienstleistungen verwendet sie im Geschäftsverkehr

auch die Bezeichnung "Elégance".

Die Klägerin ist Inhaberin der am 26. Juni 1992 u.a. für "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" eingetragenen Wort-/Bildmarke

Nr. 20 16 095

Die Beklagte vertreibt unter ihrer Marke "E. " weltweit im Luxus-

Segment Damenmode. In einem Artikel in der Ausgabe der Fachzeitschrift

"T. " vom 3. Februar 2000 kündigte die Beklagte einen werblichen

Auftritt als "E. the great Colours of Elegance" mit den Kollektionen "Great

Elegance", "Casual Elegance", "Young Elegance" und "New Elegance" mit einem Marketing-Etat von 84 Mio. DM an.

Die Klägerin, die von dem im Februar erschienenen Artikel Kenntnis erlangte, meldete im März 2000 u.a. für "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" die Gemeinschaftsmarken "Elégance", "The Colour of Elégance"

und die mit dem vorangestellten Firmenlogo " " versehenen Wort-/Bildmarken

"The Colour of Elégance", "Casual Elégance" und "New Elégance" an.

Den angekündigten Werbeauftritt begann die Beklagte für ihre Herbst-/

Winter-Kollektion 2000 mit der Angabe "THE COLOUR OF ELEGANCE".

Die Klägerin hat darin eine Verletzung ihrer Firmen- und Markenrechte

gesehen und die Beklagte auf Unterlassung und Auskunftserteilung in Anspruch

genommen sowie die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung begehrt.

Die Beklagte hat - soweit für das Revisionsverfahren von Bedeutung -

widerklagend beantragt,

die Klägerin zu verurteilen, die Anmeldungen der Gemeinschaftsmarken Anmeldenummer 1 552 918 Wort-/Bildmarke "The Colour of

Elégance", Anmeldenummer 1 552 611 Wort-/Bildmarke "Casual

Elégance", Anmeldenummer 1 552 314 Wort-/Bildmarke "New Elégance" und Anmeldenummer 1 559 533 Wortmarke "The Colour of

Elégance" zurückzunehmen.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen und der Widerklage stattgegeben. Die Berufung der Klägerin ist ohne Erfolg geblieben.

Die hiergegen gerichtete Revision der Klägerin hat der Senat nur insoweit zur Entscheidung angenommen, als die Klägerin zur Rücknahme der Anmeldungen der Gemeinschaftsmarken Anmeldenummern 1 552 918, 1 552 611

und 1 552 314 verurteilt worden ist. Während des Revisionsverfahrens sind diese Wort-/Bildzeichen im Register eingetragen worden. Im Umfang der Annahme

verfolgt die Klägerin den Antrag auf Abweisung der Widerklage weiter. Die Beklagte beantragt, die Revision mit der Maßgabe zurückzuweisen, daß die genannten Gemeinschaftsmarken für nichtig zu erklären sind.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat den Anspruch auf Rücknahme der Markenanmeldungen für begründet erachtet und hierzu ausgeführt:

Für die von der Klägerin angemeldeten Marken sei im Fall ihrer Eintragung der absolute Nichtigkeitsgrund des Art. 51 Abs. 1 lit. b der Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV) gegeben. Die Klägerin sei bei der Anmeldung

der Marken bösgläubig gewesen. Der Anmelder einer Marke handele u.a. dann

unlauter, wenn er in Kenntnis der Vorbenutzung ohne zureichenden sachlichen

Grund für gleiche oder gleichartige Waren eine gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit der Absicht eintragen lasse, den Gebrauch für

den Vorbenutzer zu sperren oder die an sich unbedenkliche Sperrwirkung

zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen. Nachdem sie von

dem beabsichtigten Werbeauftritt der Beklagten erfahren habe, habe die Klägerin die Markenanmeldungen vorgenommen. Sie habe für die Marken nur die

französische Schreibweise "Elégance" gewählt und bei den Wort-/Bildmarken ihr

Firmenlogo vorangestellt. Für die erforderliche Absicht, die markenrechtliche

Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen,

genüge es, daß die Klägerin von der für eine Behinderung notwendigen Verwechslungsgefahr ausgegangen sei. Unerheblich sei, daß die Beklagte die Bezeichnung "Casual Elegance" und "New Elegance" bislang nicht verwende. Die

Markenanmeldungen zeigten gerade, daß es sich um eine Reaktion der Klägerin auf die Ankündigung des Werbeauftritts der Beklagten gehandelt habe. Nicht

maßgeblich sei weiter, daß die Bezeichnung "THE COLOUR OF ELEGANCE"

als beschreibende Angabe schutzunfähig sei. Absicht der Klägerin sei es auch

insoweit gewesen, die Beklagte in der Verwendung von "THE COLOUR OF

ELEGANCE" zu behindern. Ein sachlicher Grund für die Anmeldung der Ge-

meinschaftsmarken sei nach dem Vortrag der Klägerin nicht erkennbar. Sie habe keinen ernsthaften Willen gehabt, die Marken zur Kennzeichnung von Waren

zu benutzen, sondern habe lediglich versucht, um ihr Firmenschlagwort "Elégance" eine möglichst hohe Schutzzone aufzubauen. Derartige Defensivmarken

seien nicht zur Benutzung als Marke bestimmt und stellten jedenfalls dann einen

Behinderungswettbewerb dar, wenn sie sich, wie im Streitfall, gezielt gegen

einen bestimmten Wettbewerber richteten.

Nach Art. 51 Abs. 1 lit. b GMV könne im Verletzungsverfahren die Nichtigkeit einer eingetragenen Marke mit einer Widerklage geltend gemacht werden. Vor der Markeneintragung könne aufgrund eines Beseitigungsanspruchs

die Rücknahme der Markenanmeldungen begehrt werden.

II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Klägerin hat Erfolg. Sie führt unter Aufhebung des Berufungsurteils zur Abweisung der Widerklage, soweit die Klägerin verurteilt worden ist, die Anmeldungen der Gemeinschaftsmarken Anmeldenummer 1 552 918 Wort-/Bildmarke "The Colour of

Elégance", Anmeldenummer 1 552 611 Wort-/Bildmarke "Casual Elégance" und

Anmeldenummer 1 552 314 Wort-/Bildmarke "New Elégance" zurückzunehmen.

1. Die auf Rücknahme der Anmeldung von Gemeinschaftsmarken gerichtete Widerklage ist zulässig.

Allerdings sieht die Gemeinschaftsmarkenverordnung eine auf Erklärung

der Nichtigkeit der Marke gerichtete Widerklage gemäß Art. 51 Abs. 1 GMV nur

im Verletzungsverfahren aus der angegriffenen Gemeinschaftsmarke nach

Art. 92 lit. a GMV vor (vgl. Eisenführ in Eisenführ/Schennen, Gemeinschaftsmarkenverordnung, Art. 92 Rdn. 9), während die Klägerin aus ihrer nationalen

Marke gegen die Beklagte vorgegangen ist. Im Streitfall hat die Beklagte jedoch

keine Widerklage auf Nichtigerklärung der Gemeinschaftsmarke nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung erhoben, sondern einen wettbewerbsrechtlichen

Anspruch auf Rücknahme der Markenanmeldungen nach deutschem Wettbewerbsrecht verfolgt. Daß die Beklagte nach Eintragung der Gemeinschaftsmarken im Revisionsverfahren ihren Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit der Gemeinschaftsmarken gerichtet hat, ändert nichts daran, daß der Klage ein wettbewerbsrechtlicher Anspruch zugrunde liegt. Entsprechend haben die Vorinstanzen die Rücknahme der Gemeinschaftsmarkenanmeldungen auf einen

wettbewerbsrechtlichen Beseitigungsanspruch nach § 1 UWG a.F. gestützt.

2. Der Beklagten steht ein Anspruch auf Rücknahme der Anmeldung der

Gemeinschaftsmarken "The Colour of Elégance", "Casual Elégance" und "New

Elégance" nach §§ 3, 4 Nr. 10, § 8 Abs. 1 Satz 1 UWG nicht zu.

Die Klägerin hat die Gemeinschaftsmarken nicht bösgläubig angemeldet.

Es kann daher offenbleiben, ob aufgrund nationalen Wettbewerbsrechts gegen

eine Gemeinschaftsmarke auf Erklärung der Nichtigkeit der Gemeinschaftsmarke wegen bösgläubiger Markenanmeldung vorgegangen werden kann oder der

Antrag beim Harmonisierungsamt sowie die Widerklage im Verletzungsverfahren nach Art. 51 Abs. 1 lit. b GMV abschließende Regelungen darstellen.

a) Der Begriff der Bösgläubigkeit in Art. 51 Abs. 1 lit. b GMV und in Art. 3

Abs. 2 lit. d MRRL, der nach der bis 31. Mai 2004 gültigen Rechtslage durch

§ 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a.F. umgesetzt wurde und nunmehr durch § 8 Abs. 2

Nr. 10, § 50 Abs. 1 MarkenG umgesetzt wird, entsprechen sich inhaltlich (vgl.

Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 50 Rdn. 21; Eisenführ in Eisenführ/Schennen

aaO Art. 51 Rdn. 4). Von einer bösgläubigen Markenanmeldung ist auszugehen,

wenn die Anmeldung rechtsmißbräuchlich oder sittenwidrig ist (vgl. BGH,

Beschl. v. 30.10.2003 - I ZB 9/01, GRUR 2004, 510, 511 = WRP 2004, 766

- S 100; vgl. auch Begründung zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581,

S. 95 = BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 89). Der Anmelder eines Kennzeichens

handelt allerdings nicht schon deshalb unlauter, weil er weiß, daß ein anderer

dasselbe Zeichen im Inland für gleiche Waren benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben. Etwas anderes kann jedoch

dann gelten, wenn auf seiten des Zeicheninhabers besondere Umstände vorliegen, die die Erwirkung der Zeicheneintragung als sittenwidrig im Sinne der genannten Vorschriften erscheinen lassen. Derartige Umstände können darin liegen, daß der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes

des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit

dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht,

für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen hat

eintragen lassen. Das wettbewerblich Verwerfliche kann auch darin gesehen

werden, daß ein Markenanmelder die mit der Eintragung der Marke entstehende

und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als

Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (vgl. BGH, Urt. v. 9.10.1997

- I ZR 95/95, GRUR 1998, 412, 414 = WRP 1998, 373 - Analgin; Urt. v.

19.2.1998 - I ZR 138/95, GRUR 1998, 1034, 1037 = WRP 1998, 978 - Makalu;

Urt. v. 10.8.2000 - I ZR 283/97, GRUR 2000, 1032, 1034 = WRP 2000, 1293

- EQUI 2000; Urt. v. 10.10.2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 431 = WRP

2003, 647 - BIG BERTHA). Davon kann bei den in Rede stehenden Markenanmeldungen nicht ausgegangen werden.

b) Einen schutzwürdigen Besitzstand an den im Beitrag der Zeitschrift

"T. " vom 3. Februar 2000 für den neuen werblichen Auftritt der Beklagten genannten Bezeichnungen hat das Berufungsgericht nicht festgestellt.

Den Erwerb eines schutzwürdigen Besitzstandes innerhalb eines Zeitraums von

eineinhalb Monaten bis zu den Anmeldungen der Gemeinschaftsmarken durch

die Klägerin hat die Beklagte auch nicht geltend gemacht.

c) Die Markenanmeldungen sind auch nicht deshalb unlauter, weil sie

nicht zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt werden. Dieser

Tatbestand erfordert neben einer objektiven Eignung des Zeichens, eine Sperrwirkung zu entfalten und als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt zu werden, eine entsprechende Absicht des Anmeldenden (vgl. BGH, Urt. v.

10.10.1985 - I ZR 135/83, GRUR 1986, 74, 76 f. = WRP 1986, 142 - Shamrock III).

aa) Entgegen der Ansicht der Revision fehlt es daran nicht bereits deshalb, weil die Beklagte nach den rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen des

Berufungsgerichts die ausschließlich verwendete Wortfolge "THE COLOUR OF

ELEGANCE" nur beschreibend und nicht markenmäßig benutzt. Zwar greift ein

Schutz nach Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. b GMV nur ein, wenn die Verwendung der

angegriffenen Bezeichnung kennzeichenmäßig erfolgt (vgl. EuGH, Urt. v.

12.11.2002 - Rs. C-206/01, Slg. 2002, I-10273 Tz. 51 ff. = GRUR 2003, 55

= WRP 2002, 1415 - Arsenal Football Club; BGH, Urt. v. 1.4.2004 - I ZR 23/02,

GRUR 2004, 947, 948 = WRP 2004, 1364 - Gazoz). Aus den Gemeinschaftsmarken kann die Klägerin nach den Markeneintragungen gegen eine nur beschreibende Verwendung durch die Beklagte zwar nicht mit Erfolg vorgehen.

Wegen der im Einzelfall schwierigen Abgrenzung zwischen einer markenmäßigen und einer beschreibenden Verwendung einer Bezeichnung schließt dies für

sich genommen die Eignung der von der Klägerin angemeldeten Marken jedoch

nicht aus, zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes gegen die Beklagte

eingesetzt zu werden.

bb) Es fehlt jedoch an einer wettbewerbswidrigen Behinderungsabsicht

auf seiten der Klägerin (vgl. hierzu BGH GRUR 2000, 1032, 1034 - EQUI 2000;

Fezer aaO § 50 Rdn. 29; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., Vor §§ 14-19

Rdn. 169; Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 50 Rdn. 22 ff.;

Baumbach/Hefermehl/Köhler, Wettbewerbsrecht, 23. Aufl., § 4 UWG

Rdn. 10.84; Fezer/Götting, UWG, § 4 Nr. 10 Rdn. 95). Die Klägerin schreibt mit

der Anmeldung der mit ihrem Firmenlogo gebildeten Gemeinschaftsmarken

lediglich ihre "Markenfamilie" fort. Bei einer Pflege des eigenen Markenbestandes steht die Tendenz im Vordergrund, einen Einbruch fremder Bezeichnungen

in den eigenen Markenbestand zu verhindern. Daran hat die Klägerin ein berechtigtes Interesse. Ihr Verhalten, bei dem nicht die Störung der Beklagten als

Mitbewerberin, sondern die Förderung des eigenen Wettbewerbs im Vordergrund steht, reicht für die Feststellung einer auf die Behinderung der Beklagten

gerichteten Absicht nicht aus (vgl. auch Baumbach/Hefermehl/Köhler aaO § 4

UWG Rdn. 10.7; Fezer/Götting aaO § 4 Nr. 10 Rdn. 96; Harte/Henning/Omsels,

UWG, § 4 Nr. 10 Rdn. 7).

III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.

Ullmann Pokrant Büscher

Schaffert Bergmann

Urteil vom 29.09.2016

X ZR 58/14 vom 29.09.2016

Urteil vom 06.10.2016

I ZR 97/15 vom 06.10.2016

Urteil vom 09.11.2016

5 StR 425/16 vom 09.11.2016

Anmerkungen zum Urteil