Urteil des BGH vom 15.02.2001, I ZR 232/98

Entschieden
15.02.2001
Schlagworte
Computer, Bezeichnung, Abweisung der klage, Kennzeichnungskraft, Treu und glauben, Verwechslungsgefahr, Verkehr, Kennzeichen, Verwendung, Beurteilung
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BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 232/98 Verkündet am: 15. Februar 2001 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja

CompuNet/ComNet

MarkenG § 5 Abs. 2, § 15 Abs. 2; UWG § 16 Abs. 1

Zur Verwechslungsgefahr der Firmenbestandteile "ComNet" und "CompuNet" nach § 15 Abs. 2 MarkenG bei Firmen, deren Geschäftsgegenstand die Beschaffung, Installation und Wartung von PC-Netzwerken und der Vertrieb von PC-Hard- und Software insbesondere für den Netzwerkbetrieb ist.

BGH, Urt. v. 15. Februar 2001 - I ZR 232/98 - OLG Köln LG Köln

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung

vom 15. Februar 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und

die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und

Dr. Büscher

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats

des Oberlandesgerichts Köln vom 7. August 1998 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung,

auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin befaßt sich mit der Beschaffung, Installation und Wartung

von PC-Netzwerken für gewerblich tätige Kunden. Sie firmierte bis zu einer Änderung in der Revisionsinstanz unter "CompuNet Computer AG & Co. OHG".

Die Beklagte, eine am 1. April 1990 gegründete und am 30. Mai 1990 in

das Handelsregister eingetragene GmbH, vertreibt PC-Hard- und Software insbesondere für den Netzwerkbetrieb. Sie führt in ihrer Firma die Bezeichnung

"ComNet".

Die Klägerin sieht darin eine Verletzung ihres Unternehmenskennzeichens. Sie hat geltend gemacht, Rechtsnachfolgerin der 1985 in K. ansässig

gewesenen "CompuNet Computer Vertriebs-GmbH" zu sein. Diese sei 1992

durch Verschmelzung mit mehreren anderen Gesellschaften der CompuNet-

Gruppe in der "CompuNet DATA SERVICE Computer Vertriebs- und Beteiligungs-GmbH" aufgegangen, die 1994 mit ihr verschmolzen worden sei.

Die Klägerin hat vorgetragen, bei "CompuNet" handele sich es um ein in

Fachkreisen jedenfalls seit 1990 sehr bekanntes Kennzeichen. Zwischen den

Bezeichnungen "CompuNet" und "ComNet" bestehe Verwechslungsgefahr.

Diese sei durch eine 1993 erfolgte Gründung einer Filiale der Beklagten in

F. noch erhöht worden.

Die Klägerin hat beantragt,

1. die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zur Bezeichnung ihres Unternehmens die Firma "ComNet Computer im Netzwerk Vertriebs GmbH" zu verwenden;

2. hilfsweise: die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zur Bezeichnung ihrer Filiale in F. ,

A. straße die vorstehende Firma zu verwenden.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat sich darauf berufen, eine Verwechslungsgefahr der Kennzeichen der Parteien bestehe nicht, weil die

maßgeblichen Fachkreise daran gewöhnt seien, auf kleine Unterschiede in den

Bezeichnungen zu achten und das Kennzeichen der Klägerin aufgrund der

Verwendung der Bezeichnung "CompuNet" durch eine Vielzahl von Drittunternehmen geschwächt sei.

Das Landgericht hat die Beklagte nach dem Hauptantrag verurteilt und

ihr eine Umstellungsfrist von sechs Monaten eingeräumt. Die dagegen gerichtete Berufung ist erfolglos geblieben (OLG Köln WRP 1998, 1109).

Mit der Revision erstrebt die Beklagte weiterhin die Abweisung der Klage. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat die Voraussetzungen eines Unterlassungsanspruchs sowohl nach § 15 Abs. 2 und Abs. 4 MarkenG als auch nach § 16

UWG bejaht. Hierzu hat es ausgeführt, die Bezeichnung "CompuNet" sei

schutzfähig. Sie sei aus den ersten Silben der Wörter "Computer" und "Netzwerk" neu gebildet und ohne weiteres geeignet, als namensmäßiger Hinweis

und nicht nur zur Beschreibung einer Gattung zu wirken. Der Schutzfähigkeit

der Bezeichnung stehe nicht entgegen, daß es sich nur um einen Teil der Firma der Klägerin handele.

Die Bezeichnung der Klägerin sei prioritätsälter als diejenige der 1990

gegründeten Beklagten. Der Klägerin komme als Nachfolgerin der früheren

"CompuNet Computer Vertriebs-GmbH" deren Priorität aus 1985 zugute.

Zwischen den Kennzeichen "CompuNet" der Klägerin und "ComNet" der

Beklagten bestehe Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr sei von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft des klägerischen Kennzeichens, von einer erheblichen Nähe der

beiderseitigen Geschäftsbereiche und großer Ähnlichkeit der Kennzeichen der

Parteien auszugehen.

Der Anspruch der Klägerin sei auch nicht verwirkt.

II. Die dagegen gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung und Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

Die Annahme des Berufungsgerichts, der Klägerin stehe ein Unterlassungsanspruch nach § 15 Abs. 2, § 5 Abs. 2, § 153 Abs. 1 MarkenG, § 16

Abs. 1 UWG zu, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

1. Das Berufungsgericht ist allerdings rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, daß der Bezeichnung "CompuNet" in der Firma der Klägerin kennzeichenrechtlicher Schutz zukommt.

Das Berufungsgericht hat angenommen, daß die Bezeichnung "Compu-

Net" von Hause aus schutzfähig sei. Es hat dies damit begründet, daß es sich

um ein aussprechbares Kunstwort handele, das als solches Phantasiegehalt

besitze. Auch wer die Herkunft des Kennzeichens aus den ersten Silben der

Wörter "Computer" und "Netzwerk" erkenne, werde nicht annehmen, damit

solle die Gattung des Unternehmens beschrieben werden, sondern werde das

neu zusammengesetzte Wort als Namen ansehen.

Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Für einen Teil einer

Firmenbezeichnung kann der vom Schutz des vollständigen Firmennamens

abgeleitete Schutz als Unternehmenskennzeichen i.S. des § 5 Abs. 2 MarkenG

beansprucht werden, sofern es sich um einen unterscheidungsfähigen Firmenbestandteil handelt, der seiner Art nach im Vergleich zu den übrigen Firmenbestandteilen geeignet erscheint, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis

auf das Unternehmen durchzusetzen. Ist dies zu bejahen, kommt es nicht mehr

darauf an, ob die fragliche Kurzbezeichnung tatsächlich als Firmenbestandteil

in Alleinstellung verwendet worden ist und ob sie sich im Verkehr durchgesetzt

hat (vgl. BGH, Urt. v. 28.1.1999 - I ZR 178/96, GRUR 1999, 492, 493 = WRP

1999, 523 - Altberliner, m.w.N.). Die Bezeichnung "CompuNet" stellt eine willkürliche Kombination zweier Wörter dar, die zwar beide beschreibend auf das

Tätigkeitsgebiet der Klägerin hinweisen, die jedoch zu einem neuen Wort zusammengefaßt worden sind, das nach den Feststellungen des Berufungsgerichts der deutschen Sprache und der in der Computerbranche entwickelten

Fachsprache fremd ist. Dem Firmenbestandteil kommt daher mangels beschreibender Verwendung namensmäßige Unterscheidungskraft zu.

Zu Recht hat das Berufungsgericht aus diesem Grunde auch ein Freihaltebedürfnis an der Bezeichnung "CompuNet" verneint. Einem gewissen

Freihalteinteresse der Allgemeinheit und der Mitbewerber an der Verwendung

von Abkürzungen kann vielmehr dadurch Rechnung getragen werden, daß der

Schutzbereich durch strenge Anforderungen an die Verwechslungsgefahr auf

das erforderliche Maß eingeschränkt wird (vgl. BGH, Urt. v. 5.10.2000

- I ZR 166/98, GRUR 2001, 344, 345 = WRP 2001, 273 - DB Immobilienfonds).

Ohne Erfolg macht die Revision geltend, der Bezeichnung der Klägerin

fehle die notwendige Originalität. Eine besondere Originalität ist nicht Voraussetzung für die Annahme namensmäßiger Unterscheidungskraft; vielmehr

reicht es aus, daß, wie im Streitfall, eine rein beschreibende Verwendung nicht

festzustellen ist (vgl. BGH GRUR 1999, 492, 494 - Altberliner).

Die Bezeichnung "CompuNet" ist auch geeignet, im Verkehr als Hinweis

auf das Unternehmen der Klägerin zu dienen. Denn diesem Teil der Gesamtfirma kommt im Gegensatz zu dem beschreibenden Zusatz "Computer"

und der Angabe der Rechtsform "AG & Co. OHG" die namensmäßige Unterscheidungskraft zu.

2. Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr zwischen dem

Firmenbestandteil "CompuNet" der Klägerin und der geschäftlichen Bezeichnung der Beklagten bejaht. Das ist nicht frei von Rechtsfehlern.

Zutreffend ist das Berufungsgericht allerdings davon ausgegangen, daß

zwischen dem wirtschaftlichen Abstand der Tätigkeitsgebiete der Parteien, der

Kennzeichnungskraft des Kennzeichens der Klägerin und dem Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen eine Wechselwirkung

besteht, die eine Berücksichtigung aller insoweit maßgebenden Umstände erfordert (vgl. BGH, Urt. v. 21.11.1996 - I ZR 149/94, GRUR 1997, 468,

470 = WRP 1997, 1093 - NetCom; BGH GRUR 1999, 492, 494 - Altberliner).

a) Das Berufungsgericht hat eine große Nähe der Geschäftsbereiche

der Parteien angenommen. Es hat festgestellt, daß diese in derselben Branche

tätig sind, vom Typ und vom Verwendungszweck identische Produkte anbieten

und daß sich die Kundenkreise überschneiden. Diese Feststellungen sind aus

Rechtsgründen nicht zu beanstanden und werden von der Revision auch hingenommen.

b) Mit Erfolg wendet sich die Revision allerdings gegen die Beurteilung

des Berufungsgerichts, dem Firmenbestandteil der Klägerin komme durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu.

aa) Im Ansatz zutreffend hat das Berufungsgericht eine von Haus aus

nur geringe Kennzeichnungskraft der Firmenbezeichnung "CompuNet" der

Klägerin angenommen, weil die Bezeichnung aus den beschreibenden Begriffen "Computer" und "Netzwerk" abgeleitet ist und dies für die ganz überwiegende Mehrheit der angesprochenen Verkehrskreise leicht erkennbar ist (vgl.

hierzu BGH GRUR 1997, 468, 469 - NetCom).

bb) Dagegen kann der Annahme des Berufungsgerichts, die geringe

Kennzeichnungskraft der Kennzeichnung der Klägerin werde durch die Verkehrsbekanntheit ihres Unternehmenskennzeichens ausgeglichen, nicht beigetreten werden. Die zu einer Verkehrsbekanntheit vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen halten der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht

stand.

Das Berufungsgericht hat angenommen, die CompuNet-Gruppe habe im

Jahre 1994 mit über 20 Geschäftsstellen im Bundesgebiet einen Umsatz von

925 Mio. DM erwirtschaftet. Unter Berücksichtigung einer kontinuierlichen Geschäftsentwicklung sei auch schon für das Frühjahr 1990 von einer Verkehrsbekanntheit der klägerischen Kennzeichnung auszugehen, aus der eine mittlere Kennzeichnungskraft dieser Bezeichnung folge.

Mit Recht hat das Berufungsgericht allerdings auf das Frühjahr 1990 als

maßgeblichen Kollisionszeitpunkt abgestellt, weil die Beklagte zu diesem Zeitpunkt die Benutzung ihres Zeichens aufgenommen hat (vgl. hierzu BGH, Urt. v.

1.6.1989 - I ZR 152/87, GRUR 1989, 856, 857 f. = WRP 1990, 229 - Commerzbau; BGHZ 138, 349, 354 f. - MAC Dog; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 15

Rdn. 45, § 14 Rdn. 184; zum Markenschutz vgl. auch Althammer/Ströbele,

Markengesetz, 6. Aufl., § 9 Rdn. 24).

Das Berufungsgericht durfte seiner Entscheidung jedoch ohne Beweiserhebung nicht die von der Klägerin behaupteten Umsatzzahlen von 1994

zugrunde legen. Denn die Beklagte hatte diese bestritten 286 ZPO).

Das Berufungsgericht konnte aus der von ihm angenommenen wirtschaftlichen Bedeutung der Klägerin im Jahre 1994 auch nicht auf eine Verkehrsbekanntheit des Firmenbestandteils der Klägerin im Jahre 1990 schlie-

ßen. Zu Recht rügt die Revision, daß die Klägerin entgegen der Annahme des

Berufungsgerichts eine kontinuierliche Geschäftsentwicklung nicht dargelegt

habe, die einen Rückschluß vom Jahre 1994 auf die Verkehrsbekanntheit des

Kennzeichens der Klägerin im Jahre 1990 erlaubte. Nach dem mit Schriftsatz

vom 9. April 1996 vorgelegten Geschäftsbericht der Klägerin betrug der Jahresumsatz 1988/89 175 Mio. DM und steigerte sich über 340 Mio. DM im Geschäftsjahr 1989/90 auf 625 Mio. DM im Geschäftsjahr 1990/91. Dagegen hat

die Klägerin mit weiterem Schriftsatz vom 2. September 1997 ihren Umatz für

1990 mit 92 Mio. DM, für das erste Halbjahr 1991 mit 43 Mio. DM und für

1991/92 mit 75 Mio. DM angegeben. Zudem leitet die Klägerin ihre Priorität aus

der 1992 mit der Unternehmensgruppe verschmolzenen "CompuNet Computer

Vertriebs-GmbH" ab. Zu deren Verkehrsbekanntheit für den Kollisionszeitpunkt

1990 sind vom Berufungsgericht jedoch keine Feststellungen getroffen. Gleiches gilt für eine Benutzung der Firmenbezeichnung "CompuNet" durch andere

Gesellschaften der Unternehmensgruppe im Jahre 1990.

Ist eine Verkehrsbekanntheit des Unternehmenskennzeichens der Klägerin im Jahre 1990 aber nicht rechtsfehlerfrei festgestellt, ist für die Revisionsinstanz von einer nur geringen Kennzeichnungskraft des Klagekennzeichens zum Kollisionszeitpunkt im Jahre 1990 auszugehen.

cc) Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei angenommen, daß die

Kennzeichnungskraft der von der Klägerin verwandten Bezeichnungen nicht

durch Drittkennzeichen geschwächt ist. Eine solche Schwächung, die einen

Ausnahmetatbestand darstellt, setzt voraus, daß die Drittkennzeichen im Bereich der gleichen oder eng benachbarter Branchen oder Waren und in einem

Umfang in Erscheinung treten, der geeignet erscheint, die erforderliche Gewöhnung des Verkehrs an die Existenz weiterer Kennzeichnungen im Ähnlich-

keitsbereich zu bewirken (vgl. BGH, Urt. v. 11.3.1982 - I ZR 58/80, GRUR

1982, 420, 422 - BBC/DDC; Urt. v. 8.11.1989 - I ZR 102/88, GRUR 1990, 367,

368 - alpi/Alba Moda; Urt. v. 17.1.1991 - I ZR 117/89, GRUR 1991, 472,

474 = WRP 1991, 387 - Germania). Diese Voraussetzungen hat die Beklagte,

wie das Berufungsgericht zu Recht angenommen hat, nicht dargelegt. Der

Umfang der Tätigkeit der Drittfirmen und die Bekanntheit der Kennzeichnungen

am Markt sind nicht im einzelnen dargestellt. Allein die Anzahl der von der Beklagten angeführten Drittzeichen reicht nicht aus zur Darlegung einer Schwächung der Kennzeichnungskraft der klägerischen Bezeichnung. Ohne konkreten Sachvortrag waren die von der Beklagten angebotenen Beweise, wonach

die Drittfirmen einen Geschäftsumfang erreichten, der demjenigen der Klägerin

entspricht, vom Berufungsgericht auch nicht zu erheben.

c) Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Firmenbestandteile in klanglicher Hinsicht bejaht. Es ist von

einer großen Ähnlichkeit der Kollisionszeichen ausgegangen und hat dies damit begründet, daß das Fehlen der mittleren Silbe des Kennzeichens "Compu-

Net" bei der Bezeichnung "ComNet" der Beklagten dem Verkehr kaum auffalle,

weil es sich um eine sehr kurze, nur aus zwei Buchstaben bestehende, unauffällige Silbe handele. Zudem werde der Verkehr nicht nur bei "CompuNet",

sondern auch bei "ComNet" die Herkunft aus den beschreibenden Begriffen

"Computer" und "Netzwerk" erkennen und der mittleren Silbe des klägerischen

Kennzeichens die weitaus geringste Beachtung schenken.

Dem kann nicht beigetreten werden. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist, da die Bestandteile der Firmierung der Beklagten "Computer im Netzwerk Vertriebs GmbH" rein beschreibende Begriffe und die Angabe der Rechtsform sind, allein auf die Firmenbestandteile der Parteien "Com-

puNet" und "ComNet" abzustellen. Maßgeblich ist dabei der klangliche Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Firmenbestandteile (vgl. BGH, Urt.

v. 23.1.1976 - I ZR 69/74, GRUR 1976, 356, 357 - Boxin). Denn es entspricht

der allgemeinen Lebenserfahrung, daß der Verkehr ein Kennzeichen in seiner

Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen, wie es ihm bei der konkreten Verwendung entgegentritt, aufnimmt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. BGH, Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 110/97, GRUR 2000,

608, 610 = WRP 2000, 529 - ARD-1). Dieser Grundsatz gilt auch für den

Schutz von Unternehmenskennzeichen (vgl. BGHZ 130, 276, 283 f. - Torres).

Das Berufungsgericht hat - erfahrungswidrig - der mittleren Silbe "pu"

des Klagekennzeichens bei der Beurteilung einer Zeichenähnlichkeit in klanglicher Hinsicht nicht die notwendige Bedeutung beigemessen. Der Einfluß von

Silben in der Wortmitte auf den klanglichen Gesamteindruck ist eine Frage des

Einzelfalls (vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rdn. 341). Es kann nicht davon ausgegangen werden, daß die in der Mitte des Wortes "CompuNet" stehende Silbe

sich an unauffälliger Stelle befindet. Im Streitfall prägt auch die mittlere Silbe

"pu" des Klagekennzeichens dessen klanglichen Gesamteindruck mit. Die Vokalfolge der Kollisionszeichen, der bei der Beurteilung des klanglichen Gesamteindrucks eine besondere Bedeutung zukommt (vgl. BGH, Urt. v.

15.6.1962 - I ZR 15/61, GRUR 1962, 522, 523 - Ribana), weicht voneinander

ab. Ungeachtet der Betonung wird der Vokal der zweiten Silbe des klägerischen Kennzeichens lang gesprochen, weil diese Silbe ebenso wie die mittlere

Silbe des Wortes "Computer" ausgesprochen wird. Zudem weist das Klagekennzeichen drei Silben auf, während das Kollisionszeichen nur aus zwei Silben besteht.

Bei dem Kennzeichen der Klägerin kommt daher der zweiten Silbe "pu",

die in dem Firmenbestandteil der Beklagten fehlt, bei der Feststellung des

klanglichen Gesamteindrucks ein maßgebliches Gewicht zu.

Angesichts einer nur geringeren Kennzeichnungskraft des Klagekennzeichens, von der für die Revisionsinstanz auszugehen ist, ist danach die Annahme einer Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht erfahrungswidrig.

d) Das Berufungsgericht wird danach zu der von der Klägerin geltend

gemachten gesteigerten Kennzeichnungskraft ihres Unternehmenskennzeichens weitere Feststellungen zu treffen haben (vgl. oben unter II. 2. b bb).

Es wird dabei zu beachten haben, daß im Streitfall trotz bestehender

Branchenidentität eine deutliche Steigerung der von Haus aus nur geringen

Kennzeichnungskraft der Firmenbezeichnung "CompuNet" der Klägerin erforderlich ist, um eine Verwechslungsgefahr nach § 15 Abs. 2 MarkenG, § 16

UWG bejahen zu können, da angesichts der vorstehenden Ausführungen jedenfalls nicht von einer großen Zeichenähnlichkeit ausgegangen werden kann.

Der Verkehr ist in der Branche der Parteien an die häufige Verwendung beschreibender Begriffe gewöhnt und achtet deshalb auch auf geringfügige Abweichungen bei den Firmenbezeichnungen. Zudem besteht ein Interesse des

Verkehrs, aus den beschreibenden Begriffen "Computer" und "Netzwerk" Firmenkennzeichnungen zu bilden, dem im Streitfall durch strenge Anforderungen

an die Verwechslungsgefahr Rechnung zu tragen ist (vgl. auch BGH GRUR

2001, 344, 345 - DB Immobilienfonds).

3. Zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, daß die Klägerin

Rechtsnachfolgerin der 1985 in K. ansässig gewesenen "CompuNet Computer Vertriebs-GmbH" geworden ist und ihr deshalb die Priorität des Firmenbe-

standteils "CompuNet" gegenüber dem Unternehmenskennzeichen der Beklagten nach § 6 Abs. 1, Abs. 3 i.V. mit § 5 Abs. 2 MarkenG zukommt.

Ohne Erfolg rügt die Revision, aus den vorgelegten Handelsregisterauszügen ergebe sich nicht der Eintragungszeitpunkt der "CompuNet Computer

Vertriebs-GmbH" in K. sowie die Rechtsnachfolge der früheren Klägerin, der

"CompuNet Computer Vertriebs-GmbH" mit Sitz in H. , sowie die Identität mit

der im Handelsregisterauszug des Amtsgerichts E. angeführten H. Gesellschaft.

Daß die in K. ansässig gewesene Gesellschaft seit 1985 unter "CompuNet Computer Vertriebs-GmbH" firmierte und die frühere Klägerin deren

Rechtsnachfolgerin war, ergibt sich jedoch aus dem mit Schriftsatz vom

7. November 1994 erneut vorgelegten Handelsregisterauszug des Amtsgerichts K. HRB . Die Identität der früheren Klägerin mit der im Handelsregisterauszug des Amtsgerichts E. angeführten H. Gesellschaft folgt aus

der Angabe der Handelsregisternummer , die auch in dem Verschmelzungsvertrag vom 8. April 1994 angeführt ist. Mit Recht hat das Berufungsgericht

diese Vorgänge als unstreitig angesehen, nachdem die Klägerin in der Berufungsinstanz hierauf hingewiesen hat und die Beklagte dem nicht (mehr) entgegengetreten ist.

4. Erfolglos bleiben die Angriffe der Revision auch, soweit sie sich dagegen richten, daß das Berufungsgericht einen Unterlassungsanspruch nicht

als verwirkt angesehen hat.

Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, daß für eine

Verwirkung gegenüber einem kennzeichenrechtlichen Unterlassungsanspruch

nach § 21 Abs. 4 MarkenG i.V. mit § 242 BGB erforderlich ist, daß durch eine

länger andauernde redliche und ungestörte Benutzung einer Kennzeichnung

ein Zustand geschaffen ist, der für den Benutzer einen beachtlichen Wert hat,

ihm nach Treu und Glauben erhalten bleiben muß und den auch der Verletzte

ihm nicht streitig machen kann, wenn er durch sein Verhalten diesen Zustand

erst ermöglicht hat (vgl. BGH, Urt. v. 26.5.1988 - I ZR 227/86, GRUR 1988,

776, 778 = WRP 1988, 665 - PPC; Urt. v. 14.10.1999 - I ZR 90/97, GRUR

2000, 605, 607 = WRP 2000, 525 - comtes/ComTel).

Das Berufungsgericht hat nach Vernehmung der Zeugen S. und

St. eine Kenntnis der Rechtsvorgängerin der Klägerin oder mit ihr verbundener Unternehmen verneint. Es ist dabei der Aussage des Zeugen S. , wonach die Klägerin im Frühjahr 1990 Kenntnis von der Firmierung der Beklagten

gehabt haben soll, aufgrund der Gesamtumstände und der Aussage des Zeugen St. nicht gefolgt. Diese Beweiswürdigung steht mit den allgemein anerkannten Beweisregeln und den Denkgesetzen in Einklang. Revisible Rechtsfehler zeigt die Revision nicht auf. Vielmehr begibt sie sich mit ihren Rügen auf

das ihr grundsätzlich verschlossene Gebiet tatrichterlicher Beweiswürdigung.

Soweit die Revision rügt, das Berufungsgericht habe auch darauf abgestellt, daß die Beklagte keine weiteren Zeugen benannt habe, handelte es sich

nur um eine zusätzliche, die Beweiswürdigung des Berufungsgerichts nicht tragende Erwägung, auf die es daher nicht entscheidend ankommt.

Nicht zu beanstanden ist schließlich auch, daß das Berufungsgericht im

Streitfall eine Verwirkung ohne Kenntnis der Rechtsvorgängerin der Klägerin

verneint hat. Ohne Kenntnis der Klägerin konnte die Beklagte unter den hier

gegebenen Umständen bei dem Zeitraum von vier Jahren zwischen der Benutzungsaufnahme und der Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen nicht

von einer Verwirkung ausgehen.

III. Auf die Revision der Beklagten war danach das Berufungsurteil aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch

über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Erdmann v. Ungern-Sternberg Bornkamm

Pokrant Büscher

Urteil vom 29.09.2016

X ZR 58/14 vom 29.09.2016

Urteil vom 06.10.2016

I ZR 97/15 vom 06.10.2016

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5 StR 425/16 vom 09.11.2016

Anmerkungen zum Urteil