Urteil des BGH vom 11.05.2010, X ZR 51/06

Entschieden
11.05.2010
Schlagworte
Fachmann, Stand der technik, Anlage, Patg, Materialien, Wasser, Patentanspruch, Gegenstand, Zpo, Verwendung
Urteil herunterladen

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 51/06 Verkündet am: 11. Mai 2010 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Polymerisierbare Zementmischung

EPÜ Art. 83, 138 Abs. 1 lit. b; IntPatÜbkG Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 2; PatG § 99 Abs. 1; ZPO § 533 Nr. 1

a) Die Einbeziehung eines weiteren Nichtigkeitsgrundes (hier: unzureichende Offenbarung) in der Berufungsinstanz, nachdem die Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentgericht nur auf einen oder mehrere andere der in Art. 138 Abs. 1 EPÜ, Art. II § 6 Abs. 1 IntPatÜbkG aufgeführten Nichtigkeitsgründe gestützt war, stellt eine Klageänderung (objektive Klagehäufung) im Sinne der Vorschrift des § 533 Nr. 1 ZPO dar, welche nach § 99 Abs. 1 PatG auch im Patentnichtigkeitsverfahren anwendbar ist.

b) Der Nichtigkeitskläger trägt die Beweislast dafür, dass es dem Fachmann auch nach Kenntnisnahme der Angaben in der Beschreibung und der Zeichnungen der Patentschrift nicht möglich ist, die beanspruchte Lehre unter Einsatz seines Fachwissens ohne unzumutbare Schwierigkeiten auszuführen.

BGH, Urteil vom 11. Mai 2010 - X ZR 51/06 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 11. Mai 2010 durch den Vorsitzenden Richter Scharen und die

Richter Gröning, Dr. Berger, Dr. Grabinski und Hoffmann

für Recht erkannt:

Die Berufung der Klägerin gegen das am 15. Februar 2006 verkündete Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird zurückgewiesen.

Die Klägerin hat die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des europäischen Patents

0 219 058 (Streitpatents), das am 8. Oktober 1986 angemeldet wurde und am

8. Oktober 2006 durch Zeitablauf erloschen ist. Das Streitpatent betrifft "polymerisierbare Zementmischungen" und umfasst in der erteilten Fassung 37 Patentansprüche.

2Die Beklagte hat die Klägerin aus dem Streitpatent wegen Patentverletzung in Anspruch genommen. Der Rechtsstreit ist derzeit in der Berufungsinstanz bei dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main anhängig.

3Die Klägerin hat das Streitpatent mit einer Nichtigkeitsklage angegriffen

und im Wesentlichen geltend gemacht, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht neu sei und nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Zur

Begründung hat sie insbesondere auf die britische Patentanmeldung 2 094 326

(Anlage D1 und Übersetzung), die deutsche Offenlegungsschrift 28 28 381 (Anlage D4), die europäische Patentschrift 0 115 410 B1 respektive die europäische Patentanmeldung 0 115 410 A2 (Anlagen D5, D5a und Übersetzung) und

die europäische Patentanmeldung 0 155 812 (Anlage D7 und Übersetzung)

verwiesen. Zudem hat die Klägerin die unangemessene Breite des Patentanspruchs 1 gerügt.

4Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent durch Urteil vom 15. Februar 2006 dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass die Patentansprüche folgende Fassung erhalten haben:

"1. Polymerisierbare Zementmischungen, enthaltend

a) polymerisierbare, ungesättigte Monomere und/oder Oligomere und/oder Prepolymere, die Säuregruppen

und/oder deren reaktive Säurederivatgruppen enthalten,

b) feinteilige, reaktive Füllstoffe, die mit diesen Säuren oder

Säurederivaten reagieren können, nämlich Pulver von

Phosphatzement (ZnO/MgO) Silikatzementen oder Ionomerzementen

sowie

c) Härtungsmittel,

dadurch gekennzeichnet, dass die Komponenten a) und b)

derart ausgewählt sind, dass die Säuregruppen oder Säurederivatgruppen gemäß a) mit den feinteiligen, reaktiven Füllstoffen gemäß b) ionisch zu einer Zementreaktion zu führen

vermögen.

2. Mischungen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

dass die polymerisierbaren Verbindungen mindestens zwei

polymerisierbare Gruppen und mindestens zwei Säuregruppen bzw. deren reaktive Derivatgruppen enthalten.

3. Mischungen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

dass die polymerisierbaren Verbindungen drei oder mehr po-

lymerisierbare Gruppen und drei oder mehr Säuregruppen

bzw. deren reaktive Derivatgruppen enthalten.

4. Mischungen nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die polymerisierbaren ungesättigten Verbindungen Acryl-, Methacryl-, Vinyl-, Styryl- oder eine Mischung dieser Gruppen enthalten.

5. Mischung nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,

dass die polymerisierbaren ungesättigten Verbindungen

Acryl- oder Methacrylgruppen enthalten.

6. Mischungen nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Säuregruppen Carbonsäurereste

oder deren Salze, Phosphorsäurereste der Formeln

oder deren Salze, wobei R Alkyl, Aryl oder Vinyl bedeutet,

Schwefelsäurereste der Formeln - SO2H SO3H, -O-SO3H

oder deren Salze oder Borsäurereste der Formeln

deren Salze, wobei R Alkyl, Aryl, Vinyl bedeutet, sind.

7. Mischungen nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die reaktiven Säurederivatgruppen in

Form von Säurehalogeniden oder -anhydriden vorliegen.

8. Mischungen nach Anspruch 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das ungesättigte Monomer ein Halophosphorsäureester des Bis-GMA ist.

9. Mischungen nach Anspruch 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Oligomeren oder Prepolymeren solche Verbindungen sind, die die polymerisierbaren ungesättigten Gruppen und die Säurereste, deren Salze oder deren reaktive Derivate an ein oligomeres oder prepolymeres Grundgerüst gebunden enthalten.

10. Mischungen nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet,

dass die oligomeren oder prepolymeren Grundgerüste Homooder Copolymerisate von ethylenisch ungesättigten Monomeren sind.

11. Mischungen nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet,

dass sie poly(meth-)acrylierte Oligomaleinsäure, poly(meth-)

acrylierte Polymaleinsäure, poly(meth-)acrylierte Poly(meth-)

acrylsäure, poly(meth-)acrylierte Polycarbon-polyphosphonsäure, poly(meth-)acrylierte Polychlorophosphorsäure, poly-

(meth-)acryliertes Polysulfonat oder poly(meth-)acrylierte Polyborsäure enthalten.

12. Mischungen nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet,

dass die oligomeren oder polymeren Grundgerüste Polyester,

Polyamide, Polyether, Polysulfone, Polyphosphazene oder

Polysaccaride sind.

13. Mischungen nach Anspruch 9 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Oligomeren ein Molekulargewicht von

mindestens 500 aufweisen.

14. Mischungen nach Anspruch 9 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Prepolymeren ein Molekulargewicht von

mindestens 1.500 aufweisen.

15. Mischungen nach Anspruch 9 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Prepolymeren ein Molekulargewicht von

maximal 100.000 aufweisen.

16. Mischungen nach Anspruch 9 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Prepolymeren ein Molekulargewicht von

maximal 20.000 aufweisen.

17. Mischungen nach Anspruch 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Monomeren, Oligomeren oder Prepolymeren außer den Säure- und polymerisierbaren Gruppen Aldehyd-, Epoxid-, Isocyanat oder Halotriazingruppen enthalten.

18. Mischungen nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch

gekennzeichnet, dass sie zusätzlich andere polymerisierbare

ungesättigte Monomere und/oder Oligomere und/oder Prepolymere enthalten, die keine Säuregruppen oder deren reaktive, leicht hydrolysierbare Säurederivatgruppen aufweisen.

19. Mischungen nach einem der Ansprüche 1 bis 18, dadurch

gekennzeichnet, dass sie zusätzlich andere Verbindungen

enthalten, die Säuregruppen oder deren reaktive, leicht

hydrolysierbare Säurederivatgruppen aufweisen, aber keine

Gruppen enthalten, die ungesättigt und polymerisierbar sind.

20. Mischungen nach einem der Ansprüche 1 bis 19, dadurch

gekennzeichnet, dass die polymerisierbaren, säuregruppenoder säurederivatgruppenhaltigen Verbindungen in einem Anteil von mindestens 5 % der polymerisierbaren Verbindungen

vorliegen.

21. Mischungen nach einem der Ansprüche 1 bis 19, dadurch

gekennzeichnet, dass die polymerisierbaren säuregruppenoder säurederivatgruppenhaltigen Verbindungen in einem Anteil von 20 % bis 60 % der polymerisierbaren Verbindungen

vorliegen.

22. Mischungen nach einem der Ansprüche 1 bis 21, dadurch

gekennzeichnet, dass zusätzliche, im Sinne von Zementabbinderreaktionen nicht reaktive, anorganische oder organische Füllstoffe zugemischt sind.

23. Mischungen nach einem der Ansprüche 1 bis 22, dadurch

gekennzeichnet, dass der Anteil der reaktiven Füllstoffe am

Gesamtfüllstoffgehalt mindestens 5 % beträgt.

24. Mischungen nach einem der Ansprüche 1 bis 22, dadurch

gekennzeichnet, dass der Anteil der reaktiven Füllstoffe am

Gesamtfüllstoffgehalt mindestens 30 % beträgt.

25. Mischungen nach einem der Ansprüche 1 bis 24, dadurch

gekennzeichnet, dass der Anteil des Gesamtfüllstoffs zwischen 10 % und 95 % der Mischung beträgt.

26. Mischungen nach Anspruch 1 bis 25, dadurch gekennzeichnet, dass das Härtungsmittel ein Polymerisationskatalysator oder -system ist.

27. Mischungen nach einem der Ansprüche 1 bis 26, dadurch

gekennzeichnet, dass das Polymerisationskatalysatorsystem

lichtaktivierbar ist und aus einem Gemisch aus einem α-

Diketon und einem tertiären Amin und/oder einem tertiären

Phosphin besteht.

28. Mischungen nach einem der Ansprüche 1 bis 26, dadurch

gekennzeichnet, dass das Polymerisationskatalysatorensystem aus 2 getrennten Komponenten besteht, wobei die eine

Komponente ein organisches Peroxid und die andere Komponente ein tertiäres Amin, eine Schwefelverbindung, in der

Schwefel in der Oxidationsstufe + 2 oder + 4 vorliegt, oder ein

Gemisch der beiden ist, oder chelatbildende zweiwertige Metallionen enthält.

29. Mischungen nach Anspruch 28, dadurch gekennzeichnet,

dass die Komponente eines 2-Komponenten Gemisches, die

die Schwefelverbindung enthält, keine polymerisierbare säure- oder säuregruppenenthaltende Verbindungen, jedoch

mindestens ein polymerisierbares Monomer mit Hydroxylgruppen enthält.

30. Verwendung von Mischungen nach einem der Ansprüche 1

bis 29 als härtbare Mischungen zum Ausfüllen, Versiegeln

und Kleben von oxidischen, mineralischen, glasartigen, keramischen, metallischen und biologischen Substraten.

31. Verwendung von Mischungen nach einem der Ansprüche 1

bis 29 als haftvermittelnde Schicht zwischen oxidischem, mineralischem, glasartigem, keramischem, metallischem oder

biologischem Substrat und radikalisch polymerisierbaren

Kunststoffmaterialien.

32. Verwendung von Mischungen nach Anspruch 1 bis 29 zum

Herstellen von ausgehärteten Formkörpern.

33. Verwendung von Mischungen nach Anspruch 1 bis 29 zur

Herstellung von Produkten oder Zubereitungen für dentale

und medizinische Zwecke."

5Im Übrigen hat es die Klage abgewiesen.

6Gegen diese Entscheidung wendet sich die Klägerin mit ihrer Berufung.

Sie vertritt die Ansicht, dass Anspruch 1 des Streitpatents auch in der Fassung

des Urteils des Bundespatentgerichts mangels Neuheit bzw. erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig sei. Auch den Ansprüchen 2 bis 33 komme keine eigenständige Patentfähigkeit zu.

7Die Klägerin beantragt, das Urteil des Bundespatentgerichts abzuändern,

soweit die Klage abgewiesen worden ist, und festzustellen, dass das Streitpatent von Anfang an unwirksam war.

8Die Beklagte beantragt, die Berufung zurückzuweisen.

9Im Auftrag des Senats hat Univ.-Prof. Dr. rer.nat. et med.dent.habil.

H . D.. , -Universität M. , Fachbereich Medizin,

Institut für Angewandte Struktur- und Mikroanalytik, ein schriftliches Gutachten

erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat.

10Die Klägerin hat nach Erstellung des schriftlichen Gutachtens durch den

gerichtlichen Sachverständigen zusätzlich geltend gemacht, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents nicht so deutlich und vollständig offenbart sei, dass ein Fachmann ihn ausführen könne. Die Beklagte sieht darin eine

Klageänderung, der sie nicht zustimmt, und für den Fall, dass diese als sachdienlich angesehen wird, auch inhaltlich entgegen tritt.

Entscheidungsgründe:

11Die zulässige Berufung der Klägerin hat keinen Erfolg.

12I. Der von der Klägerin mit der Berufung verfolgte Feststellungsantrag ist

nach Ablauf der Schutzdauer des Streitpatents im Hinblick auf den zwischen

den Parteien vor dem Oberlandsgericht Frankfurt anhängigen auf das Streitpatent gestützten Verletzungsrechtsstreit unter dem Gesichtspunkt des Feststellungsinteresses zulässig.

13II. 1. Das Streitpatent betrifft polymerisierbare Zementmischungen, insbesondere zur Verwendung in der Zahnheilkunde und Medizin.

14In der Streitpatentschrift wird ausgeführt, dass in der Zahnmedizin eine

Reihe von Zementen für verschiedene Verwendungszwecke, wie beispielsweise der Befestigung von Kronen und Inlays sowie von orthodontischen Vorrichtungen, als Wurzelkanalfüllungsmaterial, als Unterfüllungsmaterial bei der Einbringung von dentalem Restaurationsmaterial zum Schutze der Zahnpulpe oder

auch in Ausnahmefällen bei Läsionen im gingivalen Bereich als Füllungsmaterial selbst Anwendung finden. Zemente für dentale und medizinische Zwecke

bestehen in der Regel aus einer Mischung von feinstteiligen Metalloxiden, Metallhydroxiden, Silikatzementschmelzen oder ionenfreisetzenden Gläsern, die

mit einer Anrührflüssigkeit, die im Wesentlichen Phosphorsäure oder Polycarbonsäuren oder auch Salicylsäuren enthält, zur Reaktion gebracht wird. Die

Aushärtung läuft mithin über eine Ionenreaktion wie Neutralisations-, Salzbildungs-, Chelatbildungs- oder Kristallisationsreaktion ab und zwar in Wasser.

15Je nach Verwendungszweck haben sich Zemente mehr oder minder gut

bewährt. Sie sind zumeist gewebeverträglich und zeigen eine gute Haftung an

der Zahnsubstanz (vgl. im Einzelnen, Streitpatentschrift, S. 2, Z. 17 ff.). Zemente haben aber auch Nachteile, nämlich vor allem Auswaschbarkeit und geringe

mechanische Belastbarkeit, die dazu geführt haben, dass sie als Füllungsmaterial weitgehend durch die dauerhafteren, höher belastbaren, kantenfesteren,

unlöslichen und kosmetisch vorteilhafteren, polymerisierbaren Kunststofffüllungsmaterialien, den sogenannten "Composites", ersetzt worden sind.

16Composites bestehen nach den weiteren Darlegungen in der Streitpatentschrift im Wesentlichen aus einem polymerisierbaren Bindemittel, welches

durch organische oder anorganische Füllstoffe verstärkt ist. Als polymerisierbare Bindemittel eignen sich Verbindungen mit olefinischen ungesättigten Gruppen, für dentale oder medizinische Zwecke besonders die Ester der

(Meth)acrylsäure von einwertigen oder mehrwertigen Alkoholen, gegebenenfalls

im Gemisch mit anderen Vinylmonomeren.

17Als anorganische Füllstoffe dienen feinteilige Mehle aus Quarz, mikrofeiner Kieselsäure, Aluminiumoxid, Bariumgläsern und andere mineralische Teilchen, die an sich keine chemischen Bindungen mit den sie umgebenden polymerisierbaren Bindemitteln eingehen und darum meist mit einem polymerisierbaren Silan als Kopplungsmittel versehen sind, um einen guten Verbund mit

den polymerisierbaren Bindemitteln zu geben. Wesentlich für Composites ist,

dass ihre Aushärtung durch eine Polymerisation der olefinisch ungesättigten

Gruppen des Bindemittels abläuft, und zwar als radikalische Reaktion, die keiner Gegenwart von Wasser bedarf.

18In der Streitpatentschrift wird darauf hingewiesen, dass heutzutage zwar

hauptsächlich Composites als dentales Restaurationsmaterial verwendet werden, auch deren Anwendung jedoch Grenzen gesetzt sind. Wegen Gewebeirritation oder aus Gründen der Toxizität ist die Anwendung von Composites für

tiefer gehende Zahnkavitäten, bei Restauration am Gingivalsaum und am Dentin eingeschränkt. Zudem haften sie nicht an der Zahnsubstanz. In solchen Fällen werden meist Zemente auf der Basis von Polycarbonsäuren und Metalloxiden (Carboxylatzemente) oder ionenfreisetzenden Gläsern (Ionomerzemente)

angewandt, die insoweit über günstigere Eigenschaften verfügen.

19Nach den weiteren Ausführungen in der Streitpatentschrift ist versucht

worden, die mechanische Festigkeit und vor allem das Löslichkeits- und Entmischungsverhalten sowie die Kompatibilität von Zementen mit Composites zu

verbessern, ohne dass dies jedoch zu befriedigenden Ergebnissen geführt hat

(vgl. im Einzelnen, Streitpatentschrift, S. 3, Z. 4 ff.).

20Dem Streitpatent liegt vor diesem Hintergrund das Problem ("die Aufgabe") zugrunde, neue, insbesondere im Dentalbereich zu verwendende Mischungen zu finden, die einerseits über die wesentlichen Vorteilsmerkmale von

Zementen auf Polycarbonsäure- oder Salicylat-Basis, nämlich eine gute Haftung an Zahn- und Knochensubstanz und gute Gewebeverträglichkeit, verfügen, andererseits aber auch die Vorteilsmerkmale von Composites, nämlich

eine geringe Löslichkeit und größere mechanische Festigkeit, aufweisen, und

keine ausgeprägten Entmischungserscheinungen zeigen.

21Das soll nach Patentanspruch 1 in der Fassung des Urteils des Bundespatentgerichts durch folgende Merkmalskombination erreicht werden:

Polymerisierbare Zementmischungen enthaltend

a) Monomere und/oder Oligomere und/oder Prepolymere, diese

sind

a 1) polymerisierbar,

a 2) ungesättigt,

a 3) sie enthalten Säuregruppen und/oder deren reaktive

Säurederivatgruppen;

b) Füllstoffe, diese sind

b 1) feinteilig,

b 2) reaktiv

b 3) und können mit den Säuren oder Säurederivaten reagieren;

b 4) die Füllstoffe sind Pulver von Phosphatzement

(ZnO/MgO), Silikatzementen oder Ionomerzementen;

c) Härtungsmittel;

d) die Komponenten a und b sind derart ausgewählt, dass die

Säuregruppen oder Säurederivatgruppen der Stoffe gemäß a

mit den feinteiligen reaktiven Füllstoffen gemäß b ionisch zu

einer Zementreaktion führen vermögen.

22Die nach Patentanspruch 1 geschützten sogenannten polymerisierbaren

Zementmischungen enthalten somit einerseits Monomere und/oder Oligomere

und/oder Prepolymere, die polymerisierbar und ungesättigt sind und Säuregruppen und/oder deren reaktive Säurederivatgruppen enthalten (Merkmals-

gruppe a und andererseits Füllstoffe (nämlich Pulver von Phosphatzement

ZnO/MgO), Silikatzementen oder Ionomerzementen), die feinteilig und reaktiv

sind sowie mit den Säuren oder Säurederivaten der Monomere und/oder Oligomere und/oder Prepolymere reagieren können (Merkmalsgruppe b). Hinzu

kommen nicht weiter spezifizierte Härtungsmittel (Merkmal c). Die Komponenten a und b sind derart auszuwählen, dass die Säuregruppen oder Säurederivatgruppen der Stoffe gemäß a mit den feinteiligen reaktiven Füllstoffen gemäß

b ionisch zu einer Zementreaktion zu führen vermögen (Merkmal d).

23Für den Fachmann, bei dem es sich um einen auf dem Gebiet der Entwicklung von Füllungsmaterialien tätigen Diplom-Chemiker mit Fachhochschuloder Hochschulabschluss oder approbierten Zahnarzt handelt, ergibt sich daraus, dass die unter Schutz gestellten sogenannten polymerisierbaren Zementmischungen geeignet sein sollen, eine zweifache Reaktion zu bewirken. Zum

einen soll die polymerisierbare und ungesättigte Komponente a (durch einen

Katalysator wie beispielsweise Erhitzen, Lichtbestrahlung oder Zugabe eines

Aktivators, Streitpatentschrift, S. 10, Z. 27 ff.; vgl. auch Sachverständigengutachten, S. 31) zu einer radikalischen Polymerisationsreaktion induziert werden.

Zum anderen soll durch die Auswahl der Komponenten a und b der Mischung

(und nach Zugabe von Wasser) eine ionische Zementreaktion zwischen den

Säuregruppen oder Säurederivatgruppen der Stoffe gemäß Merkmal a und den

feinteiligen reaktiven Füllstoffen gemäß Merkmal b ermöglicht werden, die zur

Bildung von vernetzten Zementstrukturen führt. Dabei ist allerdings der Umfang,

in dem es infolge der Zementreaktion bei dem Endprodukt tatsächlich zur Bildung solcher Strukturen kommt, nicht weiter konkretisiert. Das fügt sich mit dem

Umstand, dass Gegenstand des Patentanspruchs 1 eine Mischung ist und nicht

das Endprodukt, das nach der Polymerisations- und Zementreaktion aus der

Mischung entsteht. Die erfindungsgemäße Lehre fordert allein, die Komponen-

ten a und b der Mischung derart auszuwählen, dass die Säuregruppen oder

Säurederivatgruppen der Komponente a mit den feinteiligen reaktiven Füllstoffen der Komponente b ionisch zu einer Zementreaktion führen können, um das

zu erhalten, was im Streitpatent als polymerisierbare Zementmischung bezeichnet ist. In der Streitpatentschrift heißt es in diesem Zusammenhang erläuternd, dass sich überraschenderweise gezeigt habe, dass man durch eine

Kombination von einigen für die Haftung an der Zahnsubstanz entwickelten polymerisierbaren Harzmischungen mit solchen reaktiven Füllstoffen, die üblicherweise in Zementen als für die Abbindung wichtige Komponente enthalten

sind, zu härtbaren Mischungen kommt, die sowohl radikalisch als auch über

Ionenreaktionen aushärten. Dadurch könne eine große Palette von neuen

Compositezementen erhalten werden, die verbesserte Eigenschaften und neue

Möglichkeiten der Anwendung böten (Streitpatentschrift, S. 3, Z. 40 ff.).

24Als Füllstoffe im Sinne des Merkmals b kommen demnach nur solche in

Betracht, die feinteilig und reaktiv sind und dabei insbesondere mit den Säuren

und/oder Säurederivaten des Merkmals a reagieren können. Nicht dazu zählen

inerte Füllstoffe, wie etwa die noch im Stand der Technik bei Composites als

Füllstoff verwendeten feinteiligen Mehle von Quarz, mikrofeine Kieselsäure,

Aluminiumoxid, Bariumgläsern und anderen mineralischen Teilchen, die keine

chemische Bindung mit den sie umgebenden polymerisierbaren Bindemitteln

eingehen können und deshalb meist mit einem polymerisierbaren Silan als

Kopplungsmittel versehen wurden (vgl. Streitpatentschrift, S. 2, Z. 45 ff.). Zudem muss es sich bei den Füllstoffen um Pulver von Phosphatzement

(ZnO/MgO), Silikatzementen oder Ionomerzementen handeln.

25Härtungsmittel im Sinne des Merkmals c sind solche, welche die radikalische Polymerisationsreaktion oder die Ionenreaktion auslösen bzw. beschleu-

nigen können, wie beispielsweise Erhitzen, Lichtbestrahlung oder Zugabe eines

Aktivators bzw. Wasser, Weinsäure oder Mellithsäure (Streitpatentschrift, S. 10,

Z. 27 ff., 51 f.).

26III. 1. Die Geltendmachung des Nichtigkeitsgrundes der unzureichenden

Offenbarung (Art. 83, 138 Abs. 1 lit. b EPÜ, Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatÜbkG)

durch die Klägerin erstmals in der Berufungsinstanz ist zulässig 99 PatG i.V.

mit § 533 Nr. 1 ZPO).

27Die Einbeziehung eines weiteren Nichtigkeitsgrundes in der Berufungsinstanz, nachdem die Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentgericht nur auf einen oder mehrere andere der in Art. 138 Abs. 1 EPÜ, Art. II § 6 Abs. 1

IntPatÜbkG aufgeführten Nichtigkeitsgründe gestützt war, stellt eine Klageänderung (objektive Klagehäufung) im Sinne der Vorschrift des § 533 Nr. 1 ZPO dar,

welche nach § 99 Abs. 1 PatG auch im Patentnichtigkeitsverfahren anwendbar

ist (Benkard/Rogge, PatG, 10. Aufl., 2006, § 22 PatG Rdn. 71; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., 2003, § 83 PatG Rdn. 9, jeweils zu § 263 ZPO). Entsprechend ist in der erstmaligen Geltendmachung des Nichtigkeitsgrundes der

unzureichenden Offenbarung (Art. 83, 138 Abs. 1 lit. b EPÜ, Art. II § 6 Abs. 1

Nr. 2 IntPatÜbkG) durch die Klägerin im Berufungsverfahren im Anschluss an

das Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen eine Klageänderung zu sehen, nachdem die Klägerin ihren Antrag auf Nichtigerklärung bis dahin allein mit

der fehlenden Patentfähigkeit des Streitpatentes (Art. 54, 56, 138 Abs. 1 a EPÜ,

Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜbkG) begründet hat. Soweit die Klägerin erstinstanzlich die unangemessene Breite des Anspruchs 1 des Streitpatents in der

von der Beklagten verteidigten Fassung gerügt hat, füllt dies - wie bereits das

Bundespatentgericht unter Hinweis auf die Rechtsprechung des Senats (BGHZ

156, 179, 185 - blasenfreie Gummibahn I) zutreffend ausgeführt hat - keinen

der gesetzlichen Nichtigkeitsgründe aus und damit insbesondere auch ohne

Weiteres nicht den Nichtigkeitsgrund der unzureichenden Offenbarung.

28Die Klageänderung ist sachdienlich und somit zulässig 533 Nr. 1

ZPO). Die Einbeziehung des Nichtigkeitsgrundes der unzureichenden Offenbarung in das hiesige Nichtigkeitsberufungsverfahren ist sachdienlich, weil die

damit verbundenen Fragen im laufenden Verfahren mitbehandelt werden konnten und eine neue Klage auf Feststellung der Unwirksamkeit des Streitpatents

vermieden wird. Zu einer zeitlichen Verzögerung des laufenden Verfahrens ist

es nicht gekommen, weil die Anhörung des gerichtlichen Sachverständigen im

Verhandlungstermin, die bereits im Hinblick auf den von Anfang an erhobenen

Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit angeordnet worden war, dazu

genutzt werden konnte, offene Fragen auch im Hinblick auf den Nichtigkeitsgrund der fehlenden Offenbarung zu klären.

292. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Urteils

des Bundespatentgerichts ist so deutlich und hinreichend offenbart, dass ein

Fachmann sie ausführen kann (Art. 83, 138 Abs. 1 b EPÜ, Art. II § 6 Abs. 1 Int-

PatÜbkG).

30a) Die Klägerin trägt vor, dass die Offenbarung des Streitpatents dem

Fachmann keine ausreichende Lehre vermittelt habe, wie die polymerisierbaren, ungesättigten Säuren bzw. Säurederivate nach Merkmalsgruppe a und die

feinteiligen, reaktiven Füllstoffe nach Merkmalsgruppe b auszuwählen seien, so

dass sie polymerisierbare Zementmischungen ergäben, die über eine ionische

Reaktion zu einem Zement führten. Um dies herauszufinden, habe der Fachmann umfangreiche und damit unzumutbare eigene Untersuchungen anstellen

und selbst erfinderisch tätig werden müssen. Selbst wenn jedoch unterstellt

werde, dass die Beispiele des Streitpatents Zementmischungen offenbarten, die

ionisch zu einer Zementreaktion geführt hätten, so habe sich hieraus keine ausreichende Offenbarung für den gesamten beanspruchten Bereich ergeben. Die

Beispiele hätten keine Verallgemeinerung dahingehend erlaubt, dass der

Fachmann auf Grundlage der Beispiele wisse, wie er die Säuren bzw. Säurederivate nach Merkmalsgruppe a auszuwählen habe, damit sie mit entsprechenden reaktiven Füllstoffen der Merkmalsgruppe b zu einer ionischen Zementreaktion führen könnten.

31Der Argumentation der Klägerin kann nicht beigetreten werden. Eine für

die Ausführbarkeit hinreichende Offenbarung ist gegeben, wenn der Fachmann

ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten in der Lage

ist, die Lehre des Patentanspruchs aufgrund der Gesamtoffenbarung der Patentschrift in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen am Anmelde- oder

Prioritätstag praktisch so zu verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg erreicht

wird (Sen.Urt. v. 14.10.1979 - X ZR 3/76, GRUR 1980, 166, 168 - Doppelachsaggregat). Es ist also nicht erforderlich, dass bereits der Patentanspruch alle

zur Ausführung der Erfindung erforderlichen Angaben enthält. Vielmehr genügt

es, wenn der Fachmann die insoweit notwendigen Einzelangaben der allgemeinen Beschreibung oder den Ausführungsbeispielen entnehmen kann

(Sen.Beschl. v. 16.6.1998 - X ZB 3/92, GRUR 1998, 899, 900 - Alpinski; Urt. v.

1.10.2002 - X ZR 112/99, GRUR 2003, 223, 225 - Kupplungsvorrichtung II).

Nach mittels Einspruchs nicht mehr anfechtbarer Erteilung des Patents ist von

einer in diesem Sinne ausreichenden Offenbarung so lange auszugehen, bis

das Gegenteil nachgewiesen ist. Im Nichtigkeitsprozess führt das zur Beweislast des Klägers dafür, dass es dem Fachmann auch nach Kenntnisnahme der

Angaben in der Beschreibung und der Zeichnungen der Patentschrift nicht möglich ist, die beanspruchte Lehre unter Einsatz seines Fachwissens und ohne

unzumutbare Schwierigkeiten auszuführen (Busse/Keukenschrijver, aaO, § 83

PatG Rdn. 32, § 34 PatG Rdn. 301; Schulte/Moufang, PatG, 8. Aufl., 2008, § 34

PatG Rdn. 374).

32Im Streitfall hat sich das Gegenteil nicht ergeben. Es ist zwar zutreffend,

dass Patentanspruch 1 des Streitpatents - wie auch der gerichtliche Sachverständige in seinem Gutachten wiederholt hervorhebt (Sachverständigengutachten, S. 10, Abs. 2; S. 12, Abs. 3; S. 40, Abs. 2; S. 117, Abs. 5; S. 124, Abs. 3),

keine näheren Angaben zur Auswahlregel in Merkmal d entnommen werden

kann, wonach die Komponenten a, also die polymerisierbaren, ungesättigten

und Säuregruppen und/oder deren reaktive Säurederivate enthaltenden Monomere, Oligomere und/oder Prepolymere, und b also die feinteiligen und reaktiven Pulver von Phosphatzementen, Silikatzementen oder Ionomerzementen so

auszuwählen sind, dass die Säuregruppen oder Säurederivategruppen der Stoffe gemäß a) mit den feinteiligen Füllstoffen gemäß b ionisch zu einer Zementreaktion führen können. Die Streitpatentschrift enthält jedoch mehrere Ausführungsbeispiele, in denen dem Fachmann konkrete Mischungen vorgeschlagen

werden (vgl. Streitpatentschrift, S. 13 ff.). Dass diese Ausführungsbeispiele insgesamt nicht ausführbar sind, hat die Beweisaufnahme nicht ergeben.

33Dafür, dass die Komponenten a und b derart ausgewählt worden sind,

das die Säuregruppen bzw. Säurederivatgruppen der Komponente a mit den

feinteiligen reaktiven Füllstoffen der Komponente b zu einer Zementreaktion zu

führen vermögen, spricht etwa bei dem Beispiel 9 des Streitpatents das Quellverhalten des Probekörpers in Wasser, welches darauf hindeutet, dass sich

zumindest in Teilbereichen des Probekörpers Zementstrukturen gebildet haben.

Nach den Angaben in der Streitpatentschrift wurde im Hinblick die Polymerisationsschrumpfung des Probekörpers in Wasser nach 10 Minuten mit 0,0 % ge-

messen. Nach 30 Minuten hat der Probekörper eine Expansion von 0,24 % gezeigt und nach 16 Stunden eine solche um 0,80 % (Streitpatentschrift, S. 16,

Z. 46 ff.). Zwar hat der gerichtliche Sachverständige im Termin ausgeführt, dass

im Expansionsverhalten kein wissenschaftlicher Nachweis für die Bildung zementartiger Vernetzungen in dem Probekörper liegt; er hat aber auch dargelegt,

dass eine mögliche Erklärung für die Ausdehnung in der Bildung zementartiger

Vernetzungen im Probekörper unter Wassereinfluss liegen kann.

34Der gerichtliche Sachverständige hat zudem zwar kritisiert, dass die Eigenschaft "Zement" nicht durch spektroskopische (z.B. IR, XRD, etc.) Methoden

nachgewiesen worden sei, zugleich aber überzeugend dargelegt, dass Angaben zur Härte von Probekörper nach in vitro Nasslagerung und zu deren in vitro

Kantenfestigkeit indirekte Hinweise auf deren Vorhandensein sein können

(Sachverständigengutachten, S. 118, Abs. 4). So wird in der Streitpatentschrift

hinsichtlich des Beispiels 4 ausgeführt, dass der durch Mischen von zwei härtbaren Pasten auf Basis von Polymethacrylcarbonsäure und Phosphatzementpulver entstandene gehärtete Compositezement zunächst eine Barcolhärte von

51 gehabt hat. Im Stresstest (Wassertauchbäder im Wechsel von C und

60° C nach 4.000 Zyklen) wies das Material keine Ermüdungserscheinungen

auf, stieg die Barcolhärte auf 59 und war das Material äußerst kantenfest. Zudem haftete es sehr gut an Dentin und Schmelz von Rinderzähnen (Streitpatentschrift, S. 14, Z. 25 ff., 44 ff.). Zum Beispiel 3 heißt es in der Beschreibung,

dass 30 Minuten nach dem Vermischen von zwei Pasten auf Basis von halophosphoryliertem Bis-GMA und Ionomerzementpulver eine Barcolhärte von

57 gemessen wurde, die Druckfestigkeit nach 24 h/37° C bei 2.100 kg/cm² lag

und eine Löslichkeit nach 24-stündiger Lagerung im Wasser von 37° C nicht

festgestellt wurde (Streitpatentschrift, S. 14, Z. 13 ff., Z. 21 ff.).

35Schließlich liegt in der Feststellung des gerichtlichen Sachverständigen

in der mündlichen Verhandlung, dass bei den genannten Beispielen des Streitpatents stets jedenfalls eine ionische Reaktion (Säure-Base-Reaktion) erfolgt

ist, ein weiteres Indiz dafür, dass es dabei auch zur Bildung von Zementstrukturen gekommen ist.

36b) Auch dem weiteren Argument der Klägerin, die Beispiele des Streitpatents reichten nicht aus, um die Auswahlregel nach Merkmal d im gesamten

Bereich als offenbart anzusehen, weil diese den Fachmann nicht allgemein

lehrten, wie er die Säuren oder Säurederivate der Merkmalsgruppe a auszuwählen habe, damit sie mit entsprechenden reaktiven Füllstoffen der Merkmalsgruppe b) zu einer ionischen Zementreaktion führen können, kann nicht gefolgt

werden. Denn nach der Rechsprechung des Senats ist es nicht erforderlich,

dass alle denkbaren unter den Wortlaut des Patentanspruchs fallenden Ausgestaltungen ausgeführt werden können. Vielmehr genügt es regelmäßig den Anforderungen des Art. 83 EPÜ, wenn - wie für den hiesigen Fall vorstehend ausgeführt - zumindest ein nacharbeitbarer Weg zur Ausführung der Erfindung offenbart worden ist (BGHZ 147, 306 (317) - Taxol; Sen.Urt. v. 1.10.2002

- X ZR 112/99, GRUR 2003, 223, 225 - Kupplungsvorrichtung II). Ein dem

Sachverhalt der Entscheidung "Thermoplastische Zusammensetzung" (BGH,

Urt. v. 25.2.2010 - Xa ZR 100/05 Tz. 23, GRUR 2010, 414) vergleichbarer oder

ähnlicher Fall ist hier nicht zu beurteilen.

37IV. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents in der Fassung des Urteils des Bundespatentgerichts ist patentfähig (Art. 138 Abs. 1 a

EPÜ, Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜbkG).

381. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents in der genannten Fassung ist neu (Art. 54 EPÜ).

39a) Die britische Patentanmeldung 2 094 326 (Anlage D1 und Übersetzung) offenbart einen dentalen Ausbesserungskit oder eine Zusammensetzung

zum Auskleiden oder temporären Füllen von Zahnkavitäten, umfassend Calciumhydroxid und ein polymerisierbares, organisches Bindemittel, wobei das Bindemittel ein Bisphenol-A-Glydicylmethacrylat-Präpolymer und gegebenenfalls

weitere Komponenten (ein Acrylmonomer, das insbesondere ein difunktionelles

Methacrylat sein kann; bis zu 0,5 Gew.-% Methacrylsäure; ein Füllstoff, der insbesondere Glas, Quarz oder amorphes Siliziumdioxid umfasst, etc.) umfasst.

Aus Sicht des Fachmanns lehrt die Entgegenhaltung somit einen sog. Kavitätenliner, der zur Abdeckung der Pulpa bei tiefen Kavitäten dient, um das

Wachstum von sekundärem Dentin zu stimulieren und die Wirkungen von Säuren und anderen Chemikalien zu neutralisieren (Anlage D1, S. 1, Z. 11 ff.). Den

Grundkomponenten der bis dahin bekannten Calciumhydroxid-Kavitätenlinern

werden Composite-Füllungsmaterialien hinzugesetzt, die ebenfalls bereits bekannt gewesen sind (Sachverständigengutachten, S. 50, Abs. 1).

40Dem Fachmann werden damit Harzkomponenten und Härtungsmittel im

Sinne von Patentanspruch 1 des Streitpatents aufgezeigt. Es fehlt aber an einer

Offenbarung reaktiver Füllstoffe, die mit Säuren oder Säurederivaten reagieren

können und Pulver von Phophatzementen (ZnO/MgO), Silikatzementen oder

Ionomerzementen sind. Entsprechend geht aus der Entgegenhaltung auch nicht

die Auswahlregel des Merkmals d hervor. Anspruch 8 und der Beschreibung

der britischen Patentanmeldung können zwar als mögliche Füllstoffe, welche

die Zusammensetzung der Erfindung aufweisen können, allgemein Glas, Quarz

oder amorphe Kieselsäure entnommen werden (vgl. Anlage D1, S. 2, Z. 20 ff;

S. 4, Z. 27 ff.; Übersetzung, S. 5, Abs. 3; S. 13, letzter Abs.). Damit ist jedoch

nicht offenbart, dass es sich bei dem Füllstoff um ein Pulver von Ionomer- oder

Silikatzementen handelt, die mit Säure- oder Säurederivatgruppen reagieren

können. In der Entgegenhaltung wird zunächst nicht ausdrücklich erwähnt, dass

es sich bei der Alternative "Glas" als Füllstoff um ein Pulver für Ionomerzemente

oder bei der Alternative "amorphe Kieselsäure" als Füllstoff um ein Pulver für

Silikatzemente handeln soll. Darüber hinaus ist es aus Sicht des Fachmanns in

Zusammenhang mit einem Kavitätenliner, der ohne Wasserbedarf in einer katalytisch induzierten Polymerisationsreaktion aushärtet (Sachverständigengutachten, S. 57 f.), auch ohne ausdrückliche Erwähnung nicht wie selbstverständlich,

unter den Begriffen "Glas" bzw. "amorphe Kieselsäure" ein reaktives Pulver von

Ionomer- oder Silikatzementen zu verstehen. Erst recht enthält die britische

Entgegenhaltung keinen Hinweis auf die eine ionische Zementreaktion betreffende Auswahlregel des Merkmals d des Streitpatents.

41Entgegen der Ansicht der Klägerin ändert daran auch der Umstand

nichts, dass in der britischen Patentanmeldung auf das US-Patent 3 971 754

(Anlage D14, Übersetzung) Bezug genommen wird. Im Rahmen dieser Bezugnahme erstreckt sich der Offenbarungsgehalt der britischen Entgegenhaltung

zwar auch auf den Inhalt des US-Patentes (vgl. etwa BGHZ 76, 97, 104 - Terephtalsäure). Der Verweis in der britischen Entgegenhaltung erfolgt jedoch im

Hinblick auf "Glaszusammensetzungen des US-Patentes 3 971 754", die "Röntgenabsorptionsverbindungen, wie beispielsweise Strontiumoxid und -carbonat"

umfassen, "so dass die Grenzen des Füllstoffs auf diagnostischen Röntgenaufnahmen abgegrenzt sind" (Anlage D1, S. 2, Z. 2, Z. 28 ff., 39 ff.; Übersetzung,

S. 5, Abs. 3 und 5 f.). Dies entspricht der dem genannten US-Patent zugrunde

liegenden Aufgabenstellung, wonach ein für Röntgenstrahlen undurchlässiges

Zahnfüllmaterial mit bestimmten Eigenschaften (vgl. dazu im Einzelnen: Anlage

D14, Sp. 1, Z. 61 ff.; Übersetzung, S. 3, Abs. 2 ff.) zur Verfügung gestellt werden soll, um einen ausreichenden Röntgenkontrast zu erhalten, so dass die

Lage und der Grenzbereich des implantierten Materials im Hinblick auf postoperative Untersuchungen klar umrissen sind, damit beispielsweise das Wiederaufleben von Karies, die Gewebeneubildung und andere Gewebestörungen ohne

einen operativen Eingriff festgestellt werden können (vgl. Anlage D14, Sp. 1,

Z. 9 ff., 61 ff.; Übersetzung, S. 1, Abs. 2, S. 3 Abs. 2 ff.). Hingegen findet sich in

der US-Patentschrift kein Anhaltspunkt dafür, dass es sich bei den dort genannten Glasfüllmaterialien, um Pulver für Silikat- oder Glasionomerzemente handelt, die - wie der gerichtliche Sachverständige in seinem Gutachten hervorhebt

(vgl. Sachverständigengutachten, S. 57, Abs. 2, S. 93, Abs. 4 und 5) - eine sehr

spezifische Zusammensetzung aufweisen müssen, damit es zu einer vernetzenden Zementreaktion kommen kann.

42b) Die deutsche Offenlegungsschrift 28 28 381 (Anlage D4) beschreibt

eine härtbare Masse bestehend aus

(A) einer ethylenisch ungesättigten Carbonsäure entsprechend

der folgenden allgemeinen Formel

worin R1 ein Wasserstoffatom oder eine Methylgruppe und

R2 eine Alkylengruppe mit 2 bis 4 Kohlenstoffatomen bedeuten und worin im Benzolring A zwei Carboxylgruppen an andere Kohlenstoffatome als die zu dem Kohlenstoffatom, wor-

an die Estergrupe gebunden ist, benachbarten Kohlenstoffatome gebunden sind oder einem Säureanhydrid hiervon,

(B) mindestens einem anderen ethylenisch ungesättigten Monomeren als dem Monomeren (A) und

(C) mindestens einem Katalysator aus der Gruppe von Initiatoren

vom freien Radikaltyp und/oder Photosensibilisatoren (Anlage

D4, Patentanspruch 1),

die als Dentalklebstoff verwendet werden kann (aaO, Patentanspruch 11), indem sie zwischen die miteinander zu verbindenden Gegenstände aufgetragen,

polymerisiert und gehärtet wird (aaO, S. 5, Abs. 1; Beispiele, S. 16 ff.). Die

härtbare Masse soll über eine starke Haftfähigkeit am Zahnschmelz und am

Dentin sowie an anderen Substraten wie Metall verfügen sowie eine hohe Wasserbeständigkeit und Dauerhaftigkeit aufweisen (aaO, S. 5, letzter Abs. bis S. 6,

3. Abs.). Nach den weiteren Ausführungen in der Beschreibung der Entgegenhaltung kann die härtbare Masse verschiedene Zusätze enthalten. Namentlich

erwähnt werden anorganische pulverförmige Füllstoffe wie Kaolin, Talk, Ton,

Calciumcarbonat, Kieselsäure, Aluminumoxid, Kieselsäure-Aluminiumoxid, Calciumphosphat und Glas, Pigmente wie Titanoxid, Klebrigmachungsmittel wie

Wachse und Ethylen/Vinylacetat-Copolymere, Härtungspromotoren, Polymerisationsregler und Polymerisationshemmstoffe wie Hydrochinon (aaO, S. 12,

Abs. 1).

43Mit der ethylenisch ungesättigten Carbonsäure offenbart die Entgegenhaltung einen Monomeren, der polymerisierbar und ungesättigt ist sowie zwei

Säuregruppen (Carbonsäurereste: -COOH) enthält (Merkmalsgruppe a). Im

Hinblick auf den Katalysator aus der Gruppe von Initiatoren vom freien Radikal-

typ und/oder Photosensibilisatoren ist zudem ein Härtungsmittel enthalten

(Merkmal c).

44Die Klägerin meint, dass darüber hinaus der Begriff Glas in der Auflistung möglicher Zusätze vom Fachmann dahin verstanden werde, dass Gläser

zum Einsatz kämen, die üblicherweise für Dentalmaterialien und insbesondere

für Dentalklebstoffe und Dentalzemente verwendet würden. Eine dem Fachmann zum Prioritätszeitpunkt als üblich bekannte und für Dentalmaterialien als

ohne weiteres geeignet erscheinende Glasgruppe seien die Pulver für Silikatzemente und Glasionomerzemente. Der Fachmann habe also dem Begriff Glas,

wie er in der Entgegenhaltung gegeben sei, auch die Bedeutung als Pulver für

Silikatzemente und Glasinomerzemente beigemessen bzw. diese ohne weiteres

mitgelesen, zumal Pulver für Silikatzemente und Glasionomerzemente weit verbreitete Anwendung in Dentalmaterialien gefunden hätten.

45Der Argumentation der Klägerin kann nicht gefolgt werden. Sie verkennt

den patentrechtlichen Neuheitsbegriff. Danach kann zwar auch dasjenige offenbart sein, was in der Entgegenhaltung nicht ausdrücklich erwähnt ist, aus der

Sicht des Fachmanns jedoch für die technische Information, die der Fachmann

der Entgegenhaltung entnimmt, keiner besonderen Offenbarung bedarf, sondern "mitgelesen" wird. Die Einbeziehung von Selbstverständlichem erlaubt jedoch keine Ergänzung der Offenbarung durch das Fachwissen, sondern dient,

nicht anders als die Ermittlung des Wortsinns eines Patentanspruchs, lediglich

der vollständigen Ermittlung des Sinngehalts, d.h. derjenigen technischen Information, die der fachkundige Leser der Quelle vor dem Hintergrund seines

Fachwissens entnimmt (BGHZ 179, 168, 174 - Olanzapin). Danach kann der

Offenlegungsschrift aus Sicht des Fachmanns weder die Merkmalsgruppe b

noch die Auswahlregel des Merkmals d des Patentanspruchs 1 entnommen

werden.

46Gegenstand der Entgegenhaltung ist ein Dentalklebstoff, der durch eine

radikalische, von einem Katalysator induzierte Reaktion polymerisiert und aushärtet. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass neben oder nach der radikalischen Polymerisation noch eine ionische Zementreaktion herbeigeführt werden

soll. Das gilt sowohl für den allgemeinen Teil der Beschreibung der deutschen

Offenlegungsschrift als auch für die zehn Ausführungsbeispiele. Hinzu kommt,

dass im Hinblick auf die Aushärtung der Masse an keiner Stelle die Zugabe von

Wasser erwähnt wird, wie sie für eine ionische Zementreaktion zwingend erforderlich wäre (Sachverständigengutachten, S. 63, Abs. 2, S. 64, Abs. 1). Auch

dies spricht dagegen, dass dem Fachmann in der Offenlegungsschrift die

Durchführung einer ionischen Zementreaktion offenbart wird und er vor diesem

Hintergrund unter dem Begriff des Glases als Füllstoff gerade auch Pulver von

Silikat- oder Glasionomerzementen verstehen wird. Soweit die Klägerin in diesem Zusammenhang ausführt, dass eine nachfolgende ionische Reaktion in der

Mundhöhle (durch Speichelfluss) erfolgen könne, hat auch dies keine Grundlage in der Entgegenhaltung und stellt sich als rückschauende und deshalb unbeachtliche Betrachtungsweise dar.

47Auch wenn es zutreffend ist, dass es mit zum Fachwissen gehört hat,

dass das Pulver von Silikatzementen ein Aluminiumfluorsilikatglas ist und Glasionomerzemente durch die Reaktion von Pulvern (säurelösliches Glas mit hohem Fluorgehalt) und Flüssigkeiten (wässrige Lösung von Acrylsäurecopolymeren) gebildet werden (vgl. Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry,

5. Aufl., 1987, Band A 8, S. 276 und S. 256, Anlagen D13 und D13a) und zudem diskutiert wurde, dass Silikat- und Glasionomerzemente Fluoridionen frei-

setzen und zum Schutz gegen Karies beitragen können (vgl. Tveit/Gjerdet, Fluoride release from a fluoride-containing amalgam, a glass ionomer cement and

a silicate cement in artificial salvia, Journal of Oral Rehabilitation, 1981, Volume 8, Seiten 237-241, Anlage D16, und Swartz/Philips/Clark, Long-term F Release from Glass Ionomer Cements, Journal of Dental Research 63(2), Seiten

158-160, Februar 1984, Anlage D17), folgt daraus nicht, dass der Fachmann

bei Kenntnisnahme der Aufzählung von Füllstoffen in der Beschreibung der Offenlegungsschrift mit der Erwähnung von Glas ohne weiteres auch Pulver für

Silikat- oder Glasionomerzemente "mitgelesen" hat. Vielmehr wird in Ullmann’s

Encyclopedia of Industrial Chemistry gerade zwischen Glasionomerzementen,

die aus einem Pulver (säurelöslichem Glas mit hohem Fluorgehalt) und einer

Flüssigkeit (wässrige Lösung aus Acrylsäurepolymeren) bestehen, und sog.

"Composite-Cements" unterschieden, die sich aus zwei Pasten mit Diacrylatoligomeren, Diacrylatmonomeren, Füllstoffen und Polymersiationsstartersystemen

zusammensetzen (aaO, S. 256). Bei den letztgenannten "Composite-Cements"

handelt es sich also gerade nicht um Zemente, die ionisch mit Wasser reagieren, sondern um polymerisierbare Composites (Sachverständigengutachten,

S. 107). Und auch die Aufsätze von Tveit/Gjerdet und Swartz/Philips/Clark befassen sich speziell mit der Fluoridabgabe von Silikat- und Glasionomerzementen und den damit möglicherweise verbundenen karieshindernden Wirkungen

("anticariogenic properties"), ohne dass jedoch ein Bezug zu Composite-

Materialien bzw. Füllstoffen für selbige aufgezeigt wird. Für den Fachmann gibt

es daher - wie auch der gerichtliche Sachverständige in der mündlichen Verhandlung noch einmal hervorgehoben hat - keinen Grund, unter dem in der

deutschen Offenlegungsschrift verwendeten Begriff des Glases als Füllstoff

auch Pulver von Silikat- oder Glasionomerzementen zu verstehen.

48c) Die europäische Patentschrift 0 115 410 respektive die europäische

Patentanmeldung 0 115 410 A2 (Anlagen D5, D5a, Übersetzung) betreffen

ebenfalls Klebstoffmassen, die gut auf harten Geweben des menschlichen Körpers wie Zähnen und Knochen, metallischen Materialien, organischen Polymeren und Keramiken haften und die weiterhin eine wasserbeständige Klebefestigkeit besitzen (Anlage D5, S. 2, Z. 3 ff.). Patentanspruch 1 der europäischen

Patentschrift offenbart eine solche Klebstoffmasse die aus (a) 1 Gewichtsanteil

einer Verbindung der allgemeinen Formel

worin jeweils R5 und R5’ ein Wasserstoffatom oder ein Methylrest sind, Rc einen

bivalenten, organischen Rest mit 2 bis 54 Kohlenstoffatomen bedeutet, Rd ein

bivalenter organischer Rest mit 4 bis 57 Kohlenstoffatomen ist, Rd’ ein bivalenter organischer Rest mit 3 bis 57 Kohlenstoffatomen ist und X2 O, S oder NRb

bedeutet, wobei Rb H oder C1-4-Alkyl ist, und (b) 0 bis 199 Gewichtsteilen eines

Vinylmonomeren besteht, der mit der vorstehend erwähnten Verbindung copolymerisierbar ist.

49Die Verbindungen sind polymerisierbare, ungesättigte und säuregruppenhaltige Monomere im Sinne der Merkmalsgruppe a des Streitpatents. In Anspruch 5 ist darüber hinaus vorgesehen, dass die Masse ein Härtungsmittel enthält (aaO, S. 20, Z. 63 ff.), so dass auch Merkmal c offenbart ist.

50In der Beschreibung der Entgegenhaltung wird weiterhin erwähnt, dass

die Klebemittelzusammensetzung einen herkömmlichen bekannten Füllstoff

eines anorganischen oder organischen Polymers oder eines anorganischen

oder organischen Verbundtyps enthalten könne. Durch Zugabe des Füllstoffs

könne die Klebemittelzusammensetzung als Dentalzement zum Verkleben und

Füllen, dentales Verbundharz und Knochenzement verwendet werden. Als Beispiele für den verwendeten anorganischen Füllstoff werden natürliche Mineralien erwähnt und dabei neben vielen anderen auch Glas, z.B. Sodaglas,

Bariumglas, Strontiumglas und Borsilikatglas, Glas-Keramik enthaltend Lanthan

usw. (aaO, S. 12, Z. 59 ff., S. 13, Z. 2 ff.). Die Klägerin meint, dass dem Fachmann hierdurch gelehrt werde, solche Füllmaterialien einzusetzen, welche die

Ausbildung eines Zahnzements ermöglichen. Aus der Erwähnung von Glas als

einem Füllstoff folge für den Fachmann, dass auch Pulver für Silikatzemente

und Glasionomerzemente gemeint seien.

51Dem ist nicht beizutreten. Auch die europäische Patentschrift 0 115 410

bzw. die europäische Patentanmeldung 0 115 410 betreffen einen Dentalklebstoff, der durch eine radikalische, von einem Katalysator induzierte Reaktion

polymerisiert und gehärtet wird (Anlage K5, S. 12, Z. 20 ff.; Anlage D5a, S. 20,

Z. 20 ff.; Übersetzung, S. 22, Abs. 2). In der Entgegenhaltung werden auch Füllstoffe erwähnt, die "manchmal" ("sometimes") in dem Dentalkleber enthalten

sein können und dann die verschiedensten Füllstoffe einschließlich Glas genannt. Wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend ausgeführt hat, veranlasst dies den Fachmann aber noch nicht dazu, Ionen abgebende Glaspulver

der Glasionomerzemente mitzulesen. Dass neben oder nach der Polymerisierungsreaktion auch noch eine ionische Zementreaktion erfolgen soll und deshalb aus Sicht des Fachmanns mit der Erwähnung von Glas als ein Füllstoff

auch Glasionomerzemente gemeint sind, folgt auch nicht aus dem Umstand,

dass in der Beschreibung der Entgegenhaltung erwähnt wird, dass das Klebemittel durch Zugabe des Füllstoffs als "Dentalzement" zum Verkleben und Füllen, als dentales Verbundharz und Knochenzement verwendet werden kann.

Denn aus Sicht des fachkundigen Lesers wird der Begriff des Dentalzements

zum Füllen hier im Sinne einer kariespräventiven Behandlung für das Füllen

von Fissuren und kleineren Läsionen verwendet und nicht für das Füllen von

Kavitäten, so dass ohne weiteres kein Anlass besteht, darin die Andeutung einer ionischen Zementreaktion zu sehen. Im Übrigen fehlt es in diesem Zusammenhang an jeglichem Hinweis auf eine wässrige Umgebung, die für die Durchführung einer ionischen Reaktion bzw. der Ausbildung einer vernetzten Struktur

selbständig abbindenden Zements erforderlich wäre (Sachverständigengutachten, S. 78 Abs. 1 bis S. 79 Abs. 1). Schließlich findet sich in den Entgegenhaltungen auch kein Anhaltspunkt, der auf die Auswahlregel nach Merkmal d des

Patentanspruchs 1 des Streitpatents hindeutet.

52d) Die europäische Patentanmeldung 0 155 812 (Anlage D7, Übersetzung) hat gleichfalls einen Dentalklebstoff zum Gegenstand. In Anspruch 1 wird

eine Dentalzusammensetzung offenbart, die ein Vinylmonomer umfasst, das

mindestens eine Säuregruppe im Molekül und einen Initiator enthält, der das

Monomer durch sichtbares Licht photopolymerisieren kann, wobei der Initiator

weitgehend aus einem Photosensibilisierer, der ein α-Diketon, ein Chinon oder

ein Derivat eines α-Diketons oder eines Chinons ist, zusammen mit einem Beschleuniger, der mindestens eine Mercaptogruppe im Molekül enthält. Offenbart

werden damit die Merkmalsgruppe a und das Merkmal c des Streitpatents.

53Die Klägerin führt aus, dass die Dentalzusammensetzung nach Anspruch

8 der Entgegenhaltung auch ein Füllmaterial beinhalten kann. In der Beschreibung werden eine Vielzahl von möglichen Füllstoffen genannt, darunter auch

anorganische Füllstoffe, die pulverförmig vorliegen können und Kieselsäure,

Aluminiumoxid, verschiedene Gläser, Keramiken, Tonmineralien, synthetisches

Zeolith, Glimmer, Calciumfluorid, Calciumphosphat, Bariumsulfat, Zirkoniumdioxid oder Titanoxid umfassen können (Anlage D7, S. 15 Abs. 1; Übersetzung,

S. 17, Abs. 4). Die Klägerin ist der Ansicht, dass der Begriff "verschiedene Gläser" in der Aufzählung vom Fachmann dahin verstanden wird, dass darunter

auch Pulver für Silikatzemente und Glasionomerzemente fallen können, weil

diese üblicherweise im Dentalbereich eingesetzt werden.

54Die Argumentation der Klägerin greift nicht durch. Die europäische Patentanmeldung 0 155 812 befasst sich mit der Optimierung eines Klebstoffs, der

ohne Wasserbedarf polymerisiert. Für den Fachmann besteht aufgrund der bloßen Erwähnung von Gläsern als mögliche Füllstoffe kein Grund zu der Annahme, dass es sich dabei zumindest auch um Pulver von Silikatzementen oder

Ionomerzementen handeln soll, mit denen eine vernetzende Zementreaktion in

wässriger Umgebung herbeigeführt werden kann, zumal die Gegenwart von

Wasser auch in dieser Veröffentlichung in Zusammenhang mit den Füllstoffen

nicht erwähnt wird (vgl. Sachverständigengutachten, S. 86, Abs. 5, S. 87,

Abs. 1).

552. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des Urteils des

Bundespatentgerichts ergibt sich für den Fachmann nicht in naheliegender

Weise aus dem Stand der Technik (Art. 56 EPÜ).

56Die Klägerin meint, dass selbst für den Fall, dass sich die Verwendung

von Gläsern in Form von Pulvern für Silikatzemente und Glasionomerzemente

zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents für den Fachmann nicht unmittelbar

aus der Lektüre der unter III 1 behandelten Entgegenhaltungen ergeben hätte,

der Einsatz dieser Glaspulver nahegelegen habe, weil dem Fachmann die

hiermit erzielbaren Eigenschaften von Dentalmassen etwa aus den Veröffentlichungen von Tveit/Gjerdet (aaO, Anlage D16), und von Swartz/Philips/Clark,

(aaO, Anlage D17), bekannt gewesen seien und er diese ohne weiteres auch

zum Einsatz in den Zusammensetzungen der genannten Entgegenhaltungen

unter Berücksichtigung der Auswahlregel des Merkmals d hätte bringen können, um eine Masse mit guten Härtungseigenschaften unter Zementbildung und

Freisetzung von Fluoriden (Kariesprophylaxe) zu erhalten.

57Der Ansicht der Klägerin kann nicht gefolgt werden. Den unter IV 1 behandelten Entgegenhaltungen konnte der Fachmann Composite-Materialien

entnehmen, die durch im Einzelnen modifizierte, aber wiederkehrende chemisch ähnliche Stoffgruppen gekennzeichnet sind. Bei diesen Stoffgruppen

handelt es sich um ungesättigte polymerisierbare Monomere, Oligomere

und/oder Prepolymere, um Katalysatoren, Initiatoren, Stabilisatoren und Reaktionshemmstoffe zur Steuerung des Aushärtevorgangs und optional um organische oder anorganische Füllstoffe. Diese Gemische härten ohne Wasserbedarf

radikalisch aus, wobei es für die Reaktion der Induzierung durch einen Katalysator bedarf (Sachverständigengutachten, S. 111 f.).

58Derartige Composite-Materialien verfügen über positive, aber auch negative Produkteigenschaften. Während sie einerseits insbesondere dauerhaft,

hoch belastbar und kantenfest sind, sind sie andererseits vor allem im Hinblick

auf Gewebeirritationen, Toxizität und Haftung an der Zahnsubstanz nur eingeschränkt verwendbar (Sachverständigengutachten, S. 23, Abs. 2, Streitpatentschrift, S. 2, Z. 36 ff., 52 ff.). Im Hinblick auf diese negativen Eigenschaften

kann zum Prioritätszeitpunkt zwar ein Bedürfnis zur Fortentwicklung der Composite-Materialien als dentaler Füllstoff festgestellt werden. Ein Fachmann, der

sich die Aufgabe stellte, hier Abhilfe zu schaffen, wird auch an die Vorteile von

Dentalzementen gedacht haben, die zumindest teilweise komplementär zu den

negativen Eigenschaften der Composite-Materialien sind. So war dem Fachmann aufgrund seiner Fachkenntnisse bekannt, dass gerade Glasionomerzemente, welche die <