Urteil des BGH vom 30.10.2007, X ZB 18/06

Entschieden
30.10.2007
Schlagworte
Patent, Patg, Ex nunc, Bundesrepublik deutschland, Bundespatentgericht, Einspruch, Nachprüfung, Erlöschen, Interesse, Widerruf
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BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 18/06

vom

30. Oktober 2007

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja

Kornfeinung

PatG § 59 Abs. 1; IntPatÜG Art. II § 8

Für den Einspruch gegen ein deutsches Patent bedarf es auch dann keines besonderen Rechtsschutzbedürfnisses, wenn das Patent wegen des Doppelschutzverbots im Hinblick auf die bestandskräftige Erteilung eines europäischen Patents keine Wirkung mehr hat.

BGH, Beschl. v. 30. Oktober 2007 - X ZB 18/06 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 30. Oktober 2007 durch

den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter Scharen, die Richterin

Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und Gröning

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 11. Senats

(Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom

4. Mai 2006 wird auf Kosten der Patentinhaberin zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstands der Rechtsbeschwerde wird auf

25.000,-- festgesetzt.

Gründe:

1I. Die Rechtsbeschwerdeführerin (Patentinhaberin) meldete am

9. November 2000 eine Erfindung betreffend eine Vorrichtung bzw. ein Verfahren zur Filtration und Zugabe von Kornfeinungsmaterialien zu Metallschmelzen

beim Deutschen Patent- und Markenamt zur Erteilung eines Patents an. Ihr ist

das deutsche Patent 100 55 523 (Streitpatent) erteilt und die Erteilung ist am

18. April 2002 veröffentlicht worden.

2Unter Inanspruchnahme der Priorität dieser Patentanmeldung vom

9. November 2000 meldete die Patentinhaberin am 2. November 2001 ein

europäisches Patent an. Dieses ist - mit Wirkung auch für die Bundesrepublik

Deutschland - erteilt und der Hinweis auf die Erteilung ist am 27. April 2005 bekannt gemacht worden. Die Frist zur Einlegung des Einspruchs gegen das erteilte europäische Patent ist fruchtlos verstrichen.

3Am 16. Juli 2002 hat die Einsprechende mit der Begründung Einspruch

gegen das Streitpatent erhoben, sein Gegenstand beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Die Patentinhaberin hat, nachdem das im Wesentlichen

gleiche europäische Patent erteilt worden und die Einspruchsfrist ohne Einlegung eines Einspruchs abgelaufen ist, geltend gemacht, der Einspruch sei unzulässig geworden. In der Sache hat sie das Streitpatent vorsorglich beschränkt

und mit Hilfsanträgen verteidigt; wegen der Einzelheiten wird auf die Gründe

des angefochtenen Beschlusses Bezug genommen.

4Das Bundespatentgericht hat die Zulässigkeit des Einspruchs bejaht und

das Streitpatent widerrufen.

5Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde wendet die Patentinhaberin

sich dagegen, dass das Bundespatentgericht den Einspruch für zulässig erachtet hat.

6Die Einsprechende ist in der Rechtsbeschwerdeinstanz nicht vertreten.

7II. Die Rechtsbeschwerde ist kraft Zulassung statthaft und auch im Übrigen zulässig.

8III. In der Sache bleibt das Rechtsmittel ohne Erfolg. Durch die Einlegung

der zugelassenen Rechtsbeschwerde ist die Nachprüfung des angefochtenen

Beschlusses nach Art einer Revision eröffnet (st. Rspr., vgl. zuletzt Sen.Beschl.

v. 17.4.2007 - X ZB 9/06, GRUR 2007, 859 - Informationsübermittlungsverfahren I, zur Veröffentlichung in BGHZ 172, 108 bestimmt). Soweit in dem Umstand, dass das Bundespatentgericht die Rechtsbeschwerde "bezüglich der

Zulässigkeit des Einspruchs" zugelassen hat, eine Beschränkung der Rechtsbeschwerde und nicht nur der Anlass für die unbeschränkte Zulassung des

Rechtsmittels (vgl. BGHZ 88, 191, 193) gesehen werden könnte, wäre diese

unwirksam. Die Rechtsbeschwerde kann wirksam nur auf einen abtrennbaren

Teil des Verfahrensgegenstands oder einzelne Verfahrensbeteiligte begrenzt

werden (BGH aaO; Benkard/Rogge, PatG, 10. Aufl., § 100 Rdn. 18; Busse/

Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 100 Rdn. 16, jew. mit zahlr. Nachweisen). Bei

der Frage, ob der Einspruch (weiter) zulässig ist, handelt es sich nicht um einen

in diesem Sinne abtrennbaren Teil des Verfahrensgegenstands, sondern um

eine isolierte Rechtsfrage, auf welche die Zulassung der Rechtsbeschwerde

nicht wirksam beschränkt werden kann (BGHZ 90, 318). Die danach eröffnete

Nachprüfung deckt keinen Rechtsfehler zum Nachteil der Patentinhaberin auf.

91. Das Bundespatentgericht hat die Zulässigkeit des Einspruchs zu

Recht bejaht.

10a) Dass der von der Einsprechenden eingelegte Einspruch an sich statthaft ist, ergibt sich aus § 59 Abs. 1 PatG (vgl. dazu Sen.Beschl. v. 22.2.1994

- X ZB 15/92, GRUR 1994, 439 f. - Sulfonsäurechlorid) und wird von der Patentinhaberin auch nicht in Zweifel gezogen. Sie meint vielmehr, die Einsprechende

hätte, nachdem die Rechtsfolge aus Art. II § 8 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG eingetreten und das deutsche Patent wirkungslos geworden ist, ein besonderes

Rechtsschutzbedürfnis an der Aufrechterhaltung des eingelegten Einspruchs

darzulegen gehabt. Daran fehle es. Die Einsprechende habe weder behauptet,

für den Zeitraum vor bestandskräftiger Erteilung des europäischen Patents von

der Patentinhaberin aus dem deutschen Patent in Anspruch genommen worden

zu sein, noch dass die Patentinhaberin insoweit die Geltendmachung von Rechten angekündigt oder dass sie, die Einsprechende, dieses zu befürchten habe.

Auch das Bundespatentgericht habe hierzu keine konkreten Feststellungen getroffen.

11b) Der Auffassung der Rechtsbeschwerde kann nicht beigetreten werden.

12aa) Allerdings ist nach ständiger Rechtsprechung des Senats für die

Fortsetzung des Patentnichtigkeitsverfahrens nach dem Erlöschen des Patents

wegen Zeitablaufs, Verzichts oder wegen Nichtzahlung der Jahresgebühren ein

besonderes, eigenes Rechtsschutzbedürfnis des Klägers erforderlich (vgl.

Sen.Urt. v. 19.5.2005 - X ZR 188/01, GRUR 2005, 749 - Aufzeichnungsträger;

v. 12.12.2006 - X ZR 131/02, GRUR 2007, 309 Tz. 7 - Schussfädentransport;

vgl. auch Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 2. Aufl. Rdn. 120

m.w.N.).

13Diese Anforderung beruht auf der Erwägung, dass das Interesse der Allgemeinheit an der Nichtigerklärung unberechtigter Schutzrechte nicht mehr berührt wird, wenn das Patent erloschen ist (vgl. Benkard/Rogge, PatG, 10. Aufl.,

§ 22 Rdn. 35; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 81 Rdn. 49). Aus dem

gleichen Grund kann der Einsprechende die Fortführung des Einspruchsverfahrens nach Erlöschen des Patents nur verlangen, wenn bei ihm ein besonderes

Rechtsschutzinteresse gegeben ist (Sen.Beschl. v. 14.2.1995 - X ZB 19/94,

GRUR 1995, 342 f. - Tafelförmige Elemente; v. 17.4.1997 - X ZB 10/96, GRUR

1997, 615 ff. - Vornapf).

14bb) Ist das nationale Patent dagegen, wie im Streitfall, nicht erloschen,

sondern infolge der Erteilung eines europäischen Patents nach den Grundsätzen des Doppelschutzverbots (Art. II § 8 Abs. 1 IntPatÜG) wirkungslos geworden, lässt sich ein weiter bestehendes Interesse der Allgemeinheit am Widerruf

des zu Unrecht erteilten deutschen Patents nicht verneinen. Das beruht auf den

im Vergleich zum Erlöschen des Patents unterschiedlichen Rechtsfolgen der

Wirkungslosigkeit.

15Die rechtlichen Wirkungen des deutschen Patents werden durch die Erteilung des europäischen nicht vollständig beseitigt. Zwar wird das nationale

Patent nach Art. II § 8 Abs. 1 IntPatÜG von dem Zeitpunkt an wirkungslos, in

dem eine der in Nr. 1 bis 3 dieser Vorschrift genannten Voraussetzungen erfüllt

ist, sei es, dass die Frist zur Einlegung des Einspruchs gegen das europäische

Patent ergebnislos abgelaufen oder das Einspruchsverfahren unter Aufrechterhaltung des europäischen Patents rechtskräftig abgeschlossen ist oder dass

das deutsche Patent erteilt wird und dies zeitlich nach einem der beiden vorgenannten Ereignisse geschieht. Das Schutzrecht bleibt jedoch als solches auch

nach Eintritt der Wirkungslosigkeit bestehen (vgl. Benkard/Rogge,

EPÜ, Art. 139 Rdn. 15 m.w.N.; Busse/Keukenschrijver PatG, 6. Aufl., Art. II § 8

IntPatÜG Rdn. 4). Das Interesse der Allgemeinheit am Widerruf eines rechtlich

(weiter) bestehenden Patents für den Fall der ungerechtfertigten Erteilung wegen des zwischenzeitlichen Eintritts der Rechtsfolgen aus Art. II § 8 Abs. 1

IntPatÜG kann nicht verneint werden.

16cc) Soweit im Schrifttum für die Fortsetzung des Einspruchsverfahrens

nach dem Wirkungsloswerden des deutschen Patents die Darlegung eines

schutzwürdigen Interesses am rückwirkenden Widerruf des ex nunc erloschenen Patents verlangt wird (vgl. Schulte, PatG, 7. Aufl., § 59 Rdn. 42; Mes, Festschrift für Rogge, GRUR 2001, 976, 979), vernachlässigt dies zudem, dass die

Frage, in welchem Umfang das europäische Patent i. S. von Art. II § 8 Abs. 1

IntPatÜG dieselbe Erfindung schützt, wie das deutsche, erst das Ergebnis einer

mitunter schwierigen Sachprüfung ist, deren Beantwortung im Rahmen der Zulässigkeitsprüfung nicht mehr sachgerecht wäre.

172. Die rechtliche Nachprüfung (zu ihrem Umfang im Rechtsbeschwerdeverfahren Sen.Beschl. v. 14.5.1996 - X ZB 4/95, GRUR 1996, 753, 756

- Informationssignal, insoweit nicht in BGHZ 133, 18 ff.; v. 16.6.1998

- X ZB 3/97, GRUR 1998, 889, 901 - Alpinski) deckt auch sonst weder von Amts

wegen zu beachtende Verfahrensmängel noch materiellrechtliche Fehler auf.

Maßstab für die materiellrechtliche Prüfung ist nach Lage des Falles im Wesentlichen, ob die angefochtene Entscheidung auf einer Verkennung des

Rechtsbegriffs der erfinderischen Tätigkeit beruht (vgl. Sen.Beschl. GRUR

1998, 889, 901 - Alpinski). Das ist nicht der Fall. Das Bundespatentgericht hat

die Patentfähigkeit der Erfindung in rechtlich nicht zu beanstandender Weise

verneint. Die Rechtsbeschwerde hat insoweit auch ebenso wenig konkrete Beanstandungen erhoben, wie sonstige Verfahrensrügen.

18Die Kostenentscheidung folgt aus § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG.

19Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich erachtet.

Melullis Scharen Mühlens

Meier-Beck Gröning

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 04.05.2006 - 11 W(pat) 326/02 -

Urteil vom 29.09.2016

X ZR 58/14 vom 29.09.2016

Urteil vom 06.10.2016

I ZR 97/15 vom 06.10.2016

Urteil vom 09.11.2016

5 StR 425/16 vom 09.11.2016

Anmerkungen zum Urteil