Urteil des BGH vom 08.04.2008

Anschlußberufung im Patentnichtigkeitsverfahen Leitsatzentscheidung

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 174/04 Verkündet

am:

6. Mai 2008

Potsch

Justizangestellte

als

Urkundsbeamtin

der

Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 8. April 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter

Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck

und Gröning

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Klägerin, die im Übrigen zurückgewiesen

wird, wird das am 28. September 2004 verkündete Urteil des

3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts abgeän-

dert und wie folgt neu gefasst:

Das deutsche Patent 195 35 104 wird unter Abweisung der weiter-

gehenden Klage dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass seine

Patentansprüche folgende Fassung erhalten:

"1. Vorrichtung zum Montieren von zumindest einem Sonnen-

kollektor (10) auf einem Sparren (12) und Latten (14) auf-

weisenden Dach sowohl in In-Ziegel-Montage als auch in

Auf-Ziegel-Montage mit einer sich zumindest annähernd

über die Breite des Kollektors (10) erstreckenden Schiene

(16) mit zwei Schenkeln (17, 17’), dadurch gekennzeichnet,

dass die Schenkel (17, 17’) senkrecht auf der Dachebene

stehend unterschiedlich hoch sind und einer der Schenkel

(17) zur Halterung des Kollektors (10) und der andere

Schenkel (17’) als Auflage für den Kollektor (10) dient, wo-

bei die Schiene (16) einen im Wesentlichen U-förmigen

Querschnitt hat mit einer Grundfläche (24) zwischen den

Schenkeln (17, 17’), die direkt auf dem Dachsparren (12)

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befestigbar ist, der als Auflage für den Kollektor (10) die-

nende kürzere Schenkel (17’) eine Auflagefläche (26) für

den Kollektor (10) aufweist, deren Abstand (x) von der

Grundfläche (24) der Schiene (16) der Stärke einer Dachlat-

te entspricht, und wobei zumindest ein Schenkel (17, 17’)

abgewinkelt ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

dass die Schiene (16) aus Stahl besteht.

3. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass die Schiene (16) Langlöcher

(28) aufweist.

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass die Schiene (16) außenseitig

einen Vorsprung (18) aufweist, der in eine Vertiefung am

unteren Rand des Kollektors (10) eingreift.

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass an dem zur Halterung des

Kollektors (10) dienenden Schenkel (17a, 17b) eine Abwin-

kelung (18a, 18b) vorgesehen ist, die ungefähr die gleiche

Länge wie eine parallel zur Dachebene vorstehende Wand

(22a, 22b) des Kollektors (10) hat.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch

gekennzeichnet, dass die Schiene (16) bei Auf-Ziegel-

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Montage an einem stufenförmigen Halteeisen (34) befestig-

bar ist."

Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Beklagte ist Inhaber des am 21. September 1995 angemeldeten

deutschen Patents 195 35 104 (Streitpatents), das eine "Vorrichtung zum Mon-

tieren von zumindest einem Sonnenkollektor auf einem Dach" betrifft und 11

Patentansprüche umfasst. Die Patentansprüche 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 und 11 lauten

nach Durchführung des Einspruchsverfahrens (die Orthographie ist an die neu-

en Regeln angepasst):

"1. Vorrichtung zum Montieren von zumindest einem Sonnenkol-

lektor (10) auf einem Sparren (12) und Latten (14) aufweisen-

den Dach mit einer sich zumindest annähernd über die Breite

des Kollektors (10) erstreckenden Schiene (16) mit zwei

Schenkeln (17, 17’), dadurch gekennzeichnet, dass die

Schenkel (17, 17’) senkrecht auf der Dachebene stehend un-

terschiedlich hoch sind und einer der Schenkel (17) zur Halte-

rung des Kollektors (10) und der andere Schenkel (17’) als

Auflage für den Kollektor (10) dient.

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2. Vorrichtung

nach

Anspruch

1, dadurch gekennzeichnet, dass

der zur Halterung des Kollektors (10) dienende Schenkel (17)

höher als der als Auflage für den Kollektor dienende Schenkel

(17’) ist.

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-

durch gekennzeichnet, dass die Schiene (16) eine Auflageflä-

che (26) für den Kollektor (10) aufweist, deren Abstand (x)

von der Grundfläche (24) der Schiene (16) der Stärke einer

Dachlatte (14) entspricht.

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-

durch gekennzeichnet, dass die Schiene (16) aus Stahl be-

steht.

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-

durch gekennzeichnet, dass die Schiene (16) Langlöcher (28)

aufweist.

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-

durch gekennzeichnet, dass die Schiene (16) außenseitig ei-

nen Vorsprung (18) aufweist, der in eine Vertiefung am unte-

ren Rand des Kollektors (10) eingreift.

9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-

durch gekennzeichnet, dass an dem zur Halterung des Kol-

lektors (10) dienenden Schenkel (17a, 17b) eine Abwinkelung

(18a, 18b) vorgesehen ist, die ungefähr die gleiche Länge wie

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eine parallel zur Dachebene vorstehende Wand (22a, 22b)

des Kollektors (10) hat.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch ge-

kennzeichnet, dass die Schiene (16) bei Auf-Ziegel-Montage

an einem stufenförmigen Halteeisen (34) befestigbar ist."

Wegen der weiteren Patentansprüche wird auf die Patentschrift des

Streitpatents verwiesen.

Die Klägerin hat geltend gemacht, dass das Streitpatent gegenüber um-

fangreichem Stand der Technik, darunter dem OBO-Bettermann-Katalog "Ver-

bindungs- und Befestigungs-Systeme" (November 1994), nicht patentfähig sei.

Sie hat beantragt, das Streitpatent insgesamt für nichtig zu erklären. Der Be-

klagte ist der Klage entgegengetreten. Hilfsweise hat er das Streitpatent mit

folgender Fassung des Patentanspruchs 1 (Einfügungen unterstrichen) sowie

mit den auf diesen rückbezogenen Patentansprüchen 2, 4, 5, 6, 7, 9 und 11 (in

neuer Nummerierung als Patentansprüche 2 bis 8) und weiter hilfsweise in der

Fassung nach dem als Verwendungsanspruch formulierten Hilfsanspruch II ver-

teidigt:

"1. Vorrichtung zum Montieren von zumindest einem Sonnenkol-

lektor (10) auf einem Sparren (12) und Latten (14) aufweisen-

den Dach mit einer sich zumindest annähernd über die Breite

des Kollektors (10) erstreckenden Schiene (16) mit zwei

Schenkeln (17, 17’), dadurch gekennzeichnet, dass die

Schenkel (17, 17’) senkrecht auf der Dachebene stehend un-

terschiedlich hoch sind und einer der Schenkel (17) zur Halte-

rung des Kollektors (10) und der andere Schenkel (17’) als

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Auflage für den Kollektor (10) dient, [und] wobei die Schiene

(16) einen im Wesentlichen U-förmigen Querschnitt hat mit ei-

ner Grundfläche (24) zwischen den Schenkeln (17, 17’), die di-

rekt auf dem Dachsparren befestigbar ist, wobei zumindest ein

Schenkel (17, 17’) angewinkelt ist."

Das Patentgericht hat das Streitpatent unter Abweisung der weiterge-

henden Klage dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass es ihm die Fassung

nach Hilfsantrag I gegeben hat.

Mit ihrer Berufung begehrt die Klägerin die vollständige Nichtigerklärung

des Streitpatents unter Abänderung des angefochtenen Urteils. Sie stützt sich

zusätzlich zu den schon in erster Instanz genannten Entgegenhaltungen auf

behauptete offenkundige Vorbenutzungen von Montagevorrichtungen für Son-

nenkollektoren durch die I. Solar AG seit 1993 und die mit verschiede-

nen Unternehmensveröffentlichungen (insbesondere Anl. E3 bis E5) unterlegte

Vorbenutzung der S. Ltd. seit 1976 sowie auf weitere Do-

kumente aus dem Stand der Technik, darunter den OBO-Bettermann-Katalog

"Verbindungs- und Befestigungs-Systeme" (November 1994). Die Anschlussbe-

rufung des Beklagten, mit der dieser die vollständige Abweisung der Nichtig-

keitsklage begehrt hat, hat der Senat als unzulässig verworfen (Sen.Beschl. v.

5.7.2005 - X ZR 174/04, GRUR 2005, 888 - Anschlussberufung im Patentnich-

tigkeitsverfahren); die Kostenentscheidung hat er dabei der Schlussentschei-

dung vorbehalten. Der Beklagte tritt im Übrigen dem Rechtsmittel entgegen und

verteidigt hilfsweise das Streitpatent mit seinem ersten Hilfsantrag in der aus

der Urteilsformel ersichtlichen Fassung, nach seinem zweiten Hilfsantrag mit

weiteren einschränkenden Merkmalen.

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Im Auftrag des Senats hat Professor Dr.-Ing. C. W. ,

ein

schriftliches

Gutachten erstattet, das

er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat.

Entscheidungsgründe:

Das zulässige Rechtsmittel der Klägerin führt unter Abweisung der wei-

tergehenden Klage zur Nichtigerklärung des Streitpatents über die Fassung der

angegriffenen Entscheidung hinaus; soweit es der Beklagte mit seinem in der

Berufungsinstanz gestellten Hilfsantrag I verteidigt, bleibt es demgegenüber

ohne Erfolg. Über den engeren Hilfsantrag II des Beklagten braucht deshalb

nicht entschieden zu werden. Dabei beschränkt sich die Sachprüfung, nachdem

der Beklagte die Entscheidung des Bundespatentgerichts nicht wirksam ange-

fochten hat, auf die Fassung des Patents, die das Bundespatentgericht ihm ge-

geben hat; die erteilte Fassung dieses Schutzrechts steht nicht mehr zur Über-

prüfung (Sen.Urt. v. 22.2.2000 - X ZR 111/98, bei Bausch, Nichtigkeitsrecht-

sprechung in Patentsachen, Bd. 3, S. 470, 476, 485 - Positionierverfahren; vgl.

BGH, Urt. v. 21.10.1952 - I ZR 106/51, GRUR 1953, 86 re. Sp. - Schreibhefte II;

RG GRUR 1944, 122, 123 - Transformatorkühler; Rogge in Benkard, PatG

GebrMG, 10. Aufl. 2006, § 22 PatG Rdn. 52).

I. 1. Das Streitpatent betrifft nach Patentanspruch 1 in dessen im Beru-

fungsverfahren zur Überprüfung stehender Fassung, die er durch das ange-

fochtene Urteil erhalten hat, eine Vorrichtung "zum Montieren von zumindest

einem Sonnenkollektor" (d.h. eine Vorrichtung, auf die ein oder mehrere Son-

nenkollektoren montiert werden können), auf einem Dach. Die Beschreibung

des Streitpatents bezeichnet derartige Vorrichtungen als aus der US-Patent-

schrift 4 336 413 bekannt. Dort seien die zur Befestigung von Paneelen die-

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nenden Schienen U-förmig und die Schenkel des U erstreckten sich parallel zur

Dachebene. U-förmige Abschnitte der Schienen senkrecht zur Dachebene dien-

ten der wasserdichten Verbindung zweier benachbarter Paneele (Beschr. Sp. 1

Z. 3 - 13). In der Praxis werde zwischen den Montagetechniken der In-Ziegel-

Montage mit Integration der Kollektoren in die Dachziegelfläche und der Auf-

Ziegel-Montage unterschieden, bei der die Kollektoren über den Dachziegeln

montiert würden. Hierfür würden üblicherweise unterschiedliche Vorrichtungen

verwendet, was die Lagerhaltung erschwere. Hausdächer wiesen in aller Regel

Dachsparren (d.h. in Richtung der Dachschräge verlaufende Balken) und Dach-

latten auf, wobei die Stärke der Dachlatten regelmäßig 24 mm betrage. Bei al-

len bekannten Montageeinrichtungen seien zusätzliche Halterungen für den

Kollektor wie Haltekrallen erforderlich (Beschr. Sp. 1 Z. 61 - 65).

2. Durch das Streitpatent soll eine Vorrichtung zur Montage von Sonnen-

kollektoren bereitgestellt werden, die mit wenig Materialaufwand kostengünstig

hergestellt werden kann, eine einfache und wenig aufwändige Montage ermög-

licht, eine gute Stabilität aufweist und sowohl für die In-Ziegel-Montage wie für

die Auf-Ziegel-Montage verwendet werden kann (vgl. Beschr. Sp. 1 Z. 66 -

Sp. 2 Z. 7).

3. Hierzu lehrt Patentanspruch 1 in der Fassung, die er durch das Bun-

despatentgericht erhalten hat, eine Vorrichtung zum Montieren von zumindest

einem Sonnenkollektor (10) auf einem Sparren (12) und Latten (14) aufweisen-

den Dach,

(1) die eine Schiene (16) aufweist, die

(2) sich zumindest annähernd über die Breite des Kollektors er-

streckt,

(3) einem im Wesentlichen U-förmigen Querschnitt hat

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(4) mit zwei Schenkeln (17, 17’), die

(4.1) senkrecht auf der Dachebene stehend

(4.2) unterschiedlich hoch sind und

(4.3) von denen einer (17) zur Halterung des Kollektors und

(4.4) der andere (17’) als Auflage für den Kollektor dient,

(4.5) wobei zumindest ein Schenkel abgewinkelt ist, und wobei

(5) die Grundfläche (24) der Schiene zwischen den zwei Schen-

keln direkt auf dem Dachsparren befestigt werden kann.

4. Einen schematischen Teilschnitt durch eine patentgemäße Vorrichtung

zur In-Ziegel-Montage zeigt die verkleinert wiedergegebene Figur 1 des Streit-

patents:

II. 1. Der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1, wie er vom

Bundespatentgericht als schutzfähig angesehen wurde, war durch die u.a. in

dem dem Bundespatentgericht noch nicht vorliegenden Prospekt (Anl. E4) "So-

lahart Streamline" der S. W. H. Ltd. in P.

, W.

, im

Jahr 1986 sowie in den Anl. E3 und E5 vorbeschriebenen Schiene zum Befes-

tigen von solaren Heißwassersystemen jedenfalls für den Fachmann, einen

Ingenieur oder erfahrenen Techniker, der mit der Entwicklung und Montage von

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Sonnenkollektoranlagen vor allem in der mittelständischen Wirtschaft befasst

war, nahegelegt. Die Vorveröffentlichung dieses Prospekts wie auch der beiden

anderen Prospekte Anl. E3 (1994) und E5 (Información tecnica e instalación

manual Solahart, Januar 1986) ist durch die Druckdaten für den Senat über-

zeugend belegt und steht im Übrigen auch nicht im Streit. Der Prospekt zeigt

eine Schiene in dem durch das Streitpatent beschriebenen Einsatz, die mit

Ausnahme des Merkmals (5) alle Merkmale des Patentanspruchs 1 des Streit-

patents in der Fassung, wie sie vor dem Bundespatentgericht Bestand hatte,

aufweist. Die gezeigte Schiene (Merkmal 1) erstreckt sich nämlich über mehr

als die Breite des Kollektors (Zeichnung Seite 6; Merkmal 2), hat einen Quer-

schnitt, der zwischen dem längeren Schenkel und dem diesem am nächsten

liegenden der kürzeren Schenkel einen im Wesentlichen U-förmigen Abschnitt

aufweist (Komponentenliste S. 4, Collector rail 1840; Merkmal 3), und zwar mit

drei und damit auch mit zwei Schenkeln (ebenda; Merkmal 4), die senkrecht auf

der Dachebene stehen und unterschiedlich hoch sind (Diagramm S. 6; Merkma-

le 4.1 und 4.2), von denen der längere zur Halterung des Kollektors und die

beiden kürzeren als Auflage für den Kollektor dienen (Merkmale 4.3, 4.4). Dies

ist zwar in der Anl. E4 nicht deutlich zu sehen, wird jedoch in der ersichtlich die

gleiche Montagevorrichtung zeigenden Anl. E5, S. 58 ("Detalle de la sujectión

del colector") deutlich gezeigt. Die Anwinklung eines Schenkels, und zwar des

längeren, ist in Anl. E4, S. 4, Collector rail 1840, deutlich erkennbar (Merkmal

4.5). Dass die Grundfläche der Schiene zwischen den zwei Schenkeln auch

direkt auf dem Dachsparren befestigt werden kann, wird allerdings nicht ge-

zeigt, eine Befestigungsmöglichkeit etwa durch Bohrungen zu schaffen, durch

die die Schiene am Sparren festgeschraubt werden kann, setzt jedoch nicht

mehr als einfache, dem Fachmann geläufige Überlegungen voraus, nachdem

die Befestigung nach Anl. E4 über eine Lasche an dem Befestigungsstreifen

(Collector straps) 0847 (S. 4) erfolgt (Merkmal 5).

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2. a) Dagegen ist die nunmehr mit Hilfsanspruch I verteidigte Fassung

des Patentanspruchs 1 schutzfähig. In diese Fassung sind zunächst die beiden

Möglichkeiten des Einbaus in In-Ziegel-Montage und Auf-Ziegel-Montage auf-

genommen. Dies ist allerdings im Fall des Erzeugnisschutzes zunächst nur

dann von Bedeutung, wenn und soweit es sich auf die räumlich-körperliche

Ausgestaltung der Schiene auswirkt (vgl. hierzu Sen.Urt. v. 1.4.2008

- X ZR 29/04, Umdruck S. 12), es sich mithin nicht um bloße, für sich nicht

schutzbegrenzende Zweckangaben handelt (Sen. BGHZ 112, 140, 155 f. - Be-

festigungsvorrichtung II; vgl. schon Sen.Urt. v. 7.11.1978 - X ZR 58/77, GRUR

1979, 149, 151 - Schießbolzen). Dies ist, wie die mündliche Verhandlung erge-

ben hat, insoweit der Fall, als die In-Ziegel-Montage zur Folge hat, dass der als

Auflage für den Kollektor dienende Schenkel eine Auflagefläche aufweisen

muss, die von der Grundfläche in Dachlattenstärke beabstandet ist. Dies kommt

in dem zusätzlichen Merkmal,

(3.1) dass der als Auflage für den Kollektor (10) dienende kürzere

Schenkel (17’) eine Auflagefläche (26) für den Kollektor (10)

aufweist, deren Abstand (x) von der Grundfläche (24) der

Schiene (16) der Stärke einer Dachlatte entspricht,

zum Ausdruck. Dieses Merkmal ist in dem erteilten Patent (Patentanspruch 4)

enthalten, und in den ursprünglichen Unterlagen (ebenfalls in Patentanspruch

4) als zur Erfindung gehörend offenbart. Zwar besagt es nur, dass der Abstand

der Stärke einer Dachlatte entsprechen soll. Diese Stärke ist auch im Patentan-

spruch nicht definiert, ergab sich zum Anmeldetag aber daraus, dass übliche

Dachlatten damals entweder 24 mm oder 30 mm oder 40 mm stark waren. Auf

diese Stärken muss der Abstand nach dem verteidigten Patentanspruch einge-

stellt sein. Zwar sind auch noch andere Möglichkeiten denkbar, mit denen der

In-Ziegel-Einbau ermöglicht werden kann, wie das Einbringen einer Zwischen-

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latte. Dies wird jedoch schon von dem zusätzlichen Merkmal (3.1) nicht erfasst.

Diese Abstandsvorgabe ermöglicht es auf einfache Weise, ein und dieselbe

Schiene nicht nur für die Auf-Ziegel-Montage, sondern - und zwar ohne zusätz-

lichen Aufwand und Gefahren für den Halt der Schiene - auch für die In-Ziegel-

Montage nutzbar zu machen. Der Stand der Technik bot hierfür keine Anre-

gung. Das gilt nicht nur für die vorgenannten "Solahart"-Unterlagen (insbeson-

dere die Anlagen E3, E4 und E5), sondern auch für die bekannte und mit Aus-

nahme des oben beschriebenen Merkmals 3.1 alle Sachmerkmale erfüllende

(wenn auch für die Kollektorenmontage nicht vorgesehene), allerdings eine für

die In-Ziegel-Montage nicht geeignete Dimensionierung aufweisende Schiene

des OBO-Bettermann-Katalogs (S. 122), die die Katalogabbildung wie folgt

zeigt:

wie auch für die weiteren von der Klägerin genannten Dokumente, die von der

Lösung des Streitpatents insgesamt weiter ab liegen.

b) Mit Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags I werden auch

die mit diesem Patentanspruch verteidigten, weitere Ausgestaltungen darstel-

lenden Patentansprüche 2 bis 6 durch die Schutzfähigkeit dieses Patentan-

spruchs in seiner hilfsweise verteidigten Fassung getragen.

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III. Die Kostenentscheidung, die auch die Entscheidung über die bereits

als unzulässig verworfene Anschlussberufung erfasst, beruht auf § 121 Abs. 2

Satz 2 PatG i.V.m. §§ 91, 92, 97 ZPO. Der Senat hat dabei berücksichtigt, dass

über die Anschlussberufung nicht mündlich verhandelt worden ist. Er hat im

Rahmen der für die Entscheidung gegebenenfalls heranzuziehenden Billig-

keitsgesichtspunkte (§ 121 Abs. 2 Satz 2 PatG) weiter berücksichtigt, dass sich

die Zurückweisung der Anschlussberufung auf den Verletzungsstreit nicht aus-

gewirkt haben dürfte; soweit dies der früheren Rechtsprechung des Bundesge-

richtshofs nicht in vollem Umfang entsprechen sollte (Beschl. des früheren

I. Zivilsenats vom 11.10.1956 - I ZR 28/55, GRUR 1957, 79), könnte er an die-

ser nicht festhalten. Schließlich hat er berücksichtigt, dass sich sein Ergebnis

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gegenüber dem Ergebnis, das das Bundespatentgericht gefunden hat, eher als

korrigierende Verdeutlichung als als eine substantielle Abweichung darstellt. All

dies lässt eine von der Entscheidung erster Instanz abweichende Kostenent-

scheidung nicht als veranlasst erscheinen.

Melullis Keukenschrijver

Mühlens

Meier-Beck

Gröning

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 28.09.2004 - 3 Ni 50/02 -