Urteil des BGH vom 03.06.2003

Chirurgische Instrumente Leitsatzentscheidung

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 215/01

Verkündet am:

3. Juni 2003

Wermes

Justizhauptsekretär

als Urkundsbeamter

der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

Chirurgische Instrumente

GWB § 34 a.F.

Ein entgeltlicher Lizenzvertrag unterliegt dem Schriftformerfordernis des § 34

GWB a.F..

BGH, Urt. v. 3. Juni 2003 - X ZR 215/01 - OLG Karlsruhe

LG Mannheim

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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 3. Juni 2003 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die

Richter Prof. Dr. Jestaedt, Scharen, Keukenschrijver und Asendorf

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das am 10. Oktober 2001 ver-

kündete Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe

aufgehoben.

Die Sache wird zu anderweiter Verhandlung und Entscheidung,

auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungs-

gericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Kläger ist Arzt und Zahnarzt und betätigt sich als Erfinder auf dem

Gebiet der Medizintechnik. Bei der Vermarktung seiner Entwicklungen arbeite-

ten die Parteien zusammen, indem die Beklagte die Gerätschaften herstellte

und vertrieb. 1988 bis Anfang 1989 verhandelten und korrespondierten die

Parteien wegen des Abschlusses eines schriftlichen Lizenzvertrags, der eine

ausschließliche Lizenz an verschiedenen Patentanmeldungen des Klägers vor-

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sehen sollte, die chirurgische Instrumente betreffen. Es existierte auch ein Li-

zenzvertragsentwurf, der jedoch nicht unterzeichnet wurde.

Die Beklagte zahlte bis einschließlich Ende 1993 nach jeweils vierteljähr-

licher Abrechnung der von ihr mit den Entwicklungen des Klägers getätigten

Umsätze an den Kläger eine Umsatzlizenz, die zunächst 10 %, dann 12,5 %

und schließlich 15 % betrug. Insgesamt leistete die Beklagte auf diese Weise

an den Kläger etwa 3 Mio. DM. Für die Umsätze mit Schrauben und Platten, die

mit einer deutschen Anmeldung 36 ... am 22. Januar 1986 zum Patent ange-

meldet worden waren, betrug die Umsatzlizenz von 15 % im 3. und 4. Quartal

1993 insgesamt 205.257,76 DM, worin für den Monat Dezember 1996

36.532,75 DM enthalten waren. Diese Patentanmeldung führte nicht zu einem

deutschen Patent. Sie wurde vielmehr durch Beschluß des Deutschen Patent-

amts vom 21. Oktober 1993 zurückgewiesen, gegen den der Kläger ein

Rechtsmittel nicht einlegte.

Mit Schreiben vom 21. April 1994 teilte die Beklagte dem Kläger mit, daß

sie die als freiwillig bezeichneten Zahlungen in Zukunft einstelle, einen beste-

henden Vertrag hilfsweise fristlos aus wichtigem Grunde kündige, aber zu neu-

en Lizenzverhandlungen hinsichtlich der die Schutzrechte des Klägers betref-

fenden Produkte bereit sei. Die Beklagte nutzte in der Folgezeit die Entwicklun-

gen des Klägers dann auch - wenn auch nur in geringerem Umfange - weiter.

Der Kläger hat die Beklagte im Wege der Stufenklage zunächst auf Aus-

kunft über die Umsätze in Anspruch genommen, die sie im Zusammenhang mit

ihm gehörenden Schutzrechtsanmeldungen und Schutzrechten seit dem

10. Oktober 1994 erzielt hat. In der ersten Stufe ist die Beklagte rechtskräftig

verurteilt worden, seit dem 1. Mai 1994 getätigte Umsätze hinsichtlich des eu-

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ropäischen Patents 0 6..., des US-Patents 4 9..., der deutschen Patentanmel-

dung 38 ..., des europäischen Patents 0 2... und des deutschen Gebrauchsmu-

sters 88 ... anzugeben. Diese Auskunft hat die Beklagte erteilt. Bei der Zugrun-

delegung einer 15 %igen Umsatzlizenz ergibt sich eine Schuld der Beklagten

von 51.784,29 DM.

In der zweiten Stufe hat der Kläger Zahlung dieses Betrags nebst Zinsen

verlangt. Die Beklagte hat sich auf den Standpunkt gestellt, ein Lizenzvertrag

sei nicht zustande gekommen, weshalb sie lediglich im Wege der Lizenzanalo-

gie die angemessene Lizenz zu entrichten habe, die sie mit 5 % angibt. Gegen-

über der danach sich errechnenden Forderung von 17.261,43 DM (= 1/3 von

51.784,29 DM) hat die Beklagte die Aufrechnung mit einem Rückzahlungsan-

spruch in Höhe von 36.532,75 DM erklärt, den sie im Hinblick darauf bean-

sprucht, daß sie hinsichtlich der Patentanmeldung 36 ... angesichts deren

rechtskräftiger Zurückweisung für Umsätze im Dezember 1993 nichts mehr zu

zahlen gehabt hätte. Die Beklagte hat ferner im Wege der Widerklage Zahlung

von 270.726,01 DM nebst Zinsen begehrt, weil sie diesen Betrag bei Zugrun-

delegung einer Lizenz von lediglich 5 % für die Umsätze im 2. bis 4. Quartal

1993 zuviel gezahlt habe.

Das Landgericht hat - bis auf einen Teil der Zinsforderung - der Klage

stattgegeben und die Widerklage abgewiesen. Die Berufung der Beklagten ge-

gen dieses Schlußurteil des Landgerichts ist erfolglos geblieben. Die Beklagte

verfolgt nunmehr mit der Revision ihren Klageabweisungsantrag und ihr Wider-

klagebegehren weiter. Der Kläger ist dem Rechtsmittel entgegengetreten.

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Entscheidungsgründe:

Die zulässige Revision führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils

und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

1. Das Berufungsgericht hat dem Verhalten der Parteien entnommen,

daß sie einen Lizenzvertrag geschlossen haben, der die Beklagte berechtigt,

Schutzrechte bzw. Schutzrechtsanmeldungen des Klägers zu nutzen, und sie

verpflichtet, - bezogen auf die in Streit stehende Zeit - ein Entgelt in Höhe von

15 % des mit den vertragsgegenständlichen Produkten erzielten Umsatzes an

den Kläger zu zahlen. Das Berufungsgericht hat also den Kläger als berechtigt

angesehen, auf vertraglicher Grundlage Lizenzen zu fordern und bereits von

der Beklagten gezahlte Lizenzen zu behalten. Unabhängig von den Angriffen

der Revision gegen die tatrichterliche Annahme eines stillschweigenden Ver-

tragsschlusses und die Fortgeltung des auf diese Weise zustande gekomme-

nen Lizenzvertrags über die Kündigungserklärung der Beklagten hinaus kann

hierauf die Verurteilung der Beklagten und die Abweisung ihrer Widerklage je-

doch nicht gestützt werden, weil die Parteien ihre Vereinbarungen nicht schrift-

lich abgefaßt haben und der vom Berufungsgericht zugrunde gelegte Lizenz-

vertrag deshalb gemäß § 125 Satz 1 BGB wegen Verstoßes gegen das bis zum

31. Dezember 1998 zu beachtende und angesichts des Zeitpunkts des hier zu

beurteilenden Vertragsschlusses deshalb auch insoweit maßgebliche (vgl.

BGH, Urt. v. 11.12.2001 - KZR 13/00, GRUR 2002, 647 - Sabet/Massa, m.w.N.)

Schriftformerfordernis des § 34 GWB in der bis dahin geltenden Fassung (a.F.)

nichtig ist.

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2. Das Formerfordernis des § 34 GWB a.F. erfaßt u.a. Verträge über die

Benutzung von Schutzrechten, die dem Lizenznehmer Beschränkungen im Ge-

schäftsverkehr auferlegen (§ 20 Abs. 1 GWB a.F.). Es gilt nicht etwa nur dann,

wenn die vereinbarten Beschränkungen über den Inhalt des Schutzrechts hi-

nausgehen, wie es in § 20 Abs. 1 GWB a.F. weiter heißt (st. Rspr.; etwa BGH,

Urt. v. 17.3.1998 - KZR 42/96, GRUR 1998, 838 - Lizenz- und Beratungsver-

trag; Urt. v. 24.2.1975 - KZR 3/74, GRUR 1975, 498 - Werkstück-Verbindungs-

maschinen). Eine solche Einschränkung wäre mit dem Schutzzweck des § 34

GWB a.F. nicht vereinbar. Denn diese Vorschrift soll die Kartellbehörden und

-gerichte in die Lage versetzen, auf schriftlich dokumentierter Grundlage zu

prüfen, ob die tatsächlich getroffenen Vereinbarungen u.a. nach § 20 GWB a.F.

unwirksam sind bzw. eine gesetzliche Ausnahme von einem Kartellverbot vor-

liegt (vgl. BGH, Urt. v. 9.3.1999 - KZR 23/97, GRUR 1999, 602 - Markant).

3. Der Lizenzvertrag der Parteien unterfällt § 34 GWB a.F.. Er hat nicht

nur die Benutzung von Schutzrechten zum Gegenstand, sondern legt der Be-

klagten auch Beschränkungen im Geschäftsverkehr auf, weil die Parteien die

Zahlung von Lizenzgebühren vereinbart haben. Diese Pflicht bedeutet eine Be-

schränkung im Geschäftsverkehr, weil hierdurch die Wettbewerbsposition der

Beklagten beeinflußt wird, indem ihr Angebot auf dem Markt durch die Lizenz-

zahlungspflicht mit Kosten belastet wird.

Es gibt zwar auch Stimmen (vgl. Axster in Gemeinschaftskommentar

zum GWB, 3. Aufl., §§ 20, 21 Rdn. 102 ff.), welche die Lizenzzahlungsver-

pflichtung als solche nicht bereits als zur Anwendung der Formvorschrift des

§ 34 GWB a.F. führende Beschränkung im Geschäftsverkehr ansehen, weil sie

die Gegenleistung für die Benutzung des Schutzrechts darstellt. Dabei wird je-

doch nicht hinreichend berücksichtigt, daß mit der Pflicht zur Lizenzzahlung

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durchaus eine Belastung einhergehen kann, die über den Inhalt des Schutz-

rechts hinausgeht. Angesichts des Zwecks des § 34 GWB a.F. macht dies er-

forderlich, daß bereits wegen der vereinbarten Lizenzzahlungspflicht ein Vertrag

über die Benutzung von Schutzrechten schriftlich abgefaßt wird und in dieser

Form auf seine Vereinbarkeit mit dem Kartellrecht überprüft werden kann. Der

Gegenmeinung ist der Bundesgerichtshof in seiner bisherigen Rechtsprechung

auch nicht gefolgt. So hat sein Kartellsenat beispielsweise im Urteil vom

16. Oktober 1962 (KZR 11/61, GRUR 1963, 207 - Kieselsäure) ausgesprochen,

daß eine über die Laufzeit des Schutzrechts hinausgehende Verpflichtung zur

Entrichtung einer Lizenzgebühr grundsätzlich eine über den Inhalt des Schutz-

rechts hinausgehende Beschränkung i.S. des § 20 GWB a.F. darstelle (so auch

z.B. Langen/Bunte/Hennig, KartR, 8. Aufl., § 34 GWB Rdn. 5). Schon dies

deutete zumindest darauf hin, daß die Verpflichtung zur Zahlung von Lizenzge-

bühren bereits als Beschränkung des Lizenznehmers anzusehen ist. Im Urteil

vom 17. Oktober 1968 (KZR 11/66, GRUR 1969, 409 - Metallrahmen) hat sich

der Bundesgerichtshof in Übereinstimmung hiermit im Zusammenhang mit der

Prüfung der Frage, ob der Lizenznehmer für die Nutzung eines nicht patentfähi-

gen, aber (noch) nicht für nichtig erklärten Schutzrechts zahlen muß, dahin

ausgedrückt, daß "die in der Verpflichtung zur Lizenzzahlung liegende Be-

schränkung im Geschäftsverkehr", solange die durch das Schutzrecht begrün-

dete Vorzugsstellung bestehe, nicht i.S. des § 20 Abs. 1 GWB über den Inhalt

des Schutzrechts hinausgehen könne. Ähnlich heißt es im Urteil vom

14. November 1968 (BGHZ 51, 263, 267 - Silobehälter), daß es nach Sinn und

Zweck des § 20 GWB gerechtfertigt sei, "die nicht über den Inhalt des künftigen

Schutzrechts hinausgehenden Beschränkungen des Lizenznehmers ..., insbe-

sondere seine Verpflichtung zur Zahlung von Lizenzgebühren, als durch § 20

GWB kartellrechtlich gedeckt zu betrachten". Sich hierauf berufend hat auch der

erkennende Senat im Urteil vom 26. Juni 1969 (X ZR 52/66, GRUR 1969, 677

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- Rüben-Verladeeinrichtung) angenommen, daß in der Verpflichtung zur Li-

zenzzahlung eine Beschränkung im Geschäftsverkehr liege.

4. Das Berufungsgericht wird deshalb das Klage- und Widerklagebegeh-

ren nach Maßgabe der Regeln über die ungerechtfertigte Bereicherung erneut

zu prüfen haben (vgl. Senat, Urt. v. 14.5.2002 - X ZR 144/00, GRUR 2002, 787

- Abstreiferleiste). Dabei wird zu berücksichtigen sein, daß die Beklagte geltend

gemacht hat, auch ein formloser Vertrag über eine einfache Lizenz sei nicht

zustande gekommen, weil die Absicht der Parteien allein auf den Abschluß ei-

nes ausschließlichen Lizenzvertrags gerichtet gewesen sei. Dies gibt Anlaß, der

Frage nachzugehen, ob die Beklagte ihre bisherigen Zahlungen überhaupt er-

bracht hat, um sich von einer bestimmten Forderung zu befreien. Diese Frage

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ist jedenfalls dafür bedeutsam, ob die Beklagte sich auf die in § 812 Abs. 1

Satz 1 1. Altern. BGB geregelte Alternative der Erfüllung einer Verbindlichkeit

berufen kann.

Melullis

Jestaedt

Scharen

Keukenschrijver

Asendorf