Urteil des BGH vom 06.05.2009, X ZR 36/04

Entschieden
06.05.2009
Schlagworte
Patentinhaber, Lizenz, Angebot, Benutzung, Treu und glauben, Unternehmen, Datenträger, Höhe, Patg, Lizenzvertrag
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BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

KZR 39/06 Verkündet am: 6. Mai 2009 Bott Justizhauptsekretärin als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

ja Nachschlagewerk: BGHZ: ja BGHR:

ja

Orange-Book-Standard

EG Art. 82; GWB § 20 Abs. 1; BGB § 242 Cd

a) Der aus einem Patent in Anspruch genommene Beklagte kann gegenüber dem Unterlassungsbegehren des klagenden Patentinhabers einwenden, dieser missbrauche eine marktbeherrschende Stellung, wenn er sich weigere, mit dem Beklagten einen Patentlizenzvertrag zu nicht diskriminierenden und nicht behindernden Bedingungen abzuschließen.

b) Missbräuchlich handelt der Patentinhaber jedoch nur, wenn der Beklagte ihm ein unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages gemacht hat, an das er sich gebunden hält und das der Patentinhaber nicht ablehnen darf, ohne gegen das Diskriminierungs- oder das Behinderungsverbot zu verstoßen, und wenn der Beklagte, solange er den Gegenstand des Patents bereits benutzt, diejenigen Verpflichtungen einhält, die der abzuschließende Lizenzvertrag an die Benutzung des lizenzierten Gegenstandes knüpft.

c) Hält der Beklagte die Lizenzforderung des Patentinhabers für missbräuchlich überhöht oder weigert sich der Patentinhaber, die Lizenzgebühr zu beziffern, genügt dem Erfordernis eines unbedingten Angebots ein Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages, bei dem der Lizenzgeber die Höhe der Lizenzgebühr nach billigem Ermessen bestimmt.

BGH, Urteil vom 6. Mai 2009 - KZR 39/06 - OLG Karlsruhe LG Mannheim

Der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung

vom 10. Februar 2009 durch den Präsidenten des Bundesgerichtshofs Prof. Dr.

Tolksdorf, den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Prof.

Dr. Meier-Beck, Dr. Strohn und Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 13. Dezember 2008 wird auf Kosten der Beklagten zu 3 bis 8 zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1Die Klägerin ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik

Deutschland erteilten europäischen Patents 325 330 (Klagepatents), das auf

einer Anmeldung vom 17. Januar 1989 beruht und im Verlaufe des Revisionsverfahrens durch Zeitablauf erloschen ist.

2Die mit der Klage geltend gemachten Patentansprüche 1 und 2 lauten:

1. An optically readable record (1) carrier of the inscribable type, comprising a recording layer (6) intended for recording an information pattern of optically detectable recording marks, which record carrier (1) is provided with a servo track (4) which in an area intended for information recording exhibits a periodic track modulation which can be distinguished from the information pattern, characterized in that the frequency of the track modulation is modulated in conformity with a position-information signal comprising

position-code signals (12) which alternate with positionsynchronisation signals (11).

2. An optically readable record carrier as claimed in claim 1, characterized in that the position-code signals (12) are biphasemark-modulated signals, the position-synchronisation signals (11) having signal waveforms which differ from the biphase-markmodulated signal.

3Die Patentnichtigkeitsklage der Beklagten zu 4 hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 3. April 2007 (X ZR 36/04) abgewiesen.

4Die Beklagte zu 4, deren persönlich haftende Gesellschafterin die Beklagte zu 5 ist, deren Geschäfte wiederum der Beklagte zu 6 führt, vertreibt europaweit einfach und mehrfach beschreibbare optische Datenträger (CD-R und

CD-RW). Sie wird unter anderem von der Beklagten zu 7 mit CD-R beliefert; die

Beklagten zu 3 und 6 sind Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin der Beklagten zu 7; der Beklagte zu 8 war Geschäftsführer der

Rechtsvorgängerin der Beklagten zu 7.

5Das Landgericht hat den Beklagten zu 3 bis 8 (im Folgenden auch: Beklagten) untersagt, CD-R und CD-RW, die nicht mit Zustimmung der Klägerin in

Verkehr gebracht worden sind, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen,

zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen.

Es hat die Beklagten weiterhin zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung

und zur Herausgabe in ihrem Besitz befindlicher CD-R und CD-RW an einen

Gerichtsvollzieher zur Vernichtung verurteilt sowie die Verpflichtung der Beklagten zum Schadensersatz festgestellt. Die Berufung der Beklagten ist im Wesentlichen erfolglos geblieben (OLG Karlsruhe InstGE 8, 14 = GRUR-RR 2007,

177). Das Berufungsgericht hat die Urteilsformel "zur Klarstellung" dahin gefasst, dass die Verurteilung der Beklagten zu 3, 7 und 8 auf CD-R betreffende

Handlungen beschränkt worden ist.

6Mit der vom Senat zugelassenen Revision verfolgen die Beklagten ihren Klageabweisungsantrag weiter.

7Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel mit der Maßgabe entgegen, dass sie

anstelle des Unterlassungsantrags die Feststellung begehrt, dass dieser in der

Hauptsache erledigt ist.

Entscheidungsgründe:

8Die zulässige Revision bleibt ohne Erfolg.

9I. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei angenommen, dass die Beklagten zu 4 und 7 mit den angegriffenen Handlungen entgegen § 9 PatG den

Gegenstand des Klagepatents benutzen, da es sich bei den von der Beklagten

zu 4 vertriebenen, teils von der Beklagten zu 7 bezogenen beschreibbaren CD

um (handelsübliche) Datenträger handelt, die sämtliche Merkmale der Patentansprüche 1 und 2 des Klagepatents wortsinngemäß verwirklichen.

101. Das Klagepatent betrifft nach den Ausführungen des Berufungsgerichts einen optisch auslesbaren beschreibbaren Datenträger, insbesondere

eine beschreibbare Compact Disc (CD). Solche Datenträger werden ohne Nutzinformationen hergestellt und erst vom Endabnehmer in einem geeigneten Rekorder mittels eines Laserstrahls mit Daten beschrieben. Dazu ist der Aufzeichnungsträger mit einer lichtempfindlichen Schicht versehen, deren Reflektionseigenschaften durch Bestrahlung mit einem starken gebündelten Laserstrahl

punktuell verändert werden können. Auf einer vom Zentrum des Aufzeichnungsträgers nach außen verlaufenden spiralförmigen Spur (Servospur) werden die

Informationen als Aufzeichnungsmarken (Pits) in den Aufzeichnungsträger geschrieben, so dass sich eine Folge von Pits und Lands, nämlich reflektierenden

und nicht reflektierenden Flächen, ergibt. Die Kodierung der Informationen auf

dem Aufzeichnungsträger, bei der Datenbitfolgen in Kanalbitfolgen umgewandelt werden, erfolgt dabei in EFM-Modulation (Eight to Fourteen Modulation, s.

dazu näher BGH, Urt. v. 19.5.2005 - X ZR 188/01, GRUR 2005, 749, 750

Aufzeichnungsträger). Bei bekannten Datenträgern weist die Servospur eine

Spurmodulation mit konstanter Frequenz auf, aus der ein Taktsignal abgeleitet

wird, das zur Steuerung der Aufzeichnung oder des Auslesens benutzt wird. Die

Servospur ist in (zur Aufnahme der Nutzinformation dienende) Informationsaufzeichnungsgebiete und dazwischen liegende Synchronisationsgebiete aufgeteilt. Diese enthalten Positionsinformationen in Form der Adresse des benachbarten Informationsaufzeichnungsgebiets, aus denen beim Abtasten abgeleitet

werden kann, welcher Teil des Aufzeichnungsträgers gelesen wird. Auf diese

Weise kann schnell und genau eine bestimmte Stelle der Platte aufgesucht

werden.

11Dem Nachteil der bekannten Aufzeichnungsträger, dass die Informationsaufzeichnungsgebiete durch die Synchronisationsgebiete unterbrochen

werden, was insbesondere für die Aufzeichnung EFM-kodierter Informationen,

ungünstig ist, soll durch den erfindungsgemäßen Datenträger abgeholfen werden, dessen Merkmale in der Ausführungsform nach Patentanspruch 2 das Berufungsgericht wie folgt gliedert:

1. Optisch auslesbarer Aufzeichnungsträger vom beschreibbaren Typ.

2. Der Aufzeichnungsträger besitzt eine Aufzeichnungsschicht, die zum Anbringen eines Informationsmusters aus optisch detektierbaren Aufzeichnungsmarken dient.

3. Der Aufzeichnungsträger besitzt eine Servospur, die in einem zur Informationsaufzeichnung bestimmten Gebiet eine von dem Informationsmuster unterscheidbare periodische Spurmodulation aufweist.

4. Die Frequenz der Spurmodulation ist entsprechend einem Positionsinformationssignal moduliert.

5. Das Positionsinformationssignal enthält abwechselnd Positionssynchronisationssignale und Positionscodesignale.

6. Die Positionscodesignale sind biphase-mark-modulierte Signale.

7. Die Positionssynchronisationssignale haben in Bezug auf das biphase-mark-modulierte Signal eine abweichende Signalform.

12Ein solcher Datenträger hat den Vorteil, dass die Adressinformation in

der Spurmodulation enthalten ist, so dass keine Synchronisationsgebiete benötigt werden, die das Informationsaufzeichnungsgebiet unterbrechen.

13Die angegriffenen handelsüblichen CD-R und CD-RW weisen nach den

weiteren Ausführungen des Berufungsgerichts eine Spurmodulation (Spurschwingung) im Sinne des Merkmals 3 auf. Diese Spurschwingung sei auch in

Übereinstimmung mit einem Positionsinformationssignal frequenzmoduliert

(Merkmal 4). Dazu sei erforderlich, dass die Frequenz der Spurschwingung in

Abhängigkeit vom momentanen Pegel des Positionsinformationssignals variiere. Die aufzumodulierende Information sei das aus 76 Kanalbits bestehende

Positionscodesignal, das durch Biphase-Mark-Modulation eines aus 38 Codebits bestehenden Positionscodes gebildet werde. Der vom Klagepatent angesprochene Durchschnittsfachmann verstehe die bei der Aufmodulierung des

Positionsinformationssignals verwendete Frequenzumtastung, bei der nur zwei

verschiedene Frequenzen auftreten, je nachdem, ob das modulierende Signal

den logischen Zustand Null oder Eins aufweist (23,05 KHz, wenn das Kanalbit

Eins ist, 21,05 KHz, wenn das Kanalbit Null ist), als Frequenzmodulation im

Sinne des Klagepatents, denn eine solche Frequenzumtastung stelle die Patentschrift in der Beschreibung dar (Sp. 22 Z. 44 ff. = S. 26 Z. 20 ff. der Übersetzung) und illustriere sie in Figur 9.

142. Gegen diese Beurteilung wendet sich die Revision ohne Erfolg.

15a) Sie rügt, das Berufungsgericht habe verkannt, dass den Beklagten allenfalls eine mittelbare Patentverletzung vorgeworfen werden könne, da die vertriebenen beschreibbaren CD kein Informationsmuster und somit auch keine

von einem Informationsmuster unterscheidbare periodische Spurmodulation

aufwiesen, das Informationsmuster vielmehr erst mit dem Beschreiben der CD-

R aufgebracht werde. Bei den angegriffenen Erzeugnissen werde zudem keine

Frequenzmodulation im Sinne des Merkmals 4 verwendet. Sie setze voraus,

dass an jeder Stelle aus der momentanen Frequenz der Spurschwingung auf

den momentanen Logikwert des binären Adresssignals (im Sinne des Positionscodes) geschlossen werden könne, wie sich daraus ergebe, dass die Klagepatentschrift hierin die sachliche Differenz zum Gegenstand der älteren europäischen Patentanmeldung 265 695 sehe (Sp. 2 Z. 37-41); diesen "Disclaimer"

habe das Berufungsgericht missachtet.

16b) Das Berufungsgericht hat das Klagepatent zutreffend ausgelegt. Seinem Verständnis der geschützten technischen Lehre, das mit dem Verständnis

übereinstimmt, das der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs im Patentnichtigkeitsverfahren gewonnen hat (Urt. v. 3.4.2007 X ZR 36/04, Tz. 21 ff.), tritt der

erkennende Senat bei.

17Zu Unrecht meint die Revision, bei den von den Beklagten vertriebenen

beschreibbaren CD werde Merkmal 3 erst dann verwirklicht, wenn die Platten

von ihren Nutzern beschrieben werden. Das Klagepatent schützt nicht (erst)

den beschriebenen, sondern (bereits) den beschreibbaren Datenträger, d.h.

denjenigen Datenträger, der mit einer Servospur versehen ist, auf der das Informationsmuster mittels eines geeigneten Aufzeichnungsgerätes aufgebracht

werden kann. Die von dem Informationsmuster unterscheidbare periodische

Spurmodulation ist mithin eine solche, die sich ihrer Struktur nach von dem

später aufzubringenden Informationsmuster unterscheidet. Der Patentan-

spruch bringt dies deutlich zum Ausdruck. Nach Merkmal 2 hat der Aufzeichnungsträger keine Aufzeichnungsschicht mit einem Informationsmuster, sondern eine Aufzeichnungsschicht, die zur Aufzeichnung eines Informationsmusters bestimmt ist ("intended for recording an information pattern"). Die Servospur weist dementsprechend, wie Merkmal 3 zum Ausdruck bringt, auch die

Spurmodulation in dem Gebiet auf, das zur Aufzeichnung des Informationsmusters bestimmt ist ("area intended for information recording"). Die Spurmodulation muss sich folglich von demjenigen Informationsmuster unterscheiden, das

nach der von CD-Rekordern verwendeten Konvention beim Beschreiben der

CD auf der Aufzeichnungsschicht aufgezeichnet wird. Dass dies bei den angegriffenen Erzeugnissen der Fall ist, hat das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei

und von der Revision unangegriffen festgestellt.

18Die Revision zieht auch ohne Erfolg in Zweifel, dass bei der Spurmodulation eine Frequenzmodulation im Sinne des Merkmals 4 verwendet wird. Dass

die aufzumodulierende Information das aus 76 Kanalbits bestehende Positionscodesignal sein kann und die bei der Aufmodulierung dieses Positionsinformationssignals verwendete Frequenzumtastung eine Frequenzmodulation im Sinne

des Merkmals 4 ist, hat der Bundesgerichtshof in sachlicher Übereinstimmung

mit dem Berufungsgericht bereits im Nichtigkeitsverfahren aus der Beschreibung des Klagepatents abgeleitet (BGH aaO Tz. 26). Die Revision bringt nichts

vor, was eine andere Beurteilung rechtfertigen könnte. Die in den Vordergrund

ihrer Argumentation gerückte Frage nach der Bedeutung eines "Disclaimers"

stellt sich nicht; weder Patentanspruch noch Beschreibung nehmen eine solche

Frequenzumtastung vom Gegenstand des Patentanspruchs aus; die Beschreibung stellt sie vielmehr ausdrücklich dar.

19II. Die Revision wendet sich im Ergebnis auch ohne Erfolg dagegen,

dass das Berufungsgericht es den Beklagten versagt hat, dem Unterlassungsanspruch der Klägerin, der nach § 139 Abs. 1 PatG aus der Verletzung des Kla-

gepatents folgt, den Einwand entgegenzuhalten, die Klägerin sei den Beklagten

zu 4 und 7 zur Gewährung einer Lizenz am Klagepatent verpflichtet gewesen.

201. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klägerin verstoße nicht

gegen das Diskriminierungsverbot nach § 20 Abs. 1 GWB. Sie sei zwar Normadressatin, da nach ihrem eigenen Vorbringen jeder, der handelsübliche CD-R

und CD-RW herstelle, den für solche Datenträger geltenden, sich aus den im

sogenannten Orange Book aufgeführten Spezifikationen ergebenden Standard

einhalten müsse und damit notwendigerweise auch vom Klagepatent Gebrauch

mache; die Vergabe von Lizenzen am Klagepatent bilde damit sachlich einen

eigenen Markt, den die Klägerin als einzige Anbieterin beherrsche. Die Lizenzvergabe stelle auch einen Geschäftsverkehr dar, der gleichartigen Unternehmen üblicherweise zugänglich sei, denn die Klägerin habe verschiedene Lizenzen erteilt. Sie behandle jedoch die Beklagten gegenüber gleichartigen Unternehmen nicht ungleich. Die Beklagten hätten nicht dargetan, dass es Lizenznehmer gebe oder gegeben habe, mit denen die Klägerin einen Lizenzvertrag

abgeschlossen habe, der die Zahlung einer Lizenzgebühr in Höhe von 3% des

Nettoverkaufspreises vorsehe, wie sie die Beklagten für angemessen erachteten. Die Beklagten trügen zwar umfangreich dazu vor, dass die Klägerin die

Einhaltung der von ihr abgeschlossenen Lizenzverträge nicht hinreichend kontrolliere, ihre Ansprüche nicht durchsetze, Rückvergütungen vornehme und die

Meldung zu geringer lizenzpflichtiger Produktions- oder Liefermengen ("underreporting") dulde, so dass die vereinbarte Mindestlizenzgebühr pro verkauftem

CD-Rohling letztlich nicht gezahlt werde. Dem Vortrag der Beklagten lasse sich

aber nicht entnehmen, dass die tatsächliche und einvernehmliche Handhabung

eines zu anderen Bedingungen abgeschlossenen Lizenzvertrags darauf hinauslaufe, dass nur 3% des Nettoverkaufspreises an die Klägerin abgeführt würden.

212. Die Angriffe der Revision gegen diese Beurteilung bedürfen keiner

Erörterung, da sich die Beklagten schon aus anderen Gründen nicht auf eine

Verpflichtung der Klägerin zur Einräumung einer Lizenz am Klagepatent berufen können.

22a) Der aus einem Patent in Anspruch genommene Beklagte kann allerdings grundsätzlich dem Unterlassungsbegehren des Patentinhabers den Einwand entgegenhalten, der Kläger behindere ihn mit der Weigerung, einen Patentlizenzvertrag abzuschließen, unbillig in einem gleichartigen Unternehmen

üblicherweise zugänglichen Geschäftsverkehr oder diskriminiere ihn gegenüber

anderen Unternehmen und missbrauche damit seine marktbeherrschende Stellung.

23aa) In seiner Entscheidung "Standard-Spundfass" (BGHZ 160, 67, 81 f.)

hat der Senat offengelassen, ob ein Anspruch aus § 33 Abs. 1 GWB i.V. mit

Art. 82 EG oder §§ 19, 20 GWB dem Unterlassungsanspruch aus § 139 Abs. 1

PatG entgegengehalten werden kann. In der instanzgerichtlichen Rechtsprechung und der Literatur ist die Frage umstritten.

24Soweit der "kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand" zugelassen wird (befürwortend LG Düsseldorf WuW/E DE-R 2120, 2121; Heinemann, ZWeR 2005,

198, 200 f.; Kühnen in Festschrift für Tilmann, S. 513, 523; Schulte/Kühnen,

PatG, 8. Aufl., § 24 Rdn. 66 f.; Meinberg, Zwangslizenzen im Patent- und Urheberrecht als Instrument der kartellrechtlichen Missbrauchsaufsicht im deutschen

und europäischen Recht (2006), S. 196; Benkard/Scharen, PatG, 10. Aufl., § 9

Rdn. 73; Wirtz/Holzhäuser, WRP 2004, 683, 693 f.), wird er auf die Erwägung

gestützt, dass der Lizenzsucher zwar rechtswidrig handele, wenn er das Patent

benutze, ohne dass der Patentinhaber hierzu seine Zustimmung erteilt habe,

dass der Patentinhaber ihn aber gleichwohl nicht auf Unterlassung in Anspruch

nehmen könne, weil er mit dem Unterlassungsbegehren etwas verlange, was er

sogleich (in Form der Lizenzerteilung) zurückzugewähren habe (dolo petit, qui

petit quod statim redditurus est), und damit gegen den Grundsatz von Treu und

Glauben 242 BGB) verstoße.

25Nach der Gegenauffassung (OLG Düsseldorf InstGE 2, 168, Tz. 27; OLG

Dresden GRUR 2003, 601, 603 f.; Jaecks/Dörmer in Festschrift für Säcker,

S. 97, 106 ff.; Maaßen, Normung, Standardisierung und Immaterialgüterrechte

(2006), S. 257 f.; Graf von Merveldt, WuW 2004, 19 ff.; Rombach in Festschrift

für Günter Hirsch, S. 311, 321 f.) soll der Zwangslizenzeinwand im Verletzungsprozess nicht durchgreifen, weil die Voraussetzungen eines Selbsthilferechts nach § 229 BGB nicht vorlägen und die Einräumung der Lizenz

nicht anders als im Falle des § 24 PatG nur in die Zukunft wirke; solange

der Lizenzsucher seinen Lizenzierungsanspruch nicht im Wege der Klage oder

Widerklage durchgesetzt habe, sei er zur Unterlassung verpflichtet. Zudem verlange Art. 31 des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte

des Geistigen Eigentums (TRIPS-Übereinkommens) für die Einräumung einer

Zwangslizenz einen hoheitlichen Akt.

26bb) Im Grundsatz ist der erstgenannten Auffassung zuzustimmen.

27Diskriminiert ein marktbeherrschendes Unternehmen mit der Weigerung,

einen ihm angebotenen Patentlizenzvertrag abzuschließen, das um die Lizenz

nachsuchende Unternehmen in einem gleichartigen Unternehmen üblicherweise zugänglichen Geschäftsverkehr oder behindert es den Lizenzsucher damit

unbillig, stellt auch die Durchsetzung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs einen Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung dar. Denn das

marktbeherrschende Unternehmen hindert damit das andere Unternehmen an

dem Marktzutritt, den es durch den Abschluss des Lizenzvertrages zu eröffnen

verpflichtet ist. Die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs ist damit ebenso

verboten wie die Weigerung, den Lizenzvertrag abzuschließen, der den Unterlassungsanspruch erlöschen ließe. Ein kartellrechtlich verbotenes Verhalten

darf jedoch nicht von den staatlichen Gerichten angeordnet werden.

28 Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus Art. 31 des TRIPS-Übereinkommens. Denn die Vorschrift lässt die Zuerkennung eines Rechts zur Benutzung des Gegenstands eines Patents ohne Zustimmung des Patentinhabers

grundsätzlich zu, sofern die Erlaubnis zu einer solchen Benutzung aufgrund der

Umstände des Einzelfalles geprüft wird. Die weitere Voraussetzung, nach der,

wer die Benutzung plant, sich vor der Benutzung erfolglos bemüht haben muss,

die Zustimmung des Rechtsinhabers zu angemessenen geschäftsüblichen Bedingungen zu erhalten (Art. 31 lit. b), ist nach Art. 31 lit. k für die Vertragsstaaten nicht verpflichtend, wenn die Benutzung gestattet ist, um eine in einem Gerichts- oder Verwaltungsverfahren festgestellte wettbewerbswidrige Praktik abzustellen. Im Übrigen ist sie auch erfüllt, wenn der Verletzer des Klagepatents

sich vor der Aufnahme der Benutzung vergeblich um eine Lizenz zu nicht diskriminierenden Bedingungen bemüht hat. Ob das Übereinkommen von den Vertragsstaaten verlangt, dass das kartellrechtlich begründete Nutzungsrecht durch

einen hoheitlichen Akt eingeräumt wird, wie die Revisionserwiderung unter Berufung auf Rombach (aaO S. 322) aus Art. 31 lit. a und i ableiten will, kann dahinstehen, da hierfür jedenfalls die gerichtliche Prüfung im Patentverletzungsverfahren ausreicht, in dem verbindlich entschieden wird, ob und inwieweit dem

Benutzer der Erfindung ein Anspruch auf die Einräumung einer Lizenz zusteht.

29b) Der Patentinhaber, der den Unterlassungsanspruch aus seinem Patent geltend macht, obwohl dem Beklagten ein Anspruch auf Einräumung einer

Lizenz am Klagepatent zusteht, missbraucht jedoch nur dann seine marktbeherrschende Stellung und handelt nur dann treuwidrig, wenn zwei Voraussetzungen erfüllt sind: Zum einen muss der Lizenzsucher ihm ein unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages gemacht haben, das der Patentinhaber nicht ablehnen darf, ohne den Lizenzsucher unbillig zu behindern oder

gegen das Diskriminierungsverbot zu verstoßen, und sich an dieses Angebot

gebunden halten. Zum anderen muss der Lizenzsucher, wenn er den Gegenstand des Patents bereits benutzt, bevor der Patentinhaber sein Angebot ange-

nommen hat, diejenigen Verpflichtungen einhalten, die der abzuschließende

Lizenzvertrag an die Benutzung des lizenzierten Gegenstandes knüpft. Dies

bedeutet insbesondere, dass der Lizenzsucher die sich aus dem Vertrag ergebenden Lizenzgebühren zahlen oder die Zahlung sicherstellen muss.

30aa) Dass der Lizenzsucher ein annahmefähiges Angebot zu Vertragsbedingungen gemacht haben muss, die der Patentinhaber nicht ablehnen kann,

ohne den Lizenzsucher damit gegenüber gleichartigen Unternehmen ohne

sachlichen Grund ungleich zu behandeln oder ihn unbillig zu behindern, ist soweit ersichtlich allgemein anerkannt. Denn auch der marktbeherrschende Patentinhaber ist nicht verpflichtet, selbst die Gestattung der Benutzung der Erfindung anzubieten; nur wenn er ein Angebot zum Vertragsabschluss zu nicht behindernden oder diskriminierenden Bedingungen ablehnt, missbraucht er seine

marktbeherrschende Stellung. Die Benutzung seines Patents durch ein Unternehmen, das nicht bereit ist, einen Lizenzvertrag zu solchen Bedingungen abzuschließen, muss er nicht dulden.

31Der Streitfall gibt keine Veranlassung zu näheren Ausführungen dazu,

welche Bedingungen ein solches Lizenzangebot im Einzelnen zu enthalten hat.

Macht der Lizenzsucher ein Angebot zu üblichen Vertragsbedingungen, wird

sich der Patentinhaber jedoch nur dann darauf berufen können, er müsse einzelne Vertragsbedingungen nicht akzeptieren, wenn er insoweit andere Bedingungen anbietet, die mit seinen kartellrechtlichen Pflichten vereinbar sind.

32Aus dem Vorstehenden ergibt sich zugleich, dass ein Missbrauch der

marktbeherrschenden Stellung nicht in Betracht kommt, wenn der Lizenzsucher

lediglich ein bedingtes Lizenzangebot macht, insbesondere den Vertragsschluss nur unter der Bedingung anbietet, dass das Verletzungsgericht die von

ihm geleugnete Verletzung des Klagepatents durch die angegriffene Ausführungsform bejaht. Auf ein solches Angebot muss sich der Patentinhaber auch

sonst nicht einlassen; es kann daher auch seinem Unterlassungsbegehren nicht

entgegengehalten werden.

33bb) Das annahmefähige unbedingte Vertragsangebot reicht jedoch nicht

aus, um den "Zwangslizenzeinwand" gegenüber dem Unterlassungsbegehren

des Patentinhabers durchgreifen zu lassen. Die Einräumung einer jeden Lizenz

wirkt grundsätzlich nur in die Zukunft (Rombach aaO S. 322). Erst wenn ihm die

Lizenz erteilt ist, ist der Lizenznehmer berechtigt, den Gegenstand des Lizenzvertrages zu benutzen; zugleich entsteht mit jedem Benutzungstatbestand (sofern und soweit keine benutzungsunabhängige Gegenleistung vereinbart ist)

der Anspruch des Lizenzgebers auf die vertragliche Gegenleistung, typischerweise wie auch im Streitfall in Gestalt einer Stück- oder umsatzbezogenen

Lizenzgebühr. Der Lizenzsucher, der im Vorgriff auf die ihm zu erteilende Lizenz die Benutzung des Klagepatents aufnimmt, darf nicht nur seinen vertraglichen Rechten, sondern muss auch seinen vertraglichen Pflichten "vorgreifen".

Er kann dem Unterlassungsbegehren nur dann den dolo-petit-Einwand entgegenhalten, wenn er dem Patentinhaber nicht nur ein Angebot gemacht hat, das

der Patentinhaber nicht ablehnen darf, sondern sich auch so verhält, als ob der

Patentinhaber sein Angebot bereits angenommen hätte. In diesem Fall wäre er

nicht nur berechtigt, den Gegenstand des Patents zu benutzen, sondern insbesondere auch verpflichtet, über die Benutzung regelmäßig abzurechnen und an

den Patentinhaber die sich aus der Abrechnung ergebenden Lizenzgebühren zu

zahlen. Auf der anderen Seite handelt der Patentinhaber weder missbräuchlich

noch treuwidrig, wenn er Ansprüche aus dem Patent gegenüber demjenigen

geltend macht, der zwar die Benutzungsbefugnis eines Lizenznehmers für sich

in Anspruch nimmt, aber die Gegenleistung nicht erbringt, die der Lizenznehmer

nach einem nicht diskriminierenden oder behindernden Lizenzvertrag zu erbringen verpflichtet wäre.

34 Damit wird auch den Bedenken Rechnung getragen, die den Bundesgerichtshof zu der Annahme veranlasst haben, einem urheberrechtlichen Unterlassungsanspruch könne nicht wegen eines bestehenden Anspruchs auf Lizenzierung mit dem Einwand der unzulässigen Rechtsausübung begegnet werden.

Denn der Bundesgerichtshof hat dies vornehmlich damit begründet, dass dies

auf eine gesetzliche Lizenz hinausliefe, die den Urheber schlechter stellte als

eine urheberrechtliche Zwangslizenz, da er seinen Vergütungsanspruch nach

erfolgter Nutzung des Werks geltend machen müsste, statt die Erteilung der

Zustimmung von der Zahlung der geschuldeten Vergütung abhängig machen zu

können (BGHZ 148, 221, 231 f. SPIEGEL-CD-ROM, vgl. auch Jaecks/Dörmer

aaO S. 108 f.).

35Gegen das Erfordernis eines "vertragstreuen" Handelns des Lizenzsuchers lässt sich nicht einwenden, es liege in der alleinigen Verantwortung des

Patentinhabers, der den Vertragsschluss verweigert, dass die Gegenleistung für

die Lizenz nicht erbracht wird (so Kühnen aaO S. 523, der jedoch auch fordert,

dass der Benutzer nicht nur leistungswillig, sondern auch leistungsfähig sein

müsse). Ebenso wenig wie es dem Lizenzsucher versagt werden kann, sich in

erster Linie gegen den Verletzungsvorwurf zu verteidigen mit der Folge, dass

die Klage in vollem Umfang abzuweisen ist, wenn sich der Verletzungsvorwurf

nicht bestätigt, kann es dem Patentinhaber versagt werden, in erster Linie den

Unterlassungsanspruch aus dem Patent geltend zu machen mit der Folge, dass

dieser Anspruch zuzusprechen ist, wenn sich der Verletzungsvorwurf bestätigt

und das Gericht eine marktbeherrschende Stellung oder einen Missbrauch derselben verneint. Dann rechtfertigt aber der bloße Umstand, dass der Patentinhaber den Abschluss des ihm angebotenen Lizenzvertrages verweigert, weil er

sich hierzu berechtigt glaubt, es nicht, den Lizenzsucher gegenüber dem Lizenznehmer dadurch zu privilegieren, dass jener im Ergebnis von der Beachtung des Gegenseitigkeitsverhältnisses von vertraglicher Leistung und Gegenleistung dispensiert wird. Ebenso wie sich der Patentinhaber so behandeln las-

sen muss, als habe er die geschuldete Lizenz erteilt, muss sich auch der Lizenzsucher so verhalten, als sei ihm die Lizenz eingeräumt.

36Dies bedeutet zum einen, dass der Lizenzsucher zu den Bedingungen

eines nicht diskriminierenden Vertrages über den Umfang seiner Benutzungshandlungen abzurechnen hat, zum anderen, dass er seinen sich aus der Abrechnung ergebenden Zahlungspflichten nachkommen muss. Dabei muss der

Lizenzsucher allerdings nicht an den Patentinhaber zahlen, sondern kann nach

§ 372 Satz 1 BGB die Lizenzgebühren unter Verzicht auf das Recht zur Rücknahme hinterlegen. Denn die Weigerung des Patentinhabers, den Lizenzvertrag

abzuschließen, rechtfertigt die entsprechende Heranziehung der Vorschriften

über den Gläubigerverzug, sei es, weil der Patentinhaber auch die angebotene

Zahlung nicht anzunehmen bereit ist 293 BGB), sei es, weil er zwar die Zahlung anzunehmen willens, jedoch nicht bereit ist, die Gegenleistung in Gestalt

der Lizenzgewährung zu erbringen 298 BGB). Der Sache nach wird damit

dem Interesse des Lizenzsuchers Rechnung getragen, seinen Anspruch auf

Rückzahlung gezahlter Lizenzgebühren für den Fall zu sichern, dass die Klage

mangels Verletzung abgewiesen wird.

37c) Der Höhe nach ist die Lizenzgebühr und damit auch die Leistungsverpflichtung des Lizenzsuchers auf denjenigen Betrag begrenzt, der sich aus

den Bedingungen eines kartellrechtlich unbedenklichen Vertrages ergibt.

38Dass dieser Betrag auch für den Lizenzsucher nicht ohne weiteres feststellbar ist, belastet ihn nicht unbillig, denn ihn trifft für die Voraussetzungen des

Lizenzierungsanspruchs grundsätzlich ohnehin die Darlegungs- und Beweislast.

39Wenn der Lizenzsucher die Lizenzgebührenforderung des Patentinhabers für missbräuchlich überhöht hält oder der Patentinhaber es ablehnt, die

Lizenzgebühr zu beziffern, etwa weil er sich für berechtigt hält, die Lizenzierung

des Klagepatents in jedem Fall zu verweigern, ist dem Lizenzsucher allerdings

das Recht zuzubilligen, das Angebot zum Abschluss eines Lizenzvertrages hinsichtlich des Entgelts nicht auf die Vereinbarung eines bestimmten Lizenzgebührensatzes, sondern auf eine vom Patentinhaber nach billigem Ermessen zu

bestimmende Lizenzgebühr zu richten. Andernfalls könnte die Hinterlegung eines höheren als des vom Lizenzsucher selbst für angemessen gehaltenen Betrages seine Verurteilung nicht hindern, wenn sie nicht von einem Lizenzangebot in gleicher Höhe begleitet wäre. Ein "sicherheitshalber" erhöhtes Angebot

würde dem Patentinhaber indessen die Möglichkeit verschaffen, sich durch Annahme dieses Angebots gegebenenfalls auch eine überhöhte Lizenzgebühr zu

sichern. Dies wäre nicht nur unbillig, sondern belastete den Patentverletzungsprozess auch in einem vermeidbaren Umfang mit der Aufgabe, die genaue Höhe einer nicht behindernden oder diskriminierenden Lizenzgebühr festzustellen.

Denn der Lizenzsucher wird eher bereit sein, eine höhere, über dem aus seiner

Sicht kartellrechtlich angemessenen Betrag liegende Summe zu hinterlegen,

wenn ihm der grundsätzlich weiterhin zu seiner Darlegungs- und Beweislast

stehende Einwand nicht abgeschnitten ist, eine Bestimmung der Lizenzgebühr durch den Patentinhaber in dieser Höhe sei unbillig. Der Patentinhaber

bleibt auf der anderen Seite bei der Bestimmung der Lizenzgebühr vollständig

frei; seine Bestimmung ist nur dann unbillig, wenn sie sich nicht an die ihm kartellrechtlich ohnehin gesetzten Schranken hält und den Lizenznehmer unbillig

behindert oder gegenüber anderen Lizenznehmern diskriminiert.

40Entsprechend der Regelung in § 11 Abs. 2 UrhWG steht es der Hinterlegung der Lizenzgebühr nicht entgegen, dass die Höhe des geschuldeten Betrages noch nicht feststeht, d.h. in diesem Fall von der Leistungsbestimmung nach

§ 315 BGB abhängt. Ist ein jedenfalls ausreichender Betrag hinterlegt, kann

sich das Verletzungsgericht, wenn auch die übrigen Voraussetzungen des

"Zwangslizenzeinwands" vorliegen, mit der Feststellung begnügen, dass der

Patentinhaber zur Annahme des Lizenzvertragsangebots und zur Bestimmung

der Lizenzgebühr nach billigem Ermessen verpflichtet ist.

41d) Danach hat das Berufungsgericht den Beklagten zu Recht den Einwand versagt, die Klägerin missbrauche ihre marktbeherrschende Stellung

durch die Weigerung, einen Lizenzvertrag mit einer Lizenzgebühr von 3% zu

vereinbaren. Denn das Berufungsgericht hat abgesehen davon, dass es auch

zum übrigen Inhalt des Vertragsangebots der Beklagten keine näheren Feststellungen getroffen hat nicht festgestellt, dass die Beklagten auch nur die

nach ihrer Auffassung geschuldeten Lizenzgebühren abgerechnet und Beträge

in dieser Höhe hinterlegt haben.

42III. Auch die Verurteilung der Beklagten zur Rechnungslegung und die

Feststellung ihrer Verpflichtung zum Schadensersatz haben hiernach Bestand.

431. Das Berufungsgericht hat hierzu ausgeführt: Dem Begehren der Klägerin auf Feststellung der Schadensersatzverpflichtung der Beklagten könnten

die Beklagten den Einwand des Rechtsmissbrauchs schon deshalb nicht mit

Erfolg entgegenhalten, weil sich die Beklagten auch dann schadensersatzpflichtig gemacht hätten, wenn ihnen ein Anspruch gegen die Klägerin auf Erteilung

einer Lizenz zugestanden hätte. Ein entsprechender Anspruch hätte nichts daran geändert, dass die Beklagten von dem Schutzrecht der Klägerin ohne ihr

Einverständnis Gebrauch gemacht und sie damit rechtswidrig gehandelt hätten.

Da die Beklagten keine Freilizenz beanspruchten, sondern die Einräumung einer Lizenz gegen Zahlung einer Lizenzgebühr in Höhe von 3% des Nettoverkaufspreises begehrten, wäre der Klägerin jedenfalls ein Schaden in Höhe des

Betrages entstanden, den sie hätte beanspruchen können, wenn sie mit den

Beklagten einen entsprechenden Lizenzvertrag abgeschlossen hätte. Da die

Beklagten unstreitig CD-R hergestellt und vertrieben hätten, stehe auch auf der

Grundlage des Beklagtenvorbringens fest, dass der Klägerin ein Mindestschaden entstanden sei. Dies genüge, um dem Feststellungsbegehren der Klägerin

zu entsprechen.

442. Es kann dahinstehen, ob diese Begründung der Nachprüfung in allen

Punkten standhielte. Denn da der Klägerin nach dem zu II 2 Ausgeführten ein

durchsetzbarer Unterlassungsanspruch zustand, sind die Beklagten, deren

schuldhaftes Handeln das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei bejaht hat, nach

§ 139 Abs. 2 PatG auch verpflichtet, der Klägerin den Schaden zu ersetzen, der

ihr dadurch entstanden ist, dass die Beklagten entgegen § 9 PatG die patentierte Erfindung benutzt haben.

45IV. Entsprechendes gilt für den vom Berufungsgericht gleichfalls zuerkannten Anspruch nach § 140a Abs. 1 PatG auf Vernichtung der rechtswidrig

hergestellten Datenträger.

Tolksdorf Bornkamm Meier-Beck

Strohn Kirchhoff

Vorinstanzen:

LG Mannheim, Entscheidung vom 13.09.2002 - 7 O 35/02 -

OLG Karlsruhe, Entscheidung vom 13.12.2006 - 6 U 174/02 -

Urteil vom 29.09.2016

X ZR 58/14 vom 29.09.2016

Urteil vom 06.10.2016

I ZR 97/15 vom 06.10.2016

Urteil vom 09.11.2016

5 StR 425/16 vom 09.11.2016

Anmerkungen zum Urteil