Urteil des BGH vom 03.04.2008

Käse in Blütenform II Leitsatzentscheidung

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 46/05

vom

3. April 2008

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die IR-Marke Nr. 670 278

Nachschlagewerk: ja

BGHZ

: nein

BGHR

Käse in Blütenform II

PVÜ Art. 6

quienquies

Abschn. B Satz 1 Nr. 2;

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 2, § 107

Der Schutzerstreckung einer IR-Marke, die aus der äußeren Form der Ware

besteht, kann das Interesse der Allgemeinheit an der Freihaltung der bean-

spruchten Form i.S. von Art. 6

quinquies

Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ entgegenste-

hen, wenn die Form funktionsbedingt ist. Davon ist bei der äußeren Form eines

Käses auszugehen, bei dem die Streifen und Rillen auf der Oberfläche beim

Einfüllen und Pressen des Käses entstehen und bei dem die Einkerbungen Por-

tionierungshilfen sind.

BGH, Beschl. v. 3. April 2008 - I ZB 46/05 - Bundespatentgericht

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Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 3. April 2008 durch den

Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof.

Dr. Büscher, Dr. Bergmann und Dr. Koch

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin gegen den an Ver-

kündungs Statt am 4. April 2005 zugestellten Beschluss des

28. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts

wird zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 €

festgesetzt.

Gründe:

I. Die Markeninhaberin begehrt für ihre IR-Marke Nr. 670 278 Schutz in

der Bundesrepublik Deutschland. Diese für die Waren "Fromage, produits lai-

tiers" registrierte Marke, die nachstehend in Schwarz-Weiß wiedergegeben ist,

besteht aus einer dreidimensionalen Form, die an eine Blüte mit sechs Blüten-

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blättern erinnern soll und eine geriffelte Oberfläche mit weißen und orangefar-

benen Streifen aufweist:

Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat der IR-

Marke den Schutz für die Waren "Fromage" wegen Fehlens jeglicher Unter-

scheidungskraft verweigert.

Die Beschwerde der Markeninhaberin hat das Bundespatentgericht zu-

rückgewiesen (BPatGE 43, 153).

Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin hat der Senat die ange-

fochtene Entscheidung aufgehoben und die Sache an das Bundespatentgericht

zurückverwiesen (BGH, Beschl. v. 4.12.2003 - I ZB 38/00, GRUR 2004, 329 =

WRP 2004, 492 - Käse in Blütenform). Er hat angenommen, dass der Marke

der Schutz nicht nach Art. 5 Abs. 1 MMA i.V. mit Art. 6

quinquies

Abschn. B Satz 1

Nr. 2 PVÜ wegen Fehlens jeder Unterscheidungskraft zu versagen ist, sondern

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die IR-Marke den Anforderungen genügt, die an das Vorliegen von Unterschei-

dungskraft zu stellen sind.

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Markeninhaberin er-

neut zurückgewiesen (BPatG, Beschl. v. 4.4.2005 - 28 W(pat) 95/99, juris).

Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Markeninhaberin

ihr Begehren auf Schutzerstreckung weiter.

II. Das Bundespatentgericht hat der IR-Marke erneut den Schutz für die

Bundesrepublik Deutschland versagt. Dazu hat es ausgeführt:

Die Marke verfüge über die abstrakte Markenfähigkeit nach § 3 Abs. 1

MarkenG. Für einen Ausschluss der Schutzerstreckung nach § 3 Abs. 2

MarkenG seien ausreichende tatsächliche Feststellungen nicht vorhanden. Zu-

sätzlich sei nach § 8 Abs. 2 MarkenG bzw. Art. 6

quinquies

Abschn. B Satz 1 Nr. 2

PVÜ zu prüfen, ob die Marke über die konkrete Eignung verfüge, unterschei-

dungskräftig zu wirken, und ob ein Freihaltebedürfnis auszuschließen sei.

Auch wenn im Hinblick auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofs im

ersten Rechtsbeschwerdeverfahren von einer hinreichenden Unterscheidungs-

kraft auszugehen sei, stehe der Schutzbewilligung der IR-Marke jedoch das

Schutzhindernis des Freihaltebedürfnisses der Mitbewerber nach §§ 107, 113,

37 MarkenG i.V. mit Art. 5 Abs. 1 MMA, Art. 6

quinquies

Abschn. B Satz 1 Nr. 2

PVÜ entgegen, da die bloße Darstellung der Ware, in der sich hier die Marke

erschöpfe, zwangsläufig das Produkt beschreibenden Charakter habe. Waren-

formmarken könnten zwar nicht grundsätzlich vom Schutz ausgenommen wer-

den. Das im Allgemeininteresse bestehende Freihaltebedürfnis sei aber nicht

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erst im Falle unmittelbarer oder tatsächlicher Behinderungen tangiert, sondern

bereits bei der potentiellen Beeinträchtigung wettbewerblicher Grundfreiheiten.

Die spezielle Gestaltung der Käserinde mit Streifen und Rillen sei tech-

nisch bedingt; sie entstünden beim Einfüllen und Pressen der Käsemasse in

bestimmte Formen und beim Reifeprozess. Die rötliche Färbung zeige den Ab-

schluss des Reifeprozesses.

Auch die Warenform unterliege einem Freihaltebedürfnis. Es handele

sich um eine typische Kombination von Rund- und Tortenform, bei der zum

Ausschneiden der "Tortenstücke" Einkerben gewählt worden seien, um eine

möglichst gleichmäßige Portionierung zu ermöglichen. Diese Form falle nicht

aus dem Rahmen verkehrsüblicher Formgestaltungen heraus. Bei Weichkäse

seien nicht nur Rund- und Tortenformen marktüblich, sondern besonders häufig

werde mit Portionierungshilfen gearbeitet. Markenschutz werde danach für eine

typische Grundform in geringfügiger Abwandlung begehrt, die nicht so deutlich

aus dem Rahmen des Verkehrsüblichen herausfalle, dass sie nicht allen Mitbe-

werbern zur freien Verfügung stehen müsse. Ansonsten müssten die Mitbewer-

ber bei der Herstellung und Vermarktung neuer Produkte umfangreiche Mar-

kenrecherchen durchführen. Für die in Rede stehenden Waren, die seit jeher in

unterschiedlicher Größe, Konsistenz und Form angeboten würden, sei für die

Mitbewerber unabdingbar, dass Planung und Herstellung solcher Produkte des

täglichen Bedarfs auch in Zukunft frei von Markenrechten erfolgen könnten. Die

Zuerkennung eines Markenschutzes würde zu beträchtlichen Unsicherheiten in

der Beurteilung der Reichweite des Markenschutzes im Verletzungsverfahren

und Einschränkungen bei der Herstellung führen und auch nicht im Interesse

der Markeninhaber liegen, die zu ständigen Markenanmeldungen und Marktbe-

obachtungen gezwungen würden.

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Ein Schutz für die beanspruchte Warenform komme nur bei einer Ver-

kehrsdurchsetzung in Betracht, für die keine Anhaltspunkte bestünden.

III. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg. Die Beurteilung des Bun-

despatentgerichts, dass der Bewilligung des Schutzes der IR-Marke für

Deutschland ein dem § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entsprechendes Schutzhinder-

nis nach Art. 5 Abs. 1 MMA, Art. 6

quinquies

Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ entge-

gensteht, hält den Angriffen der Rechtsbeschwerde stand.

1. Mit der wirksamen Inanspruchnahme des "Telle-quelle"-Schutzes, von

der auch das Bundespatentgericht ausgegangen ist, ist die Schutzerstreckung

gemäß §§ 107, 113, 37 MarkenG nach Art. 5 Abs. 1 MMA i.V. mit Art. 6

quinquies

Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ zu prüfen. Dieser Prüfungsmaßstab stimmt mit

dem der §§ 3, 8 Abs. 2 MarkenG überein. Durch diese Bestimmungen des Mar-

kengesetzes sind die Art. 2 und 3 der Markenrechtsrichtlinie umgesetzt worden;

die Vorschriften des Markengesetzes sind daher richtlinienkonform auszulegen.

Andererseits ist es nach dem 12. Erwägungsgrund zur Markenrechtsrichtlinie

erforderlich, dass sich deren Vorschriften in vollständiger Übereinstimmung mit

der Pariser Verbandsübereinkunft befinden. Die Beurteilung nach den Vorschrif-

ten des Markengesetzes führt daher zu keinem anderen Ergebnis als die Prü-

fung nach Art.

quinquies

Abschn.

B PVÜ (BGH, Beschl. v. 17.11.2005

- I ZB 12/04, GRUR 2006, 589 Tz. 14 = WRP 2006, 900 - Rasierer mit drei

Scherköpfen; Beschl. v. 24.5.2007 - I ZB 66/06, GRUR 2007, 973 Tz. 10 =

WRP 2007, 1459 - Rado-Uhr III).

2. Ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde gegen die Annahme

des Bundespatentgerichts, die Voraussetzungen des Schutzversagungsgrunds

nach Art. 5 Abs. 1 MMA, Art. 6

quinquies

Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ, § 8 Abs. 2

Nr. 2 MarkenG lägen vor. Der beantragten Schutzerstreckung steht ein über-

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wiegendes Interesse der Allgemeinheit an der Freihaltung der beanspruchten

Form der IR-Marke entgegen.

a) Nach der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der

Eintragung ausgeschlossen, die zur Bezeichnung der Art oder Beschaffenheit

der Waren dienen können. Da sich die IR-Marke darin erschöpft, die äußere

Form der Ware - hier die Form eines Käses - wiederzugeben, handelt es sich

um ein Zeichen, das Eigenschaften der beanspruchten Ware, und zwar deren

äußere Gestaltung, beschreibt. Daran, dass derartige Gestaltungen frei ver-

wendet werden können und nicht einem Unternehmen vorbehalten bleiben, be-

steht grundsätzlich ein besonderes Interesse der Allgemeinheit (EuGH, Urt. v.

8.4.2003 - C-53/01-55/01, Slg. 2003, I-3161 = GRUR 2003, 514 Tz. 73 = WRP

2003, 627 - Linde, Winward u. Rado; Urt. v. 12.2.2004 - C-218/01, Slg. 2004,

I-1725 = GRUR 2004, 428 Tz. 41 = WRP 2004, 475 - Henkel), das ein Eintra-

gungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG begründen kann. Denn die

Freiheit der Gestaltung von Produkten darf nicht über Gebühr eingeschränkt

werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass - wenn Formgestaltungen wie die

vorliegende ohne weiteres als Marke eingetragen würden - nicht nur Lebensmit-

telhersteller, sondern jedermann mit verhältnismäßig geringem Aufwand eine

Vielzahl ähnlicher Gestaltungen zum Gegenstand von Markenanmeldungen

machen könnte mit der Folge, dass diese Formgestaltungen zumindest inner-

halb der Benutzungsschonfrist für die Wettbewerber verschlossen wären. Da-

durch würde sich eine erhebliche Einschränkung der Gestaltungsfreiheit erge-

ben, weil sich neue Gestaltungen nicht nur von den Produkten der Wettbewer-

ber, sondern auch von - möglicherweise unzähligen - Formgebungen absetzen

müssten, denen Markenschutz zugebilligt wäre (BGHZ 166, 65 Tz. 21 - Porsche

Boxster; BGH, Beschl. v. 24.5.2007 - I ZB 37/04, GRUR 2008, 71 Tz. 28 = WRP

2008, 107 - Fronthaube).

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b) Das Bundespatentgericht hat das Allgemeininteresse an der Freihal-

tung der mit der Schutzerstreckung beanspruchten Warenform daraus abgelei-

tet, dass die spezielle Gestaltung der Käserinde mit Streifen und Rillen auf der

Weichkäseoberfläche technisch bedingt sei. Diese Gestaltungsmerkmale ent-

stünden beim Einfüllen und Pressen der Käsemasse in speziellen Formen und

beim anschließenden Reifeprozess. Die Warenform unterscheide sich von

marktüblichen Rund- und Tortenformen durch die Einkerbungen, die Portionie-

rungshilfen seien und den Mitbewerbern zur freien Verfügung stehen müssten.

Andere Hersteller verwendeten als Portionierungshilfen auf den Käselaib ge-

klebte Etiketten, Folien mit Markierungen oder eine Warenform mit Ecken oder

Einkerbungen. Diese im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegenden

Feststellungen des Bundespatentgerichts sind aus Rechtsgründen nicht zu be-

anstanden.

c) Gegen die Annahme des Bundespatentgerichts, die Streifen und Rillen

der Käseoberfläche und ihre teilweise rötliche Färbung seien funktionsbedingt

und deshalb freihaltebedürftig, erinnert die Rechtsbeschwerde nichts. Rechts-

fehler sind insoweit auch nicht ersichtlich.

Ohne Erfolg beruft sich die Rechtsbeschwerde gegenüber der Annahme

des Bundespatentgerichts, die Warenform sei freizuhalten, darauf, durch die

erste Senatsentscheidung sei entschieden, dass die beanspruchte Warenform

aufgrund der Einkerbungen über eine konkrete Unterscheidungskraft begrün-

dende Eigentümlichkeit verfüge und die Einkerbungen nicht funktionsbedingt für

die Ware "Käse" seien.

Die Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG stehen

selbständig nebeneinander und sind gesondert zu prüfen, auch wenn sich ihre

Anwendungsbereiche häufig überschneiden (zu Art. 3 Abs. 1 MarkenRL: EuGH

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GRUR 2003, 514 Tz. 67 - Linde, Winward u. Rado; Urt. v. 12.2.2004

- C-363/99, Slg. 2004, I-1619 = GRUR 2004, 674 Tz. 67 - Postkantoor). So ist

der Umstand, dass eine Marke, die im geschäftlichen Verkehr gewöhnlich für

die Präsentation der betreffenden Waren oder Dienstleistungen verwendet wer-

den kann, nicht eintragungsfähig ist, im Rahmen des Schutzhindernisses nach

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 und nicht bei der Prüfung des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu be-

rücksichtigen (vgl. zu Art. 7 Abs. 1 lit. b und c GMV EuGH, Urt. v. 12.1.2006

- C-173/04 P, Slg. 2006, I-551 = GRUR 2006, 233 Tz. 63 - Standbeutel).

Vorliegend hat das Bundespatentgericht anhand verschieden gestalteter

Warenformen und auf den Produkten angebrachter Markierungen rechtsfehler-

frei festgestellt, dass bei der Ware "Käse" auf unterschiedliche Art und Weise

Portionierungshilfen zur Anwendung kommen und eine Art dieser Portionie-

rungshilfen in den von verschiedenen Herstellern verwandten Einkerbungen

besteht. Das Bundespatentgericht hätte in diesem Zusammenhang noch darauf

abstellen können, dass dem Verkehr in der Werbung der Käse der Markeninha-

berin in Abbildungen präsentiert wird, bei denen entlang der Einkerbungen ein

Käsestück herausgeschnitten worden ist. Auch unabhängig von dieser Präsen-

tation in der Werbung für das Produkt der Markeninhaberin beruht die Beurtei-

lung des Bundespatentgerichts entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde

auf nachprüfbaren Feststellungen. Das Bundespatentgericht hat für die von ihm

festgestellten Portionierungshilfen jeweils Verwendungsbeispiele angeführt.

Diese tragen für sich die Annahme des Bundespatentgerichts in dem angefoch-

tenen Beschluss, die beanspruchte Warenform mit Einkerbungen sei für die

Mitbewerber nach Art. 5 Abs. 1 MMA i.V. mit Art. 6

quinquies

Abschn. B Satz 1

Nr. 2 PVÜ von der Schutzerstreckung auf die Bundesrepublik Deutschland aus-

geschlossen.

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Auf die übrigen von der Rechtsbeschwerde vorgebrachten Angriffe gegen

die weiteren Ausführungen des Bundespatentgerichts in der angefochtenen

Entscheidung kommt es danach nicht an. Etwas anderes ergibt sich schließlich

auch nicht daraus, dass nach dem Vortrag der Markeninhaberin einem Antrag

auf Schutzerstreckung der Marke in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen

Union entsprochen worden ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 Tz. 63 - Henkel).

Bornkamm Pokrant

Büscher

Bergmann

Koch

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 04.04.2005 - 28 W(pat) 95/99 -