Urteil des BGH vom 13.11.2003
BGH (software, dienstleistung, verkehr, marke, stand der technik, bezeichnung, unternehmen, geld, verwechslungsgefahr, ware)
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 103/01
Verkündet am:
13. November 2003
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ:
nein
BGHR: ja
MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2
GeDIOS
a) Aus der Tatsache, daß eine Dienstleistung elektronisch gestützt erbracht
wird, folgert der Verkehr nicht, daß mit dem Angebot der Dienstleistung
zugleich die Software beworben und mit der Bezeichnung der Dienstlei-
stung auch die genutzte Software benannt wird.
b) Ist dem Verkehr bekannt, daß die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten von
softwaregestützten Rechnern auf der einen Seite und die Komplexität der
Entwicklung von Betriebs- und Anwendersoftware auf der anderen Seite
eine Arbeitsteilung zwischen Softwareunternehmen und dem sonstigen
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Dienstleistungs- und Handelsverkehr nach sich ziehen, liegt grundsätzlich
die Annahme fern, das Publikum könnte glauben, die betreffende Soft-
ware und die Dienstleistung stammten aus demselben oder aus wirt-
schaftlich verbundenen Unternehmen.
c) Zur Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit von Computersoftware und Fi-
nanzdienstleistung.
BGH, Urt. v. 13. November 2003 - I ZR 103/01 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf
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Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-
lung vom 13. November 2003 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann
und die Richter Prof. Starck, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Schaffert
für Recht erkannt:
Die Revision gegen das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesge-
richts Düsseldorf vom 20. Februar 2001 wird auf Kosten des Klägers zu-
rückgewiesen.
Von Rechts wegen
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Tatbestand:
Der Kläger ist Inhaber der am 5. Juni 1998 angemeldeten und am
26. August 1998 für "Software, Computersoftware, Software für Computer,
Rechner und Computer oder Rechner gestützte Systeme" eingetragenen Mar-
ke Nr. 398 31 465 "GEDIOS". Nach seinen Angaben hat er unter dieser Be-
zeichnung eine Computersoftware zur Datenerhaltung und -bereitstellung u.a.
für kaufmännische Anwendungen entwickelt und vertreibt sie an Unternehmen.
Die Beklagte ist Inhaberin der am 15. April 1999 angemeldeten und am
23. Juli 1999 eingetragenen Marke Nr. 399 22 179 "GeDIOS". Diese genießt
Schutz in Klasse 35 (Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung,
Büroarbeiten) und Klasse 36 (Finanzwesen, Geldgeschäfte). Die Beklagte
bietet Sparkassen in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg unter dieser Be-
zeichnung, die als Abkürzung für "Geld- und Devisenhandels-Informations- und
Orderrouting-System" steht, ein "Informations- und Handelssystem im Realti-
me-Modus" für Geld- und Devisenhandelsgeschäfte an.
Der Kläger sieht darin eine Verletzung seiner Marke sowie des Werkti-
tels für sein Computerprogramm. Er macht geltend, das System der Beklagten
bestehe aus Software sowie aus Computern und Rechnern, die von seiner
Marke ebenfalls umfaßt würden.
Der Kläger hat die Beklagte deshalb auf Unterlassung der Verwendung
ihrer Marke für das elektronische "Geld- und Devisenhandels-Informations- und
Orderrouting-System" oder für sonstige bankeigene Produkte oder Dienstlei-
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stungen sowie auf die Beseitigung von Verknüpfungen im Internet, auf Lö-
schung der Marke Nr. 399 22 179, auf Auskunftserteilung und auf Feststellung
der Schadensersatzpflicht in Anspruch genommen.
Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat eine Ähnlichkeit der von
den Marken jeweils geschützten Waren bzw. Dienstleistungen sowie eine Ver-
wechslungsgefahr in Abrede gestellt und geltend gemacht, während die Marke
des Klägers nur Software umfasse, bezeichne die angegriffene Marke eine Fi-
nanzdienstleistung, die sie zudem nicht auf dem allgemeinen Markt, sondern
nur ihr zugeordneten Sparkassen anbiete.
Das Landgericht hat der Klage teilweise stattgegeben.
Auf die Berufung der Beklagten - welche ohne Anerkennung einer
Rechtspflicht eine strafbewehrte Unterlassungsverpflichtungserklärung abge-
geben und bestimmte Auskünfte erteilt hat - hat das Berufungsgericht - unter
Zurückweisung der Anschlußberufung des Klägers - die Klage insgesamt ab-
gewiesen.
Mit der Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt
der Kläger die in der Berufungsinstanz gestellten Anträge, aus der Anschluß-
berufung allerdings nur hinsichtlich der Anträge zu 4 und 5, weiter.
Entscheidungsgründe:
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I. Das Berufungsgericht hat sowohl eine Markenverletzung als auch eine
Verletzung des Werktitels des Klägers verneint. Dazu hat es ausgeführt:
Die Beklagte habe ihr System zu geschäftlichen Zwecken, nämlich zur
Erzielung eigener Einkünfte und zur Förderung der Leistungsfähigkeit der an-
geschlossenen Sparkassen angeboten. Ihr Handeln sei nicht lediglich unter-
nehmensintern geblieben, weil die in Rede stehenden Sparkassen weder
rechtlich noch wirtschaftlich Teil ihres Unternehmens seien.
Die Marken seien sehr ähnlich.
Es bestehe jedoch keine Identität oder Teilidentität zwischen den von
der Marke des Klägers geschützten Waren und dem "System" der Beklagten.
Die Marke betreffe nur die Software als Ware, nicht dagegen die Softwareer-
stellung als Dienstleistung, die von Klasse 42 umfaßt werde, und erst recht
nicht Dienstleistungen, die mit Hilfe von Software und/oder Systemen erbracht
würden. Demgegenüber kennzeichne die Beklagte mit der angegriffenen Be-
zeichnung nicht "Software", sondern eine bestimmte Dienstleistung. Sie über-
mittle den angeschlossenen Sparkassen Informationen über den Geld- und
Devisenmarkt und ermögliche ihnen die Durchführung von darauf bezüglichen
Aufträgen. Die Verwendung des Begriffs "System" bewirke keine Identität oder
Teilidentität der jeweils betroffenen Waren bzw. Dienstleistungen. Während
"System" im Zusammenhang mit dem Warenverzeichnis der Klagemarke als
"geordnetes Zusammenspiel verschiedener Software- und Hardware-
Komponenten" zu verstehen sei, bleibe die Bedeutung von "System" bei der
von der Beklagten verwendeten Beschreibung diffus. Das "System" und seine
Komponenten würden nicht näher beschrieben. Hierauf komme es den Spar-
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kassen, den Empfängern der Dienstleistung der Beklagten, auch nicht an. Für
die Kunden sei es unerheblich, auf welche Weise die Beklagte ihre Dienstlei-
stung erbringe, solange dies nur schnell, präzise und nicht fehleranfällig erfol-
ge und für den Kunden mit geringem Aufwand verbunden sei. Ob die jeweilige
Information und die Auftragserteilung per Boten, brieflich, per Tele-
fon/Telegramm oder durch ein computergestütztes Online-"System" erfolge, sei
für die Sparkassen uninteressant. Der Einsatz des "Systems" sei zweckgebun-
den und diene ausschließlich der besseren und präziseren Erbringung der Fi-
nanzdienstleistung der Beklagten, auf die es den Sparkassen allein ankomme.
Medium und dadurch ermöglichte Dienstleistung dürften nicht miteinander ver-
wechselt werden. Genausowenig wie derjenige, der im Internet werbe, damit
auf dem Gebiet der Telekommunikationsdienstleistungen tätig werde, werde
derjenige, der mit Hilfe von Computern und Software Waren herstelle oder
Dienstleistungen erbringe, in dem Bereich der Softwareerstellung tätig.
Es könne jedoch nicht von einer für eine Verwechslungsgefahr ausrei-
chenden Ähnlichkeit zwischen den von der Marke des Klägers erfaßten Waren
und der unter der angegriffenen Bezeichnung beworbenen Dienstleistung der
Beklagten ausgegangen werden. Dies gelte auch dann, wenn das Warenver-
zeichnis der Klagemarke "Computersysteme" umfassen sollte.
Es sei anerkannt, daß eine Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstlei-
stungen möglich sei. Dabei reiche allerdings die Tatsache, daß Waren zur Er-
bringung einer Dienstleistung verwendet oder von ihnen hervorgebracht wür-
den, nicht aus, vielmehr seien dazu bestimmte Umstände notwendig. Maßgeb-
lich sei, ob der Verkehr der Fehlvorstellung unterliege, der Hersteller der Ware,
für die die Marke des Klägers Schutz genieße, trete auch als Anbieter des "Sy-
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stems" auf oder umgekehrt. Der Kläger stütze sich ersichtlich darauf, daß die
Dienstleistung der Beklagten derart von "Software" bzw. "Computersystemen"
geprägt sei, daß der Verkehr von einer einheitlichen Herkunft ausgehe. Das
treffe jedoch im Streitfall nicht zu. Der Verkehr unterscheide zwischen "Soft-
ware"/dem "Computersystem" und der dadurch hervorgebrachten Dienstlei-
stung bzw. Ware. In bezug auf den Streitfall interessierten ihn nicht die Art und
Weise der Übermittlung von Informationen oder Aufträgen, sondern nur diese
selbst. Die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten von Computersystemen einerseits
und die Komplexität ihrer Entwicklung andererseits erzwängen eine Arbeitstei-
lung. Computerunternehmen spezialisierten sich auf die Entwicklung von Soft-
ware und deren Abstimmung mit der Hardware sowie auf die damit zusammen-
hängenden Tätigkeiten (Verkauf, Beratung, Schulung, Programmpflege). Ande-
rerseits entwickelten Unternehmen die für ihre Tätigkeit benötigten Systeme
und Systembestandteile nicht selbst, sondern beauftragten hierfür Spezialun-
ternehmen. Im allgemeinen bleibe es dabei, daß der Verkehr wegen der Kom-
plexität der Entwicklung von Computersystemen und der Durchdringung der
Wirtschaft mit Computersystemen auch bei gleichen oder sehr ähnlichen Be-
zeichnungen nicht von einem einzigen für beide Bereiche verantwortlichen
Unternehmen ausgehe. Hinzu komme, daß es sich bei dem jeweils angespro-
chenen Verkehr nicht um das allgemeine Publikum handele, sondern um Per-
sonen mit wirtschaftlichen Kenntnissen (mittelständische Unternehmen bzw.
Sparkassen); ihnen sei die erwähnte Spezialisierung bekannt.
Auch für Ansprüche aus einem Werktitel fehle es aus den genannten
Gründen an einer Verwechslungsgefahr. Ebensowenig sei der - von der Revi-
sion nicht weiter verfolgte - Anspruch auf Löschung begründet.
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II. Die hiergegen erhobenen Revisionsrügen haben keinen Erfolg.
1. In nicht zu beanstandender Weise ist das Berufungsgericht davon
ausgegangen, daß die angegriffenen Handlungen der Beklagten, wie in § 14
Abs. 2 MarkenG vorausgesetzt, im geschäftlichen Verkehr erfolgt sind. Zum
geschäftlichen Verkehr rechnen grundsätzlich alle Handlungen, die einem be-
liebigen eigenen oder fremden Geschäftszweck dienen. Nicht erfaßt werden
lediglich rein private, wissenschaftliche, politische und amtliche Handlungen
(vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14 Rdn. 48; Ströbele/Hacker,
Markengesetz, 7. Aufl., § 14 Rdn. 29).
2. Die Frage der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 Mar-
kenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen.
Dabei besteht, wie das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei angenommen hat, ei-
ne Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbe-
sondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekenn-
zeichneten Waren/Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der priori-
tätsälteren Marke. So kann insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit
der Waren/Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der
Marken oder eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Klagemarke ausgeglichen
werden und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 9/01,
GRUR 2003, 1044, 1045 = WRP 2003, 1436 - Kelly m.w.N.).
3. Das Berufungsgericht hat eine große bildliche Ähnlichkeit beider Mar-
ken angenommen. Mit der Revision kann schon hinsichtlich des Klangs Identi-
tät angenommen werden.
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4. Das Berufungsgericht ist, ohne nähere Ausführungen machen zu
müssen, ersichtlich von einer normalen (durchschnittlichen) Kennzeichnungs-
kraft der Klagemarke ausgegangen. Anhaltspunkte für eine verminderte oder
gesteigerte Kennzeichnungskraft sind dem Vortrag der Parteien nicht zu ent-
nehmen.
5. Das Berufungsgericht hat eine für die Annahme einer "Verwechs-
lungsgefahr ausreichende Ähnlichkeit" der Ware und Dienstleistung verneint.
Das erweist sich als frei von Rechtsfehlern. Dem Gesamtzusammenhang der
Entscheidungsgründe ist zu entnehmen, daß das Berufungsgericht eine (ab-
solute) Unähnlichkeit der von der Klagemarke erfaßten Computersoftware und
der von der Beklagten mit "GeDIOS" bezeichneten Dienstleistung auf dem
Sektor des Geld- und Devisenhandels angenommen hat.
Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg.
a) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Ge-
meinschaften und des Bundesgerichtshofs sind bei der Beurteilung der Waren-
/Dienstleistungsähnlichkeit alle erheblichen Umstände zu berücksichtigen, die
das Verhältnis der Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Hierzu gehö-
ren insbesondere die Art, der Verwendungszweck und die Nutzung sowie ihre
Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren
oder Dienstleistungen (EuGH, Urt. v. 29.9.1998 - Rs. C-39/97, GRUR 1998,
922, 923 Tz. 23 = WRP 1998, 1165 - Canon; BGH, Urt. v. 16.11.2000 - I ZR
34/98, GRUR 2001, 507, 508 = WRP 2001, 694 - EVIAN/REVIAN, m.w.N.; vgl.
auch zu § 1 Abs. 2 WZG: BGH, Beschl. v. 23.2.1989 - I ZB 11/87, BGHZ 107,
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71, 73 - MICROTRONIC). Eine die Verwechslungsgefahr begründende Ähn-
lichkeit von Ware und Dienstleistung liegt dann vor, wenn das Publikum an-
nimmt, die Ware und die Dienstleistung stammten aus demselben oder gege-
benenfalls aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Eine solche ist folg-
lich zu verneinen, wenn sich nicht ergibt, daß das Publikum glauben könnte,
daß die betreffenden Waren und die Dienstleistung aus demselben oder gege-
benenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR
1998, 922, 924 Tz. 29, 30 - Canon).
aa) Frei von Rechtsfehlern ist das Verständnis des Berufungsgerichts
vom Warenverzeichnis der Klagemarke dahin, daß nur Software am Schutz
teilnimmt. Das Berufungsgericht hat ohne Verstoß gegen die Denkgesetze das
Verzeichnis nach grammatikalischen Regeln in nicht zu beanstandender Weise
interpretiert. Die Revision zeigt insoweit keinen revisionsrechtlich beachtlichen
Fehler auf.
bb) Das Berufungsgericht hat festgestellt, daß die Beklagte unter der
Bezeichnung GeDIOS Sparkassen nicht eine "Software", sondern eine be-
stimmte Dienstleistung auf dem Gebiet des Geld- und Devisenhandels anbie-
tet. Es ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, daß das Berufungsgericht
aus der Verwendung des Begriffs "System" im Werbeprospekt nicht hat ent-
nehmen können, die Beklagte erbringe unter der beanstandeten Bezeichnung
auch eine Software, welche das geordnete Zusammenspiel verschiedener
Software- und Hardware-Komponenten ermögliche. Dem Verkehr ist bewußt,
daß weite Bereiche der Dienstleistungen der modernen Gesellschaft elektro-
nisch gestützt erbracht werden, insbesondere auch Dienstleistungen im Ban-
kengeschäft. Die hierfür installierte Software sieht der Verkehr als zweckge-
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bundenes Medium an, das ihm die Nutzung der angebotenen Dienstleistung
erleichtern soll. Solche zweckgebundene Software wird in der Regel neben der
beworbenen Dienstleistung nicht als selbständig beworbene und bezeichnete
Handelsware in Erscheinung treten. Nach den rechtsfehlerfrei getroffenen
Feststellungen des Berufungsgerichts enthält auch der Werbeprospekt der Be-
klagten keine Angaben, aus welchen der angesprochene Verkehr entnehmen
könnte, die Beklagte bewerbe neben ihrer Finanzdienstleistung unter der an-
gegriffenen Bezeichnung auch eine Software. Der Hinweis im Werbeprospekt
auf die mit den Erfordernissen des internationalen Handels abgestimmten "Mo-
dule" und auf den "EDV-Spezialisten" für technische Fragen sagt dem ange-
sprochenen Verkehr lediglich, daß die angebotene Dienstleistung dem Stand
der Technik entsprechend EDV-gestützt durchgeführt werde. Aus der Tatsa-
che, daß eine Dienstleistung mit elektronischer Hilfe erbracht wird, folgert der
Verkehr nicht, daß mit dem Angebot der Dienstleistung zugleich die Software
beworben wird und die Bezeichnung der Dienstleistung auch die genutzte
Software benennt.
cc) Das Berufungsgericht hat nicht verkannt, daß grundsätzlich eine
Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen in Betracht kommt (BGH,
Beschl. v. 21.1.1999 - I ZB 15/94, GRUR 1999, 731, 733 = WRP 1999, 928
- Canon II; Beschl. v. 11.2.1999 - I ZB 16/97, GRUR 1999, 586 - White Lion;
Beschl. v. 20.1.2000 - I ZB 32/97, GRUR 2000, 883 = WRP 2000, 1152
- PAPPAGALLO). Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit zwischen Waren auf der
einen Seite und Dienstleistungen auf der anderen Seite stellt sich insbesonde-
re die Frage, ob der Verkehr bei der Begegnung mit den Marken der Fehlvor-
stellung unterliegt, der Hersteller der Waren, für die die Klagemarke Schutz
genießt, trete auch als Erbringer der Dienstleistungen auf, die unter Verwen-
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dung der angegriffenen Marke erbracht und beworben werden. Nicht zu bean-
standen ist demnach auch der weitere Prüfungsaspekt des Berufungsgerichts,
es komme für die Beurteilung der in Rede stehenden Ähnlichkeit darauf an, ob
der Verkehr der Fehlvorstellung unterliege, daß der Hersteller und Anbieter
von Software auch als Anbieter der fraglichen Dienstleistung, hier der Bank-
dienstleistung auf dem Geld- und Devisenmarkt, in Erscheinung tritt, oder daß
dieses Dienstleistungsunternehmen sich auch mit der Erstellung von Software
befaßt.
b) Das Berufungsgericht hat seine Feststellung, der Verkehr rechne die
Erstellung und den Vertrieb der Software jedenfalls auf dem hier in Rede ste-
henden Bereich des Bankgeschäfts nicht dem Finanzdienstleister zu, rechts-
fehlerfrei getroffen. Dem Verkehr ist bekannt, daß die Vielfalt der Einsatzmög-
lichkeiten von elektronischen Rechnern auf der einen Seite und die Komplexität
der Entwicklung von Betriebs- und Anwendersoftware auf der anderen Seite
eine Arbeitsteilung zwischen Softwareunternehmen und dem sonstigem
Dienstleistungs- und Handelsverkehr nach sich ziehen. Es liegt deshalb im an-
gesprochenen Bereich die Annahme fern, das Publikum könnte glauben, die
betreffende Ware und die Dienstleistung stammten aus demselben oder gege-
benenfalls aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Entgegen der Ansicht
der Revision ist für diese Beurteilung unerheblich, ob aus der Sicht des Inha-
bers der Klagemarke wirtschaftlich vernünftige Gründe dafür sprechen könnten,
sich auch mit der Dienstleistung der Beklagten zu befassen.
6. Da eine Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit fehlt, hat das Berufungs-
gericht zu Recht die Verwechslungsgefahr der beiden Kennzeichen auch für
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den Fall verneint, daß die Marke des Klägers als Titel für eine Software Schutz
genießen sollte (§ 5 Abs. 3, § 15 Abs. 2 MarkenG).
III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.
Ullmann
Starck
Pokrant
Büscher
Schaffert